COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 30 JANVIER 2013

Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07952

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/14497

APPELANT Monsieur Abdellah M représenté par la SCP GALLAND – VIGNES (M^e Philippe G) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) assisté de M^e Miriam C (avocat au barreau de PARIS, toque : D0821)

INTERVENANTES VOLONTAIRES SARL EUROKICE SPRL prise en la personne de son gérant […] 0002 IXELLES (BELGIQUE) représentée par la SCP GALLAND – VIGNES (M^e Philippe G) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) assistée de M^e Miriam C (avocat au barreau de PARIS, toque : D0821)

SARL NETEAM prise en la personne de son gérant […] 77760 LA CHAPELLE LA REINE représentée par la SCP GALLAND – VIGNES (M^e Philippe G) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) assistée de M^e Miriam C (avocat au barreau de PARIS, toque : D0821)

APPELANTES Madame Isabelle L représentée par la SCP NABOUDET – HATET (M^e Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046) ayant pour avocat M^e Xavier S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297

SARL CIGARELEC prise en la personne de son gérant […] 79230 AIFFRES

représentée par la SCP NABOUDET
- HATET (M^e Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046) ayant pour avocat M^e Xavier S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre M^me Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M^me Marie-Claude HOUDIN

ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par M^me Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire du 11 mars 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris sur l’action en nullité de marque et concurrence déloyale introduite par Abdellah M à l’encontre d’Isabelle L et de la société CIGARELEC,

Vu l’appel interjeté le 27 avril 2011 par Abdellah M,

Vu l’intervention volontaire du 27 juin 2011 des sociétés EUROKICE SPRL (de droit belge) et NETEAM, aux côtés de l’appelant,

Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2011 par Isabelle L et la société CIGARELEC,

Vu l’ordonnance de jonction des deux procédure d’appel du 4 septembre 2012,

Vu les dernières conclusions du 11 septembre 2012 d’Abdellah M, appelant et intimé, et des sociétés EUROKICE SPRL et NETEAM, intervenantes volontaires,

Vu les dernières conclusions du 11 septembre 2012 d’Isabelle L et de la société CIGARELEC, appelantes et intimées,

Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2012,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’Abdellah M a réservé respectivement les 25 mai et 11 septembre 2008, les noms de domaine 'ecigarette-france.com’ et’cigarettec.com', en confiant l’exploitation à la société EUROKICE SPRL (ci-après dite EUROKICE) dont il était cogérant, selon protocole d’accord du 15 septembre 2008, et a demandé le 30 novembre 2008 l’enregistrement de la marque 'CIGARETTEC, qui a été rejeté le 3 septembre 2009 ;

Qu’ayant constaté qu’Isabelle L, gérante de la société CIGARELEC, avait déposé le 8 février 2010 une demande d’enregistrement de la marque verbale 'CIGARETTEC’ et que la société CIGARELEC exploitait le nom de domaine 'e-cigarette-france.com’ créé le 21 juillet 2009, il a fait dresser un constat sur internet le 9 juin 2010, puis fait assigner à jour fixe le 6 octobre 2010 Isabelle LEBLANC et la société CIGARELEC devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque 'CIGARETTEC', et en concurrence déloyale pour l’exploitation du nom de domaine 'e-cigarette-france.com’ ; que les défenderesses ont invoqué, à titre reconventionnel, une contrefaçon par imitation d’une marque semi figurative 'CIGARELEC’ déposée le 9 janvier 2008 ;

Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont débouté les parties de leurs demandes respectives, retenant, en particulier que :

— Abdellah M ne pouvait se prévaloir de droits sur le nom de domaine 'cigarettec.com’ antérieurement au dépôt de la marque contestée, faute de rapporter la preuve de son exploitation, et ne justifiait pas plus de l’exploitation effective du nom de domaine 'ecigarette- france.com',

— tout risque de confusion était exclu entre la marque semi figurative 'cigarelec’ et le nom de domaine 'cigarettec.com’ nonobstant l’identité ou la similarité des produits concernés ;

Considérant qu’Abdellah M et les sociétés intervenantes demandent en cause d’appel, au visa des articles L 711-4 et suivants, en particulier L 712-6, du Code de la propriété intellectuelle, et 1382 du Code civil, d’ordonner :

— le transfert sous astreinte de la marque 'CIGARETTEC’ déposée par Isabelle LE BLANC et, à titre subsidiaire, la nullité de cette marque,

- des mesures d’interdiction et de transfert du nom de domaine 'e- cigarette-france.com', – le transfert de la marque 'ecigarette-france’ déposée par Isabelle L le 21 juillet 2009, et, subsidiairement, la nullité de cette marque,

— le paiement d’indemnités réparatrices au profit d’Abdellah M et de la société NETEAM, ainsi qu’une mesure de publication ;

Considérant qu’Isabelle L et la société CIGARELEC concluent à l’irrecevabilité de l’intervention des sociétés EUROKICE et NETEAM pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et réitèrent leurs demandes indemnitaires pour contrefaçon et procédure abusive, rejetées en première instance ;

Sur l’intervention volontaire en cause d’appel des sociétés EUROKICE et NETEAM

Considérant qu’Isabelle L et la société CIGARELEC font valoir que la société NETEAM ne justifierait d’aucun intérêt à agir ;

Qu’elles rappellent cependant dans leurs écritures (p 7) que <<Madame L a[..] avisé les services de la direction générale des douanes […]et introduit auprès d’eux une procédure de retenue en douane les invitant à saisir momentanément et pour vérification toute marchandise ainsi suspectée>> et que c’est <<ainsi que le 8 septembre 2010 les services des douanes ont procédé au siège des sociétés EUROKICE, […] et NETEAM à la saisie de multiples boîtes de cigarettes électroniques de marque CIGARETTEC>>, ce qui caractérise suffisamment l’intérêt de la société NETEAM, qui n’était pas partie en première instance, à soutenir en cause d’appel Abdellah M et demander des dommages et intérêts, son intervention se rattachant manifestement aux prétentions initiales par un lien suffisant ; qu’il convient donc de recevoir cette société en son intervention volontaire ;

Considérant qu’Isabelle L et la société CIGARELEC justifient, par ailleurs, que la société EUROKICE a fait l’objet d’une procédure de faillite en Belgique, laquelle apparaît avoir été ouverte le 12 septembre 2011 (soit peu après son intervention volontaire) et déclarée close le 28 juin 2012 par le tribunal de commerce de Bruxelles faute d’actif ; qu’en l’absence de justification contraire, quant à sa capacité actuelle à agir, cette société sera déclarée irrecevable en ses demandes ;

Sur la contrefaçon de la marque complexe 'CIGARELEC’ n° 08 3 547 890

Considérant qu’il n’est pas discuté qu’Isabelle L (née CERDAN) ou la société CIGARELEC bénéficient de la réservation du 22 décembre

2007 du nom de domaine 'www.cigarelec.com', et du dépôt du 9 janvier 2008 de la marque 'cigarelec’ incluant un logo ;

Qu’en revanche il est soutenu que le nom de domaine 'cigarettec.com’ ensuite réservé par Abdellah MAMOUNI A, et qui fonde sa demande d’annulation de la marque 'CIGARETTEC déposée le 8 février 2010 par Isabelle LEBLANC, constituerait une contrefaçon par imitation de la marque complexe antérieure 'cigarelec’ enregistrée sous le numéro 08 3 547 890 pour désigner les <<Articles pour fumeurs>> (en classe 34) ;

Considérant que les produits offerts sur le site internet 'cigarette.com’ sont identiques, ou à tout le moins similaires, à ceux désignés par la marque antérieure ;

Que le nom de domaine contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle de la marque et du nom de domaine en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, étant précisé que, dans ce cadre, l’extension '.com’ du nom de domaine n’a pas à être prise en considération, s’agissant d’un élément nécessaire à tout nom de domaine auquel les consommateurs n’attribuent aucun pouvoir distinctif ;

Considérant que, visuellement, la similitude tenant à la reprise dans le nom de domaine 'cigarettec’ des six premières lettres, formant le mot 'cigare', non réellement distinctif s’agissant de produits pour fumeurs, du terme 'cigarelec’ de la marque antérieure est occultée, nonobstant l’absence de son élément figuratif évocateur (présentant sur la gauche du signe un fumeur stylisé dans un grand rectangle d’où s’échappe de larges ronds de fumée), par la substitution, dans la dénomination, à la finale en trois lettres 'lec', d’une mention plus longue de quatre lettres ' ttec’ qui au plan visuel met en évidence une déclinaison du terme 'cigarette’ (cigarette’c') et non du terme 'cigare’ (cigare’lec') comme dans le signe antérieur ;

Considérant que, phonétiquement, nonobstant des sonorités d’attaque identiques tenant à la reprise des syllabes du mot 'cigare', la prononciation des dénominations est différente à raison de finales différentes, l’expression plus longue du terme 'cigarettec’ conférant à raison du son 'tèque’ une sonorité heurtée caractéristique, inexistante dans la marque antérieure où le son 'lèque’ final donne à l’ensemble, à raison de l’apposition de la lettre 'l', une prononciation plus coulée ;

Considérant qu’intellectuellement, si le suffixe 'ec’ renvoie pour le consommateur français de produits pour fumeurs à la cigarette électronique, et si les deux dénominations présentent dans leur ensemble un caractère faiblement distinctif, celle de la marque antérieure, dont il n’est nullement démontré qu’elle présente un caractère de notoriété, évoquera un domaine plus large à raison du choix d’un mot 'cigarelec’ évoquant une déclinaison du mot 'cigare', alors que celle du nom de domaine renvoie seulement à l’idée d’un diminutif du mot 'cigarette’ ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le signe contesté ne saurait constituer une imitation de la marque antérieure, n’étant pas réellement de nature à créer une confusion dans l’esprit du public ; que la décision entreprise sera donc approuvée en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes formées de ce chef par Isabelle L et la société CIGARELEC ;

Sur la validité de la marque 'CIGARETTEC’ n°10 3 71 1 051

Considérant qu’Abdellah M et la société NETEAM maintiennent que la marque 'CIGARETTEC’ ensuite déposée par Isabelle LE BLANC le 8 février 2010 sous le numéro 10 3 711 051 pour désigner en classe 34 des <<articles pour fumeurs ; allumettes ; Cigares ; cigarettes ; pipes ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs >> serait de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public et porter atteinte aux droits antérieurs d’Abdellah M sur le nom de domaine’cigarettec.com’ (réservé le 11 septembre 2008) et à l’exploitation de la marque non enregistrée 'CIGARETTEC’ par lui déposée le 30 novembre 2008, notamment en classe 34 ;

Considérant sur ce point que ne saurait être retenue l’existence d’un aveu judiciaire au motif qu’Isabelle L et la société CIGARELEC rappellent (p 5 et 6 de leurs écritures) qu’au <<cours du mois de juillet 2008 Madame L a constaté […] qu’une société […] EUROKICE proposait à la vente sur son site, des cigarettes électroniques>>, alors qu’il est ajouté que <<La consultation des autorités[…] a confirmé que le nom de domaine www.e-vcigarette-france.com permettant l’accès à ce site appartenait à Monsieur M >> et qu’est visé une pièce (10) paraissant provenir du site www.cigarette- électronique.fr, et non du site www.cigarttec.com ;

Qu’il sera ajouté que s’il est ensuite précisé qu’un packaging portant la dénomination 'CIGARETTEC’ a été proposé à compter du 2 septembre 2008 sur ce site, il ne peut en être déduit une reconnaissance de l’exploitation du nom de domaine <<www.cigarettec.com>>, alors qu’il est clairement soutenu (page 8 des écritures d’Isabelle L et de la société CIGARELEC) que la preuve de cette exploitation ne serait pas rapportée ;

Considérant que les premiers juges ont pu estimer que les statistiques de fréquentation de ce site à compter du 1^er novembre 2008, ainsi qu’une facture du 28 septembre 2008, qui serait relative à la création du 'logo CIGARETTEC -www.cigarettec.com’ étaient insuffisantes pour établir son exploitation effective ;

Que s’avèrent toutefois actuellement produits, entre autres :

— trois factures de vente en France des 1^er, 2 et 10 décembre 2008 à l’entête 'Cigarettec.com’ d’EUROKICE, portant la mention 'Eurokice sprl Branche e-commerce CIGARETTEC.COM’ (pièces 19-1 à 19- 3) ,

— une copie d’un extrait du magazine 'Meilleure Santé’ daté de Mai/juin 2009 comportant une publicité de la cigarette électronique 'Cigarettec’ avec la mention <<Commandez en ligne sur www.cigarettec.com>>, (Pièce 22),

— une copie d’un extrait du magazine 'le losange’ d’octobre 2009 visant la participation au salon du CNIT de La Défense, dénommé 'Losangexpo 2009", de l’exposant belge 'Cigarettec’ disposant d’une adresse correspondant (en fait) à celle du siège social de la société EUROKICE, d’une adresse courriel 'contact@eurokice.com’ , du 'Site Internet : www.cigarettec.com’ et de la marque 'Cigarettec', cette participation étant corroborée par une facture du 8 octobre 2009 de location de mobilier adressée à cette société et livré à 'LOSANG EXPO CNIT', notamment pour le stand 'CIGARETTEC', et par un écrit de l’organisateur du salon (pièces 24 à 26),

— des attestations de clients, domiciliés en France, indiquant clairement s’être connectés sur le site www.cigarettec.com pour commander des produits pour fumeurs, qui y sont offerts, respectivement les 16 janvier, 4 mars 2009, ou depuis janvier 2009 (pièces 3361 et 33-2, 34-1 à 34-3 et 38-1 à 38-3) ;

Que ces éléments concordants établissent suffisamment que le site revendiqué 'cigarettec.com’ réservé par Abdellah M était effectivement exploité antérieurement au dépôt de la marque 'cigarettec’ par Isabelle L , d’autant que la société Eurokice bénéficiaire de l’accord d’exploitation invoqué par Abdellah M (pièce 8) est intervenue à ses côtés en cause d’appel (avant l’ouverture de sa procédure de faillite) et que la dénomination 'Cigarettec’ était également dans le même temps exploitée comme marque pour des articles pour fumeurs (même si la demande d’enregistrement en a été rejetée) ;

Considérant qu’Isabelle L, qui revendique elle-même l’exploitation depuis 2007 d’une cigarette électronique, notamment par l’intermédiaire d’un site internet, ne pouvait ignorer en déposant la

marque CIGARETTEC (à peine 5 mois après le rejet de la demande d’enregistrement de la marque du même nom déposée par Abdellah M), l’existence, sur le même secteur d’activité, du site exploité par la société EUROKICE 'cigarettec.com’ commercialisant une cigarette électronique sous le nom de 'Cigarettec’ ;

Que si ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser une fraude, même si Isabelle L indique (p6 de ses écritures) avoir voulu <<sécuriser la situation>> et <<interdire l’accès>> de cette marque <<au demandeur>>, cette marque doit être déclarée nulle, dès lors qu’elle constitue manifestement la contrefaçon du nom de domaine antérieur d’Abdellah M ;

Qu’en effet, la seule différence entre la marque verbale 'CIGARETTEC’ d’Isabelle L et le nom de domaine antérieur (en '.com') 'CIGARETTEC', consiste en une représentation visuelle en lettres capitales d’imprimerie et non en minuscules, différence manifestement insuffisante, nonobstant le très faible caractère distinctif du signe 'cigarettec’ (au regard des produits en cause), pour exclure un risque de confusion entre deux signes par ailleurs strictement identiques, le consommateur moyen de cigarettes électroniques, ou d’articles pour fumeurs, étant naturellement conduit à penser que la marque postérieure du même nom concerne les produits, identiques ou similaires, commercialisés sur le site en '.com', 'cigarettec’ ;

Considérant qu’il convient donc, infirmant le jugement déféré à cet égard, sans qu’il y ait lieu à transfert de marque, d’annuler la marque CIGARETTEC n ° 10 3 711 051 déposée par Isabelle L le 8 février 2010 ;

Sur l’exploitation du nom de domaine 'e-cigarette-france.com’ par la société CIGARELEC

Considérant que la réalité de l’accord d’exploitation précité, concernant également le nom de domaine 'ecigarette.com', par un tiers autorisé est actuellement suffisamment établi dès que la société EUROKICE est intervenue à l’instance dans les conditions précitées ;

Qu’il résulte des factures de la société EUROKICE des 26 août, 3 et 4 novembre 2008 (pièces 18-1 à 18-5), confortées notamment par l’attestation d’un client domicilié en France (pièce 36-1et 36-2 faisant état de commandes sur ce site depuis le 17 avril 2009), que celle-ci exploitait bien le site <<www.ecigarette-france.com>> pour vendre en France des produits pour fumeurs avant la réservation contestée du nom de domaine 'e-cigarette.com’ du 21 juillet 2009, exploitation au demeurant dénoncée par Isabelle L dans sa présentation des faits telle que précédemment rappelée ;

Considérant qu’il est admis que le terme 'ecigarette’ est générique, compte tenu des produits exploités, et le signe 'ecigarette-france’ dans son ensemble s’avère à tout le moins peu distinctif ; qu’il en résulte que si Isabelle L ne pouvait ignorer les activités d’un concurrent, il ne saurait être admis, qu’elle ne puisse déposer un nom de domaine évoquant de manière similaire la vente d’une 'e cigarette’ avec une référence au territoire national, en ajoutant pour s’en distinguer un tiret entre la lettre 'e’ et le mot 'cigarette’ ; que, dans ces conditions, l’exploitation d’un tel nom de domaine ne saurait suffire à caractériser un comportement susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à ce titre ;

Sur la marque 'ecigarette-france’ n° 09 3 665 659

Considérant qu’Isabelle L, qui prétend dans ses écritures (p 9), s’agissant des noms de domaines, en '.com', 'ecigarette’ et 'e-cigarette-france’ <<qu’il ne peut qu’être remarqué l’absence de distinctivité des signes en cause>>, ne formule aucune observation quant à la recevabilité ou au bien fondé des demandes de transfert et, subsidiairement, de nullité de la marque 'ecigarette-france’ par elle déposée le 21 juillet 2009 en classe 34 pour désigner les <<produits pour fumeurs ; allumettes ; Cigares ; cigarettes ; boîtes ou étuis à cigarettes>> ; qu’il sera relevé que cette marque reprend, pour des produits identiques ou similaires, sans la moindre modification, le nom de domaine antérieur 'ecigarette-france’ en '.com’ d’Abdellah M qui s’avère exploité ; que si ces circonstances ne justifient pas le transfert de la marque postérieure, il doit être fait droit à la demande subsidiaire d’annulation de cette marque, qui ne peut qu’induire un risque de confusion dans l’esprit du public avec un nom de domaine strictement identique, même s’il est peu distinctif, exploité par un tiers autorisé, pour des produits identiques ou similaires ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’il n’apparaît nullement qu’Abdellah M, qui a cédé l’exploitation de ses noms de domaine commercialise les produits dont s’agit, et ait ainsi pu subir, indépendamment d’une atteinte symbolique à ses droits, un préjudice financier autre que les frais de procédure nécessaires pour obtenir l’annulation des marques 'cigarettec’ et 'ecigarette-france’ déposées par Isabelle L ;

Considérant que si des retenues de marchandises destinées à la société NETEAM sont intervenues, y compris après la décision de première instance, c’est en définitive à raison de soupçons de contrefaçon des douanes, et il est admis que les marchandises demeurant bloquées le sont dans l’attente d’une décision du parquet ; que par ailleurs aucun élément réellement probant ne

permet de retenir que l’essentiel des marchandises restituées serait perdu (du fait du délai de retenue ou de conditions de stockage) ni que le mécontentement exprimé par des clients sur internet serait exclusivement imputable aux saisies ;

Qu’en définitive, le préjudice subi du fait des dépôts de marque illicites effectués par Isabelle L sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme d’un euro à Abdellah M, et de 5.000 euros à la société NETEAM, sans qu’il y ait lieu à mesure de publication du présent arrêt dans des journaux ou magazines spécialisés;

Sur l’abus de procédure

Considérant qu’il s’infère du sens du présent arrêt qu’il n’est pas établi que l’action d’Abdellah M, ni le fait pour lui de redemander le 8 septembre 2010 l’enregistrement de la marque 'cigarettec', a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu’il convient donc, confirmant le jugement entrepris sur ce point, de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Isabelle L et la société CIGARELEC ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit la société NETEAM en son intervention volontaire ;

Constate que la société EUROKICE SPRL ne justifie pas de sa capacité actuelle à agir et la déclare irrecevable en ses demandes ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant débouté Abdellah M de l’ensemble de ses demandes et en celles relatives aux frais et dépens ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Déclare nulles les marques 'CIGARETTEC’ et 'ecigarette-france’ déposées par Isabelle L respectivement les 8 février 2010 sous le n° 10 3 711 051 et 21 juillet 2009 sous le n° 09 3 665 659 ;

Condamne Isabelle L à payer à titre de dommages et intérêts la somme d’un euro à Abdellah M et de 5.000 euros à la société NETEAM ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne Isabelle L et la société CIGARELEC aux dépens de première instance et d’appel qui, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à Abdellah M et à la société NETEAM, à

chacun d’eux, une somme 2.500 euros en application de l’article 700 dudit Code.