COUR D’APPEL DE

VERSAILLES ARRET CONTRADICTOIRE DU 15 JANVIER 2013

12^e chambre R.G. N° 11/04538

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 09/005 37

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS SEQUOIA ayant son siège […] 75017 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat postulant M^e Pierre G, (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11 000507) ayant pour avocat plaidant M^e Christian H de la ASS HOLLIER-LAROUSSE & Associés,barreau de PARIS, vestiaire : P0362) – APPELANTE

Monsieur Christophe D de nationalité Française […] 95240 CORMEILLES EN PARISIS ayant pour avocat postulant M^e Jean-pierre B, (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 49511 ) – ayant pour avocat plaidant M^e Anita M, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1517)

SARL SEKOÏA N° SIRET : 480 355 072 ayant son siège […] 95240 CORMEILLES EN PARISIS ayant pour avocat postulant M^e Jean-pierre B, (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 49511 ) – ayant pour avocat plaidant M^e Anita M, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1517) INTIMES

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Présidente, , chargée du rapport et Madame Isabelle ORSINI, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M^me Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l’appel interjeté le 9 juin 2011 par la société Sequoia d’un jugement contradictoire rendu le 5 avril 2011, rectifié le 6 septembre 2011, par le tribunal de grande instance de Pontoise lequel, rejetant le bénéfice de l’exécution provisoire,

* a déclaré l’action en contrefaçon recevable tant à l’encontre de la société Sekoia que de son gérant Christophe D,

* a déclaré la contrefaçon alléguée de la marque 'SEQUOIA’ non caractérisée,

* a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,

* a condamné la société Sequoia aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 14 décembre 2011, par lesquelles la société Sequoia, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, outre divers Dire, de :

* dire que l’usage de la dénomination 'SEKOIA’ à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine; site internet, constitue la contrefaçon de la marque 'SEQUOIA’ dont elle est propriétaire, ainsi qu’une atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale et son nom commercial,

* interdire à la société Sekoia et Christophe D l’usage du terme 'SEQUOIA', sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

* dire que la société Sekoia devra justifier du changement de sa dénomination sociale dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard,

* dire que Christophe D devra justifier du retrait du nom de domaine 'www.sekoia.info’ dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard,

* condamner in solidum la société Sekoia et Christophe D au versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,

* de l’autoriser à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum de la société Sekoia et Christophe D, le coût global des publications mis à leur charge ne pouvant excéder la somme de 20.000 euros hors taxes,

* condamner la société Sekoia et M. D à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;

Vu les dernières écritures en date du 7 novembre 2011, par lesquelles la société Sekoia et Christophe D demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L713-3 et L716-5 du code de propriété intellectuelle, outre divers Dire et juger,:

* d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Sequoia bien fondée à agir et non prescrite en son action,

* d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé la mise hors de cause de M. D (sic),

* d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas alloué la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* de confirmer le jugement pour le surplus,

* de débouter la société Sequoia de l’ensemble de ses demandes,

* de condamner la société Sequoia à payer à la société Sekoia et à M. D la somme de 7 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel avec distraction;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :

* la société Sequoia est titulaire de la marque 'SEQUOIA’ déposée le 4 septembre 2003 dans les classes 16, 35, 38 et 41 et enregistrée sous le numéro 03.3.244.069, pour désigner notamment les produits et services suivants :'imprimés, journaux et périodiques, publicité, agence de presse et d’informations',

* la société Sekoia, dont le gérant est Christophe D est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 11 janvier 2005, elle exerce, sous le nom commercial 'Sekoia', une activité dans le secteur de la publicité notamment via le site internet www.sekoia.info,

* par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2008, le conseil de la société Sequoia a informé la société Sekoia que sa cliente considérait que l’usage de la dénomination 'Sekoia’ à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine portait atteinte à ses droits antérieurs sur la dénomination 'Sequoia',

* par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2008, la société Sequoia a assigné la société Sekoia et M. D aux fins de les voir condamner au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale;

Sur la prescription de l’action de la société Sequoia :

Considérant que la société Sekoia soulève, au fondement de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, la prescription de l’action en contrefaçon intentée par la société Sequoia faisant valoir que le nom de domaine www.sekoia.info a été enregistré le 14 octobre 2004, qu’elle a été immatriculée le 11 janvier 2005, de sorte que l’action serait prescrite depuis le 11 janvier 2008 alors que l’assignation a été délivrée le 23 décembre 2008;

considérant en droit que l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans. Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi;

considérant en l’espèce, que l’action ayant été engagée le 23 décembre 2008, seuls sont prescrits les faits antérieurs au 23 décembre 2005; qu’ainsi la société Sequoia est recevable à agir au titre de l’usage depuis cette date de la dénomination Sekoia, à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et site internet;

considérant que la société Sekoia soutient également que la société Sequoia aurait toléré l’usage du signe Sequoia pendant plus de cinq ans; que cependant, elle s’abstient de justifier de la connaissance de cet usage et dès lors de sa tolérance;

que l’exception de prescription a été justement rejetée par le tribunal;

Sur la demande de mise hors de cause de M. D :

Considérant que Christophe D, gérant de la société Sekoia, sollicite sa mise hors de cause, relevant que les griefs allégués sont reprochés à une personne morale et qu’aucun grief ne peut lui être reproché à titre personnel dès lors qu’il n’a agi qu’en sa qualité de gérant ;

qu’il expose qu’au moment de l’enregistrement du site internet, la société Sekoia était en cours d’immatriculation ce qui explique son intervention en qualité de futur gérant ;

qu’il ajoute que le nom de domaine est la propriété de Myriam G laquelle a concédé à titre gracieux une autorisation d’exploitation à la société Sekoia le 10 janvier 2005;

mais considérant qu’il ressort de la recherche effectuée par la société Sequoia sur le site internet www.raynette.fr que Christophe D est administrateur du nom de domaine www.sekoia.info ;

que si Myriam G figure en tant que propriétaire de ce nom de domaine, la société Sequoia fait justement remarquer que l’adresse e-mail indiquée au nom de cette dernière est celle de Régis D (regis- durand@yahoo.fr) qui est identique à celle inscrite au nom de Christophe D pris en tant qu’administrateur du nom de domaine;

qu’en outre, en mentionnant Christophe D comme administrateur, Myriam G a entendu confier la gestion de ce nom de domaine à Christophe D;

considérant par voie de conséquence, que la décision déférée, qui a débouté Christophe D de sa demande de mise hors de cause, sera confirmée;

Sur les droits de la société Sequoia sur la marque 'Sequoia’ :

Considérant que la société Sekoia et Christophe D conteste le droit exclusif de la société Sequoia sur l’usage de la marque éponyme, faisant valoir que si celle-ci a déposé cette dénomination en 2003, il n’en demeure pas moins que cette dernière est utilisée par des centaines d’entreprises, a été déposée 68 fois à l’institut national de la propriété industrielle à titre de marques françaises, dont 27 dans la même classification que l’appelante;

qu’ils ajoutent que certaines de ces marques ont fait l’objet d’un enregistrement antérieurement à 2003;

considérant que la société Sequoia réplique exercer son activité depuis sa création dans le domaine de l’information et de la communication des entreprises, sous le nom commercial 'Sequoia’ et disposer de droits depuis plus de 25 ans sur ce terme à titre de dénomination sociale te de nom commercial;

qu’elle rappelle être propriétaire d’une part, de la marque 'SEQUOIA Press’ n°1275886, déposée le 15 j uin 1984, pour désigner les imprimés, journaux, périodiques, livres, publicité, communications et d’autre part, de la marque 'SEQUOIA’ n°033244069 déposée le 4 sep tembre 2003, pour désigner notamment les imprimés, journaux et périodiques, publicité, agence de presse et d’informations;

considérant que selon l’article L.713-1du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés;

que la propriété d’une marque déposée étant absolue et conférant à son titulaire le droit de poursuivre toute atteinte à son signe, il est parfaitement inopérant d’invoquer, comme le font les intimés, les utilisations faites par des tiers du terme 'Sequoia’ pour prétendre que la société Sequoia ne disposerait pas de droit valable sur cette marque;

que la société Sekoia et Christophe D ne sauraient se prévaloir de l’utilisation du terme 'Sequoia’ par d’autres sociétés, étant, au surplus, relevé que la société Sequoia verse aux débats des protocoles d’accords transactionnels sur l’autorisation d’usage de cette dénomination et la référence d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans un litige l’ayant opposée à une société ayant effectué un dépôt frauduleux du signe 'Sequoia';

qu’au regard du principe de la spécialité, ils ne sauraient davantage opposer la prétendue renommée de la marque 'Sequoia’ appartenant à la société Marex, déposée pour désigner des articles de maroquinerie le 11 décembre 2007, postérieurement à la marque dont est titulaire la société Sequoia et visant les imprimés, journaux et périodiques, publicité, agence de presse et d’informations ;

considérant en droit, qu’aux termes des dispositions de l’article L.711-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;

que l’alinéa b) de l’article L.711-2 du Code précité dispose que sont également dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur … du bien;

considérant que le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, en se plaçant à la date du dépôt;

qu’en l’espèce, il n’est pas démenti que le mot 'Sequoia’ désigne de manière usuelle un conifère géant de Californie;

que dès lors, la marque 'SEQUOIA’ déposée le 4 septembre 2003, pour désigner les imprimés, journaux et

périodiques, publicité, agence de presse et d’informations est parfaitement distinctive au regard des produits et services visés;

qu’en effet, il n’est nullement démontré que cette désignation était exclusivement dans le langage courant ou professionnel la désignation nécessaire ou usuelle pour désigner les produits ou services visés au dépôt, pas plus qu’elle n’en désignait une caractéristique;

considérant par voie de conséquence, que la société Sequoia est en droit d’opposer aux intimés un droit de propriété sur la marque en présence distinctive pour les produits et services désignés;

Sur la contrefaçon de la marque SEQUOIA

Considérant qu’en l’absence d’identité, faute de reproduction, sans modification ni ajout, de tous les éléments constituant la marque, il convient de rechercher s’il existe entre les deux signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce;

considérant que la comparaison des services présentés sous le signe 'Sekoia’ sur le site internet exploité par la société Sekoia, communications opérationnelle, institutionnelle, publicitaires sur tous supports met en exergue leur similitude avec les produits et services désignés au dépôt de la marque 'SEQUOIA', peu important les conditions dans lesquels le titulaire de la marque l’exploite;

considérant que les signes en présence sont les suivants:

— la marque : SEQUOIA déposée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noire,

— le signe : SEKOIA,

considérant que la société Sekoia et Christophe D soulignent les différences visuelles entre la marque opposée et la dénomination 'Sekoia', la comparaison des deux signes permettant, selon eux, de constater que ces mots ne s’orthographient pas de la même façon;

considérant que visuellement, le terme 'SEKOIA’ reproduit, dans le même ordre, cinq lettres de la marque 'SEQUOIA';

que le signe 'SEQUOIA’ devant être comparé, tel que déposé, il importe peu que la société Sequoia l’exploiterait parfois sous la représentation graphique 'SEQUOI ';

considérant que phonétiquement, l’identité des deux termes est parfaite, se composant de la même manière de trois syllabes se prononçant 'sé-ko-ia';

considérant que conceptuellement, le mot Sequoia désigne un conifère géant de Californie; que le terme Sekoia n’a pas de signification spécifique mais renvoie dans l’esprit du consommateur à la dénomination Sequoia;

considérant que contrairement à ce que soutiennent la société Sekoia et Christophe D, le public pertinent ne peut être présumé comme hautement spécialisé;

qu’en effet, le consommateur concerné par les services proposés par les sociétés Séquoia et Sekoia est tout client normalement informé et raisonnablement attentif, susceptible d’avoir recours aux services d’une société de communication et/ou de publicité qui n’est pas obligatoirement un professionnel de la publicité ou de la communication;

considérant par voie de conséquence, qu’au vu de l’impression d’ensemble résultant de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des dénominations en cause, renforcée par la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé ne disposant pas simultanément des deux signes sous les yeux, qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune;

qu’infirmant la décision entreprise, l’usage par la société Sekoia et Christophe D de la dénomination Sekoia, soit à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine ou de site internet sont constitutifs d’actes de contrefaçon de la marque 'SEQUOIA’ dont est titulaire la société Sequoia;

Sur l’atteinte aux droits de la Sequoia sur sa dénomination sociale et son nom commercial:

Considérant que le choix de la dénomination 'Sekoia’ par la société Sekoia, qui exerce dans un secteur d’activité largement similaire à celui de la société Sequoia, à titre de dénomination sociale, de nom commercial et par Christophe D à titre de nom de domaine caractérise un comportement déloyal qui n’a pu qu’entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle concernée;

Sur la réparation du préjudice:

Considérant qu’en exerçant son activité sous la dénomination sociale et le nom commercial Sekoia, en faisant usage du nom de domaine www.sekoia.info, la société Sekoia et Christophe D ont porté atteinte au caractère distinctif de la marque dont est titulaire la société Sequoia;

que le comportement déloyal précité a nécessairement causé à la société Sequoia un préjudice résultant d’un trouble commercial;

que ces préjudices seront réparés par l’allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts mise à la charge in solidum de la société Sekoia et Christophe D ;

qu’afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait interdiction à la société Sekoia et Christophe D de faire usage du terme 'Sekoia', la première devant justifier du changement de sa dénomination sociale, le second devant justifier du retrait du nom de domaine www.sekoia.info, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt;

que la publication du présent arrêt sera autorisée dans trois journaux ou périodiques choisis par la société Sequoia, aux frais in solidum des intimés dans la limite de la somme de 3.000 euros HT par insertion;

Sur les autres demandes :

Considérant qu’infirmant la décision déférée du chef des frais et dépens, l’équité commande d’allouer à la société Sequoia la somme de 8.000 euros mise à la charge in solidum de la société Sekoia et de Christophe D qui succombent et supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable tant à l’encontre de la société Sekoia que de Christophe D,

Statuant à nouveau:

Dit que la société Sequoia et Christophe D ont commis des actes de contrefaçon de la marque 'SEQUOIA’ dont est titulaire la société Sequoia,

Dit que la société Sequoia et Christophe D ont porté atteinte aux droits de la société Sequoia sur sa dénomination sociale et son nom commercial,

Condamne in solidum la société Sekoia et Christophe D à verser à la société Sequoia la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Interdit à la société Sekoia et Christophe D de faire usage du terme Sekoia sous quelque forme que ce soit, la société Sekoia devant justifier du changement de sa dénomination sociale, Christophe Durand devant justifier du retrait du nom de domaine www.sekoia.info, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt;

Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux ou périodiques choisis par la société Sequoia, aux frais in solidum des intimés dans la limite de la somme de 3.000 euros HT par insertion

Condamne in solidum la société Sequoia et Christophe D à payer à la société Sequoia la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Les condamne aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par M^me Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.