La société Microsoft Corporation (ci-après société Microsoft) est une société multinationale américaine fondée en 1975, dont l’activité principale consiste à développer des solutions informatiques et des logiciels, et à concevoir et vendre du matériel permettant d’héberger et/ou d’exploiter ses produits et services digitaux. Elle propose notamment sous une gamme intitulée « Surface » une famille de produits visant à allier une offre logicielle à un matériel informatique léger.

Elle est notamment titulaire de la marque de l’Union européenne verbale Surface, déposée le 8 octobre 2007 et enregistrée le 25 août 2008 sous le numéro 6340152, qui désigne en classe 9 les produits suivants : « Matériel informatique; périphériques informatiques ; moniteur d’ordinateur et système de saisie composé d’un projecteur, d’une caméra et d’un logiciel pour l’affichage d’images et la détection d’objets, de mouvements et de commandes de l’utilisateur ».

La société Mobiwire SA, anciennement dénommée Sagem Wireless, issue du groupe Safran immatriculée à Paris sous le n° RCS 508 671 401, a pour activité la conception, le développement et la commercialisation d’équipements de téléphonie mobile et des accessoires et services associés, pour le compte et sous la marque de partenaires et notamment d’opérateurs de télécommunication mobile d’entreprises et de grandes marques.

Elle a effectué une demande d’enregistrement de la marque française « Surface UX » n°3825875 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 22 avril 2011, enregistrée le 12 août 2011 pour divers produits et services des classes 9 et 38.

Elle a été placée en redressement judiciaire le 28 avril 2011, puis un plan de cession a été établi le 21 juillet 2011 et elle a finalement été placée en liquidation judiciaire le 10 novembre 2011, la société Selafa MJA, représentée en la personne de Maître Valérie Leloup­-Thomas ayant été désignée comme liquidateur judiciaire, les opérations de liquidation étant toujours en cours.

La société Mobiwire SAS, immatriculée le 21 septembre 2011 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise et à présent immatriculée à Nanterre sous le numéro 533 681 466, conçoit principalement des téléphones mobiles qui sont commercialisés sous sa marque ou celle d’opérateurs de téléphonie mobile.

Ayant constaté que la société Mobiwire SA avait utilisé sur internet sur le site generation-nt.com le signe Surface UX pendant une période de deux mois en mars et avril 2011 pour annoncer le lancement d’une interface utilisateur pour terminaux mobiles Android, puis avait déposé la marque française Surface UX n°3825875 le 22 avril 2011 pour désigner divers produits et services des classes 9 et 38, et que ladite marque n’avait pas été cédée à l’occasion du plan de cession contrairement à d’autres droits de propriété intellectuelle, et considérant que les sociétés Mobiwire SA et Mobiwire SAS sont liées, la société Microsoft a assigné, par acte introductif d’instance délivré le 11 mars 2011, la Selafa MJA, liquidateur de la société Mobiwire SA, en contrefaçon de la marque Surface n°6340152 et en annulation de la marque Surface UX n°3825875, et la société Mobiwire SAS à la seule fin que le jugement à intervenir lui soit rendu commun.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2016, la société Microsoft demande au tribunal, au visa des articles L. 711-4, L.714-3, L.713-3, L. 716-1 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, des articles 32-1 et 331 du Code de procédure civile et des dispositions du Livre VI, Titre TV du Code de commerce, de :

DIRE ET JUGER que l’usage par la société Mobiwire (508 671 401 RCS Paris) d’un signe similaire à la marque communautaire antérieure Surface n°6340152 pour des produits et services similaires à ceux couverts par cette dernière porte atteinte aux droits de la société Microsoft Corporation sur cette marque ;

DIRE ET JUGER que cette atteinte constitue une contrefaçon au sens de l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

DIRE ET JUGER qu’il en résulte un préjudice pour la société Microsoft Corporation, qui doit être évalué à la somme de 15.000 euros ;

DIRE ET JUGER que la société Microsoft Corporation est donc titulaire d’une créance de 15.000 euros à l’encontre de la société Mobiwire (508 671 401 RCS Paris) ;

CONSTATER qu’en raison des liens manifestes entre la société Mobiwire (508 671 401 RCS Paris) et la société Mobiwire (533 681 466 RCS Nanterre), la société Microsoft Corporation a dument démontré dans son assignation l’intérêt qu’elle avait à demander à ce que le jugement à intervenir soit rendu commun à la société Mobiwire (533 681 466 RCS Nanterre) ;

En conséquence :

INTERDIRE à la société Mobiwire (508 671 401 RCS Paris) et à la société Mandataires Judiciaires Associés prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, ès qualité de liquidateur de la société Mobiwire (508 671 401 RCS Paris), l’usage du signe Surface UX à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 2 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

PRONONCER l’annulation de la marque française Surface UX n°3825875 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne ;

FIXER le montant de la créance de la société Microsoft Corporation au passif de la société Mobiwire (508 671 401 RCS Paris) à la somme de 15.000 euros ;

ORDONNER en conséquence l’inscription de la somme de 15.000 euros au passif de la liquidation de la société Mobiwire (508 671 401 RCS Paris) ;

PRENDRE ACTE de ce que la société Microsoft Corporation ne maintient pas sa demande tendant à ce que le jugement à intervenir soit rendu commun à la société Mobiwire (533 681 466 RCS Nanterre) ;

PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout appel et sans constitution de garantie ;

A titre subsidiaire :

CONSTATER que la marque française Surface UX n°3825875 n’a pas fait l’objet, depuis son enregistrement, d’un usage sérieux au sens de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence :

PRONONCER la déchéance de la marque française Surface UX n°3825875 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne, avec effet au 13 août 2016 ;

ORDONNER à Madame/Monsieur le greffier en chef la transmission du jugement à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques ;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société Mandataires Judiciaires Associés prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, ès qualité de liquidateur de la société Mobiwire (508 671 401 RCS Paris) et la société Mobiwire (533681466 RCS Nanterre) de leurs demandes de condamnation de la société Microsoft Corporation pour procédure abusive ;

CONDAMNER la société Mandataires Judiciaires Associés prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, ès qualité de liquidateur de la société Mobiwire (508 671 401 RCS Paris), à payer à Microsoft Corporation la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Mandataires Judiciaires Associés prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, ès qualité de liquidateur de la société Mobiwire (508 671 401 RCS Paris), aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2016, la Selafa MJA, représentée en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas ayant été désignée comme liquidateur judiciaire de la société Mobiwire S.A. demande au tribunal, au visa de l’article 5§1 de la directive 2008/95/CE, de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 640-1 et L. 641-10 du Code de commerce, de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et l’article 1382 du Code Civil, de :

DIRE ET JUGER que la société Mobiwire SA n’a jamais fait usage dans la vie des affaires de la marque« Surface UX » n° 3825875,

DIRE ET JUGER qu’en conséquence aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à la société Mobiwire SA et qu’aucun préjudice n’a été subi par la société Microsoft Corporation,

DIRE ET JUGER que la société Microsoft Corporation, avait pleinement conscience non seulement de l’absence d’usage de la marque et de préjudice corrélatif, mais encore de l’inutilité de son action s’agissant d’une société en liquidation judiciaire à qui toute poursuite d’activité était interdite depuis novembre 2011 ;

En conséquence :

DEBOUTER la société Microsoft Corporation de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la société Microsoft Corporation à payer à la société Mandataires Judiciaires Associés prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, ès qualité de liquidateur de la société Mobiwire SA la somme de 15.000 euros au titre de la procédure abusive,

CONDAMNER la société Microsoft Corporation à payer, à la société Mandataires Judiciaires Associés prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, ès qualité de liquidateur de la société Mobiwire SA, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société Microsoft Corporation aux entiers dépens,

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2017,la société Mobiwire SAS demande au tribunal, au visa des articles 32-1 et 331 du code de procédure civile, de :

Déclarer abusive l’action initiée par la société Microsoft Corporation à l’encontre de Mobiwire SAS.

Condamner la société Microsoft Corporation à payer à la société Mobiwire SAS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive.

Condamner la société Microsoft Corporation à payer à la société Mobiwire SAS la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Microsoft Corporation aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maîtrs Catherine Muyl, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mars 2017.

DISCUSSION

Sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne Surface n°6340152

La société Microsoft soutient que la société Mobiwire SA est responsable d’actes de contrefaçon au sens des articles L.713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle par usage, pour des produits et services similaires à ceux couverts par la marque Surface n°6340152, d’un signe imitant cette dernière quasiment à l’identique, entraînant un risque de confusion entre les marques en présence.

Elle prétend qu’il y a une imitation de la marque Surface n°6340152 par le signe Surface UX, du fait d’une quasi-identité visuelle, phonétique, en ce que le signe Surface UX reprend l’élément unique et dominant du signe antérieur Surface, qui en constitue la majeure partie, et que la prononciation de l’ensemble des lettres du signe contesté est donc très proche de celle de la marque antérieure, et que la présence de l’élément« UX » à la fin du signe Surface UX ne permet donc pas d’écarter la similitude, du fait notamment de la brièveté de cet élément placé en tin de signe mais aussi de la quasi-identité conceptuelle, le signe Surface UX étant composé du terme « Surface », dominant, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure de Microsoft, et des lettres « UX », constituant un apport mineur tant par leur brièveté que par leur absence de distinctivité dans le domaine des produits informatiques et de télécommunication, s’agissant d’un acronyme anglais utilisé en France pour faire référence à la notion de « User eXperience », ou « Expérience Utilisateur ».

La société Microsoft soutient ensuite qu’il y a eu un usage du signe Surface UX pour une interface utilisateur pour smartphone qui présente incontestablement un lien très étroit, et donc une grande similitude, avec les produits visés en classe 9 par sa marque antérieure, les interfaces utilisateurs pour smartphones étant des solutions logicielles qui permettent aux utilisateurs de smartphones de bénéficier des fonctionnalités de leur appareil de façon fluide et efficace, et étant donc considérées comme similaires aux produits visés par la marque Surface n°6340152 de Microsoft.

La société Microsoft fait également valoir que dès lors qu’aux termes de la jurisprudence le dépôt de la marque doit être considéré comme un acte d’usage, et que tous les produits et services pour lesquels le signe Surface UX a été déposé à titre de marque sont similaires aux produits couverts par la marque antérieure Surface, la société Mobiwire SA a bien, en procédant à ce dépôt, fait «usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement» au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La société Microsoft déduit que la quasi-identité des signes Surface et Surface UX et la très forte similarité des produits et services en cause créent un important risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits et services commercialisés, le consommateur d’attention moyenne étant certainement amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, et ce d’autant que la société Microsoft est également titulaire d’autres marques « Surface » telles que les marques Surface Connect, Surface HUB et Surface Book et que les consommateurs sont aujourd’hui accoutumés au triptyque ordinateur – tablette – téléphone mobile proposé par un même opérateur du secteur de l’informatique.

La Selafa MJA rétorque en premier lieu qu’il y a une absence de preuve de l’utilisation de la marque en ce que les deux copies d’extraits de sites internet produites sont des annonces mentionnant la future mise sur le marché d’interfaces utilisateur sur des sites sur lesquels la société Mobiwire SA ne disposait d’aucun contrôle, l’annonce par deux sites internet tiers ne pouvant caractériser une utilisation prétendument contrefaisante par la société Mobiwire SA.

Elle ajoute qu’il y a eu absence d’usage du signe « Surface UX » par la société Mobiwire SA dans la vie des affaires, que le seul enregistrement de la marque n’est pas en soi constitutif d’un usage dans la vie des affaires de sorte que la seule détention de la marque « Surface UX » par la société Mobiwire SA, sans exploitation, ne peut être considérée comme un acte de contrefaçon à l’encontre de la société Microsoft Corporation.

Sur ce,

L’article 9 § 1 du règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009, applicable en l’espèce, dispose que « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

(…)

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’union européenne et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

La Cour de justice dans un arrêt Arsenal Football club le 12 novembre 2002 (affaire C-206-01), a précisé que « l’usage du signe identique à la marque a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors qu’il se situe dans le contexte d ‘une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. »

En outre, le seul dépôt d’une marque, indépendamment de son utilisation effective sur le marché, est susceptible de constituer un acte d’usage non autorisé d’une marque préexistante, et par-là même un acte de contrefaçon portant préjudice au premier déposant.

Enfin, afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.

Sur l’usage dans la vie des affaires

En l’espèce, la société Microsoft produit un extrait du site generation-nt.com daté du 30 mars 2011 indiquant d’abord, « pour se distinguer de la concurrence et créer la différenciation qui séduira les consommateurs, rien de tel qu’une expérience utilisateur distincte. C’est ce que propose la société française Mobiwire avec son interface Surface UX pour Android », puis « la société française Mobiwire annonce l’interface utilisateur Surface UX pour Android … ».

Elle verse aussi au débat le certificat d’identité de la marque Surface UX déposée sous le n° 3825875 le 22 avril 2011 par la société Mobiwire SA pour divers produits des classe 9, et notamment « logiciels d’interface utilisateur, logiciels de téléphonie mobile ».

Ces éléments qui caractérisent l’annonce sur internet par la société Mobiwire SA en mars 2011 du lancement l’une interface utilisateur pour téléphone de type « smartphone » sous la marque Surface UX qui a été déposée par la même société comme marque française verbale auprès de l’INPI le 22 avril 2011 pour divers prodruits et services et notamment en classe 9 « logiciels d’interface utilisateur, logiciels de téléphonie mobile » constituent un usage du signe incriminé Surface UX à titre de marque dans la vie des affaires.

Sur la comparaison des produits et services

Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

La circonstance selon laquelle des produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication

incombe à la même entreprise.

En l’espèce, il y a lieu de considérer, et ce point n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses, que l’interface utilisateur pour Smartphone dont la vente a été annoncée dans la presse sous la marque Surface UX est un produit similaire aux « Matériel informatique ; périphériques informatiques » pour lesquels notamment la marque Surface a été enregistrée par la société Microsoft. En effet, une interface utilisateur es une solution logicielle permettant d’optimiser cette catégorie spécifique de matériel informatique que constituent les smartphones, lesquels sont munis de systèmes d’exploitation gour leur interface graphique et de logiciels d’exploitation, de sorte que l’interface est conçue pour être adaptée an matériel informatique, les logiciels, d’un côté, et les matériels informatiques que sont les tablettes, les ordinateurs portables et les smartphones, de l’autre côté, s’adressant à la même clientèle composée à la fois de professionnels et de consommateurs grand public, et étant distribués en grande partie dans les mêmes chaînes de distribution.

Il n’est pas davantage contesté que l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque Surface UX a été déposée en classes 9 et 38 sont similaires à ceux couverts par la marque Surface

revendiquée.

Ainsi qu’il vient d’être démontré les « interfaces utilisateurs pour téléphones mobiles » et les « logiciels d’interface utilisateur pour téléphones mobiles » sont similaires au « matériel informatique » visé en classe 9 par la marque antérieure Surface.

De même, les « appareils téléphoniques, téléphones portables, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones numériques, téléphones intelligents, téléphones sans fil » visés en classe 9 par la marque Surface UX sont extrêmement proches du « matériel informatique » visé par la marque antérieure puisque lesdits appareils téléphoniques n’en restent pas moins du matériel informatique muni de systèmes d’exploitation pour leur interface graphique et de logiciels d’application, même s’il s relèvent du secteur des télécommunications, et qu’ils sont distribués au moins en partie dans les mêmes canaux de distribution.

De la même manière, les « assistants numériques personnels » et les « agendas électroniques, blocs-notes électroniques » visés en classe 9 par la marque Surface UX, qui relèvent de l’informatique personnelle appartiennent à la catégorie générale des matériels informatiques, et sont donc similaires au « matériel informatique ».

Par ailleurs, les « lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques et vidéo numériques » visés en classe 9 par la marque Surface UX, de même que les « baladeurs » qui sont la version antérieure des premiers, présentent eux aussi un degré de similarité avec le « matériel informatique », en ce que certains fabricants de matériel informatique produisent et commercialisent des lecteurs MP3, sous leur propre marque, et que ces produits, qui comportent des composants informatiques, sont distribués en partie dans des circuits de distribution identiques.

De la même façon, les « appareils photographiques pour téléphones mobile », les « systèmes électroniques de localisation mondiale pour téléphones mobiles », les « caméras vidéo pour téléphones mobiles » et les « écrans vidéos pour téléphones mobiles » visés en classe 9 par la marque Surface UX sont des déclinaison de matériels appartenant à la catégorie générale du « matériel informatique », en ce qu’il sont composés de circuits électroniques et qu’il sont généralement intégrés à d ‘autres appareil informatiques que sont les téléphones mobiles tel que les smartphones.

Les « logiciels de téléphonie mobile, logiciels et applications informatiques téléchargeables et utilisables sur des téléphones mobiles ou tout autre supports de communications, logiciels de systèmes d’exploitation de téléphones mobiles, logiciels de jeux de sonneries téléphoniques, de fonds d’écran téléchargeables pour téléphonie mobile », de même que les « économiseurs d’écrans et de fonds d’écran pour téléphones mobiles », visés en classe 9 par la marque Surface UX sont eux aussi indissociables des « matériels informatiques », et plus particulièrement des téléphones portables en ce qu’ils permettent également l’utilisation de téléphones portables sur lesquels ils sont pré­ installés dont il a été démontré qu’ils étaient similaires à du matériel informatique.

De même, les « jeux vidéo pour téléphones mobiles », les « logos et jeux téléchargeables » ainsi que les « sonneries de téléphones téléchargeables » visés en classe 9 par la marque Surface UX sont le plus souvent associés et déjà pré-installés sur le « matériel informatique » lors de sa commercialisation. Ils sont donc indissociables du matériel informatique sur lequel ils sont installés et seront considérés par les consommateurs comme des produits accessoires aux produits visés par la marque antérieure, empruntant les mêmes canaux de distribution.

Il en est de même des « services de courrier électronique, de messagerie électronique » visés en classe 38 par la marque Surface UX qui sont unis par un lien étroit au « matériel informatique » de la marque antérieure puisqu’ils nécessitent l’utilisation de matériel informatique et qu’il s’agit donc de produits complémentaires.

Pour la même raison, les « services de transmission et de diffusion de messages électroniques, d’images, de données, de contenus multimédias, audiovisuels et vidéo, de musique, de sonneries, de jeux sur des appareils de téléphonie mobile », les « services de transmission et de diffusion de données et d’informations concernant la téléphonie mobile via un réseau de télécommunication ou par tous moyens de télécommunication » tout comme les « services d ‘assistance téléphonique dans le domaine de la téléphonie mobile », les « services d’assistance en ligne par internet, à savoir transmission d’informations concernant les produits et systèmes de téléphonie mobile », les « consultations en ligne dans le domaine de la téléphonie mobile » et les « services de télécommunication et notamment les services de téléphonie mobile » visés en classe 38 par la marque Surface UX sont étroitement liés au « matériel informatique », en ce qu’ils constituent des prestations portant sur les téléphones portables, et « matériel informatique » et les « services de télécommunications » étant similaires en ce qu’ils peuvent tous être utilisés et/ou fournis de

manière associée ou consécutive afin de fournir aux consommateurs les services en cause, et ce aux fins d’une destination commune, à savoir la satisfaction des besoins des utilisateurs en matière de télécommunications.

En outre, les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, d’images ou de données dans le domaine de la téléphonie mobile», les « dispositifs électroniques numériques mobiles pour la transmission et la réception d’appels téléphoniques, de messages électroniques, d’images, de données, de contenus multimédia audiovisuels et vidéo, de musique », les « pièces et accessoires de téléphones mobiles, à savoir : carte à mémoire, à microprocesseur ou magnétique, piles et batteries, claviers pour téléphones portables, modems sans fil, casques à écouteurs, écouteur téléphoniques, câbles de connexion, supports, socles, façades, adaptateurs électriques, chargeurs de batteries, télécommandes, claviers, microphones, haut­ parleurs, étuis, étuis en cuir ou en imitations du cuir, housses en tissus ou matières textiles, sangles, dispositifs mains-libres pour téléphones mobiles, kits de téléphones de voiture, terminaux » et les « antennes pour téléphones mobiles », visés en classe 9 par la marque Surface UX, qui peuvent être connectés à un système informatique en vue d’améliorer ou de compléter les fonctionnalités de ce dernier, appartiennent tous à la catégorie générale des « périphériques informatiques » visés en classe 9 par la marque antérieure.

Enfin, les services de « transmission et échanges d’informations et de données sur supports multimédias » visés en classe 38 de l’enregistrement de la marque Surface UX sont étroitement associés aux « moniteurs d’ordinateur et systèmes de saisie composé d’un projecteur, d’une caméra et d’un logiciel pour l’affichage d’images et la détection d’objets de mouvements et de commandes de l’utilisateur » visés en classe 9 par la marque antérieure Surface, en ce que ces

derniers sont des « supports multimédia » communément utilisé pour assurer la transmission de données et d’image. Ils seront donc perçus par les consommateurs comme des produits et services complémentaires.

Sur la comparaison des signes

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux­ ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D’un point de vue visuel, le signe Surface UX est composé du terme « Surface », identique à la marque revendiquée ainsi que du terme « UX » très court et situé à la fin, le premier des deux termes, qui est dominant en ce qu’il est en attaque, attirant l’attention du consommateur.

Phonétiquement, la présence des deux lettres UX se prononçant très brièvement et situées à la fin du signe incriminé ne permet pas d’écarter la similitude entre les signes en présenc.

La similitude conceptuelle est également avérée en ce que l’ajout de l’acronyme anglais UX, peu distinctif en ce qu’il est habituellement utilisé dans le secteur de l’informatique et des nouvelles technologies pour se référer à « l’expérience utilisateur » n’est pas de nature à créer une différence.

Il ressort de ces éléments non contestés qu’il existe une forte similitude entre les signes Surface et Surface UX en présence.

Sur le risque de confusion

Eu égard à la nature des produits et services concernés, et notamment à leur caractère technologique, le consommateur moyen fait preuve d’un niveau d’attention assez élevé lors de l’acquisition de tels produits.

Cependant en l’espèce compte tenu de la très forte similitude des signes en présence, et de la similarité des produits et/ou services concernés, le consommateur desdits produits ou services, habitué à ce que les ordinateurs, les tablettes et les téléphones mobiles soient proposés par un même opérateur du secteur informatique, percevra les produits et services sous la marque Surface UX comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, que ceux commercialisés sous la marque Surface, et ce d’autant que la société Microsoft a élargi sa gamme de Produits Surface en déposant aussi les marques Surface Hub, Surface Book et Surface Connect de sorte que Surface UX apparaîtra comme une déclinaison de cette gamme.

Il s’ensuit que le risque de confusion au sens de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 est établi et que la contrefaçon par imitation de la marque de l’Union européenne Surface n°6340152 est ainsi caractérisée.

Sur la demande d’annulation de la marque française Surface UX n°3825875

La société Microsoft soutenant que la marque française Surface UX n°3825875 porte atteinte à ses droits sur sa marque communautaire Surface n°6340152, demande au visa des articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, d’en prononcer la nullité pour l’ensemble des produits et services qu’elle vise, et d’ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques.

Sur ce,

En application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée (…) ».

Il ressort en outre de l’article 4 paragraphe 1 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législation des Etats membres sur les marques que « Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

En l’espèce, il a été démontré qu’en raison de la forte similitude des signes en présence et de la similarité des produits ou des services pour lesquels les deux marques litigieuses sont enregistrées, il existe un risque de confusion de sorte que la marque française Surface UX n°3825875, qui porte atteinte à la marque antérieure Surface n° 6340152 doit être annulée pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne.

Sur les autres demandes en réparation

La société Microsoft sollicite l’interdiction sous astreinte de tout usage du signe Surface UX.

Elle prétend en outre qu’elle a subi une dévalorisation de a marque et des investi sements très importants consentis pour développer commercialiser et promouvoir les produits de sa gamme « Surface », et que le risque de confusion ne peut que diluer la perception qu’ont les consommateurs des produits de Microsoft. Elle demande en conséquence d’évaluer son préjudice à la somme de 15.000 euros, de juger qu’elle est donc titulaire d’une créance de 15.000 euros à l’encontre de la société Mobiwire S.A. et par conséquent, de fixer le montant de la créance de Microsoft au passif de la société Mobiwire S.A. à la somme de 15.000 euros.

La Selafa MJA rétorque qu’aucun préjudice n’est établi par la société Microsoft et que le simple dépôt de la marque par la société Mobiwire SA n’a aucunement pu à lui seul créer un préjudice pour risque de confusion.

Sur ce,

En application de l’article L. 716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Au vu de ces-éléments, et compte tenu du seul usage du signe Surface UX sur un site internet en ars 2011 et de ce que la marque Surface, UX déposée le 22 avril 2011 n’a pas été exploitée la société Microsoft en sollicitant d’ailleurs la déchéance à titre subsidiaire, il convient d’allouer à la société Microsoft la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre.

Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer la mesure d’interdiction sollicitée sous astreinte alors que la marque Surface UX a été annulée et que la société Mobiwire S.A., qui est en liquidation, ne peut plus exercer d’activité.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société Mobiwire SAS rappelle qu’elle n’a pas repris globalement les activités de la société Mobiwire SA et que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 juillet 2011 indique très clairement qu’une partie seulement des actifs de la société Mobiwire SA a été cédée à deux repreneurs, la société hollandaise Option NV et la société française Sagetel Mobiles, et qu’il ne mentionne à aucun moment la marque française Surface UX n°3 825 875. Elle ajoute que la plus grande partie des actifs incorporels de la société Mobiwire SA a été cédée à la société Option NV et non pas à Sagetel Mobiles qui n’a déboursé « que » 45.000 euros pour l’acquisition de quelques actifs incorporels de Mobiwire SA. Elle considère en conséquence que la société Microsoft, qui s’était procurée une copie du jugement de cession, n’avait aucune raison de supposer que, si la marque Surface UX devait être utilisée à l’avenir, elle le serait par le repreneur français plutôt que le repreneur hollandais qui avait acquis le logiciel Surface UX, qu’elle l’a donc assignée sur la base d’une pure hypothèse, et a ainsi commis une erreur grossière constitutive d’un abus de droit. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La Selafa MJA soutient que la société Microsoft savait pertinemment que la marque litigieuse n’avait pas été utilisée de sorte que la contrefaçon ne pouvait être qualifiée, et qu’elle n’en a pas moins, sans aucune discussion ni sommation préalable, directement assigné la Selafa MJA, ès qualité de liquidateur de la société Mobiwire SA afin d’obtenir une indemnisation pour la mention sur deux site internet tiers, il y a cinq ans, d’une éventuelle et future utilisation de la marque déposée par la société Mobiwire SA 2 mois avant son redressement, et que la seule détention de la marque « Surface UX » par une société en liquidation vouée à disparaitre n’a jamais représenté un quelconque danger pour la société Microsoft, qui savait dès l’acte introductif d’instance que la marque litigieuse n’avait pas été utilisée et qu’elle ne pouvait plus l’être, le jugement prononçant la liquidation judiciaire interdisant toute poursuite d’activité. Elle en conclut que la société Microsoft a abusé de son droit d’agir et demande la somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts.

La société Microsoft rappelle que l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, qu’elle avait dès son assignation expliqué que des actifs de la société Mobiwire SA semblaient avoir été cédés à la société belge Option NV, tandis que d’autres semblaient avoir été cédés à la société Sagetel Mobiles (Ningbo) Co. Ltd, de sorte qu’il était parfaitement légitime qu’elle s’interroge sur le fait que la marque Surface UX ait pu être cédée à Sagetel Mobiles (Ningbo) Co. Ltd et donc par substitution à la société Mobiwire SAS sans que ce transfert de propriété n’ait fait l’objet d’une inscription au Registre National de Marques, ou que compte tenu de la liquidation ouverte à son encontre, que la société Mobiwire SA ait tacitement autorisé la société Mobiwire SAS au titre de la reprise de ses activités, à utiliser cette marque.

Elle rappelle en outre qu’elle n’a formulé aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société Mobiwire SAS, et qu’à partir du moment où le liquidateur a indiqué dans ses écritures que la société Mobiwire S.A. détient encore aujourd’hui la marque Surface UX, elle n’a pas maintenu sa demande visant à voir le jugement rendu commun à la société Mobiwire SAS.

Sur ce,

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

La société Mobiwire SA résentée par la Selafa MJA, en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, en sa qualité de liquidateur judiciaire, ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par la société Microsoft à son encontre ayant prospéré.

En outre, compte tenu du placement de la société Mobiwire SA en redressement judiciaire le 28 avril 2011, du plan de cession établi le 21 juillet 2011 ne mentionnant pas la marque Surface UX, de la création d’une société Mobiwire SA quatre jours après le 25 juillet 2011 ayant le même objet social et de ce qu’elle est en partie détenue par le groupe de droit chinois Bird-Sagetel lequel a opéré en juillet 2011 au nom de la société Sagetel Mobiles, avec faculté de substitution au profit d’une société de droit français, une reprise partielle des actifs de la société Mobiwire SA et en particulier d’une marque française Mobiwire et des « sigles, signatures, logos et autres signes distinctifs attachés à la marque Mobiwire et propriété de la société Mobiwire », l’assignation par la société Microsoft de la société Mobiwire SAS sur le fondement de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose qu’un tiers peut « être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement » ne présente aucun caractère abusif, la société Microsoft ayant au demeurant retiré cette demande après la confirmation par le liquidateur de ce que la société Mobiwire SA était bien toujours propriétaire de la marque Surface UX.

Il s’ensuit que la société Mobiwire SAS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société Mobiwire SA représentée par la Selafa MJA, en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, en sa qualité de liquidateur judiciaire, partie perdante, aux dépens.

Il convient en outre de la condamner à verser à la société Microsoft, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.

La société Microsoft sera condamnée à payer sur ce fondement à la société Mobiwire SAS la somme de 5.000 euros.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure d’annulation de la marque.

DÉCISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT qu’un utilisant le signe Surface UX sur le site generation-nt.com le 30 mars 2011 pour annoncer l’interface utilisateur Surface UX, puis en déposant la marque Surface UX sous le n° 3825875 le 22 avril 2011 pour divers produits et services des classe 9 et 38 similaires à ceux pour lesquels la marque Surface n°6340152 est enregistrée, la société Mobiwire S.A. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque ;

DIT que la marque française Surface UX n°3825875 porte atteinte à la marque antérieure Surface no 6340152 dont la société Microsoft est titulaire ;

PRONONCE l’annulation de la marque française « Surface UX » n°3825875 déposée le 22 avril 2011 dont la société Mobiwire S.A représentée par la Selafa MJA en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas en sa qualité de liquidateur judiciaire, est titulaire, et ce pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne ;

DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national de marques ;

FIXE le montant de la créance de la société Microsoft au passif de la société Mobiwire S.A représentée par la Selafa MJA en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas en a qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 5.000 euro à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

CONDAMNE la société Mobiwire S.A représentée par la Selafa MJA en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société Microsoft la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Microsoft à payer à la société Mobiwire SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Mobiwire S.A représentée par la Selafa MJA en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure d’annulation de la marque.

Le Tribunal : François Ancel (premier vice-président adjoint), Françoise Barutel (vice-présidente), Marie-Christine Courboulay (vice-présidente), Jeanine Rostal (greffier)