FAITS ET PROCEDURE M^me A est titulaire de la marque complexe ELITE déposée en 1992 et enregistrée sous le n° 92.437097 pour désigner des Prothèses capillaires et perruques pour homme et femme. Produits d’entretien de la fibre (shampoing, solvant, lotion, conditionneur, fixateur, lustreur). Barettes de fixation, adhésifs et colle pour fixer les prothèses capillaires. Services de bain de beauté et soins capillaires (classes 3, 10, 26, 42). Elle a concédé une licence d’exploitation de cette marque à la société EDS suivant contrat du 5 octobre 1992, inscrit au Registre national des marques le 15 mai 1996. Le 7 février 1996, M. Marcel C a déposé une marque complexe incorporant notamment le terme ELITE enregistrée sous le n° 96.609671 pour désigner en classes 3 et 42 les produits et services suivants Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Instituts de beauté et de soins ; recherches en matière de cosmétologie ; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires ; tous services rendus dans des instituts de beauté et des salons de coiffure ; conseils en matière de soins de beauté. Par actes des 24 septembre et 3 octobre 1996, M^me A et EDS ont fait assigner M. Marcel C et la société BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER. Outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication, elles réclamaient que soient constatés les faits de contrefaçon commis par M. C du fait du dépôt de la marque, et ceux commis par la société en raison de l’utilisation de la marque incriminée pour désigner un centre de beauté du cheveu et de la peau dans toutes les boutiques de son réseau. Outre l’annulation de la marque incriminée, elles demandaient que chacun de leurs adversaires soit condamné à leur payer la somme de 250.000 F à titre de dommages intérêts et une indemnité pour leurs frais irrépétibles. A la suite du décès de M. C, la marque a été transférée à son épouse M^me JACOB, épouse C, laquelle l’a cédée le 14 mars 1997 à la société MCE. Une assignation complémentaire a été délivrée à cette société le 13 mai 1997. B MARCEL C et MCE ont conclu au débouté des demandes formées à leur encontre en faisant valoir notamment que le terme ELITE n’était pas appropriable en tant que marque et qu’il était en outre utilisé dans son sens courant dans la marque complexe incriminée au sein de laquelle il perdait son individualité, le terme attractif étant le mot Biostheticien. Elles ont réclamé des dommages intérêts pour procédure abusive. Par son jugement du 15 septembre 1998 le tribunal a :

- dit que l’usage de la marque n° 96.609671 "BIOSTHETICIEN ELITE CM, Partenaire des Laboratoires LA B MARCEL C FRANCINE F, tant par la société M. C.E. qui en est propriétaire, que par la société LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER pour désigner notamment un réseau de salons de soins capillaires et de beauté à Paris et dans la région parisienne, constitue une contrefaçon par reproduction de la marque ELITE n° 92.2437097 dont est propriétaire M^me A et concessionnaire la société EDS,
- prononcé la nullité de la marque contrefaisante, et ce pour tous les produits désignés

dans son enregistrement,
- dit que la radiation de la marque sera faite sur le Registre National des Marques de l’INPI à la demande du greffier sur sollicitation d’une des parties,
- interdit aux sociétés défenderesses de faire usage de la dénomination ELITE à quelque titre que ce soit et ce, sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée,
- ordonné la remise à un huissier de tout emballage et document reproduisant la marque ELITE et dit que l’expert procédera à leur destruction aux frais des sociétés succombantes,
- ordonné la publication du dispositif de la décision et d’extraits de celui-ci dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais avancés des sociétés défenderesses,
- ordonné l’exécution provisoire du fait de l’interdiction,
- condamné in solidum les sociétés défenderesses à payer à Madame A une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à la marque et la somme de 10 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamné in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société E.D.S. une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 10 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ayant interjeté appel, B MARCEL C et MCE, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 avril 2001, poursuivent la réformation intégrale du jugement et prient la cour de :

- A titre principal :

- déclarer irrecevable l’action de la société E.D.S.,
- dire que le terme ELITE est inappropriable en soi à titre de marque et, qu’en conséquence, la marque semi-figurative complexe BIOSTHETICIEN CM ELITE n° 96.609671, ne constitue pas la contrefaçon de la marque semi-figurative complexe ELITE n°92.437097. A titre subsidiaire :

- prononcer la déchéance de la marque semi-figurative complexe ELITE n° 92.437097 pour les produits suivants : "Services de Bain de beauté et soins capillaires,
- dire que les produits et services visés par les marques en cause ne sont ni identiques ni similaires,
- dire que les marques en cause n’étant pas identiques, la marque semi-figurative complexe BIOSTHETICIEN CM ELITE n° 96.609671 ne constitue pas la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative complexe ELITE n° 92.437097,
- dire qu’elle n’en constitue pas non plus l’imitation, en l’absence d’un quelconque risque de confusion,
- A titre infiniment subsidiaire :

- réduire le montant des condamnations prononcées par le tribunal à un franc symbolique,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des sociétés LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER et M. C.E., et ce aux frais solidaires des intimées, et sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 30 000 Francs hors taxes.

- condamner Madame A et la société E.D.S. à payer chacune, d’une part à la société

M. C.E., et d’autre part à la société LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER, la somme de 30 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 27 avril 2001, M^me A et EDS, qui réfutent l’argumentation de leurs adversaires, demandent la confirmation du jugement, sauf sur le montant des dommages intérêts et le coût des mesures de publication, et prient la cour de condamner in solidum B MARCEL C et MCE à payer à titre de dommages intérêts les sommes de 250.000 F à M^me A et 500.000 F à EDS et de porter le coût à la charge de ces sociétés de chacune des publications à 30.000 F. Elles réclament chacune une somme complémentaire de 40.000 F pour leurs frais irrépétibles. Sont ici expressément visées les conclusions ci-dessus mentionnées.

DECISION Considérant que la fin de non recevoir opposée à EDS par les appelantes au motif que la licence dont se prévaut cette société n’aurait été inscrite qu’après le dépôt de la marque incriminée est dépourvue de sérieux ; que la licence ayant été inscrite (qui plus est avant l’introduction de l’instance) EDS est parfaitement recevable à agir ; Considérant que pour la première fois dans leurs dernières écritures devant la cour, les appelantes qui exposent que leurs adversaires exploitent exclusivement la marque invoquée pour désigner des prothèses capillaires, des accessoires et des produits d’entretien pour prothèses capillaires et des services de pose de prothèses capillaires, réclament que soit prononcée la déchéance de la marque invoquée en ce qui concerne les services de bain de beauté et de soins capillaires ; Considérant que les intimées s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’elles rapportent la preuve de ce qu’elles ont exploité leur marque pour des produits de soin de beauté et de soins capillaires ; qu’il ressort cependant des pièces qu’ils mettent aux débats que, sous la marque ELITE, ont été dispensés en 1999 et 2000 des soin cabine du cuir chevelu ; que compte tenu du libellé particulier des services désignés Services de bain de beauté et soins capillaires où l’adjectif capillaires, écrit au pluriel, est susceptible de s’appliquer au bain de beauté, il convient de retenir qu’est rapportée une preuve suffisante de l’exploitation de la marque pour lesdits services ; que la demande de déchéance partielle sera repoussée ; Considérant que les appelantes réitèrent devant la cour leur demande tendant à ce qu’il soit dit que la partie dénominative ELITE de la marque invoquée est inappropriable en soi à titre de marque ; que le tribunal a rejeté cette demande en estimant qu’il n’en était tiré aucune conséquence sur la validité de la marque opposée ;

Considérant que, de nouveau sans contester la validité de la marque complexe en cause, les appelants soutiennent que celle-ci ne tire sa distinctivité que de l’association du terme ELITE à un graphisme spécifique, et que le mot ELITE lui-même doit être considéré comme non protégeable en application de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment, l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur (…) du produit ou de la prestation de service ; qu’ils ajoutent que cette règle qui a pour but d’empêcher l’appropriation par une seule personne d’un terme qui serait nécessaire à l’ensemble de ses concurrents pour promouvoir leurs produits ou services fait obstacle à la protection du terme ELITE en lui-même, alors notamment qu’il existe 469 marques enregistrées comprenant le terme ELITE dont 107 en classes 3 ou 42 ; Mais considérant que l’article L.711-2 s’applique au signe déposé comme marque, en l’espèce un logo associant le terme ELITE à un graphisme de fantaisie ; que l’argumentation ci-dessus rapportée vise exclusivement la partie dénominative de la marque et ne saurait en conséquence prospérer alors que la nullité, qui est la sanction de la disposition invoquée, ne peut pas être prononcée pour une partie seulement du signe enregistré ; Considérant que si le tribunal a dit que la marque incriminée constituait une contrefaçon par reproduction de la marque invoquée, les appelantes font valoir avec raison (et sans que cela soit sérieusement contesté par les intimées qui n’ont développé aucune argumentation sur ce point) qu’en l’absence d’identité entre les signes, la contrefaçon par reproduction ne pouvait pas être retenue ; qu’il convient cependant d’examiner si le grief de contrefaçon par imitation est fondé suivant l’article L713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, également invoqué ; Considérant qu’il résulte de cet article que l’imitation est sanctionnée si en raison de la similitude des marques et des produits désignés il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; qu’il est de principe que ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; Considérant qu’à cet égard il sera relevé :

- qu’il n’est pas soutenu que la marque invoquée jouirait d’une notoriété particulière, et qu’il doit au contraire être constaté qu’il s’agit d’une marque faiblement distinctive en ce que sa partie dénominative ELITE (en majuscules d’imprimerie blanches entourées de deux carrés blancs s’inscrivant dans un rectangle noir) est constituée par un terme à connotation laudative et d’usage courant,
- que le seul élément commun à cette marque et au signe incriminé est précisément le mot ELITE,
- que cependant, outre que ce mot est écrit dans le signe contesté en lettres cursives et non pas en majuscules d’imprimerie droites, il est placé dans un ensemble complexe fait d’un cadre, autour duquel se trouvent, en haut, le logo LA B Francine Fantin, et, en bas, les mentions Partenaire des laboratoires LA B Marcel C Francine FANTIN P, et dans lequel

s’inscrivent les mentions Centre de soins de beauté du cheveu et de la peau Examens exclusifs Soins personnalisés surmontées d’un symbole semi figuratif où, à coté de la représentation, notamment, d’un microscope, sont placés le mot BIOSTHETICIEN et les mentions CM Elite ; Considérant que, dans ces conditions, les deux signes ne procurent pas la même impression d’ensemble, et les différences entre eux l’emportent sur leur unique élément de ressemblance tenant au seul terme Elite, repris, écrit autrement, au sein du signe incriminé dont il n’est pas l’élément dominant ; que ces raisons suffisent à retenir qu’il n’existe pas en l’espèce de risque de confusion dans l’esprit du public ; que M^me A et EDS doivent, par réformation du jugement, être déboutées de leurs demandes en contrefaçon ; Considérant que si les mesures de publication qu’elles réclament à titre reconventionnel n’apparaissent pas appropriées, il est conforme à l’équité d’allouer aux appelantes une indemnité globale de 20.000 F pour leurs frais irrépétibles ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et ajoutant : Condamne M^me A et la société EDS in solidum à payer aux sociétés BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER et MCE MARCEL C E une indemnité globale de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des prétentions des parties ; Condamne M^me A et la société EDS in solidum aux dépens de première instance et d’appel ; Admet la SCP GARNIER au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.