FAITS ET PROCEDURE CLABER est propriétaire de la marque dénominative internationale « GENIUS » déposée le 27 février 1992 à l’OMPI, enregistrée sous le n°582.618, visant la France, pour désigner : "les produits suivants groupés par classes : 7 Enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles 8 Outils, à main entrainés manuellement pour jardinage, agriculture et horticulture 9 Appareils électroniques de contrôle temporisés pour l’activation programmée d’installations de distribution d’eau 11 Installations de distribution d’eau pour l’irrigation de gazons, jardins, jardins potagers et champs cultivés ; douches pour jardin 12 Chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles 17 Raccords en matières plastiques pour tuyaux flexibles ; tuyaux flexibles pour irrigation 20 Enrouleurs non mécaniques en matières plastiques pour tuyaux flexibles ; conteneurs en matières plastiques pour pastilles de fertilisant 21 Brosses de lavage ; dispositifs d’arrosage pour gazons, jardins jardins potagers et champs cultivés ; instruments pour l’aspersion de fertilisants pour gazons, fleurs et plantes ; terminaux pour tuyaux d’arrosage 25 Articles d’habillement.« . GF a déposé le 6 mai 1996 à l’OMPI la marque semi-figurative ACQUAGENIUS enregistrée sous le n°661.341, visant la France, pour désigner en classe 11 les Appareils pour distribution de l’eau et en classe 21 les Instruments et appareils pour l’irrigation, non actionnés par un moteur, à savoir vaporisateurs, goutteurs, arroseurs et asperseurs pour l’irrigation, tous ces produits pour le jardinage. Le 28 février 1997, CLABER a formé opposition à l’INPI à la protection en France de la marque de GF. Le 30 juin 1997 l’INPI a notifié aux parties un projet de decision refusant la protection en france de l’enregistrement international n° 661341. GF a alors fait assigner CLABER, par acte du 31 juillet 1997, aux fins de déchéance de ses droits sur la marque n° 582618, par application de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour tous les produits visés au dépôt à l’exception des »chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles" (classe 12). Outre l’inscription à l’INPI, elle sollicitait l’exécution provisoire sur le tout et une indemnité de 20.000 F pour ses frais irrépétibles. De son côté, CLABER a fait assigner GF le 6 novembre 1997 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque par l’enregistrement international n°661.346. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, elle réclamait une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, et une indemnité de 50.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les deux instances ont été jointes. CLABER a conclu au débouté de GF à laquelle elle réclamait également 100.000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive, et subsidiairement cette somme au titre des frais irrépétibles. Elle exposait avoir fait usage de sa marque en France depuis décembre 1992 pour désigner des enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles, installations de distribution d’eau pour l’irrigation de gazons, jardins, jardins potagers et champs cultivés, chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles, raccords en matières plastiques pour tuyaux flexibles, tuyaux flexibles pour irrigation, enrouleurs non mécaniques en matières plastiques pour tuyaux flexibles, dispositifs d’arrosage pour gazons, jardins, jardins potagers et champs cultivés et terminaux pour tuyaux d’arrosage. Elle soutenait que GF était irrecevable, faute d’intérêt à agir à demander la déchéance de sa marque pour les autres produits visés au dépôt et que cette société avait commis des actes de contrefaçon dès lors que les produits visés dans le dépôt de la marque n°661.341 étaient similaires à ceux désignés dans sa marque et qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public. GF avait réfuté les moyens et arguments de CLABER dont elle avait demandé le débouté. Par le jugement du 17 novembre 1998, les premiers juges ont fait droit à l’action en contrefaçon de CLABER, mais ont aussi accueilli la demande en déchéance de GF. Le tribunal a :

- rejeté l’exception de fin de non recevoir soulevée par la société CLABER,
- prononcé la déchéance des droits de la société CLABER sur la marque internationale « GENIUS » visant la France n°582.618 à compter du 31 juillet 1997 pour tous les produits désignés au dépôt dans les classes 7, 8, 9, 11, 17, 20, 21 et 25,
- dit qu’en déposant la marque internationale complexe « ACQUAGENIUS » visant la France n°661.341, la société GF SRL a commis la contrefaçon de la marque internationale « GENIUS » n°582.618 dont la société CLABER est propriétaire. En conséquence,
- interdit à la société GF SRL de faire usage de la dénomination « ACQUAGENIUS » pour tous les produits visés dans le dépôt de la marque n°661.341, à compter de la signification, sous astreinte de 100 francs par infraction constatée,
- condamné la société GF SRL à verser à la société CLABER 20 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon,
- dit, en ce qui concerne la déchéance, que le jugement serait transmis à l’INPI à l’initiative du greffier ou de l’une des parties pour transcription sur les registres de celle-ci ou de l’OMPI ;

- ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction,
-condamné chacune des parties par moitié aux dépens. Ayant interjeté appel, CLABER, aux termes de ses dernières écritures du 28 mai 2001, réclame la confirmation du jugement sur la contrefaçon en sollicitant toutefois que soit porté à 100.000 F le montant de ses dommages intérêts, mais poursuit la réformation de la décision sur la déchéance. De ce point de vue, elle prie la cour de :

- dire que la société GF est irrecevable, faute d’intérêt à agir, à demander la déchéance de

la marque GENIUS pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement 582.618,
- dire que la société GF est irrecevable, faute d’intérêt à agir, à demander la déchéance de la marque GENIUS désignant des articles d’habillement,
- rejeter l’action en déchéance des droits de la concluante pour les enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles visés à la classe 7, les outils à main entraînés manuellement pour jardinage, agriculture et horticulture visés à la classe 8, les installations de distribution d’eau pour l’irrigation de gazons jardins potagers et champs cultivés ; douches pour jardins visés à la classe 11, les raccords en matières plastiques pour tuyaux flexibles et les tuyaux flexibles visés à la classe 17, les dispositifs d’arrosage pour gazons, jardins, jardins potagers et champs cultivés, visés à la classe 21. Elle réclame une indemnité de 50.000 F pour ses frais irrépétibles. GF dans ses dernières conclusions du 25 avril 2001 demande à la cour de confirmer le jugement sur la déchéance mais de le réformer pour le surplus en disant que la marque ACQUAGENIUS n’est pas la contrefaçon de la marque GENIUS. Elle réclame également une indemnité de 50.000 F pour ses frais hors dépens. Sont ici expressément visées les conclusions ci-dessus mentionnées.

DECISION Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que GF justifiait d’un intéret à agir en déchéance pour la totalité des produits visés par sa demande ; qu’outre que cette société expose commercialiser une gamme complète de matériels pour l’irrigation et le jardinage et être susceptible compte tenu de son activité d’étendre sa gamme à l’ensemble des produits visés, notamment aux produits d’habillement pour le jardinage, elle fait valoir à juste titre qu’elle a intéret à poursuivre la déchéance de la marque de son adversaire pour la totalité des produits visés par celle-ci, dès lors que cette marque lui a été opposée dans son ensemble : Considérant qu’en application de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance est encourue pour tous les produits visés dans l’enregistrement concerné que le titulaire ne démontre pas exploiter effectivement, sans que celui-ci puisse opposer une exploitation faite pour des produits seulement similaires ; Considérant qu’en dehors des chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles dont l’exploitation n’est pas mise en doute et pour lesquels la déchéance n’a pas été sollicitée ni prononcée, CLABER, qui prétend qu’elle vend régulièrement en France trois dispositifs pour la distribution de l’eau portant les marques et références 8984 Kit « GENIUS W PRONTO », 8862 GENIUS 60, 8872 GENIUS 100, fait valoir :

- que ces produits entrent bien dans la définition des installations de distribution d’eau

pour l’irrigation de gazons, jardins, jardins potagers champs cultivés, visées dans l’enregistrement à la classe 11 correspondant aux appareils de distribution d’eau.

- que ce libellé est compris par le public comme visant des dispositifs fixes ou mobiles qui sont destinés à prélever l’eau là où elle est disponible pour l’acheminer vers le lieu où un utilisateur entend la distribuer en vue d’irriguer un gazon, un jardin potager ou un champ cultivé,
- que ces dispositifs peuvent être fixes ou mobiles selon la taille du terrain à irriguer,
- que par ces ventes des trois dispositifs, la marque a aussi été exploitée pour les autres objets pour lesquels elle a été enregistrée, dans d’autres classes de la classification,
- que tel est le cas de la lance d’arrosage fixée à ces dispositifs qui constitue bien un des outils à main entraînés manuellement pour jardinage, agriculture et horticulture à la classe 8,
- que dans la mesure où ces installations peuvent servir de douches pour jardin, leur vente vaut exploitation pour de tels produits visés dans l’enregistrement sous la classe 11,
- que ces appareils, notamment celui vendu sous la marque GENIUS W PRONTO sont livrés avec un jeu de raccords en matières plastiques pour tuyaux flexibles, en même temps naturellement que d’un tuyau flexible pour irrigation, produits eux aussi visés dans l’enregistrement et relevant de la classe 17, dans laquelle entrent les tuyaux flexibles non métalliques,
- qu’ils forment aussi des enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles, visés sous la classe 7,
- que ces appareils sont aussi des dispositifs d’arrosage pour gazons, jardins, jardins potagers et champs cultivés visés sous la classe 21 qui couvre le matériel de nettoyage ; Considérant que les catalogues et factures mises aux débats justifient d’une exploitation effective de la marque pour des enrouleurs à manivelle, simples, sans roues, qui n’ont pas été mentionnés dans la décision entreprise, et qui sont vendus sous la référence KIT GENIUS W PRONTO ; que cette dénomination dont il n’est pas prétendu qu’elle aurait été déposée à titre de marque, et qui accole diverses références au terme GENIUS constitue (au sens de l’article 5 C2 de la Convention de Paris) un usage de la marque sous une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif, et justifie que, par réformation du jugement, la demande en déchéance soit repoussée pour les « Enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles » visés en classe 7 par le dépot de CLABER ; Considérant que les accessoires (tuyau, raccords, et lance) qui accompagnent ces enrouleurs sont présentés en ce qui concerne le tuyau flexible sous la dénomination « Top- Black » et en tout cas (alors qu’ils figurent séparément sur les catalogues en langues étrangères de CLABER) ne sont pas en eux-mêmes commercialisés en France sous la marque GENIUS ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque pour les raccords en matière plastique pour tuyaux flexibles et tuyaux flexibles pour irrigation ; que l’appelante qui a choisi lors de son dépôt de distinguer entre les chariots dévidoirs ou les enrouleurs mécaniques, d’une part, et les autres produits tels que les outils à main entrainés manuellement ou les dispositifs d’arrosage, ne peut pas prétendre que ces derniers produits se confondraient avec les premiers et devraient être tenus pour exploités du fait de la commercialisation de ceux-ci ; que le jugement sera

donc confirmé du chef de la déchéance sauf en ce qui concerne les enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles, précédemment mentionnés ; Considérant sur la contrefaçon, que l’argumentation de GF selon laquelle sa marque complexe ACQUAGENIUS ne pourrait pas être confondue avec GENIUS en ce qu’elle comporte une vignette absente de la marque antérieure purement dénominative, et en ce que le terme ACQUAGENIUS d’architecture quadrisyllabique et doté d’un préfixe ACQUA se distinguerait totalement du signe GENIUS ne peut pas être retenue ; que les premiers juges ont justement estimé que ni l’adjonction du préfixe ACQUA, assimilable au mot latin AQUA et très évocateur pour désigner des produits d’arrosage ou d’irrigation, ni l’ajout d’un élément figuratif et d’une calligraphie particulière, n’empêchaient que par la reprise du terme GENIUS, pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés au dépôt antérieur, la marque incriminée suscitait dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux ou à l’oreille dans un temps rapproché, un risque de confusion caractérisant une contrefaçon au sens de l’article L 713-3 a du code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’aucun élément nouveau devant la cour ne conduit à modifier l’appréciation du préjudice faite par les premiers juges, dont la décision sera confirmée en ce qu’elle a fixé à 20.000 F le montant des dommages intérets alloués à CLABER ; Considérant que l’équité n’exige pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque GENIUS pour les « enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles » relevant de la classe 7 ; Réformant de ce seul chef, statuant à nouveau et ajoutant ; Déboute la société GF de sa demande en déchéance de la marque GENIUS s’agissant des produits visés par celle-ci en classe 7 à savoir les « enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles » ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société CLABER aux dépens d’appel ; Admet M^e M au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.