CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 26 février 2020
Dans l’affaire R 1349/2019-1
R.TC.I. S.r.l. Via degli Alpini, 18
31040 Culge (TV)
Italie Titulaire de la MUE/Demanderesse au recours représentée par D’AGOSTINI GROUP, Eggale Castelold, 6, 31100 Treviso (Italie)
contre VI.V.O. Agricola S.r.l. Via Arzeri 35
31040 Salgareda (TV)
Italie Demanderesse en nullité à / défenderesse représentée par DE GASPARI OSGNACH S.r.l., Via Altinate, 33, 35121 Padua, Italie
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 870 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 689 565)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Rusconi (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
26/02/2020, R 1349/2019-1, Dogarina (fig.)/Violarin et al.

---

2
Décision
Résumé des faits
1 La titulaire de la MUE) est titulaire de la marque figurative
déposée le 25 juillet 2016 (avec priorité italienne du 18 mai 2016) et enregistrée le 6 décembre 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières).

Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale services administratifs; La gestion, l’organisation et l’administration de points de vente pour le compte de tiers (à l’exception des bières), services de vente en gros, services de vente au détail, services en ligne, services de courrier, numéros de téléphone et de téléachat.

Classe 43 — Services de restauration (alimentation). hébergement temporaire.

2 Le 26 avril 2017, VI.V.O. Agricola S.r.l. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du RMUE [devenu article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE] pour tous les produits et services pour cause de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE avec les marques suivantes:
– Marque verbale de l’Union européenne no 4 129 474, enregistrée le 26 janvier 2006 pour des «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» comprises dans la classe 33;
– La marque verbale italienne no 1 473 328, enregistrée le 15 décembre 2011 pour des «Vini, vins mousseux, boissons alcooliques (à l’exception des bières)» en classe
33, «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale Services de travaux de bureau, services de gestion, d’organisation, de points de vente au profit de tiers, vins mousseux, boissons alcooliques (à l’exception des bières), dans la vente au détail, par correspondance, téléphone et téléachat» en classe 35, « Services de restauration
(alimentation); Hébergement temporaire» compris dans la classe 43.
3 Le demandeur en nullité, après avoir été autorisé à agir en tant que licenciée exclusive (Azienda Agricola Viale arina S.r.l.), les marques antérieures font valoir que la marque de la titulaire peut faire une confusion sur le marché parce qu’elle comporte le même élément distinctif (Dogarina) et désigne des produits et services identiques.

---

3
4 La titulaire de la MUE a présenté ses observations en réponse le 27 octobre 2017:
– La demanderesse en nullité est invitée à produire la preuve de l’usage conformément à l’article 64, paragraphe 2 (3) du RMUE.
– La légitimité active du demandeur en nullité étant donné que la preuve qui est à la base de la licence et de son autorisation à agir est incomplète et qu’il y a des irrégularités dans la transcription du licence sur la marque de l’UE;
– Le titulaire des marques antérieures a consenti à l’enregistrement de la marque contestée et est dès lors exclu, en vertu de l’article 60, paragraphe 3, du RMUE, de cette action en nullité; le lien contractuel et contractuel serré entre le titulaire de la MUE et le titulaire des marques antérieures pendant des années est de nature à exclure le consentement du titulaire de la MUE;
– Le titulaire des marques antérieures tolèrent l’utilisation de la titulaire en cinq ans et l’empêcheront d’agir au sens de l’article 61, paragraphe 2, du RMUE;
– Les marques en cause présentent des différences suffisantes pour écarter le risque de confusion.
5 Le 12 avril 2018, la demanderesse en nullité a répondu comme suit:
– Veuillez essayer de prouver l’usage des marques entre mai 2011 et mai 2016 et entre avril 2012 et avril 2017 sur sélection de factures relatives à la vente de vins de 2011 à 2017 en Italie et dans l’UE (Document 1 à 8), des factures émises par les fournisseurs d’étiquettes, de bouchons, de cartons (doc. 9 à
14), des factures émises par des prestataires de services de publicité et de foires de commerce (pièce 21), de certificats de reconnaissance et des revues spécialisées (pièce 22, 29), d’extraits de pages Internet (pièce 30), de journaux et de magazines (pièces 31 à 34);
– La documentation apportée la preuve: i) l’intitulé des marques antérieures à Azienda Agrola villy Dogarina S.r.l., ii) l’inscription de la licence dans les registres des marques italiennes et l’enregistrement de l’EUIPO et iii) l’autorisation à agir dans la présente procédure;
– Les contraintes institutionnelles et contractuelles du titulaire et du titulaire des marques antérieures ne constituent pas un consentement au sens de l’article 60, paragraphe 3, du RMUE, car elle ne doit pas être implicite ou fondée sur un comportement mais «espresso»; le titulaire des marques antérieures n’a jamais donné son consentement;
– Le principe de forclusion par tolérance au sens de l’article 61, paragraphe 3, du RMUE n’est pas applicable dans la mesure où la marque contestée était enregistrée depuis moins de cinq ans à la date du dépôt de la demande en nullité.
– Tous les paramètres nécessaires à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion sont présents.

---

4
6 Par décision du 30 avril 2019, la division d’annulation
a) a déclaré la nullité de la MUE en cas de
classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières);

Classe 35 — Services de gestion, d’organisation et de gestion de magasins, pour le compte de tiers, services de vente en gros, vente au détail, services en ligne, par téléphone et par service de téléachat;

Classe 43 — Services de restauration (alimentation).

b) Confirmé la demande de marque de l’Union européenne
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale services administratifs;

Classe 43: hébergement temporaire.

7 Tel a été le cas, en un mot, de la décision:
– Le demandeur en nullité est habilité à agir: les documents présentés montrent la propriété des marques antérieures, l’existence de la licence et de l’enregistrement correspondant; en tout état de cause, une condition suffisante pour agir est celle du titulaire, qui est documenté;
– Il n’y a pas de consentement à l’enregistrement: en effet, ce consentement doit être donné expressément et il n’y a pas d’éléments de preuve à cet égard;
– Aucune limitation aux conséquences de la forclusion par tolérance n’est: la période de cinq ans fixée par la règle n’était pas fixe;
– Les preuves produites par le demandeur en nullité documentent l’utilisation des marques antérieures pour le «vin» (marque de l’Union européenne) et pour les «vins mousseux» (marque italienne), mais pas pour les autres produits et services;
– Les produits et services de la marque contestée «Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières); Classe 35 — Services de gestion, d’organisation et de gestion de magasins, pour le compte de tiers, services de vente en gros, vente au détail, services en ligne, par téléphone et par service de téléachat; Classe 43 — Services de restauration (alimentation)» sont identiques ou similaires aux «vins» des «vins» et les «vins mousseux» couverts par les marques antérieures;
– Le risque de confusion doit être apprécié du point de vue du public italien et européen; en tout état de cause, étant donné que les marques contiennent des mots italiens, il convient de concentrer l’analyse sur le public italophone;
– La marque contestée contient la marque de Dogarina comme élément distinctif; Dans la mesure où ce mot est aussi l’élément distinctif des marques antérieures (le mot, le mot, étant descriptif), il existe un degré élevé de

---

5
similitude visuelle et phonétique; la question de savoir si le mot «Dogarina» est neutre sur le plan conceptuel et le mot «trunk», descriptif, ne représente pas un facteur de différentiation sémantique important;
– Le caractère distinctif des marques antérieures est normal;
– Il existe donc un risque de confusion pour les produits et services énumérés au paragraphe 6, point a);
– Toutefois, le risque de confusion est exclu en ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 6, point b), qui sont différents.
8 Le 20 juin 2019, la titulaire a formé un recours sollicitant l’annulation de la décision, en ce qu’elle déclare la nullité de la MUE (voir paragraphe 6, point a), de la présente décision). Dans le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de la marque communautaire déposée le 31 juillet 2019, la titulaire fait valoir les arguments suivants:
– La demande en nullité fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure n’est pas fondée en raison du fait qu’à la date de son dépôt (26 avril 2017), la licence à la demanderesse en nullité n’avait pas encore été inscrite au registre de l’EUIPO et n’était donc pas «exécutoire» aux termes de l’article 27, paragraphe 1, du RMUE;
– Selon la jurisprudence, le consentement à l’enregistrement au sens de l’article 60, paragraphe 3, du RMUE ne doit pas nécessairement être «explicite», mais peut être conoire et lu, c’est-à-dire par «circonstances et éléments» (voir 06/10/2017, T-386/16, SILENTE PORTE & PORTE, EU:T:2017:706); de telles circonstances se retrouvent dans divers documents (contrats signés entre les parties) et le fait que les marques en cause sont utilisées simultanément pendant plusieurs années sans que l’objection ait été soulevée par le titulaire des marques antérieures.
9 Le 2 octobre 2019, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté pour défaut de fondement aux motifs invoqués et que la décision attaquée soit confirmée:
– La demanderesse en nullité est habilitée à agir dans la présente procédure en tant que licencié des marques antérieures, alors même que le licence n’a pas été transactionnel car le titulaire de ces marques l’a expressément autorisée;
– L’ arrêt du 06/10/2017, T-386/16, SILENTE PORTE & PORTE, EU:T:2017:706, n’est pas pertinent étant donné qu’il concerne le consentement à l’usage de la marque par des tiers conformément à l’article 18 du RMUE, et qu’il n’est pas consenti à un enregistrement en vertu de l’article 60, paragraphe 3, du RMUE; pour être efficace au sens de l’article 60, paragraphe 3, du RMUE, le consentement doit être exprimé sous une forme explicite, à savoir en raison de son consentement circonstancielle ou d’son

---

6
consentement implicite d’une manière indirecte ou d’un consentement implicite.
– La décision contestée, par laquelle la marque de la titulaire déclarée nulle pour certains produits et services doit être confirmée.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
12 Le recours n’est toutefois pas fondé et il y a lieu de confirmer la décision par laquelle la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE pour certains produits et services.
Sur la partie de la décision que la chambre de recours doit examiner
13 La décision de confirmer la validité du titulaire par la titulaire
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale services administratifs;

Classe 43: logement temporaire
elle n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc définitive.
14 L’objet du recours est toutefois la décision de déclarer la nullité de cette MUE pour le
Classe 33: boissons alcoolisées;

Classe 35: la gestion, l’organisation et l’administration de points de vente pour le compte de tiers (à l’exception des bières), services de vente en gros, services de vente au détail, services en ligne, services de courrier, numéros de téléphone et de téléachat.

Classe 43 — Services de restauration (alimentation)
Cette partie de l’acte doit être réexaminée par la Commission à la lumière des motifs exposés dans le cadre du recours.

---

7
Le bien-fondé du demandeur en nullité
15 Par son premier moyen de recours, la titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse en nullité n’était pas habilitée à agir et à exploiter les marques antérieures contre elle.
16 À cet égard, il convient de rappeler que la présente demande en nullité est fondée sur le motif relatif de refus visé à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE et, plus spécifiquement, sur le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE avec deux marques antérieures.
17 Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, les personnes autorisées à présenter une demande motivée en nullité sont celles énumérées à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE.
18 En vertu de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, ces entités sont i) «les titulaires des marques antérieures» et ii) «les licenciés habilités par les titulaires de ces marques».
19 En l’espèce, la demanderesse en nullité n’est pas Azienda Agricola villy Dogarina S.r.l., titulaire des marques antérieures, mais VI.V.O. Agricola S.r.l., en qualité de
«licencié habilité par le titulaire de telles marques».
20 En conséquence, VI.V.O. Agricola S.r.l. fait partie des personnes habilitées, au sens de l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, à déposer une demande en nullité.
21 La disposition d’exécution de l’article 46, paragraphe 1, du RMUE est la règle 15 du règlement (CE) no 2868/95, applicable à l’époque et, par analogie, la substance concernée par la présente procédure. Conformément à la règle 2, points h) et iii), du présent règlement, «l’indication de l’autorisation ou du droit d’opposition» est transmise par «l’indication concernant l’autorisation ou le droit d’opposition».
22 De l’avis de la chambre de recours, la demanderesse en nullité a prouvé les deux conditions requises par les règles susmentionnées, à savoir sa qualité en tant que licenciée et l’existence d’une autorisation à agir.
23 En fait, elle a essayé, d’une part, sa capacité en tant que titulaire de la licence en produisant l’annexe 3a : Il s’agit d’un contrat de location d’une location d’entreprise, signé le 28 juillet 2016 (et ce pour une durée de vingt ans), par laquelle le titulaire des marques sous quelles marques douanières accèdent à «l’usage exclusif» à la demanderesse en nullité. l’annexe 2.3 au contrat contient la liste des marques accordées et les deux marques citées par le demandeur en nullité dans le cadre de la présente procédure ont été identifiées comme identifiées.
24 La demanderesse en nullité a, en second lieu, prouvé qu’elle était «autorisée»
(titulaire des marques antérieures) à agir dans cette procédure: le pouvoir résulte des copies de correspondance par courrier électronique du 12 avril 2017 (annexe
6).

---

8
25 Au vu de ce qui précède, la demanderesse en nullité, ayant prouvé que la marque
a été utilisée pour les marques antérieures et dans le cadre de son autorisation, satisfait toutes les conditions requises par les règlements pour présenter la demande en nullité.
26 Dans la procédure de recours, la titulaire ne s’est plus contestée sur la légalité de la demanderesse en nullité, mais a formé une opposition conformément à l’ article
27, paragraphe 1, du RMUE, car elle n’était ni transcription ni écrite en temps utile.
27 L’objection est manifestement non fondée. La question de savoir si une licence de licence portant sur une licence octroyée à une tierce partie, au titre de l’article 27, paragraphe 1, du RMUE, n’est pas remise en cause, puisque la demanderesse en nullité invoque, aux fins de la nullité de la marque postérieure, non pas la licence d’usage, mais l’ancienneté des marques antérieures. Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle la demanderesse pourrait agir au sens de l’article 63, paragraphe 1, point b) du RMUE n’est pas une transcription de sa licence et, donc, «opposable» aux tiers, mais simplement «autorisation » à agir par rapport à la tête des marques déposées.
28 Le premier moyen de recours n’est donc pas fondé.
Le consentement à l’enregistrement
29 Par le deuxième moyen de la requérante, la titulaire de la MUE soutient que la titulaire des marques antérieures a préalablement donné son accord et que, dès lors, la MUE ne peut plus être déclarée nulle (article 60, paragraphe 3 du RMUE).
30 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, «[s] ur la demande [de l’Office] […], la marque de l’ Union européenne est déclarée nulle lorsqu’il existe:
a) qu’une marque antérieure telle que visée à l’article 8, paragraphe 2, et les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies.»
31 Aux termes de l’article 60, paragraphe 3, du RMUE, «la marque de l’Union européenne ne peut être déclarée nulle si le titulaire de [la marque antérieure visée à l’article 60, paragraphe 1, point a)] qu’il donne son consentement à l’enregistrement de cette marque avant que la demande en nullité [ …]» […].
32 Il ressort d’une lecture combinée des deux dispositions que la première pose une règle et la seconde exception introduit une exception.
33 Comme l’affirme à juste titre la requérante à la page 17/23 des observations en réponse au recours, les règles dérogeant à la règle font l’objet d’une interprétation restrictive, en ce sens qu’elles adhèreront au libellé littéral de ces dernières.

---

9
34 En l’espèce, l’exception prévue par l’article 60, paragraphe 3 du RMUE ne peut être que si le titulaire de la marque antérieure «expressément» donne son consentement à l’enregistrement.
35 Il doit donc y avoir une volonté (consentement) et cet événement doit être
«explicite», déclaré. Il découle des règles communes de distribution de la charge de la preuve qu’il appartient à la titulaire de la marque contestée de prouver l’existence du consentement du titulaire de la marque antérieure à l’existence du consentement exprès de celle-ci et si le titulaire de la marque contestée a reçu une déclaration expresse, c’est-à-dire au moyen d’une déclaration spécifique.
36 Le titulaire doit produire un document pour remplir la charge de la preuve qui lui incombe expressément, à l’aide notamment d’une déclaration, à l’enregistrement de la marque.
37 Or, comme la division d’annulation l’a constaté dans sa décision, force est de constater que la titulaire n’a pas apporté une telle preuve.
38 Le titulaire ne manquerait pas l’absence de consentement exprès, mais prétend que le consentement n’a pas nécessairement la forme d’une déclaration, mais peut être déduit d’une «conduite». Le titulaire cite à cet égard un arrêt du Tribunal de l’UE ( 06/10/2017, T-386/16, SILENTE PORTE & PORTE, EU:T:2017:706), dans lequel il déclare que «le consentement» peut être prouvé tacitement par des circonstances […] qui pourraient exprimer la renonciation à son droit».
39 L’argument de la titulaire est manifestement infondé. En effet, le contexte juridique dans lequel le Tribunal de l’Union européenne a examiné la forme sous laquelle un consentement a été accordé à une marque doit être examiné de manière obligatoire (article 18 du RMUE) et non comme la nullité (article 60 du
RMUE), laquelle est le fond qui a une incidence sur la présente procédure. Le précédent invoqué n’est donc pas pertinent parce qu’il s’agit d’une règle différente de celle invoquée en l’espèce.
40 Il convient de souligner à cet égard que le Tribunal de l’UE avait déjà eu l’occasion d’examiner la question du consentement conformément à l’article 60, paragraphe 3, du RMUE et a confirmé qu’il devait se voir accorder une interprétation littérale de la phrase «si le titulaire de la [marque antérieure visée au paragraphe 1] donne expressément son consentement à l’enregistrement».
41 L’arrêt du 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 37 précise qu’au contraire, l’enregistrement de la marque peut être appelé «expresse» et qu’au contraire, d’autres formes, implicite ou tacite, telles que la coexistence pacifique des marques en cause, de renoncer à l’opposition ou d’obtenir un accord écrit relatif à la coexistence, ne sont pas susceptibles d’application de l’article 60, paragraphe 3 du RMUE.
42 En effet, le titulaire de la MUE contestée n’ayant pas prouvé que le titulaire des marques citées dans la présente procédure avait expressément — à titre de

---

10
consentement préalable à l’enregistrement de celles-ci — le consentement prévu à l’article 60, paragraphe 3 du RMUE, il ne pouvait pas être invoqué.
43 Par conséquent, le deuxième moyen du pourvoi n’est pas fondé.
Preuve de l’usage des marques antérieures
44 Il convient de rappeler que la titulaire de la MUE, en réponse à la demande en nullité, avait demandé à la demanderesse en nullité de prouver l’usage de ses marques aux fins de l’article 64, paragraphe 2 (3) du RMUE.
45 Après avoir été invitée à répondre à l’invitation, la demanderesse en nullité a produit un grand nombre de documents (voir le point 5 de la présente décision).
46 Dans la décision objet du recours, la division d’annulation a reconnu l’usage des deux marques antérieures pour les «vins» compris dans la classe 33.
47 Cette conclusion n’a pas été contestée par la titulaire de la MUE dans son recours et n’a pas été contestée par la demanderesse en nullité dans ses observations en réponse au recours.
48 La Chambre de recours, ayant ses commentaires et conclusions de la Division d’annulation dans la partie «Proof of use» de la décision attaquée, confirme que les marques antérieures sont utilisées pour du «vin» en classe 33 et que l’analyse du risque de confusion — à savoir le motif de nullité que la titulaire invoque — est effectué sur le fondement de cette couverture de produits.
Risque de confusion
49 La division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne de la titulaire de l’Union européenne, limitée à
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières);

Classe 35 — Services de gestion, d’organisation et de gestion de magasins, pour le compte de tiers, services de vente en gros, vente au détail, services en ligne, courrier, téléphones et téléachat.

Classe 43 — Services de restauration (alimentation)
un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, avec la protection des droits antérieurs par le demandeur en nullité,
50 La division d’annulation a relevé que tous les facteurs pertinents, à savoir l’identité ou la similitude des produits, la similitude des marques, le degré de caractère distinctif normal des marques antérieures, le niveau d’attention normal du public pertinent (en langue italienne) et le principe d’interdépendance des facteurs,
51 La titulaire de la marque de l’Union européenne a été empêchée de contester ces conclusions au cours de la procédure de recours (en réalité, la titulaire de la

---

11
marque de l’Union européenne a l’intention de contester exclusivement, d’une part, le demandeur en nullité actif et/ou la facilité d’utilisation de ses entreprises et, deuxièmement, l’interprétation de la notion de «consentement à l’enregistrement»).
52 Au vu de ce qui précède, la chambre, considérant les conclusions et conclusions de la division d’annulation dans la section «Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE», confirme que la déclaration de nullité de la marque de la titulaire pour les produits et services énumérés au paragraphe 49 ci-dessus est confirmée.
Dépenses
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de recours.
54 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, de 550 EUR.
55 S’agissant de la procédure de nullité, la décision de la Division d’annulation ordonnant que chacune des parties supporte ses propres frais, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.

---

12
Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR .
Signé Signé Signé
G. Humphreys C. Rusconi M. Bra
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter