DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 4 612 (INVALIDITY)
Citoyen, 7, rue Nicolas Flamel, 75004 Paris, France (demandeur), représenté par Cabinet Akira Hashimoto, 71, avenue Kléber, 75016 Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Citizen Electronics Co., Ltd., 23-1, Kamikurechi 1-chome, 403-0001 Fujiyoshida-shi, Yamanashi, Japon (titulaire de l’EI), représenté par le Cabinet Beau de LOMENIE, 158, rue de L’Université, 75340 Paris Cédex 07, France (représentant professionnel).
Le 26/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2 La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 006 037 (marque
figurative) (l’enregistrement international).La demande se fonde sur la
dénomination sociale utilisée dans la vie des affaires en France. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir tous les produits compris dans les classes 9 et 11. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse explique l’histoire de la société, sa croissance, ainsi que les premiers contacts et litiges entre la demanderesse et la titulaire de l’enregistrement international. Elle cite le droit français en ce qui concerne les noms de sociétés et affirme qu’il existe un risque de confusion entre sa dénomination sociale et la marque contestée du fait de la haute similitude et de l’identité des produits contestés avec les produits pour lesquels la demanderesse a utilisé la dénomination sociale. En outre, la demanderesse affirme que la titulaire de l’enregistrement international demande, depuis 2008, que la demanderesse renonce à sa dénomination sociale et à son nom de domaine. De toute évidence, la titulaire de l’enregistrement international a reproché à la demanderesse d’utiliser frauduleusement la raison sociale en faisant valoir que la demanderesse avait connaissance des marques allemandes et japonaises de la titulaire de l’enregistrement international (enregistrées depuis 1985) et a entamé des négociations avec la titulaire de l’enregistrement international. Le demandeur avance que les allégations de la titulaire de l’enregistrement international sont inexactes et que les négociations portaient sur des produits différents non

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commercialisés sous le signe «CITILED».La demanderesse fait valoir qu’il s’agissait en réalité de la titulaire de l’enregistrement international, qui était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée. Elle affirme que le titulaire de l’enregistrement international connaissait les activités d’imitation de la demanderesse en Europe, étant donné que les parties avaient échangé des courriers électroniques et signé un contrat en 2006 et que la demanderesse utilisait toujours sa dénomination sociale pour s’identifier. La titulaire de l’enregistrement international ne s’est pas opposée à l’usage de la dénomination sociale de la demanderesse. Les négociations n’ont pas abouti et ce n’est qu’après la fin des négociations que la titulaire de l’enregistrement international a procédé à la demande de marque contestée. Selon la demanderesse, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande d’enregistrement de la marque dans le but de faire obstacle au développement des activités de la demanderesse en Europe. La demanderesse soutient également que la marque contestée n’est pas utilisée de manière significative en Europe et que la seule filiale de cette dernière figure en Allemagne; Les produits de la titulaire de l’enregistrement international, vendus au Japon depuis 1983, ne sont pas d’utilisation importante en Europe et ne jouissent pas d’une solide réputation parmi les professionnels de l’industrie de l’éclairage.
La demanderesse a présenté les documents suivants à l’appui de ses arguments:
Annexes 1 à 5: documents relatifs à l’histoire et aux activités de la société demanderesse CITILED, ID 489 417 493 (la prise en compte est 31/03/2006).
Annexe 6: rapport de recherche de la marque CITILED et CITI en France, daté de 2006.
Annexe 7: une présentation du CITILE et des produits de la demanderesse.
Annexe 8: Un article paru dans Les Echos et le communiqué de presse correspondant, datés tous deux en avril 2010, au sujet des activités de la demanderesse.
Annexe 9: L’opposition formée par la titulaire de l’enregistrement international en 2008 contre la marque internationale enregistrée de la demanderesse CITILED.
Annexes 10 à 12: Communication entre les parties, datée de 2009 et 2010, la titulaire de l’enregistrement international demande à la demanderesse de cesser l’utilisation de la dénomination sociale CITILED, après que la demanderesse a retiré ses demandes de marque.
Annexe 13: acte de constitution de la demanderesse.
Annexe 14: Les emails entre Smartvision et titulaire de l’enregistrement international, datés de 2005 et 2006 concernant des échantillons de produits qui devraient être fournis par le titulaire de l’enregistrement international à des fins de vision instantanée et concernant l’organisation d’une réunion des employés des deux sociétés, dans laquelle la titulaire de l’enregistrement international présentera l’entreprise à une vision à caractère intelligent.
Annexes 15 à 17: Documents relatifs aux produits du titulaire de l’EI impliquée dans les négociations entre les parties (site internet, catalogue et communiqué de presse).
Annexe 18: accord de non-divulgation signé entre les parties en 2006.
La titulaire de l' enregistrement international a demandé la suspension de la procédure en raison du procès en cours en France concernant le recours introduit par la titulaire de l’enregistrement international qui pourrait entraîner l’interdiction de l’utilisation de la dénomination sociale de la requérante. La procédure a été reprise après que le recours de la titulaire de l’enregistrement international a été rejeté par le Tribunal. La titulaire de l’enregistrement international a ensuite demandé le rejet de la demande au motif que le demandeur n’avait pas démontré ses prétentions. Elle a également produit de nombreux documents afin de montrer ses propres enregistrements de marque antérieurs et son usage de la marque «CITILED».

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Le 20/10/2014, la procédure a été de nouveau suspendue car le demandeur était en liquidation.
Le 30/10/2019, la titulaire de l’enregistrement international a produit un extrait d’ un site web français www.societe.com fournissant des informations sur les entreprises françaises, montrant que la société CITILED, ID 489417493, dont l’adresse 7 rue Nicolas Flamel, 7500 Paris (France) a été radiée du registre le 20/12/2018.
Le demandeur n’a pas présenté d’autres observations ou commentaires concernant le document fourni par la titulaire de l’enregistrement international;
DROIT ANTÉRIEUR
La demanderesse a invoqué l’ article 60, paragraphe 1, point c), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ce type de demande peut être fondé sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires. En l’espèce, la demande est basée sur une dénomination sociale.
Le fondement juridique de la demande en nullité suppose l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister, la décision finale ne peut pas se fonder sur celui-ci. La demande en nullité ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.
La condition de «permanence» découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies».En l’espèce, il n’est pas nécessaire de décider si, et dans quelles circonstances, la protection d’un droit non enregistré peut se poursuivre après la fin de son existence. La demanderesse n’a, en effet, avancé aucun argument à l’appui de la constatation selon laquelle, dans le cas d’espèce, la protection du droit antérieur était susceptible de continuer après la fin de l’existence dudit signe (23/10/2013,- 581/11, Baby Bambolina, EU: T: 2013: 553, § 28).La demanderesse n’a également fourni aucun argument ni aucune preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle la protection d’une dénomination sociale antérieure pouvait se poursuivre après que la société concernée ait été radiée du registre.
La demande était fondée sur un seul droit antérieur, la dénomination sociale
.Le demandeur a fourni le certificat d’incorporation de ce droit antérieur, selon lequel la dénomination sociale de la demanderesse serait CITILE, et le numéro d’identification de la société est 489 417 493. Le 30/10/2019, la titulaire de l’enregistrement international a produit un document (une impression d’un site web fournissant des informations juridiques concernant les entreprises françaises), selon laquelle la société CITILED avec le numéro d’identification 489 417 493 a été radiée du registre le 20/12/2018.La dénomination sociale de la société a également cessé d’exister.
Il ressort des faits exposés précédemment que le droit antérieur a cessé d’exister et qu’il ne saurait donc constituer une base valable pour justifier une demande en nullité au sens de

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l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, point c), du RMUE, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Il convient dès lors de rejeter la demande de marque comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur l’ article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

L’ appréciation se poursuivra avec l’autre motif invoqué dans la demande, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE — Bad Faith
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’ existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 37).
La jurisprudence établit quatre facteurs cumulatifs particulièrement pertinents pour l’existence de la mauvaise foi:
- Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes,
- Connaissance, par la titulaire de la MUE, de l’utilisation d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion,
- Intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE;
- Degré de protection juridique dont jouissent les deux signes.
Il ressort des termes employés par le Tribunal que ces facteurs ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (14/02/2012,- 33/11, Bigab, EU: T: 2012: 77, § 20; Et 13/12/2012, 136/11-, Pelikan, EU: T: 2012: 689, § 26).
Pour qu’une déclaration en nullité soit prononcée sur la base de la mauvaise foi, cependant, il ne doit y avoir aucun doute sur les intentions malhonnêtes du titulaire de la marque de

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l’Union européenne lors du dépôt. La requérante est tenue de prouver le bien fondé des faits sur lesquels elle fonde son allégation, notamment sur le postulat selon lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de manière malhonnête lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. De fait, le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.L’application de ce principe est atténuée, notamment, par l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en vertu duquel la nullité de la marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée devant l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Dès lors, il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (21/03/2012, 227/09-, FS, EU: T: 2012: 138, § 31 et 32, et «BIGAB», précité, § 16 et 17).En règle générale, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire et la charge de la preuve incombe en l’espèce à la demanderesse en nullité («Pelikan», point 57).

Appréciation de la mauvaise foi

La titulaire de l’enregistrement international prétend que la titulaire de l’enregistrement international avait connaissance du fait que la demanderesse utilisait la dénomination sociale «Citiplomb» en raison de la communication antérieure entre elles, de la conclusion d’un contrat de non-divulgation et de négociations relatives à certains produits. Elle affirme que, bien qu’elle connaisse la dénomination sociale de la demanderesse, la titulaire de l’enregistrement international ne s’est pas opposée à ce nom jusqu’à ce que les négociations entre les parties se soient menées de façon sans succès, auquel cas le titulaire de l’enregistrement international a déposé l’enregistrement international, dans le cadre de l’enregistrement international, dans le but d’empêcher la requérante de se servir de sa dénomination sociale.
Les intentions de la titulaire de l’enregistrement international doivent être appréciées au moment du dépôt de la marque contestée, laquelle, en ce qui concerne l’enregistrement international contesté, équivaut à la désignation de l’UE dans l’enregistrement international, à savoir 13/03/2009.
La demanderesse a soumis des documents démontrant le contact entre les parties depuis 2005 alors qu’à ce moment-là, la demanderesse n’agissait pas sous le nom CITIED.La société demanderesse CITILE n’a été incorporée qu’en mars 2006. Néanmoins, il est clair, à tout le moins en ce qui concerne le contrat de non-divulgation, où le nom de la demanderesse est CITILE- que la titulaire de l’enregistrement international savait que la demanderesse avait commencé à utiliser cette dénomination sociale, en 2006. Il est également constant que, jusqu’en 2008, lorsque la titulaire de l’enregistrement international a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement international de la demanderesse «CITILED», la titulaire de l’enregistrement international ne s’opposait pas à ce que la requérante utilise le nom de la demanderesse. Ceci est admis dans une des lettres du titulaire de l’enregistrement international à la demanderesse, qui figure également comme un fait incontesté dans le jugement du tribunal de commerce de Paris du 05/11/2012.
Toutefois, il semble aussi incontestable que la titulaire de l’enregistrement international utilise le signe «CITILED» pour des lumières depuis son 1980 au Japon et qu’elle a utilisé ce signe, avant les négociations entre les parties, en Allemagne. La titulaire de l’enregistrement international a produit des certificats de l’Office japonais des brevets et de l’Office allemand des brevets (dont plusieurs) attestant que la titulaire de l’enregistrement international

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possède un journal officiel de l’enregistrement international déposé en 1987 et que le titulaire de la marque allemande CITILED a été enregistré en 1985. Elle a également produit des catalogues et autres documents (datés bien avant 2009) dans lesquels le signe «CITILED» est utilisé par la titulaire de l’enregistrement international et comprend des cartographies des territoires où la titulaire de l’enregistrement international est active, notamment les pays asiatiques, les États-Unis et l’Allemagne;
La division d’annulation juge utile de souligner que s’il existe une logique commerciale au dépôt de la marque contestée et qu’il peut être supposé que le titulaire de la marque contestée a l’intention d’utiliser le signe en tant que marque, cela tend à indiquer qu’il n’y a pas d’intention malhonnête. Tel pourrait être le cas, par exemple, s’il existe une «trajectoire commerciale», telle que l’enregistrement d’une MUE (ou d’un enregistrement international désignant l’UE) après l’enregistrement de la marque dans un État membre (01/02/2012, T- 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU: T: 2012: 39, § 58), si la marque contestée fait preuve d’une intention commerciale de développer ses activités commerciales ou si le titulaire avait une incitation commerciale à protéger la marque de manière plus large, par exemple une augmentation dans le nombre des États membres dans lesquels la titulaire du chiffre d’affaires produit les produits commercialisés sous la marque (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU: T: 2012: 77, § 20 et 23).
En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve suffisants de son intérêt légitime à enregistrer la marque «CITILED».Au moment où l’UE désignait l’UE pour sa marque internationale, la titulaire de l’enregistrement international avait utilisé la marque depuis des décennies. En effet, la demanderesse n’a été constituée que sous le nom de la société «CITILED» après sa prise de contact avec la titulaire de l’enregistrement international et a été prise en compte avec les produits de la titulaire de l’enregistrement international. Le fait que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas protesté, pendant deux ans, contre l’utilisation par la demanderesse de la dénomination sociale de la demanderesse, ne peut être dirigé contre la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre de cette procédure. La demanderesse affirme que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté l’utilisation de la dénomination sociale de la requérante jusqu’à la fin des négociations entre les parties qui n’a pas abouti, puis la titulaire de l’enregistrement international a commencé à exiger la cessation de l’usage de la dénomination sociale de la requérante et a demandé que l’enregistrement international contesté fasse obstacle à l’activité économique de la demanderesse. Quand bien même cette interprétation serait vraie, elle n’indique pas la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international, dans la situation où la titulaire de l’enregistrement international avait clairement des droits antérieurs sur le signe «CITILED».Les actions de la titulaire de l’enregistrement international, à savoir qu’elle a demandé une protection plus large qu’elle a déjà détenue dans un État membre pendant des décennies, doivent être considérées, en l’absence de preuve du contraire, poursuivant des objectifs légitimes. Les actions contre la demanderesse adoptées par la titulaire de l’enregistrement international doivent être considérées comme des pratiques ordinaires entre concurrents et comme la protection légale des propres intérêts de la titulaire de l’enregistrement international.
À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut que la demanderesse n’a pas prouvé que la titulaire de l’enregistrement international avait agi de mauvaise foi lorsqu’elle a déposé la demande de marque contestée.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande également dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
COÛTS

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015,
De la division d’annulation
Vít MAHELKA Michaela Simandlova Liliya YORDANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.