DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 081 406
Gratuite, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Yves Coursin, 49, Rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Francesco Bagnaia, Via Po 12, 10034 Chivasso (TO), Italie (demandeur), représentée par Ufficio Brevetti Pedrini & Benedetti S.r. L. m.t.a, Via Cardinale Gugliemo Massaia 12, 61122 Pesaro, Italie (mandataire agréé),
Le 29/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 081 406 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: sacoches conçues pour ordinateurs portables; coques pour smartphones; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; housses pour tablettes électroniques; casques d’écoute musicaux; housses pour ordinateurs portables.étuis pour smartphones; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; signes numériques; objectifs pour autophotos; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; tapis de souris.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 012 053 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 012 053, pour la marque figurative, à
savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. Toutefois, le 30/07/2019, la demanderesse a limité la liste des produits compris dans la classe 9 et, comme l’a confirmé l’opposante dans sa lettre du 01/08/2019, l’opposition est désormais dirigée uniquement contre les produits ci-dessous mentionnés (voir la section c).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 3 679 804 pour la marque verbale «FREE», à l’égard laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’opposition est également fondée sur deux enregistrements de marques à l’égard desquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»),

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:2De20
tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, ainsi que sur trois signes antérieurs utilisés dans
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en ce qui concerne l’ enregistrement de la marque française no 3 679 804 pour la marque verbale «FREE».L’opposante a revendiqué une renommée en France pour les produits et services compris dans les classes 9 et 38.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour les produits et services suivants:
Classe 9: appareils et équipements de communication et de communication pour la téléphonie, la radio et les télématique.

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:3De20
Classe 38: télécommunications , services de communication; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; services de télévision.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21/01/2019. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en France avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services susmentionnés, pour lesquels l’opposante a revendiqué la renommée.
Le 06/03/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Un communiqué de presse daté du 31/10/2000: «Médiamétrie/Nielsen/Net Ratings (septembre 2000 audience par internet)», montrant «FREE» comme l’une des trois sites web les plus visités en France et que 1.12 millions d’utilisateurs de l’internet: 33,6 % des internautes, avaient rendu le site free.fr au moins une fois au cours de la période considérée.
Douze extraits de «Médiamétrie/Net Ratings» (une société indépendante spécialisée dans l’appréciation de l’audience des principaux médias audiovisuels (télévision, radio, internet) présentant les sites les plus visités en France pour «FREE», datant de 2007 à 2019, par exemple un extrait daté de 14/05/2007 relatif à mars 2007, avec «FREE» en 4ème position, avec 14 097 000 visiteurs différents par mois; un extrait du 01/07/2015 relatif à mai 2015, avec «FREE» en 10ème position, avec 15 645 000 visiteurs différents par mois; un extrait du 30/01/2017 relatif à décembre 2016, avec «FREE» en 10ème position, avec 13 848 000 visiteurs différents par mois; un extrait du 27/03/2017 relatif à février 2017, avec «FREE» en 10ème position, avec 12 733 000 visiteurs différents par mois; un extrait du 23/05/2018 relatif à mars 2018, avec «FREE» en 28ème position, avec 15 525 000 visiteurs différents par mois; un extrait daté de 29/04/2019, relatif à mars 2019, avec «FREE» en 35ème position, avec 14 049 000 visiteurs différents par mois.
Un extrait du site Médiamétrie.fr, indiquant que Médiamétrie a été créée en 1985 pour une notation par audience sur Internet en France et que son indépendance est garantie.
Un extrait de la marque verbale «Brand Finance», daté de juin 2019: un rapport annuel sur les marques françaises les plus importantes et appréciées en 2019,Elle montre que «FREE» était compris en 2e position.
Une déclaration sous serment relative au site web «free.fr», 23/04/2015 et 24/04/2015, mentionnant, par exemple, que «FREE» propose des services de télévision, y compris notamment des chaînes de télévision, des vidéos à la demande, des chaînes de télévision personnelle, la radio. Les abonnés «FREE» ont accès à tous les services de télévision par l’intermédiaire du boîtier de décodeurs TV, connecté à la télévision et interagit avec le bac utilisateur «Freeprises».Plus précisément, il s’agit d’un service télévisé que les abonnés regardent sur leurs écrans de télévision et non sur leurs ordinateurs.

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:4De20
Six extraits de www.01net.com/www.journaldunet.com datant entre 2001 et 2006, tels qu’un extrait, datant de juillet 2001, sur des notes d’audience sur internet, montrant «FREE» en 2e position et un extrait, daté de 21/04/2006, concernant le service «Médiamétrie/Net internet notation de l’public», montrant «FREE» à la 3e position.
L’enquête «Taylor Nelson Sofres» de la marque «FREE», datée de septembre 2000, indiquant 62 % de tous les personnes interrogées (grand public) connaissance de la marque antérieure «FREE» comme fournisseur d’accès à Internet et 88 % des internautes connaissent la marque antérieure «FREE» comme fournisseur d’accès à Internet.
Sondage «Taylor Nelson Sofres» pour la marque «FREE» (interviewé 1000 personnes), daté de novembre 2004, indiquant que «FREE» a un taux de reconnaissance total de 66 % auprès du grand public, et de 88 % auprès des internautes.
évaluation au Journal du Net (2005): ciblent 13 000 internautes afin de déterminer s’ils ont l’intention de quitter ou non leur fournisseur actuel, et un extrait du journal du Net relatif à cette enquête.44,1 % des personnes qui pensaient à changer de fournisseur d’accès préfèreraient «FREE» à leur nouveau fournisseur.
Un extrait publié au sein de COMMUNIQUÉ, daté du 15/09/2016, intitulé:TERRE de sienne, sur lequel «FREE» a été jugé utile, d’après 77 % des consommateurs, et classé en 19e position.
Un extrait du site www.silicon.fr, daté du 06/09/2015, indiquant notamment ce qui suit: «Little surprise qui nous permet de faire pousser un [peu] de cock-a-doodle, ILIAD (Free) pousse dans la première moitié du classement, à la 49e place. L’entreprise de Xavier Niel est mieux placée que les autres Français au classement Forbes, à savoir Dassault Systems (76ème position) et, essentiellement, à «Orange» absente principal de la liste.
Enquête sur les difficultés, datée du 29/01/2015, intitulée:Les marques préférées des Français (les préfères préférés des français), montrant que la marque «FREE» a un impact de l’aspect sectoriel de 100 % et se place en 1ème au rang de «Orange» de 94 % et «SFR» de 69 %.
Un extrait de www.ciscoliveawards.com concernant la «Cisco innovation distinctives» de 2005. En 2005, «FREE» a remporté les prix «Cisco innovation distinctement» dans la catégorie «infrastructure du fournisseur de services de PI».
Rapport, daté du 07/04/2006, de l’Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) intitulé «Document de travail sur les politiques de services de télécommunications et d’information dans le domaine des services d’information» — Modifier multiple: Les tendances en matière de prix et de politique;Le rapport indique que l’opposante a été la première société en France pour l’introduction de services multiples, en particulier vidéo, vocale et data, sur ADSL.
Un communiqué de presse daté du 13/01/2009, intitulé:17 nouvelles destinations comprises dans l’emballage forfaitaire d’un boyau à usage domestique et mentionnant: «Services gratuit à 87 destinations d’offre de Free», «conforme à sa

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:5De20
stratégie d’accroissement continu de son niveau de service pour un prix identique (29,99 EUR par mois)».
Un extrait du site internet free.fr du 20/05/2010, mentionnant «FREEBOX: une boîte qui est à plus d’un stade. FREE appartenait à l’inventeur en 2001 du concept de «box», l’encadré multi services qui donne accès à Internet et propose des services de téléphonie et de télévision. La «Freebox» est un ADSL upgradable ADSL facile à installer, avec de nombreuses fonctionnalités, permettant une convergence multimédias à l’intérieur du ménage».Le logo apparaît en haut du site internet. Plusieurs photographies de «FREEBOX» sont également affichées.
Un extrait du site internet free.fr, daté du 29/04/2014, concernant le congélateur de Logiciel;
Communiqué de presse, daté du 14/12/2010, intitulé «Free lance la Freebox Revolution», présentant plusieurs photographies du «footbox» et du «server box server», accompagnée d’une description et d’un prix par mois.
Un article de presse tiré du capital, daté du 01/07/2011, intitulé «Les Marques des français… et préférer les moins aimées», et contenant une enquête qui montre que, dans le domaine des télécommunications et des technologies d’une grande technologie, «FREE» est le label français des personnes françaises. Elle est placée à la 6e position, juste derrière quelques marques internationales très célèbres.
Un article du, daté du 08/08/2011, indiquant qu’il y a plus de 15 millions de boîtes de courrier électronique sur une free.fr.
Une enquête de la société «GFK», publiée le 16/01/2012, indiquant que 97 % des personnes interrogées connaissent l’offre du téléphone portable de «FREE» et plus de la moitié (56 %) d’entre eux étaient en mesure de le détailler.
Un article du 25/04/2012, extrait du site www.kantorworldpanel.com, mentionnant les produits suivants: «Free Mobile gagnait 4,6 % du marché. Dans une période de quatre semaines, du 20e au 8 mars 2012, la part de marché du mobile «Free» était de 4,6 %, calculée sur le nombre de clients, alors que quatre semaines avant, la part de marché était de 1,8 % pour notre première période de mesure».
Une étude de Que Choisir, datée du 07/05/2012, indiquant que 89,4 % des consommateurs en 2011 et 92,3 % des consommateurs en 2012 étaient globalement satisfaits de leur fournisseur de services d’internet «FREE»; De plus, en 2012, seuls 13,8 % des clients «FREE» ont admis avoir eu un problème avec leur accès à l’internet, et 77,3 % auraient recommandé ce fournisseur de services internet à leurs proches.
Une enquête de Que Choisir, menée en décembre 2017 auprès de 19 536 personnes ayant répondu au questionnaire, publiées le 28/03/2018, indiquant que 83 % des consommateurs en 2018 étaient satisfaits de son fournisseur de services d’Internet «FREE», notamment grâce à sa qualité de service et à l’efficacité de son service client.
Un extrait de www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012, mentionnant:
Apple et Free, le français est fidèle à ces marques plus que tout autre marque… Dans le domaine de l’opérateur de télécommunications, sur

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:6De20
l’internet et en mobile, la Free s’impose comme la marque la plus puissante. Celle qui est souvent présentée dans les «médias majeurs» comme «APPLE» dans la manière française… se place sur le marché des services internet;
Une enquête à 60 millions de consommateurs, datée de octobre 2012, et une étude comparative en novembre 2016. L’enquête de 2012 indique, par exemple, que la satisfaction des consommateurs à l’égard des services «FREE» est de 95 % (le pourcentage le plus élevé de l’enquête, devant Orange en 2e lieu, avec plus de 7 points).L’enquête comprend également une recommandation des auteurs d’utiliser les services de «FREE» pour l’accès à Internet, la téléphonie et la télévision.
Un article de l’autorité de la concurrence, l’avis no 13-A-08 du 11/03/2013, lequel mentionne «Twelve mois après le lancement de l’offre, Free Mobile elle obtient 5.2 millions d’abonnés et gagnera presque 8 % sur le marché».
Un article de JDN Journal du Net, daté du 03/06/2013, mentionnant les articles suivants: «Le 31er mars 2013, Orange est le premier opérateur du marché de la grande vitesse et de la vitesse très élevée via l’internet, avec 41,1 % des abonnements (9.9 millions d’abonnés).Ensuite «Free» (22,54 %, 4.46 millions d’abonnés), «SFR» (21,2 %, 5.13 millions d’abonnés) et «Bouygues» (7,81 %, 1.89 millions d’abonnés) sont suivis».
Une enquête de «01net», datée du 10/06/2013, indiquant que parmi les marques qui symbolisent l’internet, la marque «FREE» se situe à la 1ème place avec 15 %.
Une enquête menée par Que Choisir/ISP Baromètre, datée du 16/07/2013, indiquant que 89,3 % des utilisateurs internautes ayant répondu sont satisfaits de la prestation des services d’un prestataire de services internet; «FREE» est celui qui satisfait le plus à ses abonnés. En outre, pour ce qui est de «FREE», seulement 11,5 % des clients de ces clients admettent avoir eu un problème avec leur accès à l’internet et est parvenu au plus haut niveau de satisfaction enregistré et satisfait le plus satisfait aux abonnés: 85 % de plus que le «Numéricable» et «Orange».
Un extrait de «Wikipedia», daté du 01/10/2013, concernant la «Freebox», en vertu duquel la «Freebox» est un dispositif électronique fourni par le fournisseur français de services internet «FREE» à ses abonnés à large bande. Ce dispositif est essentiellement un modem ADSL ou FTTH, mais il est défini par la société «FREE» comme un dispositif électronique servant d’interface entre les équipements informatiques et/ou les médias audiovisuels de l’internaute et le réseau «FREE».Il ne s’agit pas seulement d’une interface entre un ordinateur et l’internet, mais permet aussi «FREE» de fournir des services auxiliaires utilisant le réseau, tels que la télévision IP ou le téléphone portable, actuellement connu sous le nom de «triple play».La «Freebox» peut aussi être utilisée comme un routeur et comme point d’accès à un réseau sans fil.
«FREEBOX» apparaît une image de «FREEBOX».De plus, selon «Wikipedia», de nombreuses versions de la marque «FREEBOX» ont été lancées, soit le 18/09/2002, version, et la version O 2 A, en septembre 2011.
Enquête Taylor Nelson Sofres (1004 personnes interviewées) indiquant que «FREE» est connu pour les services d’Internet, Internet, mobile et mobile pour 96 % des personnes sondées, si uniquement par nom, et que la notoriété de «FREE» est

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:7De20
encore plus élevée pour les personnes de moins de 50 ans, travail, personnes avec enfants.
Un extrait de stratégies (enquête «IPSOS») daté du 06/03/2014, intitulé «Innovation au cœur de l’influence» et «Marques Influent (Top 10 par article), montrant que «FREE» était le 10e au rang de la marque la plus innovante, se classant au 5e rang pour «lancement d’une nouvelle tendance» et se classant la 6e à la e place pour «passer de l’avant» à la e position.
Un extrait du site www.universfreebox.com, daté du 27/03/2013, sur l’évaluation des offres de télévision des fournisseurs de services internet; Il y a lieu de conclure que «FREE» offre la gamme la plus large de chaînes de télévision et de pièces de rechange. Il est fait référence à la 9e édition du guide des chaînes numériques 2011 (février) et à la 11e édition du guide de chaîne numérique de 2013, publiées par l’autorité de sécurité de la Commission. Ce guide a comparé les différentes offres de télévision pour les opérateurs ADSL.Selon cette étude, «FREE» offre 463 chaînes, tandis que «SFR» offre 170 chaînes, «Orange» — 160 chaînes et «Bouygues» Telecom — 179 canaux.
Un communiqué de presse daté du 16/01/2014, intitulé:Elle accroît gratuitement son offre «Discovery» offrant trois nouvelles chaînes de primes comprises dans l’emballage de base «Freebox», «National GeographChannel», «Nat Geo Wild», et «Voyage».
Une étude comparative des associations de consommateurs UFC Que Choisir of the Internet fournissant des accès, datée du 20/11/2014, mentionnant:
Toutes les offres des fournisseurs d’accès à l’internet ne sont pas les mêmes. En fonction des technologies qu’ils utilisent (ADSL, fibre optique, fil), du point de vue de la qualité et de l’étendue du réseau, des services proposés dans leur boîte et leur modem, certains fournisseurs de services internet sont meilleurs que d’autres. A cela, il faut ajouter d’autres éléments, tels que la fiabilité des services, la qualité de l’assistance ou l’honnêteté des contrats. C’est à la base de tous ces éléments que nous avons établi la liste de prix suivante. Il vous guidera dans vos choix d’un nouveau fournisseur d’accès à l’internet. Vous pouvez, pour chacun d’entre eux, accéder aux détails des offres et trouver un paquet plus adapté en fonction de vos besoins. Parce que le choix d’un fournisseur de services internet ne nous donne pas lieu sans penser.
La marque antérieure «FREE» est mentionnée; son résultat est de 15 sur 20 et il est bon.
Un document concernant les conditions générales d’abonnement, daté du 10/01/2012, montrant que l’entreprise «Iliad-Free Group» a lancé son offre de téléphone mobile sous les marques «FREE» et est devenu le 4e opérateur de téléphones portables en France.
Quelques extraits de presse, datés de 2000-2012, faisant référence à la marque «FREE», par exemple, de L’INTERNAUTE, en mai 2000; Le Figaro, daté du 09/12/2000;CB News Communication, datée d’décembre 2000; Le Figaro Economie, daté de mai 2012; Le Monde, daté d’février 2013; Les Echos, du 29/04/2014;UFC Que Choisir, datée d’mai 2014, Industrie et Technologies, datée du 30/08/2014;Cite World, datée du 31/07/2014.

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:8De20
Un communiqué de presse, daté du 18/05/2017, indiquant que le 31/12/2016, le nombre d’abonnés à l’offre mobile s’élevait à 12 700 000, et un communiqué de presse, daté du 01/09/2017, indiquant que, à cette date, «FREE» avait fait enregistrer plus de 13 140 000 personnes individuelles dans l’offre mobile «FREE».
Un communiqué de presse de l' étude ILIAD, 18/05/2017, indiquant que les recettes de 2017 au premier trimestre ont augmenté de 7 % pour atteindre 1 224 millions d’EUR.
Un communiqué de presse de l' association ILIAD, 01/09/2017, indiquant que 440 000 nouveaux abonnés ont été ajoutés, qui font de «Free Mobile» le premier recrutateur des abonnés mobiles au 22e trimestre consécutif, pour parvenir à des recettes de première moitié de 2 464 millions d’EUR, soit une augmentation de plus de 7 %.
Quelques extraits du site web free.fr, notamment, 22/12/2009, 15/05/2013, 16/07/2013, 30/11/2012, 18/10/2012, 03/11/2014, 16/10/2013, 02/02/2017, présentant différentes offres d’internet + téléphone + télévision de 29,99 EUR par mois, et montrant une image de «FREEBOX».
Des communiqués de presse, datant de la période allant de 2012 à 2017, montrant le nombre d’abonnés à large bande, par téléphone fixe et mobile, et en indiquant les parts de marché. Par exemple, un communiqué de presse de 2015 démontre les chiffres suivants pour «FREE»: 17 millions d’abonnés; Au cours du trimestre 390 000 les nouveaux abonnés aux services de téléphonie mobile ont gagné des parts de marché supérieures à 16 %; 91 000 nouveaux abonnés à haut débit et à haut débit ultra-rapides rendant «FREE» l’opérateur disposant du deuxième plus grand nombre de produits nets en France; les recettes consolidées de l’troisième trimestre ont augmenté de 8 %; la croissance des recettes par trimestre est de 1,4 %; le déploiement rapide du réseau a entraîné l’ouverture de 657 nouveaux sites 4G au cours du trimestre.
Certains chiffres concernant les campagnes publicitaires enregistrées par «SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence — Kantar Media» (une société indépendante) de 1999 à 2017, indiquant, par exemple, les chiffres suivants de 5 501 624 EUR pour 1 999,119667000 EUR pour 2016 et 113 014 000 EUR en 2017; Il y a aussi des photos des campagnes publicitaires «FREE» qui comportent la boîte.
Quelques jugements français attestant la renommée de «FREE» en France: par exemple, les arrêts du High Court of Nanterre des 04/11/2002, 23/02/2004, 17/11/2005 et 07/07/2016; arrêts de la Haute Cour de Paris du 12/11/2002, 29/01/2003, 20/03/2007, 05/03/2008, 25/06/2009, 11/03/2010, 29/10/2010, 14/01/2011, 16/11/2012, 12/02/2015, 28/10/2016 et 06/04/2018; décision de la Cour de cassation du 07/07/2004; arrêts de la Cour d’appel de Paris du 28/01/2004, du 14/03/2014, du 09/09/2014 et du 16/10/2015.
Observations liminaires concernant les éléments de preuve
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:9De20
de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante prétend que la part de marché détenue par une marque est déterminante dans l’appréciation de sa renommée. Pour ce qui est du marché de la large bande, «FREE» était, en mars 2013, le nombre 2 opérateur français de communications électroniques après «ORANGE», qui profite de la position de l’opérateur historique. En 2018, «FREE» était encore numéro 2. L’augmentation constatée dans le tableau suivant, que l’opposante a présentée, est résumée comme suit:
Période Part de marché
Décembre 2012 8 %
Décembre 2013 12 %
Décembre 2014 15 %
Décembre 2015 17 %
Décembre 2016 18 %
Décembre 2017 19 %
Par conséquent, sur le marché de la téléphonie mobile, FREE est le 4e opérateur avec plus de 19 % du marché en décembre 2017.
Par ailleurs, l’opposante a présenté un tableau établi par «SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence — Kantar Media» avec les chiffres suivants (en euros) relatifs aux campagnes publicitaires:
1999 5 501 624
2000 28 332 000
2001 13 321 000
2002 20 187 000
2003 18 332 000
2004 21 906 000
2005 21 725 000
2006 33 990 000
2007 46 695 000
2008 93 356 000
2009 83 778 000
2010 61 268 000
2011 70 237 000
2012 78 141 000
2013 91 720 000
2014 105 565 000
2015 105 666 000
2016 119 430 000
2017 113 014 000
Conclusion concernant la renommée
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure «FREE» a fait l’objet d’un usage intensif en France et qu’elle est généralement connue sur le marché des télécommunications, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme attesté par diverses sources indépendantes (plusieurs sondages, articles de presse et décisions des tribunaux français).Les chiffres de vente, les dépenses en matière de marketing et la part de marché mentionnés dans les éléments

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:10De20
de preuve ainsi que les multiples références à leur succès dans la presse indiquent sans équivoque qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent au moins depuis 1999/2000.
Les extraits relatifs aux notations d’audience sur internet (Médiamétrie/Net Ratings) montrent que le site internet free.fr figurait parmi les sites internet les plus visités en France pendant toute la période allant de 2000 à 2019. En outre, l’opposante a également présenté un tableau récapitulatif des chiffres d’audience mesurés pour le site «free.fr» à partir de 2000. on pourrait en déduire que, par exemple, le nombre de visiteurs par mois au cours des dernières années avant le dépôt de la marque contestée, comme en mai 2015, était de 15 645 000 en décembre 2016-13 848 000, de février 2017- 12 733 000 et de mars 2018 à 15 525 000 et de mars 2019 à 14 049 000.
Selon les enquêtes de la société Taylor Nelson Sofres datant de 2000 et 2004, 88 % des internautes avaient connaissance de la marque «FREE» comme fournisseur d’accès à Internet. Ce numéro a été relevé et, en février 2014, la marque antérieure «FREE» était connue à ce qu’un nombre de 96 % des personnes interrogées concernent l’internet, les services fixes et mobiles. L’étude de 60 millions de consommateurs, datée de 2012, indiquait un taux de satisfaction mondial des consommateurs de 95 % vis-à-vis des services «FREE», devant «Orange» de plus de 7 points. Selon une enquête datant de 2015 et relevant des «Challenges» en ce qui concerne les marques préférées du français, «FREE» a été classé en 1re position avant «Orange», avec 94 %.Une autre enquête de la société «GFK», datant de l’année 2012, a révélé que 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphone portable de «FREE» et plus de la moitié (56 %) d’entre eux en connaissance de cause. Les enquêtes menées en 2012 et 2017 auprès de Que Choisir ont révélé que 89,4 % des consommateurs en 2011, 92,3 % en 2012 et 83 % en 2018 étaient globalement satisfaits de leur fournisseur de services d’internet «FREE», grâce notamment à sa qualité de service et à l’efficacité de son service client. Enfin, par exemple, l’extrait de «Brand Finance», qui date de 2019, indiquait que «FREE» se trouvait à la 2e position en ce qui concerne la plus grande et la plus précieuse des marques françaises les plus qualifiées de cette année-là.
Il peut être établi, dans les communiqués de presse, qu’un grand nombre de clients ont souscrit à l’internet, à la mise en ligne fixe et aux services mobiles fournis sous la marque «FREE», ce qui ressort également des enquêtes susmentionnées et des références à la presse différentes. En 2011, «FREE» était le droit français favori des Français, positionnés en 6e position juste derrière quelques marques internationales très célèbres (Capital, daté du 01/07/2011).En outre, en mars 2013, «FREE» était le numéro deux français dans les communications électroniques (JDN Journal du Net, 03/06/2013).En 2018, «FREE» était encore le deuxième (JDN du Net, daté du 04/04/2019).En 2014, «FREE» a été classé en 10e position pour la marque la plus innovante, classée 5e pour lancement de nouvelle tendance et classée 6e pour «étape avant» (Strategies, 06/03/2014).En outre, «FREE» a été jugé utile (selon 77 % des consommateurs) et classé en 19e position en 2016 (Commun QUÉ, 19/09/2016).
Les montants annuels dépensés pour la publicité mettant en scène la marque «FREE» de 1999 à 2017 sont très impressionnants puisqu’ils sont compris entre 5 501 624 EUR en 1999 et 119 667 000 EUR en 2016 et 113 014 000 EUR en 2017, tels qu’enregistrés par «SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence, Kantar Media».Les chiffres avancés par l’opposante dans le tableau s’élèvent à un total d’environ 1 132 194 624 EUR pour des campagnes publicitaires.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il est conclu que la marque antérieure «FREE» a acquis une renommée forte en France, à tout le moins en ce qui

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:11De20
concerne les services de télécommunications, services de communication compris dans la classe 38.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’analysera pas les preuves relatives aux autres produits et services des classes 9 et 38 pour lesquels l’opposante a également revendiqué une renommée; Par conséquent, la division d’opposition va se fonder sur la renommée pour les services susmentionnés compris dans la classe 38.
B) Les signes
GRATUIT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «FREE».Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «GOFREE», écrit en lettres majuscules de fantaisie; les éléments «GO» et «FREE» sont respectivement rouge et noir. Dans la partie gauche du signe, il y a un hashtag et en outre un élément figuratif fantaisiste composé d’une ligne courbe; ce finit avec une flèche du côté gauche et une forme en croissant de moon à droite.
Si le Tribunal a déjà considéré qu’une partie du public francophone comprend la signification du mot «FREE» de la marque antérieure comme «libre» ou «gratuit», d’autres membres du public français ne percevront aucune signification (27/10/2010, T- 365/09, Free, EU: T: 2010: 455, § 41).Toutefois, la partie du public francophone qui ne comprendra pas le terme «FREE» est minoritaire (05/07/2017, R 298/2017 2-, FREEVOLT/FREE et al.).Le Tribunal a également jugé que le mot «FREE» est largement utilisé non seulement parmi le public anglophone, mais également parmi les personnes ayant une connaissance de base de la langue anglaise qui font partie du public pertinent, à savoir le consommateur moyen français (04/02/2014,- 127/12, Freevolution, EU: T: 2014: 51).Le terme «FREE» est donc considéré comme un mot anglais de base largement utilisé (dans des expressions aussi utilisées en français comme «free-lance», «free-style» ou «duty free»).
Dès lors, le mot «FREE» présente un caractère distinctif intrinsèque faible en France où le public pertinent (consommateur moyen et public professionnel) l’comprend comme «libre», dans le sens d’un accès illimité aux produits et services liés à l’internet

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:12De20
(19/12/2013, R 1133/2013 2-, LIVE FREE/FREE etc., § 24; 03/07/2013, R 393/2012 2-, PRICEFREE/FREE et.al., § 43; 25/01/2012, R 437/2011 2-, FreeLounge/FREE et.al., § 20; 31/01/2007, R 349/2006 2-, B-FREE/FREE et al.16/06/2014, R 956/2013 2-, FREE,
§ 48) ou encore «gratuit» (gratuit).Bien que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible, elle est devenue renommée, à tout le moins pour certains des produits et services, à savoir certains des services compris dans la classe 38 (télécommunications, services de communication), comme démontré ci-dessus.
En ce qui concerne le signe contesté, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent aux mots qu’ils connaissent (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Le consommateur recherchera naturellement une signification pour la lecture d’un mot et, à la lumière de l’arrêt précité, la division d’opposition considère que l’ensemble comprendra l’élément verbal «GOFREE» du signe contesté en deux mots, «GO» et «FREE», non seulement en raison de ses significations, mais aussi parce que le mot «GO» est rouge, tandis que le terme suivant «FREE» est représenté en noir.
Le mot «FREE» du signe contesté a la même signification que celle expliquée ci-dessus par rapport à la marque antérieure et possède un faible degré de caractère distinctif pour les produits concernés compris dans la classe 9. T Il signifie «GO», à tout le moins par une partie substantielle du public français. Même s’il s’agit d’un mot anglais, il fait partie du vocabulaire anglais de base et est perçu comme signifiant «aller ou se poursuivre, d’autant plus vers ou d’un point ou dans une certaine direction; de partitions; Commencer» (informations extraites du Collins English Dictionary on 05/10/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/go).Ce mot est distinctif pour les produits concernés. Le symbole du hashtag à l’avant d’un mot ou d’une phrase montre que celui-ci est le sujet d’un message sur les médias sociaux. Dès lors, ce symbole est tout au plus faible. L’élément figuratif de la partie supérieure du signe contesté n’a pas de concept spécifique au regard des produits pertinents et il possède un caractère distinctif. En outre, le signe contesté ne contient aucun élément qui soit plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires en ce qu’ils coïncident par le mot «FREE», ce qui signifie que la marque antérieure dans son intégralité est incluse à la fin de l’élément verbal du signe contesté.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur, car le public désignera plus facilement les signes par leur élément verbal (14/07/2005,- 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; Décisions du 19/12/2011, R 233/2011 4- BEST TONE (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, JUMBO (marque fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (marque fig.), § 59].Cette constatation s’applique également tant au hashtag, qui est tout au plus faible, qu’à l’élément figuratif du signe contesté.
Les marques diffèrent par le mot «GO» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et par les autres éléments verbaux et figuratifs et la couleur rouge, décrits ci-dessus. Les marques diffèrent également par la police de caractère fantaisiste du signe contesté, qui ne détournera toutefois pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal;

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:13De20
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments susmentionnés, la question du caractère distinctif et du fait que la coïncidence se produit dans un élément faible, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «FREE» présent de façon identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du mot supplémentaire «GO» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Par ailleurs, une partie du public prononcerait le symbole «#» (hashtag) dans le signe contesté, mais une autre partie du public ne le serait pas.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments susmentionnés, la question du caractère distinctif et du fait que la coïncidence se produit dans un élément faible, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Le mot «FREE» inclus dans les deux signes sera associé par le public pertinent à la signification expliquée ci-dessus, qui présente un faible degré de caractère distinctif. En outre, le symbole «GO» et le symbole du sceau véhiculent le signe contesté quelques significations supplémentaires qui ne sont pas partagées par la marque antérieure.
Par conséquent, en tenant compte de tous les éléments susmentionnés, la question du caractère distinctif et du fait que la coïncidence se produit dans un élément faible, les signes sont, à tout le moins, similaires sur le plan conceptuel à un faible degré.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans une certaine mesure sous tous les aspects de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de blessure aura lieu.
C) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée dans les arrêts du 23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29 et 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66. Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:14De20
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement; Les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le degré de similitude entre les signes;
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à tout le moins à un faible degré, comme expliqué en détail ci-dessus.
Degré de caractère distinctif de la marque antérieure
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible en France, comme expliqué à la section b).
L’intensité de la renommée de la marque antérieure.
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance et il a été prouvé qu’elle jouit d’une renommée élevée sur le territoire pertinent pour, tout au moins, les télécommunications, services de communication compris dans la classe 38.
La nature des produits/services et le public pertinent
Les produits contestés sont, après la limitation par la demanderesse les 30/07/2019 et confirmé par l’opposante le 01/08/2019, les produits suivants:
Classe 9: sacoches conçues pour ordinateurs portables; coques pour smartphones; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; housses pour tablettes électroniques; casques d’écoute musicaux; housses pour ordinateurs portables.étuis pour smartphones; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; signes numériques; objectifs pour autophotos; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; tapis de souris.
Les produits contestés compris dans la classe 9, par exemple des signes numériques, requièrent très souvent des services de télécommunications/communications de l’opposante, sous la forme d’un internet ou de services de téléphonie mobile, afin de fonctionner correctement et de tels appareils sont utilisés dans tous les types d’appareils et d’équipements de télécommunications. En outre, comme l’opposante l’a également fait observer, les dispositifs de protection contre les accidents contestés peuvent inclure, par exemple, certains dispositifs anti-noyau qui vous alertent lorsque le port dans l’eau est plongé dans l’eau. En outre, ces derniers produits nécessitent souvent les services de l’opposante de fonctionner correctement. Ces produits sont de toute évidence liés aux services de l’opposante et au moins sont commercialisés dans des marchés voisins au sein des secteurs de l’informatique et des télécommunications, etc.

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:15De20
Il existe un lien entre les services de l’opposante et certains des produits contestés compris dans la classe 9, par exemple les écouteurs de musique;objectifs pour autophotos;Moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; Plaquettes de souris, étant toutes sortes de périphériques et/ou parties constitutives/composants utilisés en lien avec des équipements pour le traitement de l’information et autresEn outre, en ce qui concerne les sacs contestés conçus pour les ordinateurs portables; coques pour smartphones; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; housses pour tablettes électroniques; housses pour ordinateurs portables. Les étuis de smartphone ne sont pas inhabituels pour le prestataire des services de l’opposante de fabriquer et de vendre tous les produits précités pour être utilisés, entre autres, en rapport avec des équipements de télécommunication. Tous ces produits pourraient appartenir à des secteurs de marché voisins et sont souvent proposés via les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs, par exemple l’achat d’un APD et sa couverture sont souvent liés. Il est également naturel que les entreprises étendent leurs marques pour couvrir ces marchés voisins et, par conséquent, le public pertinent pourrait aisément conclure qu’une telle extension de la marque a eu lieu. Il s’ensuit que l’image et le message de la marque antérieure peuvent s’appliquer à tous ces produits désignés par la marque contestée, étant donné que certains de ces produits sont utilisés directement en rapport avec des appareils de télécommunications et que d’autres peuvent être utilisés dans des secteurs avoisinants.
Les fournisseurs de télécommunications intégrées et les produits contestés susmentionnés compris dans la classe 9 leur commercialisent une commercialisation directe non seulement auprès d’entités et d’organisations, mais également auprès de particuliers. Ils seront souvent en mesure de fournir à leurs clients un ensemble complet de solutions intégrées comprenant toute une série de produits (ou services) d’auxiliaires conçus pour permettre à l’utilisateur d’accéder au réseau de télécommunications et de bénéficier des possibilités offertes par un environnement interactif. Par conséquent, ainsi que cela a été expliqué, les produits contestés susmentionnés, comme expliqué, peuvent être considérés comme étant des marchés voisins, et les services de télécommunications/communications et fournisseurs d’accès internet devraient être considérés comme ayant une connexion aux produits contestés susmentionnés, étant donné que tous ces produits peuvent être fournis ou vendus par le biais de services de télécommunications;
Les produits et services pertinents appartiennent au même secteur ou au moins dans des secteurs économiques connexes et peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs. En outre, le public concerné par ces produits et services se chevauche dans une large mesure.Par conséquent, il est raisonnable de présumer qu’une entreprise, telle que l’opposante, qui dispose d’un savoir-faire hautement spécialisé dans les télécommunications, pourrait étendre la fourniture de produits supplémentaires et connexes compris dans la classe 9.
Les produits et services pertinents s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
Conclusion sur le lien entre les signes
Bien qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude visuelle entre les signes en cause, les différences visuelles ne sont pas d’une importance telle que le public pertinent n’est pas susceptible de percevoir l’image de la marque demandée avec celui de la marque

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:16De20
antérieure (22/05/2012-, 570/10, Représentation d’une tête de loup, EU: T: 2012: 250, § 45).Cet argument est étayé par le fait que le mot «GO» antérieur au mot «FREE» pourrait être perçu par les consommateurs comme incitant le consommateur à changer d’état ou d’état (dans ce cas «FREE»), dans la mesure où ce mot est employé dans ce sens dans des slogans, comme «go vegan» (si vous êtes une viande parfumée) ou «go vert» (si vous changez vers un environnement plus écologique), etc. Par conséquent, le mot supplémentaire «GO» pourrait être perçu comme une incitation au déplacement du consommateur vers «FREE» à partir d’un autre fournisseur d’accès à l’internet. Par ailleurs, ainsi que cela a été souligné ci-dessus, l’élément figuratif a généralement moins d’impact que l’élément verbal et le hashtag est tout au plus faible. En outre, il existe également un certain degré de similitude phonétique et conceptuelle entre les signes.
Selon la jurisprudence, même si les signes ne sont que faiblement similaires, il demeure possible que le public pertinent puisse établir un lien entre elles et que, même en l’absence de risque de confusion, il soit conduit à transférer l’image et les valeurs de la marque antérieure aux produits désignés par la marque demandée (11/12/2014,- 480/12, MASTER, EU: T: 2014: 1062, § 74).
La marque antérieure jouit d’une renommée importante pour les services de l’opposante qui présentent au moins un certain lien avec les produits pour lesquels le signe contesté sollicite une protection. La renommée de la marque «FREE» est synonyme de services liés à des communications (teles).Les consommateurs pertinents connaissent sans nul doute parfaitement la marque antérieure et, compte tenu de la base de télécommunications de la marque dont la renommée a cessé d’exister, il existe clairement une possibilité forte et distincte que les consommateurs associeront automatiquement les produits et services pertinents. Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur mise en balance, le faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes ne suffit pas à exclure un «lien» possible.
Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le consommateur moyen des produits contestés qui connaît la marque renommée «FREE» et qui est confronté au
signe contesté peut se rappeler de la marque antérieure, c’est- à-dire établir un «lien» mental entre les signes, sans nécessairement confondre ces marques.
Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).En conséquence, la division d’opposition va procéder à un examen de la question de savoir s’il existe un risque de préjudice au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:17De20
D) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348,
§ 53).
Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif de cette dernière.
Profit indu (parasitisme)
En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y- a exploitation- et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, 60/10, Royal Shakespeare-, EU: T: 2012: 348, § 48, et 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
L’opposante fonde son allégation, entre autres, sur les produits suivants:
La marque antérieure «FREE» possède une renommée exceptionnelle;
La similitude entre les signes est telle que le public pourrait très facilement les associer et, à tort, croire à tort que les produits et services en conflit sont fournis par des sociétés liées;
Tous les produits et services en conflit sont identiques ou au moins similaires;
Il est naturel que les entreprises étendent leurs marques pour couvrir des marchés identiques ou, tout au moins, voisins et, par conséquent, le public pertinent peut

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:18De20
aisément conclure à l’existence d’une extension de la marque et, par conséquent, le risque d’association est beaucoup plus élevé;
Compte tenu de son caractère attractif spécial, la marque antérieure peut être exploitée, même en dehors de son secteur naturel;
Que le consommateur français puisse supposer que l’opposant et le demandeur soient liés économiquement;
Le consommateur français moyen pourrait très bien attribuer aux produits contestés la bonne image de la marque antérieure «FREE» (innovation, qualité et prix abordables);
Dans une telle situation, la demanderesse tirerait profit de la renommée de la marque antérieure «FREE» et tirerait profit de sa publicité ainsi que de ses investissements commerciaux et techniques.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
S’agissant des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36).
Pour déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007,- 47/06, Nasdaq, EU: T: 2007: 131, § 53; 12/03/2009, C- 320/07 P, Nasdaq, EU: C: 2009: 146; 23/10/2003,- 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 30 et 38; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09- P, TiMiKinderjoghurt, EU: C: 2011: 177, § 53).
L’intention de la demanderesse n’est pas un facteur significatif. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple, lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la renommée d’une marque célèbre. Toutefois, l’existence d’un profit indu ne requiert pas nécessairement d’une intention délibérée d’exploiter le goodwill associé à la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008,- 93/06, Mineral Spa, EU: T: 2008: 215, § 40; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40; 30/01/2008, 128/06-, Camelo, EU: T: 2008: 22, § 46).
La marque antérieure a acquis une renommée importante auprès du public pertinent pour, tout au moins les services de communication, les services de communication compris dans la classe 38.Ce produit est devenu une marque attrayante et puissante sur le marché français. Comme on peut le constater, la marque «FREE» fait l’objet d’une

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:19De20
satisfaction des consommateurs élevés et est associée par le public pertinent à des «services d’accès à un internet de grande qualité et rapide».
Compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les produits et services en conflit appartiennent aux mêmes marchés ou aux marchés voisins, il est conclu que le public pertinent établira un lien entre les marques, une association qui produit un avantage commercial pour la demanderesse. Il est très probable que l’usage de la marque demandée pourrait conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait un profit indu de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer un profit indu de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci, à savoir que ses produits ont des caractéristiques identiques ou similaires aux services de l’opposante, à savoir qu’ils sont «de grande qualité», «rapide» et «stable».L’usage de la marque demandée pourrait également conduire à ce que la demanderesse soit associée ou détenue à l’opposante et, partant, pourrait faciliter la commercialisation des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il est probable que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types d’atteintes
L’opposante avance également que l’utilisation du signe contesté porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué précédemment, l’existence d’un risque d’atteinte est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’il n’existe qu’un seul de ces types. En l’espèce, comme indiqué ci- dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
E) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

---

Décision sur l’opposition no B 3 081 406 page:20De20
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL Victoria DAFAUCE Menéndez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.