DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 632
Claudine Therese Jonasen et Warwick John Jonasen, 20 Jones Road, QLD 4802 CannVale, Australie (opposante), représenté par Derpa & Sigler Partnerschaft Von Rechtsanwälten mbB, Jahnstraße 4-6, 70597 Stuttgart (Degerloch), Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Ultra Safety Systems Inc., 1601 Hill Avenue, 33407 Mangonia Park, États-Unis d’Amérique ( demanderesse), représentée par Brann AB, Drottninggatan 27, 111 51 Stockholm (Suède) ( représentant professionnel)
Le 10/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 079 632 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 000 788 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 000 788 «TEF-GEL».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement international de la marque no 1 294 175 «Tef- Gel» désignant, entre autres, le Danemark.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Concernant la suspension de la procédure:
Le 30/10/2019, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure dans la mesure où la désignation allemande de l’enregistrement international antérieur no

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Décision sur l’opposition no B 3 079 632 page:2De4
1 294 175 a fait l’objet d’une procédure d’annulation devant le tribunal cantonal de Hambourg en Allemagne;
À cet égard, il convient de noter que l’Office décidera s’il y a lieu de suspendre d’office ou d' enregistrement une suspension d’office par une partie, au vu des circonstances de l’espèce.La décision est, dès lors, à la discrétion de l’Office.
Il y a alors lieu d’examiner si le droit antérieur en question a le potentiel, à première vue, d’influencer le résultat de l’opposition.S’il est établi que l’opposition aboutira ou sera de toute façon rejetée, indépendamment du droit antérieur menacé, la procédure ne doit pas être suspendue.En revanche, si le droit antérieur en cause doit nécessairement être pris en compte dans la décision d’opposition, la procédure est suspendue.
Dans le cas d’espèce, l’opposition est également fondée sur la désignation danoise de l’enregistrement international de marque no 1 294 175, qui est en vigueur.Par conséquent, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la désignation danoise de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante no 1 294 175.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 2: inhibiteur de corrosion.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: lubrifiants dans la forme de pâte qui empêchent la corrosion, le lissage, la rouille et la saisie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les produits contestés consistent en des lubrifiants spécifiques qui ont des propriétés anti-corrosion, du blissage, de la rouille et de la saisie.Ces produits sont similaires à l’ inhibiteur de l’opposante depuis cette date étant donné qu’ils ont la même destination générale, qui est de prévenir et/ou d’éviter les effets de la corrosion (telles que la cloquage, la rouille et la saisie des composants).De plus, ils peuvent coïncider au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
b) Les signes

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Décision sur l’opposition no B 3 079 632 page:3De4

Tef-Gel TEF-GEL
Marque antérieure Signe contesté
Les signes en conflit sont des marques verbales.À cet égard, il convient de souligner que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir.En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés ont été jugés similaires à ceux désignés par la marque antérieure;Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont

La division d’opposition

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Décision sur l’opposition no B 3 079 632 page:4De4
Sandra IBAÑEZ Aldo BLASI CRISTINA Senerio Llovet

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.