DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 016 659
Studio Pilote Xiamen Technology Co Ltd, Xian Yue Road Torch, New Tech Area, Xiang’An, 361101 Xiamen City, Fujian Province, République populaire de Chine (opposante), représentée par Ipaz, Parc Les Algorithmes – Bâtiment Platon CS 70003 Saint Aubin, 91192 Gif sur Yvette, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Paradise Motorcycles, 9 Avenue de La Grande Armée, 75116 Paris, France (demanderesse).

Le 03/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 016 659 est rejetée dans son intégralité.

2. L’opposante supporte les frais.

MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 212 507 « STUDIO PILOTE » (marque verbale), à savoir contre les produits compris dans les classes 9, 12, 18 et 25. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne n° 17 646 209 « STUDIO PILOTE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 3 du RMUE.
EXTINCTION DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:

(a) par les titulaires de marques antérieures visés à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, dans les cas de l’article 8, paragraphes 1et 5;

[…].

En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marques antérieures»:

i) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité

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invoqué à l’appui des marques visé à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;

ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;

iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.

Par conséquent, la base juridique de l’opposition nécessite l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.

À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré non valable ou n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut être fondée sur lui. L’opposition ne peut être maintenue qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. Peu importe la raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ces effets. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur ayant cessé de produire des effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne peut être maintenue dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

Le 29/12/2017, l’opposante a déposé un acte d’opposition revendiquant comme fondement de l’opposition la demande de marque de l’Union européenne n° 17 646 209 pour la marque verbale « STUDIO PILOTE ». Toutefois, cette demande de marque a été retirée par l’opposante le 11/12/2019.

Comme il découle des faits susmentionnés, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valide sur laquelle l’opposition peut se fonder au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.

De ce fait, il a été demandé à l’opposante d’informer l’Office si elle maintenait l’opposition, au plus tard le 20/11/2020. L’opposante n’a pas répondu à cette notification dans le délai imparti. L’opposition doit donc être rejetée comme étant sans fondement en ce qu’elle est basée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements. Dès lors, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:

les signes sont identiques ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas de façon substantielle leur caractère distinctif;

les produits et services sont identiques ou équivalents en termes commerciaux;

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la demanderesse est un agent ou un représentant de la titulaire de la marque antérieure;

la demande a été déposée sans le consentement de la titulaire de la marque antérieure;

l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements. Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, si l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait être accueillie. Marque antérieure L’opposante a basé son opposition sur la demande de marque de l’Union européenne n° 17 646 209. Or, ainsi que nous l’avons vu ci-dessus, celle-ci n’est plus en vigueur. La marque antérieure ayant cessé d’exister elle ne peut donc constituer une marque valide sur laquelle l’opposition peut se fonder au sens de l’article 46, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.

Relation avec l’agent ou le représentant Dans un souci d’exhaustivité, la division d’opposition ajoute que l’opposante, à savoir la titulaire de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, ne fournit aucune argumentation ni document visant à démontrer que la demanderesse est son agent ou son représentant. Partant, au moins l’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée également comme n’étant pas bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, la demanderesse n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.

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La division d’opposition
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Julie, Marie-Charlotte HAMEL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.