DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 36 811 (INVALIDITY)
Randall Priest, 9912 Grand View Summit Drive, CA 93311 Bakersfield, États-Unis d’Amérique(requérante), représentée par Katarzyna Binder-Sony, ul. Poznańska 23/6, 00- 685 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fer Legion Le MC ASD, Via Europa, 79, 04024 Gaeta, Italie (titulaire de la MUE), représentée par Stefano Merico, Via Eschilo, 190 int. 7, 00125 Rom, Italie (représentant professionnel).
Le 11/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
La demande en nullité est accueillie.
La marque de l’Union européenne no 17 385 717 est déclarée nulle dans son intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne
no 17 385 717 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 24/10/2017 et enregistrée le 13/02/2018. La demande est dirigée contre tous les services compris dans la classe 41 (services de clubs de sport) couverts par la MUE.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Elle aégalement invoqué l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE,
en ce qui concerne la marque enregistrée utilisée dans la vie des affaires à Chypre, en Autriche, en Belgique, en Grèce, en Slovénie, en Bulgarie, en Roumanie, en République tchèque, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Irlande, aux Pays-Bas, en Estonie, aux Pays-Bas, en Estonie, en Hongrie, en Italie, en France, en Slovaquie, au Luxembourg, à Malte, en Croatie, en Espagne, en Finlande, au Royaume-Uni, en Lettonie, en Pologne, au Portugal, en Suède, en Irlande, en Suède, en Irlande, aux Pays-Bas, enEstonie, en Hongrie, en Italie, en France, en Slovaquie, à Malte, en Croatie, en Espagne, en Finlande, au Royaume-Uni, en Lettonie, en Pologne, au Portugal, en Lituanie, en ce qui concerne les services de clubs, à savoir promouvoirles intérêts des amateurs et des motocycles 4 590 119 dans l’Union européenne.

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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il est titulaire de la forme figurative de Iron Legion LE MC, enregistrée aux États-Unis depuis 19/08/2014 pour des services relevant de la classe 35. La même marque a été déposée en tant qu’enregistrement international en 2018. Par conséquent, elle affirme que la marque contestée n’est rien d’autre qu’une copie illégitime de la marque enregistrée aux États-Unis en 2014.
Selon la requérante, les deux marques sont utilisées par un passionné de motocyclettes formellement organisé dans un club. Il est notoire qu’un club sportif est un groupe de personnes constitué dans le cadre de la pratique du sport. Il ajoute que l’intention du titulaire de la marque contestée est que la marque soit utilisée à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, à savoir la promotion des intérêts des motocyclistes et des passionnés de motocyclettes. Par conséquent, il existe un degré élevé de similitude entre les services mentionnés dans les spécifications des deux marques et les marques sont identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Enoutre, la requérante fait valoir que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi dans la mesure où le titulaire l’a manifestement copiée pour l’empêcher de protéger sa marque dans l’Union européenne. Le signe Iron Legion LE MC est le logo d’un club de motocyclettes fondé en 2009 aux États-Unis par la demanderesse avec des membres dans de nombreux pays du monde, dont l’Italie, l’Allemagne, la France et la Suède. Elle a été fondée sur la promotion du motocyclisme et du maroquinerie auprès des boursiers et de leurs supporteurs. L’organe directeur de la société Iron Legion LE MC est le conseil du club, composé du président fondateur, du président national et du vice-président national du chapitre Nomad aux États-Unis. Le conseil du club est chargé de contrôler tout ce qui touche le club et ses membres. Bien que le signe et le club ne soient peut-être pas connus de la population générale de l’UE, ils jouissent d’un certain degré de reconnaissance parmi les personnes impliquées dans la sous-culture motocyclettes.
La demanderesseexplique qu’en 2011, M. Enzo Muto et son frère ont contacté la société Iron Legion LE MC par l’intermédiaire du site web du club et que, plus tard cette année, la société Iron Legion LE MC en dehors des États-Unis était établie en Italie. Ils ont reçu le titre honorifique du chapitre européen Mother, mais cela ne signifie pas que l’Italie jouit d’un statut plus élevé au sein du club que tout autre chapitre. L’Italie devrait suivre le club By-Laws en raison de la proximité des nouveaux membres potentiels en Italie et dans l’Europe. M. Enzo Muto s’est vu attribuer le titre de directeur exécutif et il ferait office de liaison entre le Conseil de l’Europe et le club. Toutefois, à aucun moment, le chapitre italien ne s’est vu accorder des droits exclusifs sur l’Europe ou une autorité sur l’un de ses membres. D’autres ont été créées en Allemagne, en France, en Suède, en Suisse et en Espagne.
La requéranteaffirme que, à un moment donné, de nombreux chapitre n’ont pas suivi le club By-Laws. Les Italiens indiquent également tous les nouveaux chapitre qu’ils doivent être identifiés comme Legion, ce qui va également à l’encontre du club By-Laws. En novembre 2017, le nouveau président national élu en Italie a envoyé un message au club des États-Unis mettant en cause la crédibilité du vice-président national et l’autorité du conseil du club. Au lieu de cela, le fondateur a informé les membres du club en Europe que, en raison du courriel extrêmement peu respectueux, tous les droits et membres italiens Iron Legion Le MC sont immédiatement mis fin à l’activité de la société Iron Legion Le MC.Les membres italiens du club et certains français (à l’exception de celui de Marseille), n’étaient plus associés au club et n’étaient plus autorisés à utiliser la marque Iron Legion Le MC, ni le nom, ni aucun autre dessin associé au club, à compter du moment où ils avaient mis fin à leurs adhésions. Les

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membres en Allemagne, en Suède, en Suisse et en Espagne n’ont pas suivi la proposition italienne.
Toutefois, depuis lors, les Italiens ont créé de nouveaux tronçons en Italie et en France et ont perçu des taxes liées à ces adhésions et aux Italiens déposés pour une marque en Italie dans le cadre de leurs efforts pour orienter le club. En outre, ils auraient également tiré profit de l’utilisation de leurs images et logos sans le droit légal. Ils ont continué à harceller les membres en Allemagne, en Suède, en Suisse et en Espagne, ce qui a entraîné la perte de cotisations associées à l’adhésion et de toute personne qui s’est renseignée sur l’appartenance à la société Iron Legion LE MC.
La requéranteallègue que, peu après le dépôt de la demande de marque contestée (24/10/2017), la titulaire a commencé à envoyer de nombreuses lettres aux membres du club Iron Legion dans l’Union européenne contenant des demandes financières et des menaces d’actions en justice. Ils représentent la menace pour les membres qui craignent de faire quelque chose d’illicite et qui affectent leur position en tant qu’agents des services répressifs. Par conséquent, le club a perdu presque tous les membres en Europe à la suite de ce litige en raison des menaces constantes d’actions en justice et le club ne compte que 18 membres dans le monde entier.
Le requérant considère que, au moment du dépôt de la marque contestée, le titulaire devait connaître l’usage qu’il fait de sa marque et qu’il pourrait exister un risque de confusion avec la marque contestée en raison de l’identité des deux logos. La marque contestée n’a pas été déposée dans le but de protéger les activités du titulaire, mais dans le but d’empêcher le demandeur de son activité légitime dans l’Union européenne.
Le fait qu’après avoir obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause, la titulaire de la MUE met formellement en demeure les autres parties de cesser d’utiliser un signe similaire dans leurs relations commerciales n’est pas en soi un indice de mauvaise foi. Une telle demande relève des droits attachés à l’enregistrement d’une MUE.Toutefois, dans des circonstances où cette demande est liée à d’autres facteurs, elle peut constituer une indication de l’intention d’empêcher l’entrée d’une autre partie sur le marché. Selon la requérante, la titulaire a constamment émis des lettres de cessation et d’abstention, non seulement à la requérante, mais également aux membres européens du club Iron Legion, demandant une compensation financière.
D’autre part, et en ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la demanderesse affirme qu’il ressort clairement des faits de l’espèce que le titulaire peut être considéré comme un représentant de la demanderesse qui, à un moment donné, a déposé une demande de marque identique dans l’Union européenne sans aucune autorisation.

Enfin, la requérante considère que la marque contestée viole clairement ses droits d’auteur sur le dessin du logo Iron Legion LE MC.Tous les droits d’auteur sur la marque figurative Iron Legion LE MC sont détenus par la demanderesse qui n’a jamais autorisé le titulaire de la marque contestée à l’utiliser. Qui plus est, l’usage du club By-Laws a été explicitement interdit à la titulaire.
À l’appui de ses observations, la demanderesse produit les documents suivants:

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Plusieurs captures d’écran d’un profil Facebook (certaines sont non datées et d’autres concernent 2017-2018) de l’Iron Legion Le Mc Italy. Certains d’entre eux montrent le
signe .
Demande déposée auprès de l’Iron Legion MC par M. Enzo Muto en 2011.
Demande déposée auprès de l’Iron Legion MC par M. Nino Muto en 2011.
Capture d’écran d’un courriel adressé aux membres européens de la société Iron Legion MC le 20/11/2017.
Capture d’écran du même courriel que celui décrit ci-dessus.
Pièce jointe à l’email adressé aux membres européens de la société Iron Legion MC le 20/11/2017, les informant explicitement que les membres italiens du club, ainsi que certains membres en France, en ont été exclus.
Captures d’écran d’une conversation WhatsApp qui, selon la requérante, concerne les actions des membres italiens de Iron Legion MC et leur tentative d’obtenir une sorte de compensation financière de la part de la requérante.
Un certificat d’enregistrement, délivré par l’Office des brevets et des marques des
États-Unis, de la marque no 4 590 119 enregistrée en 2014 pour des services relevant de la classe 35 dont la titulaire est la requérante.
La titulaire de la MUEfait valoir qu’elle n’était pas de mauvaise foi lors du dépôt de sa demande de marque. Elle fait valoir que le club de motos Iron Lon LE MC a été fondé aux États-Unis, mais il n’est pas exact que la requérante est un fondateur du club. Elle souligne que le premier chapitre européen a été établi en Italie par MM. Enzo Muto et Gaetano Muto. L’établissement des Chapitres allemands, français et suédois est exclusivement géré par le chapitre italien. Chaque nouvelle demande et accord de contact de tous les membres européens ont été signés exclusivement entre le chapitre italien Iron Legion LE MC et chaque nouveau membre européen. À la suite des efforts et des travaux intensifs développés de 2011 à 2016 par le chapitre italien de l’Union européenne, le Conseil du club américain, représenté par la requérante, a attribué au chapitre italien le titre du chapitre européen Mother, le 21/05/2016, avec les droits de marque et les droits d’auteur «Iron Legion LE MC» dans l’Union européenne.
La titulaire explique qu’à ce jour, le chapitre italien, qui inclut la titulaire de la MUE, est composé de 87 membres divisés en 10 légions et que le chapitre français se compose de 95 membres divisés en 10 légions, soit 182 membres qui utilisent actuellement la marque contestée au nom de la titulaire.
La titulaireaffirme que, si la demanderesse gérait directement les membres en Allemagne, en Suède, en Suisse et en Espagne, elle ne comprend pas pourquoi ces membres ont décidé de mettre fin à leur statut de membre à la suite de la lettre d’avertissement de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ils auraient dû revendiquer leurs droits de licence concédés par la demanderesse, contestant la propriété de la titulaire de la marque de l’Union européenne de la marque contestée. Au contraire, après avoir reçu les lettres de mise en demeure de la titulaire de la MUE, elles ont cessé d’utiliser la marque contestée reconnaissant la propriété de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Enoutre, la titulaire allègue qu’il ne fait aucun doute que, lorsqu’elle a formé la procédure d’opposition pertinente, elle agissait sur la base des deux droits conférés par la demanderesse

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et de son intérêt légitime à protéger son droit en tant que titulaire de la marque contestée. Au lieu de revendiquer ses prétendus droits de marque pour former opposition ou envoyer une lettre de mise en demeure à la titulaire le 21/02/2018, la demanderesse a déposé l’enregistrement international no 1413 077 pour la même marque figurative sur la base de sa marque américaine. Par conséquent, le but de la demanderesse était d’enregistrer sa marque dans l’Union européenne pour la classe 35, bien qu’il ait déjà cédé des droits de marque à son titulaire dans la classe 41.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’elle n’a jamais vendu de produits ni tiré de profit lié à l’usage de la marque contestée, étant donné qu’il s’agit d’une association sportive organisée et exploitée exclusivement pour soutenir les agents des services répressifs et leurs familles. Elle a contacté la requérante en vue d’un règlement amiable sans aucune compensation financière.
La titulaireinsiste sur le fait que les membres européens qui ne font plus partie de la société Iron Legion LE MC ont reconnu la propriété de la titulaire de la MUE.En outre, le fait qu’après avoir obtenu l’enregistrement de la marque contestée, la titulaire met formellement en demeure les autres parties de cesser d’utiliser le signe n’est pas en soi un indice de mauvaise foi, étant donné qu’une telle demande relève du champ d’application des droits de la MUE.
En l’espèce, la titulaire ne conteste pas qu’elle savait que la demanderesse créait la marque aux États-Unis, étant donné que les parties entretenaient une relation. Toutefois, c’est la demanderesse qui a cédé les droits de la marque contestée à la titulaire du fait de l’extension du signe dans l’Union européenne et en fonction des besoins pertinents de développement et de protection de la marque. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas prouvé l’intention malhonnête du titulaire lors du dépôt de la marque contestée; au contraire, la titulaire de la MUE a prouvé qu’elle poursuivait un objectif légitime.
La titulaire considère que la demanderesse n’a pas présenté suffisamment d’éléments de fait et de preuve permettant de conclure à l’existence d’une mauvaise foi. La plupart des affirmations de la demanderesse sont fausses ou ne sont pas étayées par des éléments de preuve. Les documents produits ne permettent pas de démontrer une intention malhonnête de la part de la titulaire en demandant l’enregistrement de la marque contestée.
A l’appui de ses observations, la titulaire dépose les documents suivants:
Annexe 1: Une image non datée qui, selon la titulaire, montre la demanderesse et les fondations Iron Legion.
Annexe 2: Des échantillons des nouvelles demandes d’adhésion et des accords contractuels de la société Iron Legion LE MC en Italie.
Annexe 3: Un document daté du 08/11/2016 montrant les articles de la société Iron Legion MC Italy;
Annexe 4: Un document montrant la liste des membres de la société Iron Legion LE MC Europe (Italie et France).
Annexe 5: Plusieurs lettres envoyées par la titulaire en 2018 lui demandant de cesser immédiatement de poursuivre l’utilisation, la production, la distribution et/ou la promotion, sous quelque forme ou quelque forme que ce soit, directement et/ou indirectement, des marques identiques et similaires à la marque contestée.
Annexe 6: Un document en italien.
Enréponse, la demanderesse affirme que les éléments de preuve fournis par la titulaire sont dénués de pertinence. Elle conteste que le Conseil américain du club ait cédé au chapitre italien concerné les droits de marque et les droits d’auteur «Iron Legion LE MC» dans l’Union européenne. L’annexe 3 ne peut pas servir en tant que telle, car il ne s’agit pas d’une cession

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ou d’un autre type de contrat entre la requérante et la titulaire, mais d’un document rédigé et signé exclusivement par les membres italiens du club. Ce «statut» n’est pas un document officiel de la société Iron Legion LE MC et n’a pas suivi la procédure établie pour que ce type de «statut» soit officiel.
La demanderessese demande pourquoi la titulaire de la marque de l’Union européenne a également été incitée à acquérir les droits de marque américaine afin de développer un réseau mondial plus complet s’il existait déjà des droits de propriété intellectuelle et de marque aux États-Unis et dans le monde entier. Il estime que les lettres de mise en demeure adressées aux membres du club ont eu pour conséquence de la retirer, causant un préjudice à la requérante.
La demanderesse répète qu’elle est titulaire des droits sur la marque précédemment établie aux États-Unis et qu’elle est propriétaire du club. Il n’est pas contesté que la titulaire n’est certainement pas un fondateur du club et que la société Iron Legion LE MC Italy n’est que l’un des chapitre qui composent le club de motocyclettes, et non un «club» distinct et séparé. Ces applications (contrats) et les By-Law sont les règles sur la base desquelles la relation a été établie. Le chapitre italien Mother était une extension du club américain de la société Iron Legion LE MC.Par conséquent, la relation entre les deux parties a créé un lien suffisamment étroit pour s’attendre à ce que la titulaire ne dépose pas une demande de MUE identique en leur propre nom sans le consentement écrit exprimé par le fondateur et le propriétaire de la marque Iron Legion LE MC.
La demanderesse considère que la titulaire avait une connaissance préalable de la marque existante et n’a enregistré la marque contestée que pour empêcher la demanderesse d’accéder au marché européen et/ou d’en tirer un profit économique. La croissance de l’Iron Legion LE MC en Europe n’a jamais eu pour effet de créer un réseau européen de la société Iron Legion LE MC, mais a toujours été une extension du club d’application de la loi (Iron Legion LE MC) américain. Le fait que des lettres de mise en demeure aient été envoyées à des membres en Europe est un exemple que personne d’autre n’a soutenu ou approuvé ces intentions de mauvaise foi. La titulaire a commencé à envoyer des lettres de mise en demeure à tout le monde en Europe, à l’exception de ceux dont les membres avaient pris fin par le fondateur de la Iron Legion LE MC, pour tenter de forcer ces membres à accepter leur mandat en tant que société Iron Legion LE club MC en Europe ou à être étiquetés comme des membres illégitimes et soumis à un litige sur l’usage de la marque.
La titulaire n’a pas présenté d’arguments en réponse au cours de sa dernière série d’observations.
La demande est fondée sur descauses de nullité absolue et relative.La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande au regard des causes de nullité absolue, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point b),du RMUE;

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la

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mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi
La relation antérieure entre les parties et la connaissance du signe antérieur par la titulaire de la marque de l’Union européenne
La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-) donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
En l’espèce, les éléments de preuve produits par le requérant démontrent qu’il est titulaire de
la marque enregistrée devant l’Office des brevets et des marques des États-Unis en 2014 pour des services compris dans la classe 35 (document no 8).Par conséquent, la demanderesse détient des droits sur ce signe aux États-Unis.
Enoutre, il a également été établi qu’en 2011, M. Nino et Enzo Muto ont contacté la société Iron Legion MC pour devenir membre du club. Les formulaires de demande d’adhésion établissent qu’il est obligatoire de remplir le fonctionnaire Iron Legion MC By-Laws (documents
no 2 à 3).Les captures d’écran d’un profil Facebook affichant le signe montrent la branche italienne du club (document n°1).En outre, le courriel envoyé aux membres européens de la société Iron Legion MC le 20/11/2017 les informant explicitement que les membres italiens du club, ainsi que certains membres en France, en ont été exclus, démontre la connaissance des membres italiens du signe américain antérieur et du club (documents 4 à 6).
Selon le titulaire, la demanderesse n’est pas un fondateur du club puisqu’elle n’a pas de patch fondateur sur sa veste. L’annexe 1 contient une photo sur laquelle la demanderesse porte une veste sans ledit timbre. Toutefois, la division d’annulation note que letitulaire a produit une image montrant la demanderesse et les fondateurs Iron Legion. Par conséquent, la

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demanderesse a un lien évident avec le club et, de surcroît, elle est titulaire de la marque antérieure enregistrée aux États-Unis.
Bien que les éléments de preuve concernant la relation directe entre les parties en ce qui concerne la marque contestée ne soient pas particulièrement volumineux, la division d’annulation considère que tous ces documents suffisent à établir l’existence d’une relation entre les parties avant le dépôt de la MUE (24/10/2017) et qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve qui montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait spécifiquement la marque antérieure. La titulaire admet que la demanderesse a créé la marque aux États-Unis et que les parties entretiennent une relation.
Par conséquent, il ressort des éléments de preuve qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence du signe de la demanderesse en nullité et l’a admis.
À cet égard, la division d’annulation estime que la connaissance par la titulaire de la MUE de l’existence des droits de tiers a été démontrée.
Similitude des signes
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les cas où le demandeur en nullité prétend que l’intention du titulaire de la MUE était de détourner un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’imaginer comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne sont pas à tout le moins similaires.
En l’espèce, la marque contestée et le signe antérieur sont identiques, comme le soutient la demanderesse.
Intentions de détourner les droits d’un partenaire contractuel (devoir de loyauté)
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle ne dépose pas indépendamment une demande de marque de l’Union européenne identique sans donner au demandeur en nullité des informations préalables et un délai suffisant pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARON’S, § 23).
Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont entamé des négociations contractuelles ou précontractuelles qui concernent notamment le signe en cause. Une telle relation ne doit pas nécessairement être spécifique de manière à traiter exclusivement, par exemple, les droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
Il peut être clairement déduit des éléments de preuve et arguments susmentionnés qu’en raison de la relation entre les parties, il existait une relation étroite fondée sur la confiance, ce

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qui implique que la titulaire de la marque de l’Union européenne devait informer le demandeur de son intention de déposer une demande de MUE identique à sa marque antérieure.
Il a été prouvé que les parties entretenaient une relation étroite impliquant le signe
.Ce type de relation justifie que, conformément aux pratiques commerciales loyales, la titulaire de la marque de l’Union européenne ait dû informer la demanderesse de l’enregistrement de la marque contestée et qu’elle n’aurait pas dû déposer la marque sans l’autorisation de la demanderesse, alors qu’elle avait effectivement connaissance de son existence, comme indiqué ci-dessus.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne affirme que, à la suite des efforts et des travaux intensifs développés entre 2011 et 2016 par le chapitre italien dans l’Union européenne, le Conseil du club américain, représenté par la requérante, a attribué, le 21/05/2016, au chapitre italien le titre du chapitre européen Mother, avec les droits de marque et les droits d’auteur pertinents «Iron Legion LE MC» dans l’Union européenne. L’annexe 3 indique littéralement ce qui suit:Le chapitre européen Mother conservera avec les autres présidents et membres du conseil d’administration de la future association (A.S.D.) les droits sur la marque en Europe conférés par le titulaire de la marque du club aux États-Unis».
Toutefois, la préservation du droit de la marque en Europe ne signifie pas que la demanderesse a expressément consenti à l’enregistrement de la marque au nom de la titulaire de la MUE.La division d’annulation souscrit à l’argument de la demanderesse selon lequel l’annexe 3 n’est pas une cession ou tout autre type de contrat entre la demanderesse et la titulaire, mais un document rédigé et signé exclusivement par les membres italiens du club. Par conséquent, il n’existe aucune preuve du consentement exprès de la demanderesse à l’enregistrement de la marque au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Dès lors, et contrairement aux arguments de la titulaire, l’existence d’une relation étroite fondée sur la confiance implique que la titulaire de la marque de l’Union européenne devait informer le demandeur de son intention de déposer une demande de marque de l’Union européenne identique.
Deuxièmement, s’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
Il y a lieu d’y répondre par l’affirmative pour les raisons exposées ci-après.
La demanderesse allègue que le club a perdu tous les membres en Europe à la suite de ce litige. L’annexe 5 produite par la titulaire comprend plusieurs lettres envoyées par la titulaire en 2018 pour demander immédiatement la cessation et l’abstention de poursuivre l’utilisation, la production, la distribution et/ou la promotion, sous quelque forme ou quelque forme que ce soit, directement et/ou indirectement, des marques identiques et similaires à la marque contestée faisant l’objet d’un litige sur l’usage de la marque. Selon la requérante, cela a eu pour conséquence que les membres du club le quittent, ce qui lui a causé un préjudice.
De sa part, la titulaire soutient qu’elle ne comprend pas pourquoi ces membres ont décidé de mettre fin à leur affiliation à la suite de la lettre d’avertissement de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Au contraire, après avoir reçu les lettres de mise en demeure de la titulaire de la MUE, elles ont cessé d’utiliser la marque contestée reconnaissant la propriété de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

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Le fait qu’après avoir obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause, la titulaire de la MUE met formellement en demeure les autres parties de cesser d’utiliser un signe similaire dans leurs relations commerciales n’est pas en soi un indice de mauvaise foi. Une telle demande entre dans le champ d’application des droits attachés à l’enregistrement d’une MUE; voir article 9 du RMUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU: T: 2012: 77, § 33).Toutefois, dans des circonstances où cette demande est liée à d’autres facteurs, elle peut constituer une indication de l’intention d’empêcher l’entrée d’une autre partie sur le marché.
Premièrement, la division d’annulation est d’avis que le fait que les membres aient cessé d’utiliser la marque contestée n’implique pas nécessairement qu’ils ont reconnu la propriété de la marque par la titulaire.
En outre, si, à lui seul, le fait d’envoyer des lettres de mise en demeure aux membres du club ne suffirait pas à établir une intention malhonnête, il existe des indices concordants démontrant que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse.Ces indices concernent, en particulier, la chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la MUE ainsi que la nature de la relation entre les parties.
La titulaire de la marque de l’Union européenne allègue également qu’il ne fait aucun doute que, lorsqu’elle a formé la procédure d’opposition pertinente, elle agissait sur la base des deux droits conférés par la demanderesse et de son intérêt légitime à protéger son droit en tant que titulaire de la marque contestée.Si, à lui seul, le fait de former une opposition contre une marque ne suffirait pas à établir une intention malhonnête, il existe des indices que le titulaire de la MUE a déposé la MUE non pas dans le but de se livrer à une concurrence équitable, mais dans l’intention de bloquer le demandeur de protéger sa marque dans l’Union européenne.
En l’espèce, il existait une relation entre les parties, la titulaire de la MUE n’a pas informé la demanderesse de son intention de déposer une marque identique pour des services similaires.Compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce, il est possible de conclure que le titulaire de la MUE a déposé sa demande d’enregistrement en s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.En l’espèce, la relation entre les parties crée une obligation pour le titulaire d’une obligation de loyauté et consulter la requérante avant de demander la marque contestée. Les relations entre les parties, ainsi que la connaissance et la connaissance du titulaire, ont été injustement utilisées pour obtenir un droit exclusif.
Ladémonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la MUE savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (décision du 21/04/2010, R 219/2009-1 — Gruppo Salini, § 66).
Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la division d’annulation considère que les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent une violation du devoir de loyauté et que, dès lors, le dépôt a été effectué de mauvaise foi.

Objectifs légitimes de la titulaire de la marque de l’Union européenne
Ilconvient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes. Tel peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, le titulaire de la MUE sait qu’un tiers, qui est un nouveau venu sur le marché, tente de tirer profit de ce signe

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en copiant sa présentation, et que la titulaire de la MUE cherche à enregistrer son signe en vue d’empêcher l’utilisation d’une telle copie (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 49).
Tous les arguments exposés ci-dessus par la titulaire ne sont pas des objectifs légitimes.La division d’annulation considère que, compte tenu de la relation existant entre les parties, celles-ci ne constituent pas des motifs légitimes pour que la titulaire de la marque de l’Union européenne demande la marque sans la connaissance et le consentement préalables de la demanderesse.

Parconséquent, la division d’annulation conclut que les prétendus intérêts légitimes de la titulaire de la MUE doivent être rejetés.

Conclusion
À la lumière des principes susmentionnés et des circonstances et faits présentés par la demanderesse, la division d’annulation estime que la demanderesse a réussi à prouver son allégation selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Le demandeur s’est limité à des déclarations étayées par des éléments de preuve ou des faits suffisants permettant de conclure sans risque que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’obligation de s’abstenir de déposer la marque contestée. Par conséquent, il est considéré que la demanderesse a établi l’intention malhonnête de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La marque contestée est enregistrée pour lesservicesde clubs de sport compris dans la classe 41. Les services antérieurs promeuvent les intérêts des motocyclistes et des amateurs de motocyclettes compris dans la classe 35.
La demanderesse fait valoir que, bien que relevant de classes différentes, il s’agit des mêmes services. Ils sont destinés à un club de motocyclettes. La description utilisée dans les identifications respectives est quelque peu différente et contient des termes appartenant à des classes distinctes, mais renvoie au même type d’activité.Selon la requérante, les deux marques sont utilisées par un passionné de motocyclettes formellement organisé dans un club. Il est notoire qu’un club sportif est un groupe de personnes constitué dans le cadre de la pratique du sport. Il ajoute que l’intention du titulaire de la marque contestée est que la marque soit utilisée à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, à savoir la promotion des intérêts des motocyclistes et des passionnés de motocyclettes. Par conséquent, il existe un degré élevé de similitude entre les services mentionnés dans les spécifications des deux marques.
Les services de promotion des intérêts des motocyclistes et des amateurs de motocyclettes en classe 35 sont ceux rendus par des personnes ou des organisations qui contribuent directement au fonctionnement et à la gestion d’une autre entreprise commerciale ou industrielle, en l’occurrence à des fins publicitaires. Les services de clubs sportifs contestés compris dans la classe 41 incluent l’organisation d’activités sportives. Toutefois, les services indirectement liés aux activités sportives, par exemple la promotion de l’intérêt du motocycliste, sont des services publicitaires, donc compris dans la classe 35.
En tout état de cause, lorsque la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est établie, l’ensemble de la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, même pour des produits et services qui ne sont pas liés à ceux protégés par la marque des demanderesses en nullité. Le Tribunal a confirmé cette approche et a déclaré qu’une conclusion positive de mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE contestée ne pouvait conduire qu’à la nullité de la MUE dans son intégralité (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU: T: 2013: 372, § 48).La protection de

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l’intérêt général dans les affaires et les affaires commerciales à mener de manière honnête justifie l’annulation d’une marque de l’Union européenne également pour des produits et services qui sont différents de ceux des demandeurs en nullité et qui n’appartiennent même pas à un marché adjacent ou voisin.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur lefondement de l’article 59, paragraphe 1, point b),du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantagel’ autre motifde la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe4, du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ Michaela Simandlova Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.