LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 mars 2020
Dans l’affaire R 2328/2019-2
Covidien LP 15 Hampshire Street
Mansfield, Massachusetts 02048
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par WITHERS & ROGERS LLP, 4 More London Riverside, Londres SE1 2AU (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 065 218
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
31/03/2020, R 2328/2019-2, Gi genius

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 16 mai 2019, Covidien LP (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
IG GENIUS
pour la liste de produits suivants:
Classe 9 — Matériel médical et logiciels utilisés pour la détection, l’identification et le diagnostic de lésions et d’autres pathologie dans les voies gastro-intestinales et les systèmes de numérisation ou dans la coloscopie, les endoscopie et les procédures gastrosœurs; matériel et logiciels médicaux pour la réception, l’analyse, la gestion, le traitement et l’établissement de rapports et l’affichage des données du capteur des voies gastro-intestinales et des systèmes digestifs; manuels de l’utilisateur et autres documents fournis en tant qu’unité avec.

2 Le 12 juin 2019, l’examinateur a déclaré que la marque demandée était entièrement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a considéré ce qui suit:
Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur des marchés plutôt spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine médical, traitant le ventre, et les intestinaux, comprendra le signe comme ayant le sens le plus suit, à savoir le génius gastro-intestinal. Les significations susmentionnées des mots «IG GENIUS» composant la marque peuvent être étayées par les références du dictionnaire suivantes:
IG: Adj. spécialisé
Abréviation médicale pour le gastro-intestinal;
Genius: B. adj
Colloquial. Très astucieux ou ingénieux; (plus généralement) extrêmement bonne.
Le signe pour lequel la protection est demandée, «IG GENIUS», serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de qualité ou une déclaration de valeur concernant les produits en cause.
En outre, dans le cas présent, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits en question, à savoir qu’il s’agit de produits informatiques médicaux et logiciels extrêmement précieux ou

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ingeniants, concernant la branche de la médecine traitant des stomits et des intestins ainsi que leur pathologie.
3 la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 17 septembre 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En substance, l’examinateur a réitéré sa conclusion formulée dans le refus provisoire selon laquelle «IG GENIUS», considérée dans son ensemble, serait perçu par le public pertinent comme un terme promotionnel laudatif. L’examinateur ajoutait une référence à la MUE no 13 509 071 «Genius» qui a fait l’objet d’un refus total de la part de l’Office, notamment, pour le matériel informatique et les logiciels; Ce refus a été confirmé par la chambre de recours et le Tribunal.
5 Le 16 octobre 2019, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
9 janvier 2020.
Motifs du recours
6 La demanderesse demande à la chambre de recours de lever les objections soulevées au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et 7 (2), du RMUE, et d’autoriser la publication de la marque contestée. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse admet que la nature et le niveau probable de son niveau d’attention probable du consommateur, en raison de la nature et de l’objet des produits, n’affaiblisse pas le seuil d’appréciation du caractère distinctif. toutefois, le caractère distinctif est déterminé à partir de la perspective spécifique du consommateur pertinent et la perspective d’un professionnel médical n’est pas identique en tant que membre du grand public.
L’examinatrice a commis une erreur dans son interprétation du terme «GENIUS» comme une qualité attribuable au motif d’inanimation.
L’examinateur a commis une erreur dans l’appréciation d’ensemble de la marque; Si le terme «GI» devait être reconnu comme «gastro-intestinal», on peut se demander si la marque dans son ensemble serait interprétée comme étant «génius gastro-intestinal». Le public pertinent le percevrait comme une description d’une personne professionnelle médicale plutôt que comme un objet ou un certain logiciel.
En outre, le fait que le public pertinent soit professionnel avec un degré élevé d’attention au détail comprendrait facilement que les produits eux-mêmes ne sont pas «genius» et que le terme est une allusion ludique.

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À ce titre, il est erroné de conclure que la marque serait perçue comme un terme purement laudatif, dont la fonction est de communiquer une valeur ou une déclaration de qualité concernant les produits en cause.
l’utilisation du terme «GENIUS» par rapport aux produits demandés fait simplement référence à la qualité des produits, mais n’est pas une manière courante de faire référence à la qualité des produits, d’autant plus que «GENIUS» n’est pas utilisé pour décrire des produits, mais plutôt des idées; La marque est donc distinctive parce que le public pertinent ne pourrait pas établir de lien clair et direct avec les produits pour lesquels la marque doit être enregistrée.
la combinaison des termes «IG GENIUS» nécessite une certaine mesure d’interprétation de la part du public pertinent. Dès lors, la marque en cause présente l’originalité et la résonance, ce qui la rend facile à mémoriser et, partant, apte à servir d’indication de l’origine.
la jurisprudence citée par l’examinateur n’est pas analogue à l’espèce; la demanderesse n’a pas demandé de marque «GENIUS» en soi. La marque demandée est une marque complexe «GENIUS» et, dès lors, l’élément GENIUS pour ce qui est de la détermination du caractère distinctif ne tient pas compte de l’impression d’ensemble produite par la marque.
En outre, si l’on suit le raisonnement de l’Office, toutes les marques contenant le terme «GENIUS» ne doivent pas forcément posséder le caractère distinctif requis pour être enregistrées. La demanderesse fait référence à des exemples de marques (5 au total) qui ont été acceptés à l’enregistrement en ce qui concerne les produits à la suite de la décision de la chambre de recours dans le «GENIUS».
Ces marques sont des néologismes distinctifs de «GENIUS» en combinaison avec des éléments qui n’ont aucun caractère distinctif, par exemple «ULTRA» et «Gastro».
La demanderesse a connaissance de la pratique de l’Office et de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice concernant la valeur des enregistrements antérieurs dans l’appréciation du caractère enregistrable. Cependant, même si l’Office n’est pas tenu par ces décisions d’un point de vue juridique, il ne serait pas équitable d’autoriser le même degré d’appréciation et d’équité lors de l’appréciation de la marque contestée. En tout état de cause, ces décisions démontrent que, nonobstant l’arrêt du Tribunal, ce n’est pas à la pratique de l’EUIPO de refuser des marques complexes «GENIUS».

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Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
8 La demanderesse a demandé que son mémoire exposant les motifs du recours demeure confidentiel.
9 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, on peut entendre certains documents qui sont exclus de l’inspection publique, par exemple certaines parties du dossier où le demandeur a manifesté un intérêt particulier dans le respect de la confidentialité.
10 Si une demande est invoquée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisant. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son statut en tant que commerce ou secret d’affaires.
11 En l’espèce, la demanderesse n’a donné aucune raison expliquant pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE s’appliquerait en ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours, et la chambre de recours n’a trouvé aucune indication dans le mémoire qui pourrait justifier l’application de l’article en cause (03/05/2017, R 2246/2016, GREEN MUSHROOM FARM
INTERNATIONAL BUSINESS (fig.)/GREEN fermes (fig.), § 16-17;
31/01/2008, R 966/2007, MAKO (fig.)/MALO, § 11-13; 03/03/2008, R
429/2007-2, FITCOIN/monnaies (marque fig.) et al., § 23-24].
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
13 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Or, comme la demanderesse le fait valoir à juste titre, un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ( 24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
15 Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de ladite disposition, elle doit servir à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises afin que le consommateur qui acquiert les produits désignés peut répéter l’expérience, si

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elle s’avère positive, ou d’éviter, si elle s’avère négative, de procéder à une acquisition ultérieure (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22 et la jurisprudence citée).
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
17 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
18 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
19 Par ailleurs, une marque peut être perçue par le public pertinent, à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’elle examinera si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
21 Les produits en cause sont les suivants:
Classe 9 — Matériel médical et logiciels utilisés pour la détection, l’identification et le diagnostic de lésions et d’autres pathologie dans les voies gastro-intestinales et les systèmes de numérisation ou dans la coloscopie, les endoscopie et les procédures gastrosœurs; matériel et logiciels médicaux pour la réception, l’analyse, la gestion, le traitement et l’établissement de rapports et l’affichage des données du capteur des voies gastro-intestinales et des systèmes digestifs; manuels de l’utilisateur et autres documents fournis en tant qu’unité avec.

22 La chambre de recours confirme la conclusion, non contestée, selon laquelle ces produits appartiennent à un secteur des marchés plutôt spécialisé, à savoir les professionnels du domaine médical, gastro-intestinal (en relation avec l’habitude et les intestins).

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23 Dans la mesure où les «manuels d’utilisation et autres documents fournis en tant qu’unité» peuvent porter sur des matériels et logiciels spécifiques, tels qu’ils sont mentionnés dans la liste des produits. Le fait de savoir si ceux-ci relèvent effectivement de la classe 16 ou, étant donné les «manuels de l’utilisateur et autres documents fournis en tant qu’unités de document sous format électronique» compris dans la classe 9, est dénué de pertinence pour la conclusion en l’espèce.
24 Il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform,
EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra,
EU:T:2014:140, § 24).
25 La chambre de recours suivra l’approche de l’examinateur et examinera la marque contestée de par la perception du public anglophone. Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. En gardant à l’esprit que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’est pas revendiqué, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres précités et s’abstiendra à ce stade de considérer les connaissances anglaises du public pertinent dans le domaine médical, dans lesquelles l’anglais est souvent utilisé et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres États membres.
26 La chambre de recours convient avec la demanderesse que le point de vue d’un professionnel médical n’est pas le même que celui d’un membre du grand public. Il convient de rappeler que le public professionnel n’est pas seulement un public plus attentif mais également plus avisé que le grand public (24/11/2016, T-
614/15, DEVICE OF BLACK LINES (fig.), EU:T:2016:675, § 30). Or, il convient de relever que des termes qui ne sont pas (parfaitement) compris par des consommateurs de produits bon marché de grande consommation, peuvent être immédiatement compris par le public spécialisé, et notamment si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine d’activité de ce dernier public (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
27 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform,
EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra,
EU:T:2014:140, § 24).
28 Bien que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque soit fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18; Le 21/01/2011,
T-310/08, Executive édition, EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, Pure
Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).

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29 La marque demandée consiste en la combinaison des lettres «GI» et le mot
«GENIUS».
30 En ce qui concerne la combinaison de lettres «GI», la demanderesse confirme elle-même que le public anglophone pertinent comprendra cette combinaison comme abréviation du «gastro-intestinal». La chambre de recours ajoute qu’il s’agit d’un adjectif.
31 En outre, le mot «GENIUS» peut être compris en anglais comme un adjectif signifiant, notamment, «très astueux ou ingenious» ou (plus généralement)
«extrêmement bon».
32 La demanderesse ne semble pas contester la définition de l’examinateur en tant que telle, mais souligne que «genius» est une qualité attribuée à des particuliers et non à des objets inanimés.
33 Or, la Chambre ne peut pas retenir l’argument de la demanderesse. En dehors des exemples cités dans la décision attaquée, la chambre a déjà pris en compte pour différents produits — inanimés — que le mot «Genius» est laudatif et dépourvu de caractère distinctif (31/05/2016, R 1631/2015 5, Genius).
34 Toutefois, étant plus important qu’une décision d’une chambre de recours unique, le Tribunal a confirmé la position de l’Office et a considéré que le mot «GENIUS» est purement promotionnel et élogieux et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés (22/03/2017, T- 425/16, Genius, EU:T:2017:199). Cette dernière incluait des objets inanimés, tels que des équipements pour le traitement de l’information, des ordinateurs, des logiciels informatiques et des guides électroniques de programmes compris dans la classe 9. Par conséquent, la chambre de recours ne saurait souscrire aux allégations de la demanderesse.
35 Dans la mesure où la demanderesse soutient que l’utilisation du terme «GENIUS» n’est pas une manière courante de faire référence à la qualité des produits, la chambre de recours fait remarquer que, outre ce qui précède, un usage non régulier supposé n’implique pas que le public pertinent, lequel connaît la définition du GENIUS susmentionnée, percevra donc le signe comme étant distinctif.
36 En outre, le fait que le signe demandé implique la combinaison de deux adjectifs ne justifie pas une protection. Il va de soi que deux adjectifs peuvent également être assemblés sous une forme qui est conforme aux règles linguistiques et qu’ils peuvent être facilement compréhensibles, et c’est le cas en l’espèce (20/09/2007, T-461/04, Pure Digital, EU:T:2007:294, § 35, 36; 10/06/2008, T-330/06, Blue
Soft, EU:T:2008:185, § 46).
37 Par ailleurs, il convient de rappeler que le public pertinent percevra la signification des mots — et leur combinaison — intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme il ressort des dictionnaires
(09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).

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38 En admettant qu’une marque puisse être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce et contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans l’expression «GI GENIUS» toute indication particulière de l’origine commerciale hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits concernés, à savoir qu’il s’agit de produits exceptionnels, ingeniants et rusés dans le domaine médical et logiciel dans le domaine gastro-intestinal et à laquelle sont étroitement liés les manuels d’utilisation et autres documents (06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 53; 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37).
39 Dès lors, la marque «IG GENIUS» véhicule, dans son ensemble, un simple message élogieux qui pourrait être attribué à des producteurs des produits en cause avec pour conséquence qu’il n’indique pas l’origine de ces produits. La combinaison des termes «IG GENIUS» ne nécessite pas de mesure d’interprétation de la part du public pertinent et ne présente ni originalité, ni prégnance qui lui faciliterait un mémorisation et une aptitude à servir d’indication d’origine.
40 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la chambre de recours considère que la marque demandée relève du motif de refus énoncé en 7 (1) (b), du RMUE, en raison des produits pertinents en cause et de la manière dont le signe serait perçu par le public anglophone pertinent.
41 Cette conclusion n’est pas affectée par cette référence faite par la demanderesse à d’autres marques acceptées par l’Office qui contiennent l’élément «GENIUS».
42 À titre de remarque générale, la chambre note que, dans le cas où il y aurait eu une certaine incohérence avec d’autres marques, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
43 Du reste, dans la mesure où la demanderesse fait référence à cinq MUE ou EI désignant l’UE contenant l’élément «GENIUS», il est exact que ces marques ont été acceptées par l’Office. Il convient toutefois de souligner que les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions de première instance qui n’ont pas été contestées (28/06/2017, T- 479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 et la jurisprudence citée; 22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48).
44 Cela vaut encore plus pour les marques acceptées par le premier instance qui n’ont pas une motivation apparente dans leurs constatations quant au caractère distinctif reconnu de la marque contestée (contrairement à un refus fondé sur des motifs absolus).

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45 Pour ce qui est des marques citées par la demanderesse, la chambre de recours n’a pas eu l’occasion de statuer sur le caractère distinctif et l’admissibilité de l’une d’entre elles.
46 En outre, l’examinateur a souligné à juste titre que l’Office (y compris la chambre de recours) et le Tribunal ont conclu que la marque verbale «GENIUS» est dépourvue de caractère distinctif (voir points 34 et 35 ci-dessus). il est vrai que dans cette affaire elle concernait le rejet du simple mot «GENIUS», alors qu’en l’espèce, l’acronyme «GI» est précédé. Toutefois, il importe particulièrement que le Tribunal ait examiné le mot «GENIUS» dépourvu de caractère distinctif pour les produits inanimés. La demanderesse souligne en l’espèce que l’examinateur a commis une erreur en concluant que la signification du mot «GENIUS» ne saurait s’appliquer à ces produits.
47 Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse ne saurait valablement se fonder sur les cinq marques «GENIUS» par l’Office afin de jeter le doute sur la conclusion selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits demandés.
48 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

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Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
H. Salmi
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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LA CHAMBRE