LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 septembre 2020
Dans l’affaire R 426/2020-4
Fashion ENERGY S.r.l. Via Zezon 4
20124 Milan
Italie Demanderesse/requérante représentée par IPSER S.R.L., Via Macedonio Melloni, 32, 20129 Milan (Italie)
contre
Retail Royalty Company 101 Convention Center Suite 850
Las Vegas, Nevada 89109
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par D YOUNG & CO LLP, Rosental 4, 80331 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 642 258 (demande de marque de l’Union européenne no 8 622 078)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/09/2020, R 426/2020-4, 1st AMERICAN (marque fig.)/REPRÉSENTATION D’UN OISEAU (marque fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 octobre 2009, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque

pour la liste des produits suivants telle que modifiée:
Classe 9 — Lunettes;
Classe 24 — Tissus et linge de maison.
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 Le 1 avril 2010, la défenderesse a formé opposition à l’encontre de la demande dans son intégralité, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L

enregistrée le 10 juin 2010 pour une large gamme de produits et services compris dans les classes 3, 18, 25 et 35, y compris à la suite des produits et services suivants:
Classe 25 — Vêtements et accessoires, à savoir blazers; chaussures, à savoir; chaussures; chapellerie, à savoir chapeaux;
Classe 35 — Services de vente au détail dans les commerces, tous pour un large éventail de lunettes de soleil.
3 Par décision du 10 février 2017 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, attribuant les frais au défendeur.
4 La requérante a formé un recours, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la MUE demandée.
5 Elle a tout d’abord argumenté que les marques coexistent sur le marché depuis 2009.

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6 Deuxièmement, elle a affirmé qu’il n’existe aucun risque de confusion, étant donné que certains des produits demandés sont différents des produits et services antérieurs et que l’élément verbal a exclu tout risque de confusion, même pour des produits identiques.
7 La défenderesse a déposé des observations en réponse, contestant le recours.
8 Le 15 novembre 2017, la Deuxième chambre a rendu sa décision dans l’affaire R
693/2017, rejetant le recours et accordant des frais à la requérante.
9 La requérante a formé un recours devant le Tribunal, qui s’est vu attribuer le numéro d’affaire T-54/18.
10 Le 12 juillet 2019, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-54/18, AMERICAN, T: 2019: 518, dans lequel il a annulé la décision de la deuxième chambre de recours du 15 novembre 2017 dans l’affaire R 693/2017-2.
11 Le Tribunal a considéré que les produits et services s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen (§ 52 et suivants), et que les produits et services en cause sont similaires ou identiques (§ 62 et suivants).
12 En ce qui concerne la comparaison des signes, le Tribunal a confirmé que la représentation de l’oiseau dans le signe contesté a une position distinctive autonome (§ 95) et qu’il existe de fortes ressemblances visuelles entre les éléments figuratifs (§ 96).
13 Même si la représentation graphique de l’aigle dans la marque antérieure n’est pas reproduite à l’identique dans la marque demandée, la similitude visuelle forte entre les représentations graphiques des oiseaux ne saurait être contestée.
14 De plus, elle a jugé que la marque antérieure dispose d’un «très caractère distinctif» puisqu’il n’a pas été démontré que la représentation d’un aigle peut être considérée comme suggérante pour les produits ou services en cause (§ 88) et que le caractère distinctif de l’élément figuratif aigle dans le signe contesté doit être considéré comme moyen (§ 91).
15 Cependant, le Tribunal a considéré que la décision de la deuxième chambre de recours ne déterminait pas le caractère distinctif de l’élément «1 st AMERICAN» dans son ensemble, et non sa position dans le signe contesté, et, par conséquent, sa position et son rôle dans le signe contesté, et, par conséquent, la comparaison phonétique et conceptuelle ainsi que l’appréciation globale peuvent être erronées.
16 La défenderesse a formé un recours devant la Cour de justice.
17 Par une ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2019, C-678/19 P,
EU:C:2019:994, le recours n’a pas été admis à la procédure.
18 Le 19 février 2020, les parties ont été informées du fait que le recours R
693/2017-2 avait été réattribué à la quatrième chambre de recours, sous le numéro de recours R 426/2020-4.

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Motifs
19 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu d’adopter les mesures que comporte l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, qui est devenu définitif puisque la Cour de justice ne lui a pas donné suite.
20 La chambre de recours non seulement est liée par l’ordre de cet arrêt, mais aussi par son raisonnement.
21 Compte tenu de la similitude entre les signes, notamment de la similitude visuelle moyenne et du fait que le signe antérieur est fortement similaire à la représentation d’un oiseau dans le signe contesté pour le signe antérieur, cet élément, qui joue un rôle distinctif autonome, et constitue en effet l’élément le plus distinctif du signe, il existe un risque de confusion pour tous les produits et services contestés, qui sont soit identiques soit similaires aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 Étant donné que la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne.
24 Le Tribunal a déjà confirmé dans son arrêt du 12 juillet 2019 dans l’affaire T- 54/18, 1er AMERICAN, T: 2019: 518, que les produits et services s’adressent au grand public, dont le niveau d’ attention est moyen (§ 52 et suivants), que les produits et services en cause sont similaires ou identiques (§ 62 et suivants).
25 En ce qui concerne la comparaison des signes, le Tribunal a confirmé que la représentation de l’oiseau dans le signe contesté joue un rôle distinctif indépendant (§ 95) et que, même si la représentation graphique de l’aigle dans la marque antérieure n’est pas reproduite à l’identique dans la marque demandée, la forte similitude visuelle entre les représentations graphique des oiseaux ne saurait être contestée (§ 96).
26 Par ailleurs, elle a jugé que la marque antérieure bénéficie d’un «très caractère distinctif» puisqu’il n’a pas été démontré que la représentation d’un aigle peut être considérée comme suggérante pour les produits ou services en cause (§ 88) et que le caractère distinctif de l’élément figuratif aigle dans le signe contesté doit être considéré comme moyen (§ 91).

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27 Cependant, le Tribunal a considéré que la décision de la deuxième chambre de recours ne déterminait pas le caractère distinctif de l’élément «1 st AMERICAN» dans son ensemble, et non sa position dans le signe contesté, et, par conséquent, sa position et son rôle dans le signe contesté, et, par conséquent, la comparaison phonétique et conceptuelle ainsi que l’appréciation globale peuvent être erronées.
Comparaison des signes
28 La comparaison des signes en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
29 Le signe demandé consiste en la représentation d’un oiseau de proie, et, à son haut, en lettres majuscules blanches sur un rectangle noir de couleur «1st
AMERICAN». Ces éléments verbaux seront interprétés comme séparés par rapport à l’élément figuratif du signe contesté, dans la mesure où ils sont les seuls éléments verbaux dans le signe contesté. deuxièmement, ils sont placés sur un fond rectangulaire noir, lequel sert à mettre l’accent sur un fond rectangulaire noir, lequel permet de mettre l’accent sur le phonétique, et quatrièmement, ils ne sont pas du tout liés à la représentation d’un oiseau dans une proie, étant donné que la notion d’un «premier aigle américain» n’a aucun sens. Cette constatation est également corroborée par la constatation du Tribunal selon laquelle l’élément verbal, en l’espèce, constitue un ensemble dans le signe demandé puisque les éléments «1 st» et «AMERICAN» sont écrits côte à côte un rectangle noir placé au-dessus de la représentation de l’aigle (12/07/2019, T-54/18, 1 st AMERICAN,
T: 2019: 518, § 101).
30 En outre, la chambre de recours fait observer que le Tribunal a considéré que ce dernier élément figuratif dans le signe contesté joue son rôle indépendant (12/07/2019, T-54/18, 1 st AMERICAN, T: 2019: 518, § 95) et n’est en rien négligeable (confirmé par l’arrêt de la Cour de justice, P, C-678/19 P, ECLI:EU:C:2019:994, point 19). Au contraire, le Tribunal a jugé que le caractère distinctif de l’élément figuratif aigle dans le signe contesté doit être considéré comme moyen (12/07/2019, T-54/18, 1 st AMERICAN, T: 2019: 518, § 91).
31 Compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif de l’expression «1st AMERICAN» correspond, au mieux, à celui de l’élément figuratif, à savoir moyen: C’est le cas, par exemple, pour tous les consommateurs membres du public de l’UE qui, bien que peu susceptibles de voir le sens de la conjonction des deux éléments anglais simples et courants «1st» et «American», ils pourraient ne pas comprendre ce sens. Il en va ainsi pour ceux du public pertinent qui comprennent le libellé mais non d’une manière descriptive ou laudative vis-à-vis des produits demandés.
32 Compte tenu des circonstances, étant donné que ces éléments verbaux sont des éléments de base et de base extrêmement fréquents, ils sont hautement

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susceptibles d’être compris non seulement par le public pertinent anglophone, mais également par le public pertinent de l’ensemble de l’Union européenne eu égard à la signification de ces éléments verbaux en anglais. «1st» signifiant «tout d’abord», à savoir «devant tous les autres, dans le temps ou dans l’ordre; tout plus tôt et «American» en tant qu’adjectif ou substantif (la qualité de l’être de l’Amérique, ou d’une personne d’Amérique, fréquemment utilisée pour désigner les États-Unis d’Amérique notamment). En combinaison avec le «1 st» précédent, il est très probable que ce public pertinent comprenne «AMERICAN» comme un nom, à savoir un mot ou un ressortissant de l’Amérique, étant donné que l’adjectif «American» nécessiterait un terme additionnel — qui n’a pas de signification syntaxique — ce qui, comme expliqué ci-dessus, et que, comme expliqué précédemment, le concept d’un premier oiseau américain de proie ne revêt aucun sens, et que, comme expliqué ci-dessus, le concept d’un premier oiseau américain de proie rectangulaire ne présente aucun sens, et que, suite à la jonction des éléments verbaux sur le fond rectangulaire noir, il convient également de les souligner comme séparés par l’élément figuratif représentant un oiseau.
33 Dès lors, l’élément «1 st AMERICAN» sera compris comme désignant un citoyen ou une langue maternelle d’Amérique qui est entrée ou arrive avant tout le monde ou qui est présente dans le temps ou dans l’ordre. En effet, pour autant que cela désigne une personne qui est américaine et qui arrive avant tous les autres dans l’ordre, elle fait allusion à la meilleure personne ou même entreprise américaine, et compte tenu du caractère laudatif d’une telle locution, elle a un caractère distinctif inférieur à la moyenne vis-à-vis des produits en cause. Pour autant qu’il pourrait être compris uniquement comme une référence historique aux premiers humains ou à la personne de l’Amérique, qu’il se peut même, le signe n’est pas élogieux ni descriptif par rapport aux produits en cause, et possède un degré moyen de caractère distinctif;
34 Il ressort de l’examen de la question de savoir si le signe contient un élément plus dominant que les éléments verbaux plus dominants que la représentation de l’oiseau, compte tenu de la taille de ceux-ci. Bien que placé sous l’élément verbal et bien qu’il soit légèrement rétréci, le dessin de l’aigle est près de trois fois plus haut que le rectangle portant le libellé, et il est aussi accrocheur, en raison de sa taille, de sa forme irrégulière et de son contraste d’un élément figuratif blanc sur fond blanc, au contraste qui crée une impression blanche sur le fond sombre. Dès lors, les deux éléments sont codominants.
35 Dès lors que, comme l’a considéré le Tribunal, il existe de fortes similitudes visuelles entre la représentation de l’oiseau dans chaque signe, l’ajout de l’élément verbal «1 st American» dans un carré noir ne saurait l’emporter sur les similitudes entre le signe antérieur et l’élément figuratif distinctif du signe contesté, auxquels il est presque identique au premier coup d’œil.
36 En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes, le signe antérieur ne comporte pas d’élément verbal et ne sera pas prononcé. De ce fait, aucune comparaison phonétique n’est possible.

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37 Sur le plan conceptuel, les signes en conflit ont en commun le même concept d’oiseau de proie, que le Tribunal a confirmé comme ayant une forte similitude visuelle. Le signe contesté contient également l’élément «American», qui sera perçu comme portant la signification conceptuelle, comme expliqué ci-avant, ou comme ayant un sens et qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Compte tenu de tous ces éléments, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
38 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
39 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’ image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
40 La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, comme l’a déjà conclu le Tribunal.
41 De plus, il convient de garder à l’esprit que, dans le secteur de l’habillement, la similitude visuelle peut avoir plus de poids. Compte tenu des conditions de commercialisation spécifiques dans les magasins de vente de vêtements, le choix de vêtements est généralement visuel. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, ainsi, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (07/03/2017, T-622/14, IWEAR, EU:T:2017:143, § 37). Il en va de même pour la vente au détail de tout produit, dans la mesure où les consommateurs percevront les marques en premier lieu sur le plan visuel avant d’entrer dans un magasin.
42 Dans l’ensemble, compte tenu de ce qui précède et de l’identité et la similitude des produits et services en conflit, de la similitude visuelle et conceptuelle moyenne entre les signes, de l’importance particulière de l’aspect visuel pour tous

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les produits concernés, du niveau d’attention moyen et du souvenir imparfait du public pertinent et du rôle distinctif indépendant de l’élément figuratif, de l’oiseau de proie, du signe contesté, et du rôle indépendant de l’élément figuratif, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion au sens de l', du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
43 Ceci resterait le cas même si l’élément rectangulaire portant le libellé du signe contesté était perçu comme l’élément dominant puisque, comme le Tribunal l’a confirmé, l’représentation de l’oiseau possède une position distinctive autonome dans le signe contesté (12/07/2019, T-54/18, 1 st AMERICAN, T: 2019: 518, §
95) et que, même si un élément commun aux signes en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être considéré dans le cadre de l’appréciation de la similitude de ces signes, dans la mesure où il constitue en lui-même le signe antérieur et conserve une position distinctive autonome dans le signe constitué notamment de cet élément et lequel, dans le cas où le signe antérieur n’est pas reproduit à l’identique dans le signe ultérieur, il est néanmoins possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre le signe antérieur et un élément du signe postérieur qui occupe une place distinctive autonome (12/07/2019, T-54/18, 1 st AMERICAN, T: 2019:
518, § 93). Tel est effectivement le cas en l’espèce compte tenu de la grande similitude visuelle entre les deux représentations figuratives de proie, laquelle, au vu notamment de l’attention moyenne du public pertinent, il est probable qu’elle est essentiellement identique, étant donné qu’il est peu probable qu’une analyse côte à côte des différences minuscules repose sur son image imparfaite de marque et que le consommateur se fonde sur son souvenir imparfait, dans lequel les oiseaux figuratifs seront certainement retenus en termes identiques.
Coexistence
44 Dans la mesure où la demanderesse allègue une coexistence des marques en cause, il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion.
45 Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, au cours de la procédure devant l’Office, le demandeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et dans la mesure où les marques sont identiques (11/05/2005, T-
31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
46 À cet égard, la chambre de recours relève que la demanderesse n’a présenté aucune preuve de la coexistence de ces marques sur le marché dans les États membres anglophones, et encore moins du fait qu’une telle coexistence était paisible et qu’elle reposait sur l’absence de risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, cet argument échoue.

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Conclusion
47 Le recours est rejeté.
Coûts
48 La requérante (demanderesse) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la défenderesse (l’opposante) dans la procédure de recours. La division d’opposition a condamné à juste titre la requérante à supporter les frais de la procédure d’opposition.
Fixation des frais
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse pour la procédure de recours et à 300 EUR celui des procédures d’opposition. À cela, il convient d’ajouter la taxe d’opposition de 350 EUR. Le montant total s’élève à 1 200 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure soient à la charge de la requérante;
3. Fixe le montant total à rembourser par la demanderesse au recours à la défenderesse pour les procédures d’opposition et de recours à 1 200 EUR.

Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz