LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 juillet 2020
Dans l’affaire R 725/2019-4
UNIVERS UNIVER Agro Ltd. J.K. Borovo, bl. 214, FL. E, ap. 101
1680 Sofia
Bulgarie Titulaire de la MUE/requérante représentée par Hernandez-Marti Abogados SLP, C/Convento Santa Clara, 10, 3ª, 46002 Valence (Espagne)
contre
Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co. Ltd Dawang Economic Development Zone
Guangrao County, Shangdong Province
Dongying City
République populaire de Chine Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 16 283 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 440 596)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/07/2020, R 725/2019-4, agate/agate

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mars 2017 et enregistrée le 21 juin 2017, Univers
Agro Ltd. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
AGATE
comme marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants:
Classe 12 — Matières automatiques [pneus].
2 Le 28 septembre 2017, Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co. Ltd (ci-après la
«demanderesse en déchéance») a introduit une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en faisant valoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l', du RMUE utilisé dans la vie des affaires en Bulgarie pour des «pneumatiques» compris dans la classe 12.
3 Devant la division d’annulation, en ce qui concerne l’allégation de mauvaise foi, la demanderesse en annulation a fait valoir qu’elle utilisait la marque «agate» en Bulgarie par l’intermédiaire de son distributeur Omnifak Ltd. («Omnifak») depuis 2014 pour les pneumatiques. Au cours de la période 2014-2017, plus de 23 000 pneumatiques «agats» pour plus de 3 millions d’EUR ont été vendus en Bulgarie par Omnifak. Hormis Omnifak, des pneus «agiaux» avaient été proposés par d’autres revendeurs bulgares. La demanderesse en nullité a été l’un des principaux fabricants de pneus en Chine et dans le monde entier. La marque
«Agate» a acquis une notoriété et une forte notoriété des marques, en particulier dans le domaine des pneus de véhicules tels que pour les camions et autobus, y compris en Bulgarie.
4 Elle a également expliqué que la titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré un nom de domaine «annaite.bg» en 2016, sur lequel elle a proposé des pneus d’une marque concurrente «ANNAITE» par le fabricant chinois Xingyuan Tire Group Co., LTD. aussi, le titulaire de la marque de l’Union européenne était spécialisé dans la production et le transport de produits agricoles et était donc détenu et utilisé sur de nombreux types de véhicules différents, dont des camions, des tracteurs et d’autres véhicules agricoles spécialisés, au moyen du type de pneus produits sous la marque «agate». Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne exerçait son activité sur le même marché (marques) et sur le même territoire (la Bulgarie), elle devait avoir connaissance de tous les autres concurrents, notamment de la demanderesse en nullité, et de sa marque «Agate» au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, également dans le cadre de ses activités de transport. La seule intention de la titulaire de la

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marque de l’Union européenne lors du dépôt de la demande pour la marque de l’UE contestée était d’éliminer la demanderesse en nullité et son distributeur du marché bulgare, ce qui augmenterait ses propres ventes et parts de marché;
5 En outre, entre avril et juin 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a contacté plusieurs clients d’Omnifak et a tenté de les convaincre de cesser leurs relations commerciales avec Omnifak et de supplanter les pneus «agates» fournis par Omnifak avec ceux fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ces visites ont prouvé que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de la marque «agate» et de la clientèle de la demanderesse en nullité à cet égard, ainsi que de l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne d’exclure les produits «agrés» du marché par tout moyen.
6 Elle a insisté sur le fait que le signe antérieur et la marque de l’Union européenne contestée étaient identiques et couvraient des produits identiques. Le 6 juillet 2017, immédiatement après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une plainte auprès de l’Office bulgare des brevets en vue d’une violation de l’usage par Omnifak de la marque de l’Union européenne contestée. Le délai court entre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée et le dépôt de la plainte a également montré que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà connaissance de l’usage de la marque «agate» par Omnifak en Bulgarie et que ses intentions étaient de bloquer cet usage. Le 31 août 2017, une loi pour la rédaction des violations administratives a été publiée par l’office bulgare des brevets, faisant état d’une violation par Omnifak, après avoir effectué une inspection dans les locaux de Sofia (Bulgarie). Les procédures administratives en contrefaçon sont toujours pendantes et la demanderesse en nullité et Omnifaque ont soulevé des objections fondées sur la marque antérieure non enregistrée «agate» et la titulaire de la marque de l’Union européenne ont fait preuve de mauvaise foi.
7 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve de l’usage de la marque «AXAT» dont la traduction en anglais coïncide avec la marque «agate» pour des carres, conformément au paragraphe 9 ci- dessous ou à la marque de l’Union européenne contestée. La demande d’action visant à obtenir des mesures d’exécution déposées par la titulaire de la marque de l’Union européenne auprès des autorités bulgares des douanes seulement (voir pièce 3, paragraphe 12 ci-dessous), a expressément indiqué les noms du demandeur en nullité, et Omnifak, ce qui prouve également que la titulaire de la marque de l’Union européenne savait déjà que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà connaissance de l’usage de la marque «agate» en Bulgarie et que la demande en nullité n’avait pas protégé sa propre marque. La demanderesse en nullité a tenté, de bonne foi, de résoudre le litige, mais a mis fin aux négociations par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
8 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants dans la procédure d’annulation:

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Annexes 1 et 2: Un accord exclusif conclu entre la demanderesse en nullité et Omnifak, daté du 9 juillet 2014, par lequel Omnifak s’engage à promouvoir et vendre des pneumatiques «AGATE», fabriqués par la demanderesse en nullité, en Bulgarie, ainsi qu’une lettre de distribution exclusive indiquant la même date, par laquelle la demanderesse en nullité autorise Omnifak à être son représentant et l’agent exclusif d’importer et de vendre des pneus d’ «agate» en Bulgarie;
Annexe 3: Des tableaux indiquant les chiffres de vente des pneus «Agate» vendus en Bulgarie par Omnifak durant la période 2014-2017, confirmés par le directeur général et le chef comptable du groupe Omnifak, dont le nombre total de pièces vendues est supérieur à 23 000 pour un montant d’environ 6 millions d’EUR en Bulgarie équivalent à plus de 3 millions d’EUR;
Annexe 4: Factures relatives à la vente, entre autres produits, de pneus «pour animaux» (indiqués comme «pneus pour camions et autobus; avec un indice supérieur à 121») par la demanderesse en nullité à l’égard d’Omnifak et les déclarations en douane respectives, dont la date est comprise entre 2014 et
2017;
annexe 5: Des factures concernant la vente de pneus douteux par Omnifère aux clients en Bulgarie, datées entre 2014 et 2017;
Annexe 6: Demande de marque pour la marque verbale «agate», déposée auprès de l’Office bulgare par la demanderesse en nullité, le 20 septembre 2017, pour des produits compris dans la classe 12, et notamment plusieurs pneus;
Annexe 7: Impression du site web www.hengfengtires.com, daté du 25 septembre 2017, indiquant que la demanderesse en nullité est l’un des principaux fabricants de pneus en Chine et qu’elle réalise une production annuelle de 30 millions de pneus;
Annexe 8: Un extrait du registre chinois des marques montrant la marque de
la demanderesse en nullité, no 5 827 716 déposé en 2007, enregistré en 2009 dans la classe 12 et comprenant une variété de pneumatiques;
Annexe 9: Impressions des sites web www.rebco-me.com , www.gasgoo.com, www.malas.co.za, www.protekta.it et www.keppel.co, datées du 25 septembre 2017, sur lesquelles les pneumatiques «AGATE» sont proposés à la vente et qui comprennent des références à la demanderesse en nullité et indiquant que l’ «agate» est une marque de pneus importante, spécialisée dans la catégorie des camions et des autobus;
Annexes 10 et 11: Les résultats d’une recherche sur Google pour les «ages ages» et « agate vocaux» (signifiant «agate fatiguant» en bulgare), daté du 25

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septembre 2017, qui montre que plus de 370 000 résultats ont été obtenus pour les «pneumatiques» et plus de 16 000 pour «Agate Romania»;
Annexe 12: Une version imprimée de «register.bg Whois database» montrant que le registrant du nom de domaine annaite.bg était la titulaire de la marque de l’Union européenne à compter du 26 août 2016, et des impressions provenant du site web www.annaite.bg montrant un catalogue de pneus de véhicules poids sous la marque «ANNAITE»;
Annexe 13: Un extrait du registre commercial bulgare daté du 25 septembre 2017 concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui montre qu’il s’agit d’une société spécialisée dans la production et le commerce de produits agricoles, des activités de transport et de dition (sic);
Annexe 14: Déclarations sous serment de la part de cinq sociétés bulgares, indiquant qu’en avril et juin (un mois différent dans chaque entreprise), elles avaient été visitées par des personnes se rapportant à M. Milen Vladimirov
Grancharov et à la titulaire de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque ayant l’unique propriétaire de son capital, à savoir Agroink, Serbie. Ces personnes ont proposé à ces personnes de mettre fin à leur relation commerciale avec Omnifak et de remplacer les pneus «agate» qui leur sont fournis par Omnifak, avec des tires distribuées par lesdites personnes et celles y afférentes;
Annexe 15: Une action pour la constatation des violations administratives émises par l’Office bulgare des brevets le 31 août 2017, qui fait état d’une violation par Omnifak de la marque de l’Union européenne contestée consistant à proposer à la vente, à mettre sur le marché et à stocker des pneus de camions sous la marque «agate»;
les documents relatifs à la TVA et les registres des ventes déposés par Omnifak avec l’administration fiscale bulgare;
Des impressions de divers sites web montrant des pneus d’ «agate» ainsi qu’un catalogue du demandeur en nullité compris entre 2014 et 2015 et des pneus de camions «agats»;
9 En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne, une filiale de la société agroink Ltd — la Serbie, a déclaré avoir démarré ses activités en 2011 en important et commercial des produits agricoles principalement en Bulgarie et en étendant ses activités au poids lourds, droit clair et pneus de véhicules spéciaux en 2015. En 2017, elle a décidé de déposer la demande d’enregistrement de la marque de l’UE contestée afin de protéger la gamme de marques utilisées pour les produits qu’elle fournit. Elle a choisi le mot «AXAT» (équivalent bulgare du mot anglais «agate») et a choisi ce nom parce qu’il possédait un caractère distinctif pour les pneus. Elle a enregistré la version anglaise de ce mot parce qu’il travaillait avec des entreprises internationales. La titulaire de la marque de l’Union européenne a lancé une recherche de ce mot dans la classe 12 et a conclu à l’absence de signes en conflit. Le processus d’enregistrement s’est accéléré sans entraves.

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10 Elle affirme que les documents produits par la demanderesse en nullité ne démontraient pas l’utilisation de la marque «agate» à l’exception d’environ 10 000 pneus, qui était une quantité négligeable. Ni le site web de la demanderesse en nullité, ni le site web d’Omnifak n’ont démontré un quelconque usage de la marque «agate». Elle a reproché à la demanderesse en nullité de se faire mauvaise foi lorsqu’elle a importé des pneumatiques «agates» en Bulgarie le 25 juillet 2017, connaissance de l’enregistrement de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne et de l’action répressive introduite devant les autorités douanières bulgares, comme le démontre un courrier électronique adressé le 31 août 2017 à la titulaire de la marque de l’Union européenne et accompagné d’une offre d’achat de la marque contestée. En ce qui concerne les documents produits par la demanderesse en annulation, ils n’étaient pas vidés, et non notariés et n’étaient pas enregistrés auprès de l’Office bulgare des brevets, documents privés peu fiables ou pas correspondant l’un à l’autre. En ce qui concerne les déclarations sous serment en particulier, elles n’étaient pas notariées et les personnes qui les signent n’ont pas connaissance des conséquences pénales d’une fausse déclaration.
11 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas tenue d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans suivant l’enregistrement. Le délai qui s’est écoulé entre le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et l’action répressive introduite par la titulaire de la marque de l’Union européenne était de cinq mois, ce qui n’était pas un délai court.
12 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants dans la procédure d’annulation:
Points 1 et 2: Des extraits des sites web www.hengfengtires.com et www.omnifak.com, datés du 15 janvier 2018;
Point 3: Un accusé de réception, daté du 20 juillet 2017, de l’Agence bulgare des douanes, de la demande d’intervention de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour avoir intenté une action en vue de l’application de la marque de l’Union européenne contestée. La demande, déposée le 5 juillet 2017, est jointe au mémoire et contient, dans la section relative à l’identification des produits de contrefaçon, la demanderesse en nullité en tant que fabricant de pneus «AGATE» et Omnifak, l’un des distributeurs, avec trois autres sociétés bulgares;
pièces 4 à 8: Des extraits des sites internet www.rebco-me.com, www.gasgoo.com, www.malas.co.za, www.protekta.it et www.keppel.co, pour montrer que les sociétés mentionnées par la demanderesse en nullité exercent leurs activités en dehors de l’UE ou, à tout le moins, en dehors de la Bulgarie;
Point 9: un courrier électronique, daté du 31 août 2017, du directeur des ventes de la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque de l’Union européenne, dans lequel la demanderesse en nullité se présente comme le fabricant de pneus «agate» en Chine et informe le titulaire qu’elle a reçu l’actualité de l’enregistrement par la titulaire de la marque de l’Union

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européenne de la marque «agate». Elle souhaite discuter de la question des ventes sur le marché européen et espère des négociations conviviales.
13 par décision du 21 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité, a déclaré la nullité de la MUE et a condamné le titulaire de la MUE à supporter les frais.
14 Après avoir résumé les arguments des parties et les éléments de preuve présentés en détail, la division d’annulation a suivi le raisonnement suivant:
Les éléments de preuve pris dans leur ensemble forment une image complète de la collaboration entre la demanderesse en nullité et Omnifa k dans l’importation et la vente de pneus d’ «agate» en Bulgarie au cours de la période 2014-2017. L’accord entre les sociétés, les factures concernant la vente de pneus par la demanderesse en nullité à Omnifak, accompagnés des déclarations en douane correspondantes, les factures émises par Omnifak adressées à des sociétés bulgares, étayées par des tableaux détaillés contenant les chiffres et les valeurs des pneus importés et vendus en Bulgarie, confirmés par les employés d’Omnifak, attestent à suffisance que la demanderesse en nullité a utilisé, par Omnifak, la marque «agate» pour les pneus en Bulgarie, à savoir plusieurs années avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Il n’ y avait aucune raison de douter des données contenues dans l’accord conclu entre la demanderesse en nullité et Omnifak, qui était entièrement étayé par les déclarations personnalisées et les factures de vente. Le fait qu’il n’a pas été notarisé ou enregistré auprès de l’Office bulgare des brevets n’est pas pertinent, d’autant plus que la demanderesse en nullité n’avait pas de marque enregistrée en Bulgarie à l’époque. Bien que toutes les déclarations en douane ne comprennent pas toutes la marque «agate», il y a suffisamment d’indications telles que les numéros des déclarations en douane, les codes spécifiques des conteneurs, le nombre d’emballages contenus, etc., qui sont reproduits dans les factures. Il n’est pas possible de douter du fait que les pneus «agate» soient importés et vendus en Bulgarie.
En ce qui concerne les déclarations sous serment, le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais nié que les visites y mentionnées n’avaient pas eu lieu. Les cinq personnes, apparemment clients d’Omnifak, ne sont pas dans une situation de dépendance à l’égard de cette société. Il n’y avait aucune raison de présumer que ces cinq personnes ont signé de fausses déclarations, notamment parce que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a porté atteinte à leur valeur probante qu’en refusant effectivement leur contenu.
Aucune preuve directe n’a été apportée directement par le titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne l’utilisation de la marque «agate» en Bulgarie par la demanderesse en nullité. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne a admis qu’elle détenait le même secteur d’activité que la demanderesse en nullité, le domaine plutôt limité des pneus de véhicules. Cette association se conjuguée au fait que seulement un mois

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après le dépôt de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a développé des activités dans le but de prendre en charge les clients du distributeur de la demanderesse en nullité (connaissant ainsi la présence de la marque «agate» sur le marché bulgare) et du fait que seulement quatre mois seulement après le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (et deux semaines après son enregistrement), la titulaire de la marque de l’Union européenne a entrepris une action en contrefaçon spécifiquement contre la demanderesse en nullité et Omnifak, indiquent clairement que la titulaire de la marque de l’Union européenne devait avoir connaissance de l’usage de la marque de la demanderesse en nullité en Bulgarie.
Le court terme entre l’enregistrement de la marque contestée et l’action répressive est un indicateur fort de la connaissance préalable par le titulaire de la MUE de la marque de la demanderesse en nullité, mais aussi des intentions de la titulaire de la MUE. il est également pertinent que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait indiqué les noms du demandeur en nullité et, le cas échéant, Omnifak, dans sa demande d’exécution, ce qui laisse à penser que celle-ci savait déjà que la demanderesse en nullité avait fait usage de la marque par l’intermédiaire d’Omnifak, et que cette demande n’était pas une simple tentative préalable pour prévenir toute violation de la marque fraîchement enregistrée de la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais une tentative prévue visant à tirer profit de l’absence formelle de protection de la marque «agate» par la demanderesse en nullité dans le territoire européen.
Compte tenu de la chronologie des événements et de toutes les indications considérées dans leur ensemble, il serait essentiellement impossible pour la titulaire de la marque de l’Union européenne de ne pas connaître l’usage de la marque «agate» par la demanderesse en nullité par l’intermédiaire de son distributeur en Bulgarie et que ses intentions lors du dépôt de la marque étaient d’un usage honnête de la marque dans le commerce, et non d’empêcher l’utilisation et la part de marché de la demanderesse en nullité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu expliquer que l’interprétation d’une interprétation de ces événements aurait permis de conclure qu’elle n’avait manifestement rien à faire pour sa mauvaise foi, mais qu’elle s’est abstenue de le faire. La déclaration selon laquelle elle a déposé le nom «agate» au motif qu’elle était la traduction anglaise de l’expression bulgare «AXAT» et que ce mot était distinctif pour les pneus, n’apporte aucun éclairage sur la manière dont la titulaire de la marque de l’Union européenne a exactement choisi ce mot parmi des millions d’autres mots, à savoir distinctif pour les pneus. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas affirmé qu’elle n’avait pas connaissance de la marque de la demanderesse en nullité, mais elle a simplement fait valoir que la demanderesse en nullité ne possédait qu’un enregistrement en Chine et non dans l’Union européenne. Une telle omission n’autorise toutefois pas le titulaire de la marque de l’Union européenne à tirer profit et à tirer profit de la marque de la demanderesse en nullité et de sa part de marché.

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La titulaire de la MUE a maintes fois soutenu que la marque contestée avait déjà été examinée par l’Office et qu’elle a été enregistrée sans problème. L’enregistrement d’une MUE ne saurait créer une confiance légitime pour le titulaire de cette marque par rapport à celui résultant de procédures en nullité ultérieures, dans la mesure où la réglementation applicable permet expressément de contester ultérieurement ce dépôt dans le cadre d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, et l’Office n’a pas examiné d’ office, avant l’enregistrement de la marque, le fait que le signe demandé ait été déposé de mauvaise foi.
Aucune indication de l’existence d’une mauvaise foi ne fait l’objet d’une mauvaise foi de la part de la demanderesse en nullité, comme l’a fait valoir la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le courriel de vente adressé par la demanderesse en nullité à une négociation amicale, envoyée à la titulaire de la marque de l’Union européenne le 31 août 2017 par la titulaire de la MUE le après que la demande d’exécution a été déposée par l’agence des douanes et à la même date à laquelle l’Office bulgare des brevets a émis ses actes de contrefaçon, suggère simplement que la demanderesse en annulation était disposée à trouver une solution amiable lorsqu’elle a été informée sur le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait enregistré la marque et avait un intérêt à poursuivre ses activités en Bulgarie. Rien n’ indiquait que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait la même volonté. Le fait que la demanderesse en nullité et Omnifak ont toutes deux déposé des demandes en Bulgarie pour la marque «agate» ne fait que remarquer avec le demandeur en nullité que la marque n’avait pas été officiellement protégée dans le territoire où elle a été utilisée et qu’elle a décidé de rectifier cette situation.
En déposant la demande relative à la marque de l’Union européenne contestée, laquelle était identique à la marque précédemment utilisée par la demanderesse en nullité par l’intermédiaire de son distributeur/partenaire commercial, la titulaire de la marque de l’Union européenne a l’intention de tirer profit du manque de protection formelle de la marque de la demanderesse en nullité en Bulgarie afin de prendre en compte les consommateurs et des parts de marché créées par le partenaire commercial de la demanderesse en nullité, Omnifak.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée et lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Moyens et arguments des parties
15 Le 1 avril 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée et a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 18 juin 2019. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de maintenir l’enregistrement de la marque de l’Union

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européenne contesté et de condamner la demanderesse en nullité à supporter les frais des procédures. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Après avoir vendu des pneus sous les marques «AMBERSTONE» et «ANNAITE» à compter de 2015, la titulaire de la marque de l’Union européenne a décidé d’enregistrer une nouvelle marque «agate», à savoir une pierre précieuse, qui correspond au même «AMBERSTONE». Elle a choisi le fabricant chinois Xingyuan Tire Group Co., LTD, pour produire les pneus en
Chine. Elle a trouvé des marques «agates» au Japon, en Russie et au
Mexique, appartenant à des sociétés différentes, mais pas au sein de l’Union européenne. Elle n’avait pas connaissance de l’utilisation des pneus «agrés» par la demanderesse en nullité ou par Omnifak. Dès lors que la marque a été enregistrée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a logiquement engagé une action répressive auprès de l’agence des douanes bulgares.
Même si la demanderesse a déposé au moins 90 demandes d’enregistrement de diverses marques dans l’Union européenne et en Bulgarie entre 2009 et 2011, la marque «agate» n’a pas été demandée à l’enregistrement en Bulgarie ou dans l’Union européenne avant septembre 2017 et janvier 2018, soit quatre ans après son enregistrement en Bulgarie et ce, soit quatre ans après son enregistrement. Les procédures de nullité visent simplement à éliminer le titulaire de la marque de l’Union européenne du marché, dans la mesure où la demanderesse en nullité ne vend pas, ni elle-même, ni Omnifaque, aucun produit sous la marque «agate».
Les documents produits par la demanderesse en nullité, dont les déclarations en douane, ont été falsifiés. Trois des déclarations sous serment des distributeurs d’Omnifak contiennent des noms ou des adresses incorrects et la titulaire de la marque de l’Union européenne a déjà introduit des procédures pénales à l’encontre des représentants de ces distributeurs. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas d’agents commerciaux. Ni ses représentants, ni ses employés n’ont visité les personnes qui ont signé les déclarations sous serment. L’autre personne mentionnée dans les déclarations sous serment, Milen Grancharov, a également fait l’objet d’une déclaration sous serment, également au nom de la titulaire de la marque de l’UE, affirmant qu’elle ne connaissait pas, n’a jamais indiqué, qu’elle a évoqué ou envoyé des propositions commerciales à l’un des représentants des déclarations sous serment, tandis que l’un des représentants a retiré sa déclaration sous serment.
Plus de 12 000 000 pneus sont vendus chaque année en Bulgarie. La vente de pneus «agate», si elle est vraie, représente entre 0.01 % et 0,06 % du total des ventes de la période comprise entre 2014 et 2017. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas eu la possibilité de connaître les ventes réalisées par ce concurrent aussi mineur. Il n’existe aucun élément de preuve attestant que la titulaire de la marque de l’Union européenne a eu connaissance des ventes réalisées par Omnifak.

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Les sites web de la demanderesse en nullité et d’Omnifak ne font pas état de la promotion ou de l’offre à la vente des pneus «agate». Ce fait s’ajoute à l’absence de tout support publicitaire, au catalogue, à la promotion ou à tout autre document, autre que des documents facilement modifiables, et de la tentative d’acheter la marque, prouvant que ni la demanderesse en nullité, ni Omnifak, n’ont jamais utilisé la marque «agate» en Bulgarie ou en Europe. Elles ont uniquement été concernées par la marque lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré la marque après qu’elles ont été artificiellement construites en se fondant sur les documents provenant d’un particulier et de l’apparition, en Bulgarie, des pneumatiques «agrafes» commercialisées.
16 Les preuves suivantes ont été jointes au mémoire exposant les motifs du recours:
pièce 1a: Des messages électroniques échangés entre Milen Grancharov, au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne, et le groupe Xingyuan Tire Group Co., LTD de 2016, en ce qui concerne la vente potentielle de produits «AMBERSTONE» et «ANNAITE» pneus en
Bulgarie;
Le document 1b: Un contrat d’agence de vente entre le titulaire de la marque de l’Union européenne et le groupe Xingyuan Tire Group Co., LTD, pour la vente de pneus «ANNAITE» en Bulgarie;
Documents 2 à 3: Projet de contrat de licence entre la titulaire de la MUE et le groupe Xingyuan Tire Group Co., Ltd pour l’utilisation de la marque «ANNAITE» en Bulgarie. Conseils écrits sur la disponibilité de la marque
«agate» pour un enregistrement en Bulgarie. Factures relatives aux frais de conseil correspondants;
Pièce no 4: Copie du courrier électronique envoyé par la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque de l’Union européenne le 31 août 2017 (voir aussi la pièce 9, point 12 supra), accompagné d’une réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir une lettre en date du 3 septembre 2017 invitant le demandeur en nullité à cesser d’exporter des produits «agats» afin que l’Union européenne viole les droits de la titulaire de la MUE en ce qui concerne la MUE no 16 440 596, à savoir la marque contestée;
Documents 5 à 7: Des réclamations pénales de la titulaire de la marque de l’Union européenne en faveur du ministère bulgare des procureurs contre les représentants qui ont fourni des déclarations sous serment dans le cadre de la procédure d’annulation (voir annexe 14, paragraphe 8 ci-dessus) reprochent à Milen Grancharov de faire appel à des replacements;
Pièce no 8: Demande du ministère de l’intérieur adressée à la titulaire de la marque de l’Union européenne, en date du 7 décembre 2017, à fournir des informations supplémentaires en ce qui concerne la MUE contestée dans le cadre d’une enquête pénale initiée en 2017 à l’encontre d’un distributeur bulgare de pneus «d’agate»;

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Pièce no 9: déclaration sous serment de Milen Grancharov, également au nom de la titulaire de la MUE, certifiant qu’il ne connaît pas, qu’elle n’a jamais vu, n’a soumis de propositions concernant l’abandon d’anciennes, ni la création de nouvelles relations commerciales avec les représentants qui ont fourni les déclarations sous serment dans le cadre de la procédure d’annulation. Il ajoute que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais eu des agents commerciaux et que toutes les négociations et accords constituent sa responsabilité en tant que fondé de pouvoir de la part du directeur général de la titulaire de la marque de l’Union européenne;
Pièce no 10: Déclaration sous serment de l’un des représentants par laquelle elle renonce à sa précédente déclaration sous serment, présentée par la demanderesse en nullité en première instance (voir annexe 14, paragraphe 8 ci-dessus);
Pièce no 11: Extrait du registre du commerce pour la société Peleti-Trans Ltd.;
Pièce no 12: Une décision de l’Agence bulgare des douanes refusant de fournir des informations à la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le nombre total de pneus «agate» importés en Bulgarie par Omnifak;
pièce no 13: Des statistiques de l’Institut des statistiques nationales concernant le nombre total de pneumatiques importés en Bulgarie au cours de la période 2014-2017, divisés par type de pneumatiques et pays de l’importateur;
Pièce no 14: Notification par l’EUIPO de l’opposition de refus de l’enregistrement international désignant l’UE de la demanderesse en nullité désignant l’Union européenne pour la marque verbale «agate», n’ayant pas désigné de représentant;
Pièce no 15: Des impressions datées de 2019 des sites web www.hengfengtires.com et www.omnifak.com;
Pièce no 16: Une liste de marques View avec les marques de la demanderesse en nullité.
17 Le 16 septembre 2019, dans ses observations en réponse, la demanderesse en nullité demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de condamner la titulaire de la MUE à supporter les frais. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit de preuve de ventes de pneus. Cela indique que sa seule fonction pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée est de bloquer l’usage de la marque par la demanderesse en nullité.
Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ait pas rencontré la marque chinoise de la demanderesse en nullité pendant la recherche

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disponible, elle est parvenu à identifier les pneus «d’agate» de la demanderesse en nullité, importés par Omniens, immédiatement après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, et a engagé des actions en contrefaçon contre la demanderesse en nullité et Omnifak.
La correspondance d’e-mails entre les parties à la suite de la lettre de la titulaire de la marque de l’Union européenne datant du 3 septembre 2017 (pièce 4, point 16 ci-dessus) montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne a continué d’insister sur l’arrêt de l’exportation de pneus «agate» à l’Union européenne en 2018, un an après la suspension, par la demanderesse en nullité, de l’exportation de pneus «aggis» en Bulgarie depuis août 2017, en vue des mesures d’exécution prises par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le 26 juillet 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a suggéré un montant déraisonnable de 36 millions d’EUR en vue du transfert de la marque de l’Union européenne contestée à la demanderesse en annulation.
La marque «agate» avait été utilisée par la demanderesse en nullité en Bulgarie plusieurs années avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’UE contestée. La présentation tardive de la demande d’enregistrement n’implique pas nécessairement qu’elle ne présente aucun intérêt sur le marché de l’Union européenne en raison de l’absence d’obligation d’enregistrement.
Les allégations selon lesquelles les factures et les déclarations en douane ont été manipulées n’ont été étayées par aucun élément de preuve.
La quantité d’ «ANNAITE» dans lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est engagée à acheter auprès de la société chinoise Xingyuan Tire Group Co., LTD, correspond à la quantité de pneus «d’âge» vendus par
Omnifak durant la période 2014-2017, ce qui n’est pas faible dans le domaine concerné.
L’activité des pneumatiques est un champ relativement restreint en Bulgarie. Le titulaire de la marque de l’Union européenne et Omnifak sont tous deux basés à Sofia et se doivent d’être connus les uns les autres.
Les extraits des pages web de la demanderesse en nullité et d’Omnifak présentés dans le cadre du recours ne montrent pas la vente de pneus «agrée» au motif que les ventes avaient été suspendues après les actions en contrefaçon intentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
18 Les preuves suivantes ont été jointes aux observations en réponse:
Pièce 2: Un courrier électronique de la titulaire de la marque de l’Union européenne adressé à la demanderesse en nullité, en date du 4 septembre
2017, envoyé par courrier électronique entre la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne du 31 août 2017 et du 3 septembre 2003 (voir pièce 9, point 12, et document 4, point 16) indiquant que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la titulaire légale de la

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marque «agate», que le «problème» rencontré par la demanderesse en nullité est un problème fondamental, une complication majeure d’entreprise et qu’il est conscient des conséquences potentielles pour la demanderesse en nullité et ses partenaires européens et partenariat de longue durée en cas de convention négative; elle affirme que la proposition de la demanderesse en nullité visant à résoudre la question sera très prudente, respectueuse et suffisante;
Pièce 3: Un courrier électronique daté du 21 juin 2018 adressée à la demanderesse en nullité par la titulaire de la marque de l’Union européenne, par lequel il a joint une autre lettre lui demandant de cesser et de renoncer à ses droits sur la marque de l’Union européenne no 16 440 596 pour la marque «agate» et à l’exportation de pneus de marque «agate» sur le territoire de l’UE;
Pièce 4: Un courrier électronique daté du 25 juillet 2018 adressé à la demanderesse en nullité par la titulaire de la marque de l’Union européenne faisant référence à une réunion avec le représentant de la demanderesse en nullité, le 11 juillet 2018, lors duquel elle a été informée des modalités et conditions de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle indique qu’en l’absence d’une réponse rapide de la demanderesse, qui semblait sous- estimer «la gravité de l’infraction, et quelles conséquences un suivi approprié de celui-ci par la suite» le 1 août;
Pièce 5: Un courrier électronique daté du représentant de la demanderesse en nullité adressé à la demanderesse en nullité le 26 juillet 2018, l’informant qu’il a été informé par le représentant de la titulaire de la MUE que le prix de transfert de la marque contestée, tel que déposé par la titulaire de la MUE, s’élèverait à 36 millions d’EUR sans indiquer sur quelle base le prix a été déterminé.
Motifs
19 Le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas fondé. La chambre de recours souscrit au raisonnement et à la conclusion de la division d’annulation selon lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée et de sa décision de déclarer la nullité de la marque de l’Union européenne no 16 440 596 au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
Sur les éléments de preuve produits au stade du recours
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits et preuves répondent à deux exigences.
Premièrement, il y a lieu d’ établir qu’ils sont, à première vue, susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été

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présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile ou qu’ils sont déposés pour contester les constatations effectuées ou examinées par la première instance d’office dans la décision attaquée dans la décision attaquée.
21 La chambre de recours estime que les éléments de preuve produits devant la division d’annulation ont déjà prouvé à l’évidence la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Les preuves produites tardivement pour la première fois au stade du recours, que celles-ci soient ou non recevables ou non, ne modifient en rien ce résultat. Le cas échéant, elle complète simplement des faits et des éléments de preuve déjà produits et souligne ci-dessous les conclusions de la division d’annulation.
article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité d’une marque de l’ UE est déclarée lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Comme l’a l’avocat l’avocat général M^me Eleanor Sharpston (12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 36), le concept de mauvaise foi visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni défini, ni délimité, ni même décrit d’une quelconque manière dans la législation. Cependant, la Cour de justice a donné des orientations sur la manière d’interpréter ce concept dans son arrêt dans le même cas, ainsi que le Tribunal l’a fait dans plusieurs affaires.
23 La mauvaise foi implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 28). La Cour a indiqué que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique «lorsqu’il ressort des indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, à des intérêts de tiers (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & Koton, EU:C:2019:724, §
46).
24 Les trois facteurs suivants peuvent être particulièrement pertinents aux fins d’apprécier la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne: I) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; Ii) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que Et iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37 & 53; 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy,
EU:C:2013:435, § 36-37).

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25 La connaissance peut être présumée («devait avoir connaissance») sur la base, notamment, de connaissances générales dans le secteur économique concerné ou de la durée de l’usage. Il est avéré, par exemple, que l’identité ou la quasi-identité de la marque contestée avec le signe antérieur «ne peut manifestement être fortuite» (28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 60). En fonction des circonstances de l’espèce, cette présomption peut s’appliquer même si le signe identique ou similaire a été enregistré dans un pays non membre de l’Union européenne (28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 64-71).
26 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit être déterminé par rapport aux circonstances objectives du cas d’espèce (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 35). Afin de déterminer si le titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande, il convient de procéder à une appréciation globale, dans laquelle tous les facteurs pertinents de l’espèce doivent être pris en considération (27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy,
EU:C:2013:435, § 37; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §
37, 42). Il convient également de tenir compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21) et de la chronologie des événements ayant engendré ce dépôt ( 0 3/06/2010,
C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 52).
27 Il appartient à la demanderesse en nullité de produire les faits qui démontrent la mauvaise foi, la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire
(23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 34; 14/02/2019, T-
796/17, Mouldpro, EU:T:2019:88, § 84). Des faits invoqués par la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent également être pris en considération étant donné qu’il est le mieux placé pour fournir des informations et preuves concernant ses intentions au moment de la demande d’enregistrement (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 37). En tout état de cause, la demanderesse en nullité doit prouver l’existence de la mauvaise foi dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne à la date du dépôt de la marque de l’Union européenne, par exemple, que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait le signe déposé sans intention de l’utiliser, mais dans le seul objectif d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché ( 07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 30; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, §
37; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 56).
28 Le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est fondamentalement différent de la cause relative de nullité relative visée à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que cette dernière disposition suppose l’existence d’une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le demandeur soit titulaire de cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires
(12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & Koton, EU:C:2019:724, § 53).

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Sur les faits pertinents
29 Il ressort de nombreuses observations des parties que la situation factuelle pertinente pour l’espèce, ainsi que la division d’annulation l’a établi à juste titre, est la suivante:
30 La demanderesse en nullité est un fabricant de pneus chinois produisant, entre autres, des pneus de camions et de bus sous la marque «agate» (annexes 7, 9, 10
et 11). Elle est la titulaire de la marque chinoise demandée à l’enregistrement en 2007 et enregistrée en 2009 pour divers types de pneus (annexe 8).
31 À partir de 2014, la demanderesse en annulation et Omnifak ont travaillé en collaboration en important et en vendant des pneus de camions et de bus en
Bulgarie (annexes 9, 10 et 11). Le contrat exclusif conclu entre le demandeur en nullité et, le cas échéant, Omnifak (annexes 1 et 2), les factures relatives à la vente de pneus par le demandeur en nullité à Omnifak, accompagnés des déclarations en douane correspondantes (annexe no 4), et les factures émises par
Omnifak à des sociétés bulgares (annexe 5), et ce conjointement avec des tableaux détaillés contenant les chiffres et les valeurs des pneus importés et vendus en Bulgarie, démontraient de façon convaincante que la demanderesse en nullité utilisait, à travers Omnifak, la marque «agate» pour des pneus de camions et de bus en Bulgarie, à savoir plusieurs années avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. La titulaire de la marque de l’Union européenne a contesté l’authenticité de l’accord et des factures et déclarations en douane correspondantes, mais n’a fourni aucun élément de preuve ou argument convaincant à l’appui de cette allégation et la chambre de recours n’a aucun motif pour remettre en cause l’un de ces éléments de preuve. Les factures, les déclarations en douane et les tableaux certifiés par Omnifak sont clairement liés les uns aux autres basés sur les codes des conteneurs, le type et les motifs des pneus ou le nombre de paquets contenus. Les factures émises par Omnifak ont été correctement mentionnées dans les registres des ventes soumis par la société auprès de l’administration fiscale bulgare. La plupart des déclarations douanes portent des cachets et des signatures d’une autorité officielle.
32 Le titulaire de la marque de l’Union européenne s’est impliqué dans les activités relatives aux pneus en Bulgarie en juin août 2016 en concluant un accord avec le fabricant chinois Xingyuan Tire Group Co., LTD, et en développant le site web www.annite.bg sur lequel elle commercialise des pneus de poids lourds sous la marque «ANNAITE», fabriqués par cette entreprise (annexe 12 et document 1a).
Dans son échange de correspondance et de négociations, la titulaire de la marque de l’Union européenne est représentée par Milen Grancharov. Aucun élément ne produit des preuves du dépôt des ventes de pneus réelles par le titulaire de la marque de l’Union européenne sous la marque «ANNAITE», ou de toute autre marque.

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33 Le 7 mars 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, no 16 440 596, pour la marque verbale «agate».
34 Au cours de la période d’avril à juin 2017, des représentants d’au moins quatre clients bulgares de la demanderesse en nullité ont été visités par des personnes se rapportant à Milen Grancharov, la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ils lui ont proposé de mettre fin à leur relation commerciale avec Omnifak et de remplacer les pneus «agate» qui leur sont fournis par Omnifak, avec des pneus répartis par les personnes précitées et les sociétés s’y rapportant (annexe 14 et document 10). Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait contesté l’authenticité de ces déclarations sous serment, celle-ci n’était pas étayée par les éléments de preuve produits dans le cadre du recours (voir point 44 ci- dessous).
35 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 21 juin 2017.
36 Le 5 juillet 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande d’action en vue, à des fins d’exécution avec les autorités douanières bulgares, de la marque de l’Union européenne contestée, en indiquant que le demandeur en nullité était explicitement indiqué en tant que fabricant et Omnifak en tant que distributeur des pneumatiques «agats» en Bulgarie; le 20 juillet 2017, la demande a été approuvée (pièce 3).
37 Le 6 juillet 2017, une demande en contrefaçon a été déposée auprès de l’Office bulgare des brevets. Le 31 août 2017, l’office bulgare des brevets a signalé une violation de la marque de l’UE contestée par Omnifak, après avoir effectué une inspection dans ses locaux à Sofia car il proposait la vente, la mise sur le marché et le stockage nécessaires à cette fin de camions sous la marque «agate» (annexe
15). À la même date, la demanderesse en nullité a contacté la titulaire de la marque de l’Union européenne et a demandé des négociations conviviales (pièce no 9). Le 3 septembre 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu par une lettre de mise en demeure à la demanderesse en nullité, revendiquant la contrefaçon de la marque de l’Union européenne contestée, en important des pneus «agate» le 25 juillet 2017 (pièce 4).
38 Le 28 septembre 2017, la demanderesse en nullité a engagé une procédure d’annulation.
Sur l’appréciation de la mauvaise foi
39 Compte tenu de ces éléments, la chambre de recours estime, à l’instar de la division d’annulation, que le comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne relève de la définition de la mauvaise foi.
40 En 2016, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est engagée dans les activités des pneus bulgares, avec les prétendues ventes de pneus de camions sous la marque «ANNAITE». Le fait que le demandeur en nullité ait vendu des pneumatiques pour camions et autobus «agate» par l’intermédiaire de son distributeur bulgare, Omnifak, depuis plus de deux ans déjà, suppose que la

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marque de l’UE doit avoir connu son concurrent dans ce domaine, d’autant plus que la titulaire de la marque de l’Union européenne et Omnifak étaient toutes deux basées à Sofia.
41 À cet égard, la chambre de recours fait remarquer que les messages électroniques échangés avec le groupe Xingyuan Tire Group Co., LTD de 2016, déposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre du recours (le document 1a), dans lequel la personne Milen Grancharov apparaît au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne, impliquent que celle-ci connaissait déjà les fabricants de pneus chinois et les produits proposés par ses concurrents sur le marché bulgare, étant donné qu’il mentionne explicitement qu’il a déjà contacté et reçu des offres d’autres fabricants chinois pendant la négociation des termes. En outre, d’après les informations fournies par l’institut national de statistique (pièce 13), près de 340 000 pneumatiques et autobus ont été importés de Chine en Bulgarie pour la période 2014-2017, ce qui indique que les 23 000 pneus «agate» importés par la demanderesse en nullité et Omnifak pour la même période ne sont pas minimes et il est certain qu’il suffit qu’elle indique qu’une entreprise opérant dans le même secteur de niche de camions et d’autobus doit avoir connaissance de ce concurrent et des marques qu’elle propose sur le marché bulgare.
42 Un autre fait pertinent est que le délai entre le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, le 7 mars 2017 et son enregistrement le 21 juin 2017, d’une part, et les autorités douanières, d’autre part, et à déposer une demande de marque auprès de l’Office bulgare des brevets le 5 juillet 2017 (en indiquant la demanderesse en nullité et Omnifak) et la demande d’infraction déposée auprès de l’Office bulgare des brevets le 6 juillet 2017 (contre Omnifak), d’autre part. La demande avec les autorités douanières et la demande avec l’Office bulgare des brevets ont été déposées seulement deux semaines après l’enregistrement de la marque contestée. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait précisé les noms du demandeur en nullité et Omnifak dans les actions en contrefaçon et en contrefaçon montre qu’il était bien préparé pour les cibler et qu’il savait déjà que la demanderesse en nullité utilisait la marque «agate» par son Omnifak.
43 Les actions en contrefaçon et en contrefaçon susmentionnées sont non seulement un autre indicateur fort indiquant que la titulaire de la marque de l’UE doit avoir eu connaissance de l’utilisation de la marque «agate» de la demanderesse en nullité en Bulgarie. Ils indiquent également les intentions malhonnêtes de la titulaire de la MUE, sans être une tentative préalable pour prévenir toute violation de la marque fraîchement enregistrée de la titulaire de la MUE, mais une tentative prévue dans le but de tirer profit de l’absence formelle de protection formelle de sa marque «agate» en Bulgarie par la demanderesse en nullité. Lorsqu’elle a demandé la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a entamé un processus en vue d’obtenir des droits lui permettant de comprendre qu’elle pouvait bloquer la vente justifiée de pneus «agate» commercialisés par la demanderesse en nullité et Omnifak en Bulgarie.
Ce comportement ne peut en aucun cas être considéré comme une logique commerciale ou faire preuve d’une concurrence loyale, mais seulement comme un

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exemple clair de mauvaise foi, à savoir porter atteinte à des pratiques honnêtes, l’intérêt d’un tiers, en l’occurrence la demanderesse en nullité et le distributeur bulgare, qui l’a, en effet, à l’arrêt, en raison des menaces juridiques en cours, de l’exportation, de l’importation et de la distribution de pneus «à agate» sur le marché bulgare.
44 Ce comportement illustre ce comportement dans le fait que dans un délai d’un mois après le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a, en apparence, développé des activités dans le but de reprendre les clients du distributeur de la demanderesse en nullité, Omnifak (voir annexe 14), ainsi qu’un autre indicateur de sa connaissance de la présence de la marque «agate» sur le marché bulgare. Le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme avoir déposé des plaintes pénales à l’encontre des représentants de ces clients (documents 5 à 7), mais cela n’est pas prouvé par les éléments de preuve versés au dossier étant donné que les originaux en bulgare ne prouvent pas la preuve de leur dépôt auprès des autorités compétentes. En outre, même si l’une des déclarations sous serment semble avoir été retirée (document 10), ce n’est pas parce qu’il n’en va pas de même pour les quatre autres et les plaintes déposées, si elles ont été déposées, n’ont pas révélé que les déclarations sous serment ont permis d’établir que les déclarations sous serment ont été fausses. En outre, les déclarations sous serment indiquent que ces représentants ont été contactés par des personnes se rapportant à Milen Grancharov et à la titulaire de la marque de l’Union européenne, et non par des personnes en personne. Par conséquent, la déclaration sous serment de Milen Grancharov, dans laquelle il déclare ignorer, n’a jamais vu, parlé de nouvelles relations commerciales avec ces représentants (pièce 9), n’a jamais été soumise à des propositions quant à l’établissement de nouvelles relations commerciales avec ces représentants (pièce no), étant donné qu’elle n’exclut pas que d’autres personnes (pas nécessairement agissant en tant qu’agents commerciaux) se rapportant à la titulaire de la marque de l’Union européenne et/ou Milen Grancharov aient contacté ces représentants.
45 En effet, le fait que, après avoir enregistré avec succès la MUE contestée, le titulaire d’une marque de l’Union européenne le oblige à cesser d’utiliser un signe similaire dans ses relations commerciales ne constitue pas, en soi, une indication de mauvaise foi. Une telle demande relève des droits attachés à l’enregistrement d’une MUE; voir article 9 du RMUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Toutefois, lorsque cette demande est liée à d’autres facteurs, par exemple que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’utilise pas la marque de l’Union européenne contestée et qu’aucune logique commerciale ne sous-tend la demande de marque de l’Union européenne contestée, cela témoigne de son intention d’empêcher une autre partie d’entrer sur le marché;
46 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a démontré aucun usage de la marque «agate» comme indication de l’origine commerciale de ses propres produits. En revanche, les éléments de preuve versés au dossier démontrent l’usage de la marque «agate» exclusivement par la demanderesse en nullité, par l’intermédiaire de son distributeur, Omnifak, alors que l’usage allégué

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de la titulaire de la MUE se limite à la marque «ANNAITE» en tant que autre fabricant chinois, alors même qu’aucune vente de cette marque n’a été prouvée non plus. En outre, si la titulaire de la marque de l’Union européenne avait réellement l’intention de produire des marques «agate» avec le fabricant chinois Xingyuan Tire Group Co., LTD, comme il a été soutenu dans le recours, la question demeure la raison pour laquelle elle n’a pas consulté l’enregistrement ou la demande d’enregistrement de marques «agates» en Chine pendant sa recherche de disponibilité. À cet égard, il n’y a pas non plus de correspondance avec le fabricant chinois.
47 Le fait qu’un tiers utilise un signe pour un produit identique, susceptible d’être confondu avec la marque contestée et présentant une certaine protection juridique est un des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande.
48 La marque de l’Union européenne contestée pour la marque verbale «agate» est distinctive et identique à la marque «agate», utilisée par la demanderesse en nullité par l’intermédiaire de son distributeur en Bulgarie avant la date de dépôt de la demande. Bien que la marque chinoise de la demanderesse en nullité soit la
marque figurative , son élément le plus distinctif est le mot
«agate». Les produits enregistrés «pneus [pneus]» de la marque de l’Union européenne contestée sont identiques ou très similaires aux produits pour lesquels cette marque est enregistrée, pour lesquels la demanderesse en nullité et Omnifak sont utilisés depuis plusieurs années et pour une manière totalement justifiée du signe «agate» sur le marché bulgare, à savoir pour des pneus pour camions et autobus. Les explications de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été qu’elle avait inventé le nom «agate» après l’absence de tout examen approfondi concernant «AMBERSTONE». En l’occurrence, il n’est pas démontré que le titulaire de la marque de l’Union européenne a jamais vendu les pneus «AMBERSTONE», mais elle n’a fourni aucune explication raisonnable de l’extension de ses activités commerciales au secteur des pneumatiques. Ainsi qu’il ressort clairement de la correspondance électronique entre le titulaire de la marque de l’Union européenne et la société chinoise Xingyuan Tire Group Co., LTD, les sociétés qui produisent des pneumatiques pour camions ne produisent pas de pneumatiques agricoles (document 1a). Les arguments de la titulaire de la MUE relatifs à l’extension logique de l’activité agricole ne sont donc pas convaincants.
49 Compte tenu de la chronologie des événements tels que décrits ci-dessus et de l’ensemble des indications considérées dans leur ensemble, il serait essentiellement impossible que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne savait pas de l’usage de la marque «agate» par la demanderesse en nullité par l’intermédiaire de son distributeur Omnifak en Bulgarie et que ses intentions lors du dépôt de la marque étaient d’utiliser de façon honnête la marque dans la vie des affaires et de ne pas bloquer le marché bulgare pour la demanderesse en nullité et son distributeur et de ne pas bloquer leur part de marché.

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50 Le courriel invitant à une négociation amicale envoyée par le demandeur en nullité immédiatement après le constat d’atteinte aux droits a été délivré par l’Office bulgare des brevets montre simplement que la demanderesse en annulation a cherché une solution amiable au lieu de s’engager à l’amiable au lieu d’examiner des litiges juridiques à long terme lorsqu’elle a pris connaissance du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait enregistré la marque «agate» et s’intéressait à la poursuite de ses activités en Bulgarie.
51 Rien n’indique que la titulaire de la marque de l’Union européenne était également disposée à négocier une telle solution dans des conditions raisonnables. Au contraire, l’échange de courriers électroniques figurant dans le dossier montre simplement que la position de la titulaire de la marque de l’Union européenne se limitait à ce que la demanderesse en nullité ait été empêchée d’utiliser la marque «agate» sur le marché bulgare. À cet égard, la chambre de recours note que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a identifié ni la titulaire ni dans le domaine de la distribution des pneus, ni en relation avec d’autres produits (agricoles). L’extrait du dossier de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 13) donne aucune indication quant au fait qu’il a utilisé ou souhaité utiliser la marque de l’Union européenne contestée pour ses propres produits. Il n’est pas possible de déterminer la stratégie commerciale pour laquelle la marque de l’Union européenne contestée est demandée; La seule activité s’y rapportant, qui peut objectivement être identifiée, est d’empêcher les autres. Lors du dépôt de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a poursuivi une utilisation malhonnête et a abusé du système de marques, ce qui démontre l’existence d’une mauvaise foi dans le sens décrit ci- dessus.
52 À cet égard, la chambre de recours ne souhaite pas ne pas avoir pris connaissance de la correspondance électronique transmise par la demanderesse en nullité dans le cadre du recours, pièces 2 à 5. Il est dès lors possible d’en déduire que la titulaire de la marque de l’UE a demandé 36 millions d’EUR au demandeur en nullité en vue du transfert de la marque contestée. Il est vrai que cela ressort uniquement de ce qui est mentionné dans un courriel du représentant de la demanderesse en nullité après une réunion à laquelle elle a assisté au représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais illustre les intentions de la titulaire de la MUE concernant la mauvaise foi du titulaire en l’espèce, une telle somme étant exceptionnelle et totalement irréaliste pour une marque non utilisée.
53 Le fait qu’Omnifque et la demanderesse en nullité, en septembre 2017, aient protégé la marque «agate» en déposant des demandes d’enregistrement en Bulgarie semblent constituer une étape logique dans le mémoire en défense présenté par la demanderesse contre les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, l’absence actuelle de protection de la marque «agate» sur les sites internet de la demanderesse en nullité et d’Omnifak est une conséquence logique des actions répressives intentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne.

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Conclusion
54 La titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi en déposant de la marque de l’Union européenne no 16 440 596. La marque doit être déclarée nulle sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il n’est pas nécessaire de procéder à une appréciation des autres motifs de nullité invoqués.
55 T Il convient de confirmer que la décision attaquée doit être confirmée et que le recours soit rejeté.
Coûts
56 La titulaire de la marque de l’Union européenne (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation (défenderesse) dans la procédure de recours. La division d’annulation a condamné à juste titre la requérante à supporter les frais de la procédure d’annulation.
Fixation des frais
57 Conformément à l’ article 109, paragraphe 7, du RMUE, lu conjointement avec la règle 94 (7) (d) (iii), et par l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des taxes et frais à payer par la requérante à la défenderesse à 550 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de recours et à 450 EUR pour les frais de représentation dans la procédure d’annulation, ainsi que 630 EUR pour la taxe d’annulation. Le montant total s’élève à 1 630 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante aux dépens exposés par la défenderesse dans le cadre de la procédure de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les procédures d’annulation et de recours à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:

Signé
H.Dijkema