DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 071 846
Camef, 71 avenue Victor Hugo, 75116, Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Narboni et Associés, 242 bis, boulevard Saint- Germain, 75007, Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
ADS Holding S.à r.l., 8 rue de l’Avenir, 3895 Foetz, Luxembourg (demanderesse), représentée par Office Freylinger S.A., 234 route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé).

Le 06/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 071 846 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 12: Tous les produits dans cette classe.

Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; agences d’import-export; diffusion d’annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés); mise à jour de documentation publicitaire; promotion des ventes (pour des tiers); services de vente au détail et d’aide à la commercialisation de véhicules, d’appareils de locomotion par air, par terre ou par eau, pneus, pièces détachées et accessoires pour les véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de voitures, de vélos, de cycles et de motos; services d’aide à la commercialisation de produits pétroliers ; gérance administrative de garages automobiles et de concessions automobiles, ainsi que d’entreprises de location de véhicules; services d’immatriculation de véhicules; services d’intermédiaires en affaires commerciales, notamment services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), en particulier en matière de véhicules; présentation de véhicules sur tout moyen de communication pour la vente au détail; suivi administratif d’opérations de dédouanement, d’agrément et d’immatriculation, notamment de véhicules, suivi administratif des entretiens de véhicules; prise de rendez-vous par téléphone.

Classe 36: Tous les services dans cette classe.

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Classe 37 : Services d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation d’appareils de locomotion, à savoir véhicules, voitures, vélos, cycles et pour motos; services d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation de pièces détachées et d’accessoires de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de voitures, de vélos, de cycles et de motos; entretien et réparation de moteurs, d’équipements de véhicules et de carrosseries; services de mécaniciens automobiles; services de montage, d’équilibrage et de rechapage des pneus; assistance en cas de panne de véhicules [réparation]; traitement préventif des véhicules contre la rouille; services de peinture automobile, également services de peinture personnalisée d’automobiles et de véhicules; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; graissage de véhicules; installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol; installation et réparation de dispositifs de télécommunication dans des véhicules; informations en matière d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation, d’appareils de locomotion, de véhicules, de voitures, de vélos, de cycles et de motos et des parties et pièces détachées d’appareils de locomotion, de véhicules, de voitures, de vélos, de cycles et de motos; travaux de peinture; personnalisation de véhicules (tuning); adaptation et personnalisation d’automobiles de série et de leurs moteurs.

Classe 39 : Assistance en cas de panne de véhicules [dépannage et remorquage].

Classe 40 : Personnalisation de véhicules à moteur.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 910 320 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services.

3. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 17 910 320 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 185 967 de la marque « AUTODISCOUNT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 5, du RMUE.

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RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:

les signes doivent être identiques ou similaires;

la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;

risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
L’opposante soutient que la marque antérieure est renommée en France.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

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Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 01/06/2018. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure a acquis une renommée en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:

Classe 12: Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Classe 35: Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale.

Classe 36 : Assurances ; affaires financières et monétaires.

L’opposition est dirigée contre tous les produits et services visés par la demande contestée, à savoir des produits et services dans les classes 12, 35, 36, 37, 39 et 40 dont la liste est fournie plus bas dans la section relative à l’examen de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 20/06/2019 et le 19/07/2019 (dans le délai imparti par l’Office pour apporter des preuves et observations à l’appui de l’opposition), l’opposante a présenté les preuves suivantes:

- Pièce n° 9 : Copie de brochure non datée relative au groupe « AMTT », créé en 1971, se positionnant sur la vente de véhicules neufs à des conditions préférentielles et ayant depuis développé son offre de services. Plusieurs signes sont représentés sur l’une
des pages , , ,
, , et .
La page du document consacrée au signe « AUTODISCOUNT.fr » indique que « Autodiscount » est un portail internet créé en 2001, qui intègre tous les services automobiles, offrant un choix de plus de 30 marques automobiles dont 2000 véhicules d’occasion, à des prix remisés de 38% – 42%. La même section mentionne des services de financement et d’extension de garantie et inclut une publicité pour le portail internet, montrant une photographie de l’animateur de télévision Jean-Pierre Foucault. Les sections consacrées aux autres signes contiennent les informations suivantes:

- « Club Auto »: concept de service visant à la fidélisation de partenaires autour de l’acte d’achat d’automobiles. Il permet

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à des banques, assurances, mutuelles de vendre leurs voitures à leurs clients dans le cadre d’actions marketing en vue de fidéliser ces derniers.

- « Leaseway »: activité de véhicules de courtoisie proposée aux carrossiers afin qu’ils puissent offrir à leurs clients un véhicule de prêt.

- « Eurodil »: services d’extension de garantie, d’assistance et d’entretien mensualisé du véhicule.

- « ACS Automobile Club »: service de protection (dédommagement financiers) en cas de vol du véhicule.

- « TDS Automobiles »: services de reprise et revente de véhicules.

- « L’Ami automobile »: services destinés aux petits garages qui souhaitent vendre des véhicules neufs à leurs clients en plus de proposer des services de réparation (mise à disposition d’un logiciel de vente).

Les références clients mentionnent des banques, des grands distributeurs, des entreprises publiques, des ministères, des assurances, des administrations. Une page fait référence à 19 500 produits vendus en 2013, 20 000 en 2014 et 21 000 en 2015.
La pièce n° 9 contient également un document intitulé « Dossier de presse / Mars 2013/Groupe AMTT » sur la première page duquel est
visible le signe . Le sommaire indique que le groupe « AMTT » est un acteur incontournable du négoce automobile sur internet, qui négocie chaque année près de 20 000 véhicules neufs et d’occasion auprès des réseaux de marques lui permettant ainsi de répercuter auprès de ses clients des remises allant de 35% à 40%. Il est fait mention de la gamme étendue de véhicules (30 marques françaises, 6500 modèles) et de la création du premier portail consacré à l’univers automobile à prix discount « autodiscount.fr » sur lequel sont offerts des véhicules et pièces de véhicules à prix remisés ainsi que des services de financement, d’assurances. Le document fait référence à cinq filiales et cinq métiers (ventes de véhicules neufs en ligne en marque blanche avec « AMTT », vente de véhicules d’occasion en ligne « Camef » (l’opposante), vente de voiture aux garagistes avec « L’Ami automobile », assistance et garantie avec « Eurodil », financement et location longue durée avec « Leaseway ». Deux pages sont consacrées à une étude sur l’achat de voitures en ligne. Les chiffres de ventes annuelles pour 2009, 2010 et 2011 sont indiqués soit environ 19000 ventes par an.

- Pièces n° 10 et n° 15: Décisions de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) du 07/11/2017 et du 21/06/2019, prononçant l’annulation des noms de domaine « autos- discount.fr » pour la première et « autodiscountsportfr » pour la deuxième, faisant suite à des actions de la société « CAMEF » (l’opposante) en vertu de l’article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), en ce sens que

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l’enregistrement/renouvellement des noms de domaines en question est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, le titulaire du nom de domaine ne justifiant pas d’un intérêt légitime et agissant de mauvaise foi. Les droits antérieurs en question sont la marque antérieure française n° 3 185 967 (celle du cas d’espèce) et le nom de domaine « autodiscount.fr ». Dans ses décisions, l’AFNIC a considéré prouvés la renommée de la marque « AUTODISCOUNT » de la requérante sur le marché de l’automobile ainsi que le succès de son site internet «autodiscount.fr ».

- Pièce n°11 : Documents relatifs à la demanderesse en vue de
montrer que celle-ci utilise la marque sur un site internet via les noms de domaine successifs https://autodiscount-illange.fr puis https//autodiscountsport.fr, sur lesquels sont offerts les mêmes services que ceux proposés par l’opposante sur le site « autodiscount.fr » ce qui selon l’opposante démontre la volonté de profiter de la renommée de la marque antérieure en créant une confusion dans l’esprit des consommateurs.
- Pièce n° 11bis : Documents relatifs au site internet « autodiscount.fr » de l’opposante. Il s’agit d’une recherche « Google » sur l’expression « auto discount » dont les résultats concernent le site en question et d’extraits du site internet https://www.autodiscount.fr. Les extraits mentionnent qu’ « Autodiscount » est une marque de la société « CAMEF » qui négocie pour le compte de ses clients plusieurs milliers de véhicules par an. Le nom de l’animateur de télévision et radio Jean-Pierre Foucault est mentionné dans la partie supérieure de toutes les pages (« Jean-Pierre Foucault fait confiance à Autodiscount.fr »). Le texte invite les visiteurs à choisir et commander leur véhicule après avoir consulté les offres, et met en valeur le fait qu’ils peuvent voir sur le site l’intérieur et l’extérieur des véhicules, les options, les couleurs, la fiche technique. Il est fait référence à 27 marques de véhicules et 11 313 modèles, moins chères, à prix mandataire auto. Une section propose une simulation de financement, des extensions de garantie, un contrat d’entretien.

- Pièce n° 12: Article extrait du site https://brandandcelebrities.com/blog publié le 15/10/2014 intitulé « Jean-Pierre Foucault égérie pour Auto Discount » faisant référence au partenariat entre le site internet et l’animateur, et captures d’écran illustrant la participation de Jean-Pierre Foucault à des publicités pour le site autodiscount.fr. L’article décrit « Auto discount.fr » comme une plateforme de ventes de voitures proposant un service en ligne de qualité et des prix réduits, proposant également des services de comparaison de prix d’assurances, des pneus montés par des professionnels. L’animateur, « ambassadeur de la marque » est décrit comme une personnalité très connue en France.

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- Pièce n° 13: Article dans la revue « Entreprendre » (numéro daté de 2016), intitulé « Autodiscount.fr des pionniers du discount automobile sur le web » mentionnant notamment le choix exceptionnel de véhicules sur le portail, décrivant l’activité comme celle d’un mandataire offrant un choix complet en termes de couleur, modèle et options, équivalent à celui d’un concessionnaire. Publicité dans la revue « L’Automobile » pour le site www.autodiscount.fr faisant référence à « plus de 15 ans d’expérience et des milliers de véhicules vendus chaque année ».

- Pièce n° 14 : Nombreuses factures datées entre 2013 et 2016 adressées à « Camef » ou « Autodiscount » ou « AMTT » en relation avec la diffusion de spots en radio (NRJ Marseille, NRJ Lyon, Skyrock), de films publicitaires à la télévision ou sur internet. Le contenu des spots/films n’est pas fourni. Les montants des factures sont conséquents et font ainsi état d’investissements publicitaires importants.
La division d’opposition précise que les pièces n° 1 à 8 sont des preuves apportées par l’opposante à l’appui de l’existence de la marque antérieure, de ses arguments en matière de comparaison de produits et services, des signes, et de l’existence d’un risque de confusion, et ne sont ainsi pas pertinentes en relation avec l’appréciation de la renommée.
Après examen des pièces susvisées, la division d’opposition constate que les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée par l’usage qui en a été fait, en relation avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Les preuves présentées mentionnent la marque « AUTODISCOUNT », et le site internet « autodiscount.fr », uniquement en relation avec des services de vente au détail sur internet de voitures neuves et d’occasion, des services d’intermédiaires dans le domaine de l’achat de la vente de voitures, et des services ancillaires à ceux-ci tels que le financement des achats, l’extension des garanties, la mise en place de contrats d’entretien en lien avec les voitures achetées sur le site. Il s’agit d’une activité de mandataire dans le domaine automobile. La marque antérieure ne bénéficie pas d’une protection pour ces services.
Les preuves ne font pas référence à une activité de fabrication de voitures, véhicules et leurs pièces et accessoires, ni à des services d’affaires (gestion commerciale et administration commerciale) ou de publicité, pas plus qu’à des services d’assurances et financiers dans la classe 36. A tout le moins, il est clair que la marque antérieure ne bénéficie pas d’une renommée pour ces services.
Ainsi, la marque antérieure ne saurait bénéficier de la protection que lui confèrerait une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour des services pour lesquels elle n’est pas enregistrée.

L’opposante a apporté deux décisions de l’AFNIC qui considèrent prouvée la renommée de la marque antérieure du cas d’espèce sur la base d’éléments de preuves qui semblent, d’après la liste fournie dans ces

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décisions, semblables à ceux présentés devant la division d’opposition. Il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). De surcroît, dans les décisions en question, la renommée de la marque « AUTODISCOUNT » est établie dans le contexte d’actions à l’encontre de noms de domaines en vertu de l’article L45-2 du CPCE, et rien n’indique que la notion de renommée dans ce contexte soit équivalente à la condition de renommée prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. De fait, les décisions font référence à une renommée « sur le marché automobile », « dans le secteur des véhicules » sans plus de précision. Dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les produits et services pour lesquels la renommée est établie doivent être ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et pour lesquels la renommée est revendiquée. Les produits et services auxquels les éléments de preuve font référence doivent être identiques (et pas seulement similaires) aux produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (R 1473/2010-1 SUEDTIROL / SÜDTIROL (fig.) et al., R 1033/2009-4 PEPE / bebe).

Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure est renommée, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.

L’examen de l’opposition se poursuit sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 12: Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par mer ou par eau.

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Classe 35: Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale.

Classe 36: Assurances ; affaires financières et monétaires.

Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, voitures, vélos, cycles, motos; pièces détachées et parties structurelles de véhicules, pour appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, pour voitures, vélos, cycles et pour motos non comprises dans d’autres classes; pneus; chaînes antidérapantes; chaînes pour automobiles; chaînes motrices pour véhicules terrestres; antivols pour véhicules; carrosseries pour véhicules; châssis pour automobiles; capots pour automobiles; capotes de véhicules; pare- soleil pour automobiles; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; essieux; garnitures de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules; freins de véhicules; rétroviseurs; ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; amortisseurs; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; pare- chocs de véhicules; essuie-glace; pare-brise; pneumatiques pour véhicules; roues pour véhicules; enjoliveurs; jantes de roues de véhicules; coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; porte-bagages pour véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; portes de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; porte-skis pour automobiles; housses pour volants de véhicules; volants pour véhicules; housses de véhicules; vitres de véhicules.

Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; agences d’import-export; diffusion d’annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés); mise à jour de documentation publicitaire; promotion des ventes (pour des tiers); services de vente au détail et d’aide à la commercialisation de véhicules, d’appareils de locomotion par air, par terre ou par eau, ainsi que de produits pétroliers, pneus, pièces détachées et accessoires pour les véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de voitures, de vélos, de cycles et de motos; gérance administrative de garages automobiles et de concessions automobiles, ainsi que d’entreprises de location de véhicules; services d’immatriculation de véhicules; services d’intermédiaires en affaires commerciales, notamment services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), en particulier en matière de véhicules; présentation de

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véhicules sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs, notamment en matière de véhicules; suivi administratif d’opérations de dédouanement, d’agrément et d’immatriculation, notamment de véhicules, services de comparaison de prix; suivi administratif des entretiens de véhicules; prise de rendez-vous par téléphone.

Classe 36: Assurances; prêts financiers; crédit-bail automobile; estimations financières des coûts de réparation; affaires financières; agences de crédit; courtage en assurances; courtage en prêts et crédits; crédit; services de financement; consultation en matière financière; informations financières; informations en matière d’assurances; recouvrement de loyers en matière de location de véhicules; assurances, crédits et prêts en matière de véhicules; parrainage financier; services financiers d’une agence de courtage en douane, en particulier services de paiement et /ou de remboursement de droits de douane, organisation du remboursement de droit de douane, organisation de la collecte de droits de douane.

Classe 37 : Services d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation d’appareils de locomotion, à savoir véhicules, voitures, vélos, cycles et pour motos; services d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation de pièces détachées et d’accessoires de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de voitures, de vélos, de cycles et de motos; entretien et réparation de moteurs, d’équipements de véhicules et de carrosseries; services de mécaniciens automobiles; services de montage, d’équilibrage et de rechapage des pneus; services de nettoyage et de lavage de voitures et de véhicules; stations-service pour véhicules (ravitaillement en carburant et entretien); lavage, nettoyage, polissage de véhicules; assistance en cas de panne de véhicules [réparation]; traitement préventif des véhicules contre la rouille; services de peinture automobile, également services de peinture personnalisée d’automobiles et de véhicules; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; graissage de véhicules; installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol; installation et réparation de dispositifs de télécommunication dans des véhicules; informations en matière d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation, d’appareils de locomotion, de véhicules, de voitures, de vélos, de cycles et de motos et des parties et pièces détachées d’appareils de locomotion, de véhicules, de voitures, de vélos, de cycles et de motos; travaux de peinture; personnalisation de véhicules (tuning); adaptation et personnalisation d’automobiles de série et de leurs moteurs.

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de marchandises; services de location de véhicules, de voitures, de vélos et d’autres appareils de locomotion; location d’accessoires pour les véhicules, les appareils de locomotion par terre, par air ou

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par eau, les voitures, les vélos, les cycles et pour les motos; location d’automobiles courte ou longue durée; assistance en cas de panne de véhicules [dépannage et remorquage]; gardiennage des pneus [entreposage]; location de places de stationnement.

Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir assemblage de matériaux sur commande pour des tiers, notamment assemblage sur mesure de matériel informatique, de composants électroniques, de châssis et de carrosseries de véhicules automobiles pour des tiers, assemblage de matériaux en cuir pour des tiers; personnalisation de véhicules à moteur; démolition de véhicules; assemblage de pièces pour des tiers.

Il convient de souligner que le terme « notamment » utilisé dans la liste des produits et services contestés indique que les produits et services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces seuls éléments (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107). Au contraire, le terme « à savoir », également utilisé dans la liste de la demanderesse, restreint les catégories (et la protection de la marque) aux seuls produits/services spécifiques cités.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice
Produits contestés dans la classe 12
Les véhicules; appareils de locomotion par terre, par eau sont mentionnés à l’identique dans les deux listes.

Les voitures, vélos, cycles, motos ; appareils de locomotion par air contestés sont inclus dans les véhicules de l’opposante et sont donc identiques.

Les pièces détachées et parties structurelles de véhicules, pour appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, pour voitures, vélos, cycles et pour motos non comprises dans d’autres classes; pneus; chaînes antidérapantes; chaînes pour automobiles; chaînes motrices pour véhicules terrestres; antivols pour véhicules; carrosseries pour véhicules; châssis pour automobiles; capots pour automobiles; capotes de véhicules; pare- soleil pour automobiles; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; essieux; garnitures de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules; freins de véhicules; rétroviseurs; ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; garnitures

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intérieures de véhicules [capitonnage]; amortisseurs; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicules; essuie- glace; pare-brise; pneumatiques pour véhicules; roues pour véhicules; enjoliveurs; jantes de roues de véhicules; coussins d’air gonflants
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; porte-bagages pour véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; portes de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; porte-skis pour automobiles; housses pour volants de véhicules; volants pour véhicules; housses de véhicules; vitres de véhicules sont des pièces et accessoires de véhicules, essentiellement d’automobiles Ces produits ont les mêmes fabricants que les véhicules de l’opposante, et s’adressent au même public. Ils sont également complémentaires et ont les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, il s’agit de produits similaires.

Services contestés dans la classe 35
Les services suivants sont mentionnés à l’identique dans les deux listes : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
Les services de diffusion d’annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés); mise à jour de documentation publicitaire; promotion des ventes (pour des tiers) ; présentation de véhicules sur tout moyen de communication pour la vente au détail sont inclus dans la publicité de l’opposante et sont donc identiques.

Les services de gérance administrative de garages automobiles et de concessions automobiles, ainsi que d’entreprises de location de véhicules contestés sont inclus dans la gestion des affaires commerciales de l’opposante et sont identiques.

Les travaux de bureau; prise de rendez-vous par téléphone contestés sont des services de nature administrative qui consistent à effectuer des tâches routinières/quotidiennes, pour des entreprises qui décident d’externaliser ces activités. Il s’agit ainsi de services d’aide administrative aux entreprises, en cela de même nature que les services d’administration commerciale de l’opposante lesquels ont pour but d’aider les entreprises à organiser efficacement leurs ressources humaines et matérielles. Ces services sont offerts par les mêmes entreprises (habituellement des consultants) et s’adressent au même public. Leur finalité est la même à savoir faciliter le fonctionnement d’une entreprise. Il s’agit donc de services similaires (13/12/2016, T-58/16, Apax, EU:T:2016:72,§ 49-50; 22/02/2018, R 957/2017-4, Bartsch & Weickert movers (fig.) / Weichert Workforce Mobility (fig.) et al., § 18).

Les services d’aide à la commercialisation de véhicules, d’appareils de locomotion par air, par terre ou par eau, ainsi que de produits pétroliers, pneus, pièces détachées et accessoires pour les véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de voitures, de vélos, de cycles et de motos sont des services d’aide et de conseil aux entreprises dont la nature et la finalité rejoint celles des services de gestion d’affaires commerciales; administration commerciale, de l’opposante. De plus ces services sont fournis par les mêmes entreprises à l’attention de

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professionnels via les mêmes circuits de distribution. Il s’agit de services similaires.

Les services d’intermédiaires en affaires commerciales, notamment services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), en particulier en matière de véhicules ; agences d’import-export ; services de suivi administratif des entretiens de véhicules ; suivi administratif d’opérations de dédouanement, d’agrément et d’immatriculation, notamment de véhicules sont des services de nature administrative et commerciale consistant à effectuer des tâches, des démarches et des formalités, pour le compte d’entreprises, permettant ainsi à ces dernières de conduire leur activité en bénéficiant d’un savoir-faire externe spécifique dans ces domaines. Ces services contestés et les services d’administration commerciale de l’opposante, lesquels incluent par exemple les services de gestion des appels d’offres pour une entreprise, sont de même nature, s’adressent au même public, ont une finalité proche et peuvent être proposés par les mêmes entreprises, à savoir des consultants qui proposent leurs services dans plusieurs domaines spécialisés. Par conséquent, il s’agit de services similaires.

Les services d’immatriculation de véhicules contestés peuvent être fournis directement par les fabricants/concessionnaires ou mandataires automobiles habilités/agréés c’est-à-dire ayant signé une convention avec le ministère de l’intérieur. Ces professionnels prennent en charge les démarches. Ces services s’adressent au même public que les véhicules de l’opposante et il existe un lien de complémentarité entre eux. De surcroit, l’accès aux services et aux produits se fait sur les mêmes points de vente (notamment des concessionnaires/mandataires automobiles). Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont similaires aux véhicules de l’opposante.

Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat dans un seul lieu et sont généralement destinés au consommateur en général. En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits auxquels ils se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel lors de la comparaison. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables, à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre ces produits, mais également en tenant compte d’autres facteurs pertinents.

Les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig) / TORO et a., EU :T :2018 :156, § 33 ; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU :T :2015 :763 ; § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés au public dans les mêmes lieux que les services. En outre ils sont destinés au même public. Tel est le cas pour les services de vente au détail de

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véhicules, d’appareils de locomotion par air, par terre ou par eau contestés, et les véhicules de l’opposante, qui sont ainsi jugés similaires.

Par ailleurs, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail relatifs à des produits spécifiques d’une part, et des produits similaires ou hautement similaires d’autre part lorsqu’il existe un lien étroit entre ces produits sur le marché du point de vue du consommateur. En l’espèce, les consommateurs savent que des pièces et accessoires pour véhicules sont disponibles sur les mêmes points de vente que les véhicules eux-mêmes. Ceci conduit à la conclusion que les services de vente au détail de pneus, pièces détachées et accessoires pour les véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de voitures, de vélos, de cycles et de motos sont similaires à un faible degré aux véhicules de l’opposante.

En revanche, les consommateurs ne s’attendent pas à trouver des produits pétroliers tels que de l’essence ou autres consommables sur les points de vente de véhicules divers. Ainsi, compte tenu également des différences en termes de nature, finalité, et fournisseurs, et l’absence de lien de complémentarité ou de concurrence, les services de vente au détail de produits pétroliers contestés ne sont pas similaires aux véhicules l’opposante. De surcroît, ces services contestés ne présentent pas de point de contact pertinent avec les services de l’opposante. En particulier, ils ne sont pas similaires aux services de publicité. Les services de vente au détail n’ont pas pour finalité la création d’une stratégie de vente des produits, qui est celle de la publicité, mais celle de regrouper des produits afin que les consommateurs puissent effectuer plus commodément leurs choix d’achat. Les services de vente au détail et de publicité n’ont ainsi pas le même objectif. Par ailleurs, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises via les mêmes circuits de distribution et il n’existe pas de lien de complémentarité ou de concurrence entre eux. Il ressort de qui précède que les services de vente au détail de produits pétroliers sont différents de tous les produits et services de l’opposante.

Les services d’informations et conseils commerciaux aux consommateurs, notamment en matière de véhicules ; services de comparaison de prix s’adressent aux consommateurs individuels en vue de les assister dans leurs choix d’achats de produits et de fournisseurs de services. Ils diffèrent par leur nature et leur finalité, ainsi que par leurs circuits de distribution et fournisseurs habituels, des produits dans la classe 12 et des services dans les classes 35 et 36 de l’opposante. En particulier, les services de publicité et d’affaires de l’opposante s’adressent à un public différent, à savoir un public d’entreprise. Par ailleurs, les services contestés sont fournis par des organisations de consommateurs ou des organismes indépendants, qui n’ont pas de liens économiques avec les entreprises qui offrent les produits/services sur lesquels portent les informations/conseils fournis. Les services contestés ne présentent par ailleurs pas de lien de complémentarité avec les produits et services de l’opposante. Le seul fait que les services d’information et conseil puissent porter sur les véhicules n’équivaut pas à un lien de complémentarité. Les produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces

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services incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40, arrêt du 21/11/2012, T- 558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 et arrêt du 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). En l’espèce, les consommateurs ne penseront pas que des informations et conseils indépendants sur des produits puissent être fournis par les fournisseurs de ces produits. En tout état de cause, la complémentarité n’est pas nécessairement concluante en elle-même pour établir une similitude entre les produits/services (12/06/2007, T-105/05, Waterford Stellenbosch, EU:T:2007:170, § 34, confirmé par l’arrêt du 07/05/2009, C-398/07 P, Waterford Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45).

Services contestés dans la classe 36
Les services d’assurances; affaires financières sont mentionnés de façon identique dans les deux listes de services et les services de courtage en assurances; informations en matière d’assurances; assurances en matière de véhicules sont inclus dans les services d’assurances de l’opposante et sont donc également identiques.

Les services de prêts financiers; crédit-bail automobile; estimations financières des coûts de réparation; agences de crédit; courtage en prêts et crédits; crédit; services de financement; consultation en matière financière; informations financières; recouvrement de loyers en matière de location de véhicules; crédits et prêts en matière de véhicules; parrainage financier; services financiers d’une agence de courtage en douane, en particulier services de paiement et /ou de remboursement de droits de douane, organisation du remboursement de droit de douane, organisation de la collecte de droits de douane sont inclus dans les affaires financières de l’opposante et sont donc identiques.

Services contestés dans la classe 37
Les services d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation d’appareils de locomotion, à savoir véhicules, voitures, vélos, cycles et pour motos; services d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation de pièces détachées et d’accessoires de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de voitures, de vélos, de cycles et de motos; entretien et réparation de moteurs, d’équipements de véhicules et de carrosseries; services de mécaniciens automobiles; services de montage, d’équilibrage et de rechapage des pneus; traitement préventif des véhicules contre la rouille; services de peinture automobile, également services de peinture personnalisée d’automobiles et de véhicules; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; graissage de véhicules; installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol; installation et réparation de dispositifs de télécommunication dans des véhicules; informations en matière d’installation, d’entretien, de maintenance et de réparation, d’appareils de locomotion, de véhicules, de voitures, de vélos, de cycles et de motos et des parties et pièces détachées d’appareils de locomotion, de véhicules, de voitures, de vélos, de cycles et de motos; travaux de peinture; personnalisation de véhicules (tuning); adaptation et personnalisation d’automobiles de série et de leurs moteurs ; assistance en cas de panne de véhicules [réparation] sont des services d’entretien, de réparation ou d’embellissement de véhicules et de

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leurs pièces. Il est courant que tous ces services soient proposés par des garagistes qui ont également une activité de vente de véhicules neufs ou d’occasion. Par conséquent, les services contestés et les véhicules de l’opposante ont les mêmes circuits de distribution. De plus, il existe entre eux un lien étroit de complémentarité et ils s’adressent au même public. Par conséquent, il s’agit de services similaires (18/03/2016, R 252/2016-4, TVR ITALIA, § 27 ; 05/04/2019, R 1181/2018-1, Re-motive / Motiv, § 44 ; 18/03/2016, , 26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 44 ; 26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 41-44 ;)
En revanche, les services de stations-service pour véhicules (ravitaillement en carburant et entretien) ; lavage, nettoyage, polissage de véhicules; services de nettoyage et de lavage de voitures n’ont habituellement pas les mêmes circuits de distribution, que les véhicules et ils sont offerts par des entreprises différentes. Les différentes évidentes en termes de nature et de finalité de ces produits et ces services, le fait qu’ils ne sont pas en concurrence, conduisent à la conclusion qu’ils ne sont pas similaires malgré un lien de complémentarité. Ainsi qu’indiqué plus haut, la complémentarité ne suffit habituellement pas à établir une similitude. Les services contestés susmentionnés ne présentent pas de points de contact pertinents avec les autres produits et services de l’opposante. Il s’agit donc de services dissimilaires.

Services contestés dans la classe 39
Les assurances offrent habituellement des services d’assistance routière à leurs clients en cas de panne ou d’accident de voiture notamment. Les services d’assistance en cas de panne de véhicules [dépannage et remorquage] contestés et les assurances de l’opposante sont souvent fournis par les mêmes entreprises et s’adressent au même public, et présentent un lien de complémentarité. Par conséquent, ces services sont similaires.
Le seul fait que les services de location de véhicules, de voitures, de vélos et d’autres appareils de locomotion; location d’accessoires pour les véhicules, les appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, les voitures, les vélos, les cycles et pour les motos; location d’automobiles courte ou longue durée concernent les véhicules ne constitue pas un lien suffisant pour établir une similitude, même de faible degré, entre ces services contestés et les différents véhicules de l’opposante dans la classe 12. L’achat et la location d’un véhicules ne sont pas des activités « substituables » l’une à l’autre ou en concurrence l’une avec l’autre. Ces services ne sont habituellement pas proposés par les mêmes entreprises via les mêmes circuits de distribution. Certains concessionnaires offrent certes la possibilité d’acheter un véhicule en leasing mais il ne s’agit pas d’un service de location à proprement parler mais plutôt d’un service d’achat selon des modalités spécifiques (achat à tarif avantageux à la fin du contrat de location). Les services de location de véhicules contestés ne présentent pas de points de contact pertinents avec les services de publicité et d’affaires dans la classe 35, ou les services d’assurances, financiers et monétaires de l’opposante dans la clase 36. Il s’agit ainsi de services dissimilaires.

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Les services de transport contestés s’adressent principalement à des professionnels qui doivent déplacer les produits. Ces services, ainsi que les services d’emballage et d’entreposage de marchandises ; gardiennage des pneus ; services de location de places de stationnement contestés ne présentent pas non plus de point de contact pertinent au regard des critères de la comparaison avec les véhicules; services de publicité et d’aide aux entreprises ; services d’assurances et monétaires et financiers dans la classe 36. Par conséquent, il s’agit de services dissimilaires.

Services contestés dans la classe 40
Les services de personnalisation de véhicules à moteur contestés s’adressent au même public que les véhicules de l’opposante et il existe un lien étroit de complémentarité entre ces produits et services, qui peuvent de surcroît être proposés par les mêmes entreprises via les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.

Les services de traitement de matériaux, à savoir assemblage de matériaux sur commande pour des tiers, notamment assemblage sur mesure de matériel informatique, de composants électroniques, de châssis et de carrosseries de véhicules automobiles pour des tiers, assemblage de matériaux en cuir pour des tiers; services d’assemblage de pièces pour des tiers ; services de démolition de véhicules ne sont pas proposés par les mêmes entreprises que les véhicules de l’opposante et diffèrent de ces derniers du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leurs fournisseurs habituels. Les services d’assemblage de pièces automobiles contestés sont destinés à des fabricants de véhicules plutôt qu’à des consommateurs finaux. Ainsi ces produits et services s’adressent à un public différent ce qui exclut un lien de complémentarité. Les services susmentionnés sont, par conséquent, dissimilaires.

La division d’opposition a considéré les arguments de l’opposante relatifs à la comparaison des produits et services avant d’établir les conclusions ci-dessus, en particulier au regard des services qu’elle a jugé dissimilaires, arguments qu’elle n’a donc pas retenus.

L’opposante cite dans ses observations des décisions antérieures de l’Office qui ont jugé les véhicules similaires aux services de transport, de location de véhicules ou encore aux services de lavage de véhicules. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités et la pratique en vigueur. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Les affaires citées ne sont pas particulièrement récentes. En fait, les directives de l’Office en vigueur stipulent expressément que la location de véhicule (classe 39) et les véhicules (classe 12) sont différents, et qu’en général les services de location sont toujours différents des produits faisant l’objet de la location sauf pour quelques exceptions dans les cas où le fabricant des produits fournit également les services de location. Ceci n’est pas le cas en

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l’espèce. De même, les directives de l’Office soulignent que les services de transport ne sont pas considérés comme similaires aux produits car le transport fait référence à une flotte de camions ou de bateaux utilisés pour transporter des produits d’un point A à un point B, fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l’activité n’est ni la fabrication ni la vente de ces produits. Ceci est le cas en l’espèce, même s’agissant de véhicules ou moyens de transport. De plus, les entreprises qui fabriquent ou vendent des véhicules n’offrent habituellement pas des services de transport utilisant ces mêmes véhicules. Il en va de même pour les services de lavage et de stations-service. Il convient également de souligner que l’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. L’opposante n’a, en l’espèce, apporté aucun argument convaincant à l’appui d’une similitude. Elle se limite à affirmer que les services font l’objet des produits et que les uns et les autres ont les mêmes circuits de distribution, sans présenter de document de preuve à l’appui de telles affirmations. En ce qui concerne les décisions nationales, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent en partie au grand public (par exemple les voitures et autres véhicules, les services de vente au détail de voitures et autres véhicules, la plupart des services financiers et les assurances de la classe 36, les services de réparation et d’entretien, de dépannage dans la classe 37 et ceux de remorquage dans la classe 39) et à un public de professionnels pour certains (par exemple les services d’affaires et de publicité de la classe 35).
Le niveau d’attention sera relativement élevé pour la plupart des produits et services pertinents en cause. Ainsi qu’il sera établi ci-dessous, le niveau d’attention n’est pas un aspect crucial dans l’issue de la décision et il suffit à ce stade de déterminer que le niveau d’attention sera élevé pour les voitures (achats coûteux et peu fréquents) et leurs pièces (dont la compatibilité avec les voitures doit être vérifiée avant l’achat, ou pour des raisons de sécurité, (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 34-38), également pour les services d’affaires et de publicité (qui affectent directement la stratégie commerciale et les résultats opérationnels, des entreprises, 03/10/2019, R 2125/2018-1, PV (fig.) / VP (fig.) ), ainsi que pour les services financiers et d’assurance (du seul fait de leurs implications financières et/ou car ils impliquent un engagement sur la durée des consommateurs et la nécessité de réviser des clauses et de

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comparer les niveaux de protection (17/06/2011, R 1518/2010-4, 'VALLIANCE REAL ESTATE/ALLIANZ', § 22).

Pour d’autres services tels que les services de réparation, de personnalisation de véhicules (classes 37, 39, 40), le niveau d’attention du public est susceptible de varier entre moyen et élevé selon la nature et le prix de l’intervention souhaitée.

c) Les signes
AUTODISCOUNT
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

C’est la raison pour laquelle, lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est nécessaire de déterminer le caractère distinctif des éléments des signes afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale des produits/services en cause. Des concordances ne portant que sur des éléments non-distinctifs ou faibles sont peu significatives en termes d’origine commerciale des produits et services respectifs en cause, ce qui a pour effet de tempérer l’impact de ces concordances et de diminuer le degré de similitude entre les signes. De manière similaire, si les éléments qui différencient les marques présentent un caractère distinctif intrinsèque faible ou un caractère distinctif moindre que l’élément commun, l’impact de ces différences est réduit, ce qui a pour effet d’accroître le degré de similitude des signes.

Les signes ont en commun les éléments « AUTO()DISCOUNT » en un seul mot dans la marque antérieure et en deux mots dans la marque contestée, alors qu’ils diffèrent par les autres éléments de la marque contestée, à savoir l’élément verbal « SPORT » et les trois lettres « ADS » intégrées dans un élément figuratif rappelant un écusson/insigne de voiture formé par un cercle rouge et un drapeau du type de ceux utilisés sur les circuits de courses automobile.

L’opposante a soumis en tant que pièce n° 7 à l’appui de l’opposition une décision récente de l’Office français des marques (INPI) du 11/04/2019.

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Décision sur l’opposition n° B 3 071 846 page: 20 de 26
Les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Ainsi qu’indiqué plus haut, les décisions nationales ne sont certes pas contraignantes, mais leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure. En l’espèce, la décision en question concerne non seulement le territoire pertinent mais les mêmes parties, quasiment les mêmes signes
(même marque antérieure et marque contestée , à savoir celle du cas d’espèce avec une rotation de 90° vers la gauche). Les produits pertinents sont des véhicules en ce qui concerne la marque antérieure et des véhicules également ainsi que des services d’entretien de véhicules, de location de véhicules et de contrôle techniques de véhicule en ce qui concerne la marque contestée. Pour toutes ces raisons, la décision produite est particulièrement pertinente et ne saurait être ignorée. Dans sa décision, l’INPI a établi que les éléments « AUTODISCOUNT » et « AUTO DISCOUNT » des signes sont distinctifs au regard des produits et services en cause, alors que le terme « SPORT » de la marque contestée est susceptible d’évoquer l’objet de ces produits et services (des voitures de sport) et que la séquence « ADS » sera perçue comme un sigle renvoyant directement à la séquence « AUTO DISCOUNT SPORT » dont il constitue les initiales.
La division d’opposition partage la position de l’INPI dans une large mesure.

Les éléments « AUTODISCOUNT » et « AUTO DISCOUNT » des signes ne sont pas dénués de caractère distinctif pour les produits et services pertinents.
Il est évident que les consommateurs pertinents percevront le terme « AUTODISCOUNT » de la marque antérieure comme étant formé par les mots existants « auto » et « discount » accolés (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
La présence ou non d’un espace entre ces deux éléments n’a pas d’impact sur leur perception par le public et les constatations ci-dessous valent donc tant pour la marque antérieure que pour la marque contestée.
Le terme « AUTO » est l’abréviation courante du mot « automobile » (il est aussi un préfixe réflexif signifiant « soi-même » mais le public ne le percevra pas ainsi dans le contexte des produits et services et, en ce qui concerne la marque contestée, dans le contexte des autres éléments). Le terme « discount », mot existant d’origine anglaise, est utilisé en français avec les significations suivantes : « Rabais sur les prix consentis par un commerçant en fonction de l’ampleur des commandes et des ventes et de la réduction de ses charges » ; Pratique commerciale consistant à casser

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Décision sur l’opposition n° B 3 071 846 page: 21 de 26
les prix. (Recommandation officielle : discompte.) ; Vente au public à bas prix et par très grandes quantités ; (définitions du dictionnaire Larousse en ligne, à l’adresse www.larousse.fr, le 25/01/2020) ». Les deux termes juxtaposés ou accolés ne forment pas une expression grammaticalement ou syntaxiquement correcte en langue française et présentent ainsi un certain degré d’inventivité. Il n’en reste pas moins que le public verra dans l’expression une claire référence aux automobiles et à des prix réduits.

Par conséquent, le terme « AUTO()DISCOUNT » est faiblement distinctif en relation avec les produits de la classe 12 qui sont des automobiles (voitures) ou les incluent (véhicules, appareils de locomotion par terre), ainsi que les pièces de tels véhicules, car il indique leur nature ou leur destination et leurs conditions de vente. L’expression est également faiblement distinctive en relation avec les services dont la nature est directement liée au fait qu’ils portent sur des automobiles tels que les services d’entretien et de dépannage dans la classe 39 et les services d’aide à la commercialisation et de vente au détail d’automobiles et de leurs pièces couverts uniquement par la marque contestée. Un lien peut également être établi avec des services d’assurances au regard desquels l’expression peut évoquer qu’il s’agit de services d’assurance-auto à bas prix. En revanche, le caractère distinctif de « AUTO()DISCOUNT » est dans son ensemble normal pour des véhicules autres que des automobiles, les pièces de ces véhicules, les services de publicité, de gestion et d’administration commerciale ou les services financiers.
La division d’opposition rejoint complètement l’INPI sur le fait que les autres éléments de la marque contestée ont un rôle subalterne dans la marque et ceci indépendamment des produits et services en cause ou du caractère distinctif de « AUTO DISCOUNT » pour ces derniers. En effet, les consommateurs ne manqueront pas de percevoir le mot « SPORT », qui existe tel quel, placé au-dessous de « AUTO DISCOUNT » comme un qualificatif du terme « AUTO » à savoir une référence à des auto(mobiles) de sport. Cette perception sera favorisée par le drapeau typique des courses automobiles dans la partie supérieure de la marque. De plus, pour les produits et services au regard desquels le caractère distinctif de « AUTO DISCOUNT » est faible (tels que susmentionnés) (automobiles et leurs pièces, entretien et réparation automobiles, assurances automobiles, services de vente au détail d’automobiles), l’élément « SPORT » indique clairement que les automobiles en question sont des automobiles de sport.

En dernier lieu, les trois lettres « ADS », représentées dans une police de caractères identiques à celle des initiales des trois mots « AUTO DISCOUNT SPORT » seront immédiatement perçues comme un sigle de cette expression. Ainsi, les trois lettres renvoient à l’élément verbal complet qui, de ce fait, a dans la marque le rôle d’indicateur principal de l’origine des produits et services en cause. L’opposante a présenté à cet égard en tant que pièce n° 8 un arrêt dans lequel le Tribunal établit que l’élément verbal « Royal Shakespeare » est l’élément le plus distinctif
dans la marque car le groupe de lettres « RSC » perçu comme l’abréviation des termes « Royal Shakespeare Company » (et le mot

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Décision sur l’opposition n° B 3 071 846 page: 22 de 26
« Company » est non distinctif) (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 28).

Or, il convient de plus de remarquer que le sigle est intégré dans un élément figuratif, ce qui tend à réduire encore son importance dans le signe. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). De surcroît l’élément figuratif en question rappelle un insigne/écusson de voiture et le drapeau renvoie à une course automobile et donc à des voitures de sport, ce qui renforce encore la référence à l’élément verbal.
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition considère que l’expression « AUTO DISCOUNT » de la marque contestée est son élément le plus distinctif au regard de l’ensemble des produits et services pertinents.

Pour compléter l’analyse, il est précisé qu’aucune des deux marques ne présente d’élément visuellement dominant.

Sur le plan visuel, les signes ont en commun leurs éléments « AUTODISCOUNT » / « AUTO DISCOUNT » ce qui représente une longue séquence de lettres (12) particulièrement visible dans la marque contestée du fait de sa position à un niveau différent de celui des autres éléments. La stylisation de cet élément et l’espace dans la marque contestée n’introduisent qu’une différence visuelle minime. Les signes diffèrent par l’espace entre « AUTO » et « DISCOUNT » dans la marque contestée ainsi que par les éléments additionnels de cette dernière: la typographie de l’élément commun, les lettres « ADS », l’élément figuratif sur lequel elles se superposent, et l’élément « SPORT », de la marque contestée. La marque antérieure est ainsi intégralement incluse dans la marque contestée dans laquelle elle est immédiatement visible, ne constituant en aucun cas un élément négligeable de cette dernière et constituant même pour l’ensemble des produits et services en cause un élément pour le moins plus distinctif que les éléments de différence voire pleinement distinctif.

Il résulte de ce qui précède que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.

Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de leurs éléments « AUTODISCOUNT » / « AUTO DISCOUNT », soit quatre syllabes, et différent par l’élément « SPORT », soit une syllabe, de la marque contestée. La vaste majorité du public ne prononcera en effet pas les lettres « ADS » de la marque contestée pour éviter la redondance avec les autres éléments verbaux auxquels elles renvoient manifestement. Une marque qui comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75 ; 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41 ;

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Décision sur l’opposition n° B 3 071 846 page: 23 de 26
30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707,§ 55 et
31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 69). La marque antérieure est ainsi intégralement incluse au début de la marque contestée au sein de laquelle elle constitue un élément indépendant et distinctif pour le moins à un faible degré et en tout état de cause plus distinctif que l’élément de différence « SPORT ».

Il résulte de ce qui précède que les marques sont phonétiquement similaires à un degré pour le moins moyen pour la vaste majorité du public.

Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient au concept d’automobiles et de prix réduits. La marque contestée évoque également le sport mais ce concept est directement lié à celui d’automobile, qu’il qualifie, ainsi que le suggère l’élément figuratif du drapeau qui évoque les courses d’automobiles de sport. Il n’a ainsi pas de valeur indépendante. De plus, il s’agit d’un concept faible pour une partie des produits et services.

Dès lors, en l’absence de différences significatives, les signes sont similaires à un degré pour le moins moyen indépendamment du caractère distinctif des concepts en commun.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée dans les classes 12, 35 et 36 .

«Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18) (soulignement ajouté).

La notion de caractère distinctif accru est ainsi proche de celle de la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En particulier, les facteurs sont identiques à ceux employés pour l’examen de la renommée bien que le seuil de reconnaissance pour le caractère distinctif accru soit susceptible d’être moins élevé que pour la renommée, et les éléments de preuve à l’appui du caractère distinctif accru acquis par l’usage doivent faire référence à la fois à la zone géographique pertinente et aux produits et services pertinents.

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Décision sur l’opposition n° B 3 071 846 page: 24 de 26
Ainsi qu’indiqué plus haut, l’opposante n’a pas prouvé la renommée de la marque antérieure car les preuves apportées par l’opposante concernent des services pour lesquels la marque antérieure n’est pas enregistrée et pour lesquels elle ne bénéficie d’aucune protection.

Par conséquent, les pièces produites par l’opposante ne démontrent pas non plus que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.

L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera donc sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains produits et services, à savoir les véhicules automobiles dans la classe 12 et les services d’assurance de la classe 36. La marque présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services en cause.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs qui doivent faire l’objet d’une évaluation globale (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Ainsi, si le caractère distinctif de la marque antérieure est faible pour certains produits et services pertinent, ceci n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (27/09/2018, T-449/17, SEVENFRIDAY, EU:T:2018:612, § 84 et la jurisprudence citée).
De plus, le risque de confusion désigne non seulement les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles mais aussi celles dans lesquelles il fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

Les produits et services contestés sont en partie identiques et similaires, y compris certains à un faible degré, à des produits et services de la marque antérieure. Certains services contestés sont différents. Le niveau d’attention du public a été considéré élevé ou relativement élevé pour la majorité de ces produits et services.

Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré jugé pour le moins moyen. La marque antérieure est complètement reprise dans le signe contesté dans lequel elle occupe une position indépendante par rapport aux autres éléments, ce qui la rend immédiatement perceptible. Le fait que le caractère distinctif de l’élément en question est faible pour certains produits et services pertinents n’est pas déterminant en l’espèce car les éléments de différence de la marque contestée sont moins significatifs encore comme indicateurs de l’origine commerciale de ces produits et

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Décision sur l’opposition n° B 3 071 846 page: 25 de 26
services. En d’autres termes, les différences portent sur des aspects secondaires.

L’élément « SPORT » de la marque contestée sera clairement perçu comme un attribut du terme « AUTO » de l’expression « AUTO DISCOUNT », notamment en relation avec les produits et services contestés identiques ou similaires pour lesquels l’élément « AUTO DISCOUNT » de la marque contestée est faible (automobiles et pièces d’automobiles dans la classe 12, services d’entretien / dépannage dans de la classe 37, assurances de la classe 36). L’élément « ADS » renvoie immédiatement aux éléments verbaux et l’élément figuratif dans lequel il s’intègre évoque aussi le secteur automobile.

Par conséquent, les différences susmentionnées ne permettent pas d’exclure le risque que les consommateurs attribuent à la même entreprise ou à des entreprises ayant des liens économiques entre elles, l’origine commerciale des produits et services similaires en cause. Il est en effet tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Le degré élevé d’attention des consommateurs lors de l’achat des produits et services en question ne saurait invalider le constat ci-dessus. Il n’est pas mis en cause que les consommateurs verront et probablement garderont en mémoire les différences entre les signes. Cependant, c’est la nature de ces différences qui mène à la conclusion qu’il existe un risque de méprise sur l’origine commerciale de ces produits et services.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime, comme l’INPI, qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires, y compris à un faible degré, au vu du faible impact des différences entre les signes, à ceux de la marque antérieure.

Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les services jugés dissimilaires ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

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Décision sur l’opposition n° B 3 071 846 page: 26 de 26
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Begoña URIARTE Catherine MEDINA Martina GALLE VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.