EUIPO, 22 octobre 2020, R 2440/2019‑5, Durethane

EUIPO 22 octobre 2020

Arguments

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Rejeté
Usage sérieux de la marque DURETHANE
La Chambre a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle était enregistrée, confirmant ainsi la décision de déchéance.
Accepté
Condamnation aux dépens
La Chambre a confirmé que la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, devait supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 22 oct. 2020, n° R2440/2019-5
Numéro(s) :	R2440/2019-5
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION – CORRIGENDUM de la Cinquième chambre de recours du 22 octobre 2020
Dans l’affaire R 2440/2019-5
PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 3800 West 143rd Street
Cleveland, Ohio 44111 Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours États-Unis
représentée par Ladas & Parry Llp, Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, EC4Y 0DA London, Royaume-Uni contre
CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. Avenida Dom Mendo, 831
4474-009 Maia
Portugal Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours
représentée par Paulo Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706, 6.° Dto., 4000-432 Porto, Portugal
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 22 362 C (marque de l’Union européenne n° 11 292 075)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), C. Govers (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
22/10/2020, R 2440/2019-5, Durethane

LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 octobre 2012, et ayant six dates de séniorité dont la plus ancienne est le 12 mai 1959 basée sur la marque française n° 1 255 429, PPG Industries Ohio, Inc. (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DURETHANE
pour les produits suivants:

Classe 2 – Couleurs, vernis, laques; Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
Matières tinctoriales; Mordants.
2 La demande a été publiée le 27 novembre 2012 et la marque a été enregistrée le 6 mars 2013.
3 Le 21 mai 2018, CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
(« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 30 août 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a partiellement confirmé la demande en déchéance pour les produits suivants:
Classe 2 – Vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants.

6 Le 29 octobre 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande en déchéance a été confirmée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 décembre 2019.
7 Aucune observation en réponse n’a été reçue par la demanderesse en annulation.

8 Par décision rendue le 13 du juillet 2020, cette Chambre a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation au cours de la procédure d’annulation, fixés à 1 080 EUR.
9 La titulaire de la MUE a saisi la Chambre concernant une demande de correction de la partie des coûts de la décision susvisée.
Langue de procédure: Français
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10 S’il est correct de noter que la Chambre s’est trompée dans la transcription des coûts ordonnés par la Division d’Annulation, la partie relative aux coûts du recours est correcte.
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Rectifie le point 47 de la décision de la Cinquième chambre de recours du 13 juillet 2020, R 2440/2019-5:
La Chambre note que la décision contestée a condamné les parties à supporter chacune ses frais ; cette décision demeure inchangée.
2. Rectifie le point 3 du dispositif comme suit:
La titulaire de la MUE est condamnée à payer la somme de 550 EUR au titre des dépens.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter

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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 13 juillet 2020
Dans l’affaire R 2440/2019-5
PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 3800 West 143rd Street
Cleveland, Ohio 44111
États-Unis Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours représentée par Ladas & Parry LLP, Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, EC4Y 0DA London, Royaume-Uni
contre
CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. Avenida Dom Mendo, 831
4474-009 Maia
Portugal Demanderesse en déchéance / Défenderesse au recours Représentée par Paulo Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706, 6.° Dto., 4000-432 Porto, Portugal
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 22 362 C (marque de l’Union européenne n° 11 292 075)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), C. Govers (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
13/07/2020, R 2440/2019-5, Durethane

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Décision
Résumé des faits
11 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 octobre 2012, et ayant six dates de séniorité dont la plus ancienne est le 12 mai 1959 basée sur la marque française n° 1 255 429, PPG INDUSTRIES OHIO, INC. (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DURETHANE
pour les produits suivants :
Classe 2 – Couleurs, vernis, laques; Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
Matières tinctoriales; Mordants.
12 La demande a été publiée le 27 novembre 2012 et la marque a été enregistrée le
6 mars 2013.
13 Le 21 mai 2018, CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
14 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
15 Par décision rendue le 30 août 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a partiellement confirmé la demande en déchéance pour les produits suivants :
Classe 2 – Vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants.
Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 6 mars 2013. La demande en déchéance a été déposée le 21 mai 2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 21 mai 2013 au 20 mai 2018 inclus, pour les produits contestés énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 10 octobre 2018. Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
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Annexe 1 : Diverses factures:
• Factures destinées à des clients en France, datées 2016-2018 ;
• 2 factures adressées en Hongrie datées de 2015 ;
• 4 factures adressées au Portugal datées 2016-2018 ;
• 3 factures adressées en Espagne datées 2016-2017 ;
• 2 factures adressées en Slovaquie datées de 2014 et 2016 ;
• 2 factures adressées en République Tchèque datées 2016-2017 ;
• 2 factures adressées au Royaume-Uni datées de 2013 et 2014 ;
• 1 facture adressée en Italie datée de 2018 ;
• 1 facture adressée en Roumanie datée de 2018 .
Ces factures sont en relation avec des produits de la manière suivante « DURETHANE BHS TOPCOAT », « DURETHANE BHS ROUGE
MANITOU », « DURETHANE XPC PREMIUM CLEARCOAT »,
« DURETHANE XPC CERAMICLEAR ».
Annexe 2 : Tableau de source inconnue représentant selon la titulaire une liste de commandes pour des produits « DURETHANE » dans l’Union européenne couvrant la période 2013-2018 pour des produits « premium clearcoat », « topcoat », « ceramiclear ».
Annexe 3 : Documents de livraison au Portugal et en Espagne de produits « DURETHANE » datés 2016, 2017, et 2018.
Annexe 4 : 35 étiquettes de produits ; elles sont imprimées dans différentes langues (tels que l’anglais, l’allemand, l’italien, le russe, polonais, français, et l’espagnol); elles sont datées entre 2015 et 2019; La titulaire de la MUE indique en outre que ces étiquettes sont destinées à être apposées sur les produits de la manière suivante :
.
• Annexe 5 : Brochure en français présentant les produits de la titulaire « Peintures liquides PPG »; elle est datée de 2007 ; on peut y lire dans la section « large offre produit » un paragraphe sur les produits
DURETHANE : « les revêtements DURETHANE ® sont des systèmes polyuréthane bi-composants. Leurs excellentes durabilités et
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performances sont tout à fait appropriées pour les applications de matériel agricole, BTP et transport ».
• Annexe 6 : Captures d’écran du site internet www.ppgindustrialcoatings.com de la titulaire de la marque de l’Union européenne extraites du site Archive Wayback Machine. On peut y lire
« PPG fabrique une vaste gamme de revêtements à travers le monde » et parmi la liste des produits figure « DURETHANE ». Ces copies du site internet sont en français, espagnol et anglais. Les deux dernières sont datées respectivement de décembre 2017 et janvier 2018.
Remarque préliminaire
Certains documents fournis (notamment les factures et les documents de livraison – Annexe 1) n’émanent pas de la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même, mais d’autres entreprises, tels que PPG Industries
France S.A.S., PPG Industrial Coatings, PPG Iberia Sales and Services S.L.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit la preuve de l’usage de ses marques par un tiers démontre implicitement qu’elle
a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
En conséquence, puisque l’on peut présumer que la preuve présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne indique implicitement que cet usage s’est fait avec son consentement, la revendication de la demanderesse est non fondée.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la Division d’Annulation estime que l’usage fait par ces autres entreprises s’est fait avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et équivaut par conséquent à un usage par cette dernière.
Durée et lieu de l’usage
La majorité des documents fournis couvrent la période pertinente (entre 2013 et 2018) et montrent que le lieu de l’usage est plusieurs pays de l’Union européenne, dont notamment la France, l’Espagne et le Portugal. Cela peut être déduit notamment des adresses indiquées dans les factures et des documents de livraison (Annexes 1 et 3) ainsi que de la langue utilisée dans la broche d’information sur les produits de la titulaire (Annexe 5).
Par conséquent, les preuves concernent la période et le territoire pertinents.
Portée de l’usage
Les documents présentés, et notamment les factures et les documents de livraison, fournissent à la Division d’Annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la
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fréquence de l’usage. Si elles ne sont pas nombreuses, les factures sont réparties tout au long de la période pertinente et font état de montants significatifs (jusqu’à 19 000 ou encore 21 500 euros) et sont adressées à des clients résidant dans plusieurs pays de l’Union européenne.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Les pièces présentées par la titulaire de la MUE (factures, étiquettes, brochure) montrent clairement que les produits vendus sont identifiés et proposés sur le marché sous la marque « DURETHANE » et que cette dénomination est donc utilisée pour indiquer l’origine commerciale de ces produits.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
La MUE attaquée est la marque verbale « DURETHANE ». Il ressort des documents que la dénomination « DURETHANE » est utilisée associée au symbole ® et parfois aux termes tels que clearcoat, topcoat, ceramiclear.
Le symbole ® accolé à la dénomination « DURETHANE » est communément utilisé pour indiquer au public qu’il s’agit d’une marque enregistrée. Il s’agit donc d’un élément négligeable qui ne retiendra pas l’attention des consommateurs. Quant aux termes qui sont parfois adjoints il s’agit de description des produits vendus sous la marque « DURETHANE » et sont donc non distinctifs.
Dès lors l’usage de la MUE attaquée telle qu’il en ressort des preuves fournies par la titulaire n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque.
Usage pour les produits enregistrés
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour « couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants » en classe 2. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cas présent, les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants en classe 2 : Couleurs.

En revanche, les documents fournis ne démontrent pas d’usage sérieux de la marque pour les produits restants. Ainsi, la brochure présentant les activités
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de la titulaire de la MUE attaquée fait référence aux peintures commercialisées par la société. En outre, cet usage partiel de la marque est conforme aux arguments déposés par la titulaire de la MUE, laquelle indique que la marque est apposée sur des pots de peinture ou encore que les documents fournis confirme « l’utilisation de la marque DURETHANE dans le cadre de produits de peinture ».
Par conséquent, la Division d’Annulation déclare la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les autres produits pour lesquels elle a été enregistrée.
Appréciation globale
Dans le cas présent, la Division d’Annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de la portée et de la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée en relation avec une partie des produits tel qu’il a été démontré ci-avant.
16 Le 29 octobre 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande en déchéance a été confirmée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 décembre 2019.
17 Aucune observation en réponse n’a été déposée par la demanderesse en déchéance.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
18 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La titulaire de la MUE conteste respectueusement la décision contestée dans la mesure où:
• Les éléments de preuve soumis par la titulaire de la MUE sont suffisants pour établir l’usage sérieux de la marque DURETHANE non seulement pour les « peintures » mais également pour divers produits de peintures qui appartiennent à la catégorie générale de produits « Vernis, laques; matières tinctoriales; mordants », à savoir, finitions, durcisseurs, diluants, apprêts, couches de fond, revêtements transparents, émaux, solvants, vernis, matières tinctoriales etc.
• Il existe des éléments de preuve établissant l’usage sérieux de la marque contestée tout particulièrement pour les « vernis » (ou « barniz » en espagnol) qui n’ont pas été pris en compte par la Division d’Annulation.
• Les « peintures », dont l’usage sérieux a été incontestablement prouvé, contiennent des propriétés « antirouille » et « protectrice », et sont également des « matières tinctoriales », de telle sorte qu’elles établissent
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de manière adéquate l’usage sérieux pour, entre autres, des « préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois » et des « matières tinctoriales ».
Eléments de preuve
La titulaire de la MUE a soumis les éléments de preuve suivants établissant l’usage sérieux de la marque contestée:
• Annexe 1 – Factures: 22 exemples de factures pour des produits DURETHANE ;
• Annexe 2 – Liste de commandes: un exemple de liste de commandes pour des produits DURETHANE ;
• Annexe 3 – Documents de livraison: trois exemples de documents de livraison faisant état de la livraison de produits DURETHANE ;
• Annexe 4 – Étiquettes de produits: 34 exemples d’étiquettes de produits apposées sur des produits DURETHANE ;
• Annexe 5 – Brochure: un exemple d’une brochure faisant référence à des produits de marque DURETHANE ;

• Annexe 6 – Extrait internet: deux captures d’écran de sites Web faisant référence à la marque DURETHANE.
La titulaire de la MUE soumet à nouveau les éléments de preuve susmentionnés, en suivant le même ordre et la même structure que les
Annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Alors que la Division d’Annulation a reconnu que les documents susmentionnés ont prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour les
« Peintures », la Division d’Annulation a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour prouver l’usage pour les produits restant « Vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants. »
Afin d’évaluer correctement les éléments de preuve d’usage soumis et de mieux comprendre comment ces documents établissent l’usage de la marque pour la totalité des produits couverts par l’enregistrement, il est indispensable de se familiariser avec la définition de chaque produit et comment ils sont liés avec les produits de « peinture » pour lesquels la Division d’Annulation a établi l’usage de la marque.
Le mot « peinture » est défini comme « produit liquide ou en poudre contenant des pigments, donnant par application sur des subjectiles un feuil doué de qualités protectrices, décoratives » (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/peinture/59027).
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Le mot « vernis » est défini comme « Préparation non pigmentée, composée de liants, de solvants et, éventuellement, de diluants et d’adjuvants, susceptible de donner, par application en couches minces sur des subjectiles convenablement préparés, des films adhérents et durs, translucides et brillants » (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vernis/81601?q=vernis#80636)
.
Le mot « laque » est défini comme « Vernis naturel présentant une couleur propre » (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/laque/46259?q=laque#46183).
Alors que la définition française du mot « préservatifs » n’a pas une signification pertinente appliquée aux « peintures », le terme anglais « preservative », tel qu’il apparaît dans la langue de l’enregistrement contesté désigne une « substance utilisée afin d’éviter la décomposition de nourriture ou de bois » (voir https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/preservativ e_2#preservative_inflg_3). Ainsi, tel qu’appliqué aux produits concernés, le terme doit être compris comme étant une substance qui a été ajoutée à la peinture liquide ayant pour effet de protéger la surface métallique ou en bois de l’action des éléments.
Alors qu’il n’y a pas d’entrée de dictionnaire pour « matières tinctoriales », le terme « teintures » est défini comme étant un « Procédé consistant à fixer un colorant sur un support à structure fibreuse (textile, cuir, bois, etc.) d’une manière durable » (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/teinture/77013). Le mot anglais
« Mordant », tel qu’il apparaît dans la langue de l’enregistrement contesté, désigne une « substance, généralement un oxyde inorganique, qui se combine avec un pigment ou une teinture et qui donc le fixe sur un support de manière durable » (voir https://www.lexico.com/en/definition/mordant).
La titulaire de la MUE soumet les copies de définitions susmentionnées dans l’Annexe 7.
Les définitions susmentionnés démontrent que les produits annulés « Vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants » sont des substances contenues ou des composantes présentes dans ce qui est généralement connu comme la
« Peinture » de telle sorte que les éléments de preuve soumis établissant l’usage de la marque DURETHANE pour les « Peintures » servent également à établir l’usage de la marque contestée pour les produits annulés restants. De plus, les produits de « peinture » vendus sous la marque DURETHANE sont formulés de telle sorte que la « peinture » agit également comme un
« préservatif contre la rouille et contre la détérioration du bois » et sont vendus en tant que « matières tinctoriales » et « mordants ».
De plus, même si l’usage de « Peinture » n’est pas suffisant pour démontrer l’usage des produits annulés en se basant sur la définition du dictionnaire de
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ce terme, la titulaire de la MUE remarque que le défaut d’usage d’une marque de l’Union européenne ne signifie pas automatiquement que la titulaire de la
MUE devrait perdre son enregistrement pour ces produits.
La marque contestée DURETHANE a été enregistrée pour des catégories de produits largement définies (« Vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants ».) et est utilisée pour un éventail plus restreint de produits tel que des finitions, durcisseurs, diluants, apprêts, couches de fond, revêtements transparents, émaux, solvants, vernis, matières tinctoriales et autres revêtements variés (voir les preuves d’usage dans les Annexes 1 à 6).
Ainsi, ces produits susmentionnés appartiennent à une catégorie plus générale de produit « Vernis, laques; Préservatif contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants ».
« Vernis »
La titulaire de la MUE est également en désaccord avec la Division d’Annulation puisque les éléments de preuve établissent de prime abord l’usage de DURETHANE pour au minimum les « vernis ».
En effet, il existe des éléments de preuve de vente et de livraison de « vernis » DURETHANE au client Fiberpacks, S.A., Pol. Ind. La Xarmada, ayant comme adresse (Barcelone) 08796 Pacs del Penedes, Espagne. Tout particulièrement, le document de livraison numéro E 021 704 045, soumis initialement au sein de l’Annexe 3, démontre que le produit « DURETHANE XPC PREMIUM BARNIZ 32 092 090 » a été initialement envoyé par PPG
Industries Europe Sarl au client susmentionné en Espagne, avec une date de livraison prévue pour le 1er juin 2017. Par souci de commodité, la titulaire de la MUE soumet à nouveau une copie du document de livraison numéro
E 021 704 045 dans l’Annexe 8.
La titulaire de la MUE constate que le mot espagnol « BARNIZ » se traduit par « VERNIS » en français (voir Google Translate à https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=fr&text
-barniz) et par « VARNISH » en anglais (voir Google Translate à https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=en&text
-barniz). Une copie des résultats des traductions par Google Translate est jointe à l’Annexe 9.
Ainsi, la preuve de l’usage démontre incontestablement l’usage de la marque contestée DURETHANE pour, au minimum, les « Vernis » de la classe 2 également. Il est important de noter que le document de livraison numéro
E 021 704 045 montrant la vente de 100 pots de « vernis » DURETHANE ne montre pas l’inventaire complet de « vernis » vendus aux clients durant la période pertinente puisqu’il y avait de nombreuses ventes durant la période de 5 ans ; toutefois, cela constitue une preuve d’usage sérieux suffisante pour la marque pour les « vernis » durant la période pertinente.
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« Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois » et
« Colorants »
Alors que la preuve de l’usage ne montre peut être pas clairement l’usage de la marque contestée pour les produits « Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois », la titulaire de la MUE constate que les produits de
« peinture » pour lesquels l’usage sérieux a été établi ont des propriétés de
« Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois » puisque la peinture ou le revêtement est appliqué aux produits métalliques et au bois afin d’éviter la détérioration de la rouille et du bois causés par les éléments. C’est pourquoi, les peintures vendues sous la marque DURETHANE sont des
« Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois » dans la mesure où la peinture contient des compositions qui protègent les surfaces métalliques et en bois.
La titulaire de la MUE joint à l’Annexe 10 un échantillon de « fiches techniques de produits » contenant des informations sur les produits, ses caractéristiques et propriétés.
Par conséquent, les différentes preuves soumises en tant qu’usage démontrent clairement un usage sérieux et actif de la marque DURETHANE durant la période pertinente dans l’Union Européenne directement en relation avec des produits ayant des propriétés de protection antirouille et pour le bois similaires aux produits visés par l’enregistrement.
« Matières tinctoriales »
De même, la gamme de produits vendus sous la marque DURETHANE inclue des « matières tinctoriales » permettant aux peintres d’utiliser différentes couleurs, telles que par exemple le « Blanc » et le « Noir ». La titulaire de la MUE joint en Annexe 11 des documents établissant l’usage de la marque en relation avec des « matières tinctoriales ».
Conclusion
Au vu de ce qui précède, la titulaire de la MUE demande à la cinquième Chambre de recours d’annuler partiellement la décision rendue par la Division d’Annulation, dans laquelle elle a partiellement annulé la marque pour les « Vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants. »
Motifs de la décision
19 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
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Portée du recours
21 La demanderesse en déchéance aurait pu attaquer la décision contestée pour les produits pour lesquelles les preuves d’usage ont été établies c’est-à-dire les « couleurs » mais non seulement elle ne l’a pas fait mais elle n’a pas présenté des observations, dès lors la décision est définitive en ce qui concerne les « couleurs » en classe 2.
Sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
22 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
23 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l’enregistrement. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, notamment l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque visée par la demande de déchéance (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §38 ; 13/09/2007, C-
234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63, 72).
24 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
25 Plus précisément, pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/09/2007, C-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 53-55).
26 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage
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sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes
(23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 32).
27 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (27/09/2007, T- 418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 56). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 57).
28 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 31).
29 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 06/10/2004,
T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
Usage de la marque pendant la période pertinente et sur le territoire de l’Union
30 En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 6 mars 2013. La demande en déchéance a été déposée le 21 mai 2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 21 mai 2013 au 20 mai 2018 inclus, dans le territoire de l’Union européenne pour les produits contestés.
31 La Division d’Annulation a justement constaté que la vaste majorité des éléments de preuve soumis par la titulaire datent de la période pertinente (entre 2013 et 2018) et montrent que le lieu de l’usage est plusieurs pays de l’Union européenne, dont notamment la France, l’Espagne et le Portugal. Cela peut être déduit notamment des adresses indiquées dans les factures et des documents de livraison
(Annexes 1 et 3) ainsi que de la langue utilisée dans la brochure d’information sur les produits de la titulaire (Annexe 5). Par conséquent, les preuves concernent la période et le territoire pertinents.
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Nature de l’usage, usage comme marque
32 La Chambre souscrit sur ce point également aux conclusions de la Division d’Annulation, les pièces présentées par la titulaire de la MUE (factures, étiquettes, brochure) montrent clairement que les produits vendus sont identifiés et proposés sur le marché sous la marque « DURETHANE » et que cette dénomination est donc utilisée pour indiquer l’origine commerciale de ces produits.

Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
33 Il a été rappelé plus haut que dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
34 La MUE attaquée est la marque verbale « DURETHANE ». Il ressort des documents que la dénomination « DURETHANE » est utilisée associée au symbole ® qui indique une marque enregistrée et qui n’altère pas le caractère distinctif d’ensemble, le mot « DURETHANE » est utilisé avec d’autres éléments tels que « clearcoat », « topcoat », « ceramiclear ». Ces termes sont comme l’a justement indiqué la Division d’Annulation des descriptions des produits vendus sous la marque « DURETHANE » et sont donc non distinctifs.
35 Dès lors l’usage de la MUE attaquée telle qu’il en ressort des preuves fournies par la titulaire n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque.
Usage pour les produits enregistrés
36 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour « vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants » en classe 2.
37 La décision contestée a établi que les preuves se rapportaient seulement aux
« couleurs » et a refusé le maintien de l’enregistrement pour tous les autres produits, c’est l’objet de cette conclusion qui est devant la Chambre dans ce cas.

Vernis
38 Les vernis se définissent comme la titulaire de la MUE l’a indiqué comme
« Préparation non pigmentée, composée de liants, de solvants et, éventuellement, de diluants et d’adjuvants, susceptible de donner, par application en couches minces sur des subjectiles convenablement préparés, des films adhérents et durs, translucides et brillants » (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vernis/81601?q=vernis#80636).

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39 La titulaire allègue que les éléments de preuve établissent de prime abord l’usage de DURETHANE pour au minimum les « vernis ». En effet, selon elle il existe des éléments de preuve de vente et de livraison de « vernis » DURETHANE au client Fiberpacks, S.A., Pol. Ind. La Xarmada, ayant comme adresse (Barcelone)
08796 Pacs del Penedes, Espagne. Tout particulièrement, le document de livraison numéro E 021 704 045, soumis initialement au sein de l’Annexe 3, démontre que le produit « DURETHANE XPC PREMIUM BARNIZ
32 092 090 »
a été initialement envoyé par PPG Industries Europe Sarl au client susmentionné en Espagne, avec une date de livraison prévue pour le 1er juin 2017.
40 La titulaire de la marque constate que le mot espagnol « BARNIZ » se traduit par
« VERNIS » en français. Il est important pour la titulaire de la MUE de noter que le document de livraison numéro E 021 704 045 montrant la vente de 100 pots de
« vernis » DURETHANE ne montre pas l’inventaire complet de « vernis » vendus aux clients durant la période pertinente puisqu’il y avait de nombreuses ventes durant la période de 5 ans ; toutefois, cela constitue selon elle, une preuve d’usage sérieux suffisante pour la marque pour les « vernis » durant la période pertinente.

41 La Chambre estime qu’une seule facture correspondant certes à des vernis n’est pas suffisante pour maintenir la marque enregistrée pour ces produits ; si elle avait de nombreuses ventes comme allègue la titulaire, et face au refus de maintenir l’enregistrement pour ces produits, elle aurait pu présenter devant la Chambre à l’appui de son recours, d’autres factures de manière à étayer le prétendu usage, mais en l’absence d’autres éléments, la Chambre considère que l’usage pour les vernis n’est pas prouvé et la décision doit être confirmée sur ce point.

Laques
42 La titulaire de la MUE a elle-même défini les laques comme « Vernis naturel présentant une couleur propre » elle ne précise pas quels seraient les documents parmi tous ceux qui ont été fournis qui feraient référence à des laques dans une langue de l’union, dès lors sans plus de preuves qui attesteraient l’usage de la marque pour des « laques », la Chambre confirme l’appréciation de la Division d’Annulation que l’usage pour des « laques » n’est pas démontré.
Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois
43 La titulaire a défini ces produits comme « substance utilisée afin d’éviter la décomposition de nourriture ou de bois » d’après elle appliqué aux produits
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concernés, le terme doit être compris comme étant une substance qui a été ajoutée
à la peinture liquide ayant pour effet de protéger la surface métallique ou en bois de l’action des éléments.
44 La Chambre constate que la titulaire de la marque ne présente pas de documents destinés à établir lesquels de ces produits portant la marque DURETHANE constituent des préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; alors que dans la documentation présentée (Annexe 5) il est dit « Les avantages des Peintures Liquides PPG Adaptabilité, variété, réactivité. De toutes les technologies de peinture disponibles sur le marché, les peintures liquides restent les plus populaires. Elles s’utilisent en système complet, ou en addition aux autres technologies comme l’électrodéposition ou la peinture poudre, et trouvent leur place dans tous les secteurs industriels .
45 En tant que leader mondial dans la technologie liquide, PPG offre une gamme complète de systèmes de peintures liquides adaptées aux besoins des marchés. Nos équipes d’assistance technique, et nos centres de recherche et développement assurent aux clients le support nécessaire pour proposer des produits de qualité ».
46 Dans le même document il est dit « Les peintures liquides PPG s’adaptent à tous les segments de marché de l’industrie » ; « L’avantage des peintures liquides par rapport aux autres technologies est leur capacité à être appliquées sur une large gamme de supports, incluant les pièces lourdes et les matières sensibles à la chaleur » .
47 La gamme des produits DURETHANE est présentée comme « DURETHANE ®
Les revêtements DURETHANE® sont des systèmes polyuréthane bi- composants. Leurs excellentes durabilité et performances sont tout à fait appropriées pour les applications de matériel agricole, BTP et transport ».
48 Dans le même catalogue (Annexe 5) il est dit « PPG Industries fournit les clients première monte et les applicateurs industriels avec un système complet de peinture. Du primaire au vernis final, des alkydes aux polyuréthanes, et des peintures à l’eau aux peintures solvantées, la gamme de produits liquides PPG répondra à tous vos besoins ».
49 Quant à la gamme des peinture polyuréthane il est affirmé que « Les résines de polyuréthane donnent des peintures de haute performance caractérisées par: Une durabilité classée de bonne, excellente, Une excellente résistance chimique et flexibilité du film, Leur disponibilité en vernis et couleurs avec une grande variété de teintes, métalliques, pigments a effets spéciaux, et différents brillants, La possibilité d’un séchage air, basse température pour les produits deux composants, permettant leur utilisation sur une grande variété de supports sensibles à la chaleur ou sur des pièces trop grandes pour s’adapter facilement à un four standard, Leur disponibilité en haut extrait sec, formulations en bas COV qui sont respectueuses de l’environnement et exemptes de métaux lourds ».
50 Il n’est donc rien dit pas rapport à des fonctions ou des produits qui sous la marque « Durethane » seraient des « Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ».
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51 S’il est plausible que les peintures « Durethane » aient des caractéristiques techniques d’avoir un effet de préservation du bois et de lutter contre la corrosion, les documents versés ne démontrent pas l’usage de la marque pour des produits spécifiques tels que ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Matières tinctoriales; Mordants
52 La même chose peut être dite pour ces produits-là, les arguments de la titulaire selon lesquels les peintures contiennent ou remplissent la fonction des matières tinctoriales et des mordants ne peuvent pas être acceptés, en effet si en dehors des peintures la marque DURETHANE est utilisée pour des produits qui sont uniquement des matières tinctoriales et des mordants, il fallait présenter des documents spécifiques pour ces produits.
53 La Chambre constate qu’aucun des documents fournis, par exemple ni les fiches techniques de produits (qui ne parlent que des éléments dangereux ou toxiques et qui donnent des conseils d’utilisation) ni les factures ni le catalogue font état de ventes de ces types de produits sous la marque « Durethane ».
Conclusion
54 A défaut d’explication précise de la part de la titulaire sur des documents qui établiraient l’usage pour tous les produits pour lesquels la marque a été annulée, la Chambre confirme la conclusion de la Division d’Annulation et estime que seul a été prouvé l’usage pour les « couleurs » dès lors le recours doit être rejeté.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance aux fins des procédures de déchéance et de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, les couts de représentation s’élèvent à
550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la décision de la Division d’Annulation demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté;
2. La décision de la Division d’Annulation est confirmée;
3. La titulaire de la MUE est condamnée à payer 550 EUR au titre des dépens de la procédure de recours.
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