LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 avril 2020
Dans l’affaire R 1079/2019-4
Indo European Foods Ltd Kohinnot Congress House,
6th Floor, Suite-2, 14 Lyon Road;
Harrow
Middlesex HA2 2EN
Royaume-Uni Opposante/requérante
représentée par MILLS & REEVE LLP, Botanic House 100 Hills Road, Cambridge CB2 1PH (Royaume-Uni)
contre
Hamid Ahmad Chakari Kohlenhofgasse 5/17
1150 Wien
Autriche Demanderesse/défenderesse
représentée par Anatol Schürer, Kaisergasse 10, 4020 Linz (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 975 665 (demande de marque de l’Union européenne no 16 860 868)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14/06/2017, la défenderesse a sollicité l’enregistrement en couleur du signe figuratif suivant

en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 30 et 31 Après le rejet partiel de la demande dans la procédure d’opposition parallèle B 2 961 897, la liste des produits est la suivante:
Classe 30 — Farines de riz; riz (En-cas à base de -); gâteaux de riz; pâte de riz à usage culinaire; produits alimentaires extrudés à base de riz.
Classe 31 — Un gruau de riz pour fourrage;
2 Le 13/10/2017, la requérante a formé une opposition à l’encontre de la demande dans son intégralité, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et d’une marque non enregistrée au Royaume-Uni, à savoir le mot «BASMATI» pour le riz.
3 En substance, les arguments de la requérante sont les suivants:
₋ Les arrêts T-304/09 et T-136/14 ont établi que la dénomination «BASMATI» peut être protégée par une application étendue de la législation anglaise aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il est également fait référence aux arrêts de la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles qui expliquent le degré d’extension de la forme d’usurpation («passing off») pour se protéger contre toute utilisation détournée de termes tels que le
«Champagne», le «sherry», le «chocolat suisse» et le «yaourt grec».
₋ La requérante est une filiale à 100 % de la société indienne Kohinoor Foods
Limited. Il vend du riz «BASMATI au Royaume-Uni depuis janvier 2002» sous ses trois marques principales «Kohinoor», «Trophy» et «Tohfa» via les supermarchés et les magasins de vente au magasin et de transport, et obtenir une part de marché de 27 % pour les gros sacs de riz «BASMATI» de 4 kg ou plus.
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₋ «BASMATI» est le nom d’une variété spécifique de riz aromatique à grains longs et aromatiques, cultivé et produit uniquement dans une région géographique du sous-continent indien, à savoir une ceinture de l’Inde du
Nord et la partie adjacente du Pakistan, au-dessous des contreforts de l’Himalaya.
₋ La requérante est membre de l’association britannique des glaces et veille avec beaucoup de soin à ce que son riz importé soit véritable «BASMATI» qui se conforme au «British Retail Consortium Code of practice on Basmati Rice» et qu’il est conforme aux spécifications;
₋ Le public britannique pertinent utilise «BASMATI» pour désigner un type particulier de riz qui est prié de ses propriétés, sa saveur et ses propriétés particulières pour certains types de riz.
₋ La loi sur la commercialisation extensive avait été examinée par l’UKIPO dans une procédure d’opposition O-378-16 contre la demande de marque «BASMATI BUS» pour des services compris dans la classe 43. Sur la base de presque les mêmes éléments de preuve que ceux produits en l’espèce, l’Office britannique de la propriété intellectuelle (ci-après l’ «Office») avait considéré que (a) l’appelante faisait référence à l’un des nombreux commerçants habilités à s’appuyer sur le goodwill associé au nom «BASMATI»; (b) le nom «BASMATI» jouissait d’une renommée donnant lieu à un goodwill auprès d’une partie significative du public du Royaume- Uni, qui l’a reconnue comme désignant une classe particulière de riz; C) inclure la fourniture, par des camions, de nourriture et de boissons, de la demanderesse par l’intermédiaire de chariots de manutention, etc. contenant des plats préparés qui pourraient contenir du riz; si ces services n’ont pas apporté le riz «BASMATI», auquel la spécification a droit, il existe un risque de présentation trompeuse; (d) après avoir constaté que l’opposante avait le droit de s’appuyer sur le goodwill pouvant être protégé au nom «BASMATI», il existait également un risque de préjudice.
₋ Les produits contestés n’étaient pas limités au riz Basmati provenant d’Inde et/ou du Pakistan. L’élément verbal «Abresham Super Basmati Selaa Selan One World Mon’s Best Rice» (riz «BASMATI») était «BASMATI» pour «Basmati». Si le riz en question était un type de riz autre que «BASMATI», ces produits seront faussement décrits, et il existe un risque de présentation trompeuse.
₋ Le préjudice porté au «goodwill» du nom de «BASMATI» est susceptible de se produire si le riz estimé être «BASMATI» est en fait un autre type de riz;
Étant donné que cela constituerait une fraude alimentaire au Royaume-Uni, ce préjudice est susceptible d’être considérable.
4 De nombreux éléments de preuve à l’appui de ces arguments ont été joints.
5 Par décision du 05/04/2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné la requérante à supporter les frais.
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6 Elle a jugé que, sur la base des preuves déposées, l’appelante n’avait pas satisfait à la condition de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE que la marque non enregistrée invoquée avait été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, avant la date pertinente et sur le territoire pertinent. Les témoignages tirés de la requérante ont une valeur probante limitée. Les captures d’écran de sites internet et de photos prises dans des magasins n’étaient pas suffisantes pour démontrer les ventes effectives. Les publicités paraissent être des monuments et les soi-disant dépenses de publicité n’ont été étayées par des preuves supplémentaires.
Moyens et arguments des parties
7 Le 16/05/2019, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 05/08/2019.
8 La requérante avance, en substance, les arguments suivants:
₋ Les conditions applicables au recours en faveur de l’action en usurpation d’appellation sont expliquées dans les arrêts «Vodkat» et «GrEEK YOGHURT» soumis devant la division d’opposition;
₋ Pour déterminer un usage pertinent au Royaume-Uni, il pourrait être tenu compte des activités des commerçants autres que la requérante et de tout riz
«BASMATI», quelle que soit la personne à laquelle il a été vendu et commercialisé.
₋ La division d’opposition a eu tort de ne pas avoir tenu compte des témoignages étant donné qu’ils étaient corroborés par des éléments de preuve indépendants.
₋ La division d’opposition a également commis une erreur en fondant son appréciation de l’usage sur les preuves produites afin de démontrer que la dénomination «BASMATI» distingue une classe de riz d’autres produits similaires, à savoir d’autres types de riz.
₋ Nonobstant la limitation de la demande contestée, les produits restants ont toujours été couverts par le riz et la présentation trompeuse telle qu’elle est mentionnée dans les motifs de l’opposition, toujours appliqués.
₋ Des éléments de preuve supplémentaires étaient joints afin de démontrer l’usage du nom «BASMATI» par la requérante, qui devrait être pris en considération à titre de preuves supplémentaires conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 08/10/2019, la défenderesse a demandé que le recours soit rejeté et que la requérante soit condamnée aux dépens.
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10 Il fait valoir que les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours doivent être rejetés car ils ont été présentés tardivement et que la décision attaquée doit être rejetée.
Motifs
11 Le recours est recevable. Étant donné que la procédure d’opposition a été engagée en 2017, l’opposante peut invoquer l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et un droit antérieur protégé au Royaume-Uni jusqu’à la fin de la période de transition en ce qui concerne la période de transition 31/12/2020, article 127, paragraphe 1, de l’accord de retrait (JO L 29, 31/01/2020, p. 7 à 187).
12 Le recours n’est pas fondé. La requérante n’a pas démontré que le nom «BASMATI» sur lequel l’opposition est fondée lui permettrait d’interdire l’utilisation de la demande contestée au Royaume Uni en vertu du délit courant d’usurpation.
article 8, paragraphe 4, du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’existence d’une marque antérieure non enregistrée ou d’un signe autre qu’une marque mentionne de solides motifs d’opposition si le signe remplit les conditions suivantes: elle est utilisée dans la vie des affaires; il n’est pas seulement de sa portée locale; il donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente; les droits au signe en question ont été acquis, conformément au droit de l’État membre dans lequel le signe a été utilisé, avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. Etant donné que les conditions posées par l’article 8, paragraphe 4 du RMUE sont cumulatives, il suffit qu’une seule d’entre elles ne soit pas remplie pour que l’opposition soit rejetée (07/05/2013, T-579/10, makro, EU:T:2013:232, § 54; 24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica,
EU:T:2009:77, § 32, 47; 30/06/2009, T-435/05, Dr. no, EU:T:2009:226, § 35).
14 Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage du signe invoqué et à sa portée, qui ne doit pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Les deux autres conditions, à savoir l’acquisition préalable de droits pour ce signe avant la demande de marque de l’Union européenne et le droit d’interdire sur la base de ce signe l’utilisation d’une marque plus récente, doivent s’apprécier au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica,
EU:T:2009:77, § 33, 34).
15 L’opposition est fondée sur le goodwill associé au nom «BASMATI», qui est réputé conférer à l’opposante le droit d’interdire, au Royaume-Uni, l’usage de la demande contestée au titre du délit commun «visant à usurper la forme». D’après les éléments de preuve produits, afin d’obtenir gain de cause, l’opposante doit prouver:
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₋ le nom «BASMATI» désigne une classe de produits clairement définie;
₋ le nom «BASMATI» jouit d’une renommée ce qui donne lieu au goodwill auprès d’une partie significative du public du Royaume-Uni;
₋ l’opposante fait valoir l’un des nombreux commerçants habilités à invoquer le goodwill associé au nom «BASMATI»;
₋ la demanderesse présente une présentation trompeuse conduisant ou susceptible de conduire le public à croire que les produits proposés sous le signe contesté seront «BASMATI»;
₋ l’opposante a ou est susceptible de subir un préjudice en raison de la confusion engendrée par la représentation trompeuse de la demanderesse.
16 Il ressort clairement des preuves jointes que le mot «BASMATI» est utilisé au
Royaume-Uni pour décrire un type particulier de riz et, dès lors, une classe définie de produits. La chambre de recours partira également de l’hypothèse que le nom «BASMATI» bénéficie d’une renommée au Royaume-Uni donnant lieu à un goodwill auprès d’une partie significative du public, comme l’a considéré l’UKIPO dans la procédure d’opposition 378-16 (ci-après la décision «BASMATI BUS») et que la requérante, étant l’une des nombreuses entreprises autorisées en vertu des règlements pertinents à vendre du riz «BASMATI au Royaume-Uni», est l’un des titulaires de ce goodwill.
Représentation trompeuse et préjudice
17 Devant la division d’opposition, la requérante a soutenu qu’elle risquait de subir des dommages importants à ses biens immobiliers dans le goodwill associé au nom «BASMATI» car le libellé du signe contesté « Abresham Super Basmati
Selaa Selan One World» [riz] était clairement représenté par «BASMATI». Si le riz en question était un type de riz autre que «BASMATI», ces produits seraient faussement décrits, et il existait un risque de présentation trompeuse. Lors de son recours, elle a maintenu que la présentation trompeuse continue, malgré la limitation des produits demandés. Ces arguments doivent être rejetés.
18 Selon la décision «BASMATI BUS» de l’UKIPO sur laquelle se fonde la requérante, il y a présentation trompeuse s’il est probable qu’ «sur la base d’une mise en balance de probabilités, un nombre important de membres du public seront induits en erreur en achetant le produit de la défenderesse en présumant que c’est le produit de la demanderesse». Il est également expliqué qu’une fois la présentation trompeuse constatée, le préjudice est susceptible de se produire.
19 La chambre de recours fait remarquer qu’en raison du rejet partiel de la demande dans une procédure d’opposition parallèle, les produits contestés ne comprennent plus le riz, mais sont des produits à base de riz, à savoir les produits comestibles compris dans la classe 30 «f lour du riz; riz (En-cas à base de -); gâteaux de riz; pâte de riz à usage culinaire; produits alimentaires extrudés à base de riz» et les produits non comestibles compris dans la classe 31 «farine de riz à fourrage»;
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20 Toutefois, aucun élément de preuve ne permet de conclure que la renommée de «BASMATI» pour une classe particulière de riz et l’goodwill provenant de cette renommée s’étend à des produits de nature différente mais qui peuvent contenir du riz. On ne trouve notamment rien dans ce sens dans la jurisprudence britannique invoquée par la requérante. Au contraire, l’arrêt «Vodkat» [ Diageo North America Inc/Intercontinental Brand (ICB) Ltd [2010] EWCA Civ. 920] concerne le goodwill associé à la dénomination «VODKA» pour une boisson alcoolisée spécifique et une représentation trompeuse du signe «Vodkat» pour une gamme de boissons alcoolisées. L’arrêt «GREEK YOGHURT» (Fage UK Ltd et autres contre Chobani UK Ltd et autre [2014] EWCA Civ 5) fait référence au goodwill associé à la dénomination «GREEK YOGHURT» pour le yogourt réalisé en Grèce et à la présentation trompeuse de la dénomination dans le yaourt aux États-Unis. La décision «BASMATI BUS» de l’UKIPO est fondée sur l’usage des «BASMATI BUS» pour les services de restauration ambulante compris dans la classe 43 et sur les conclusions selon lesquelles les consommateurs seraient susceptibles de conclure que «si le repas fourni contient du riz, il sera basmati», à savoir du riz en tant que composant d’un repas et non comme ingrédient. Aucune de ces décisions ne permet de conclure que la renommée, une fois établie, dépasse en fait la catégorie de produits clairement définie de tous les produits susceptibles de contenir la classe de produits renommée des produits.
21 Aucun argument avancé par la requérante ne vient également étayer le fait que pour le riz, les en-cas du riz, la pâte de riz ou les farine de riz ou la nature du riz utilisé dans leur production sont pertinents pour les consommateurs et donc susceptibles d’influencer la décision d’achat. Au contraire, la requérante elle- même fait valoir que le goodwill associé au nom «BASMATI» s’appuie sur le fait qu’il distingue une catégorie de riz des autres types de riz. Par conséquent, les preuves produites afin de démontrer la renommée et le goodwill associé au nom
«BASMATI» sont constituées de recettes culinaires qui énumèrent des recettes de cuisine «BASMATI» comme ingrédient, autrement dit, qui invitent les consommateurs à acheter le riz «BASMATI» pour la préparation du repas suggérés. Le seul élément de preuve qui se réfère à l’utilisation du riz «BASMATI» pour la fabrication d’une farine de riz, pour la facilité à base de riz ou la farine de riz pour le fourrage ne figure pas parmi les éléments de preuve.
22 La chambre de recours relève également que la requérante n’a pas revendiqué, et encore moins prouvé, que la défenderesse utilise le signe demandé au Royaume-
Uni et qu’il y a lieu de l’utiliser pour des produits qui ne sont pas fabriqués à partir de riz sérieux «BASMATI». Le libellé pertinent du signe contesté est intitulé «Super Basmati Selan Selan Grade One». Le «code de bonnes pratiques pour le riz Basmati» de l’association britannique de riz et les «procédures de contrôle à l’importation de riz Basmati» publiées par le département britannique des douanes et des impôts se rapportent à «SUPER BASMATI» comme l’une des variétés de riz pouvant utiliser la description «BASMATI». Rien dans le mot «SUPER BASMATI» n’est tel en tant que tel qui exclut l’usage du signe pour du riz «BASMATI» et rien, au dossier, pour démontrer que la défenderesse, si elle décidait de devenir un commerçant de riz «BASMATI au Royaume-Uni, ne serait pas en mesure de se qualifier.
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23 Le simple risque que les produits à base de riz offerts sous le signe contesté soient susceptibles d’être de qualité inférieure à celle du riz «BASMATI» (comme le suggérait les articles «Food fraude au Royaume-Uni» présentés dans les éléments de preuve) ne permet pas à la requérante d’en interdire l’usage. Comme l’a établi la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles dans l’arrêt «Vodkat»: «Le droit relatif à l’usurpation d’appellation est à la disposition de protéger l’appropriation illégale du goodwill par le biais de la présentation trompeuse. Elle n’a pas pour effet de garantir au consommateur général la qualité de ce qu’il achète. Pour ce faire, il doit avoir cet avis [Diageo North America Inc v.
Intercontinental Brand (ICB) Ltd [2010 EWCA Civ 920], paragraphe 29).
24 Étant donné que les produits demandés sont d’autres produits que le riz, la chambre de recours ne voit pas non plus le risque que l’usage du signe contesté pour ces produits puisse entraîner une perte directe de ventes pour la requérante qui, d’après ses propres observations, est un fournisseur important de riz et non pas pour les produits contestés. De même, il n’est aucun argument de la manière dont l’usage du signe pourrait affecter le caractère distinctif du nom «BASMATI», étant donné que «SUPER BASMATI» est une variété reconnue de riz «BASMATI» (voir paragraphe 22).
25 Étant donné que la requérante n’a pas démontré que l’usage du signe contesté pourrait aboutir à une présentation trompeuse du nom renommé «BASMATI», l’allégation fondée sur une usurpation («passing off») doit être rejetée uniquement pour cette seule raison sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le signe dans la vie des affaires conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été démontré.
26 Pour la même raison, il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours devaient être rejetés au motif qu’ils avaient été présentés tardivement au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. Comme l’a expliqué la requérante elle- même, cette décision était seulement censée démontrer que le requérant bénéficiait du goodwill associé au nom «BASMATI» au Royaume-Uni et non aux conditions de présentation trompeuse et de préjudice.
27 Le recours doit être rejeté.
Coûts
28 La requérante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 300 EUR le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse
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pour la procédure d’opposition et à 550 EUR celui des procédures de recours. Le montant total s’élève à 850 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de recours et d’opposition;
3. Fixe le montant des frais à rembourser par la requérante au défendeur pour les procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz

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