DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 962 911
Laboratorios ERN, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Biofarma S.P.A., Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italie ( demandeur), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita 171, 33100 Udine (UD), Italie (mandataire agréé),
Le 25/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 962 911 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no relative à 16 684 144
la marque figurative , à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5 et 42. l’opposition est fondée sur les enregistrements espagnols no 2 462 841, 2 462 842 et 2 492 334, tous pour les marques verbales «IONFARMA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Alors qu’dans l’acte d’opposition uniquement invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, dans ses observations du 26/09/2017, dans le délai d’opposition, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5 du RMUE comme l’un des motifs de l’opposition.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs

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pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les marques espagnoles no 2 462 841, 2 462 842 et 2 492 334 pour les marques verbales «IONFARMA».
La date du dépôt contesté de la demande contestée est 05/05/2017.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’ objet d’un usage sérieux en Espagne du 05/05/2012 au 04/05/2017 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
L’enregistrement espagnol no 2 462 841 de la marque verbale «IONFARMA»
Classe 3: produits de parfumerie et cosmétiques; huiles essentielles, savons, shampooings, lotions et crèmes de soins de la peau; lotions capillaires; dentifrices et produits d’hygiène dentaire (non médicaux).
L’enregistrement espagnol no 2 462 842 de la marque verbale «IONFARMA»
Classe 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
L’enregistrement espagnol no 2 492 334 de la marque verbale «IONFARMA»
Classe 39: services de distribution et de stockage de tout type de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières et substances à usage dentaire, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, chimico-pharmaceutiques et cosmétiques en tous genres.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 03/06/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (à savoir par rapport à la règle 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a

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donné à l’opposante jusqu’au08/08/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures.À la suite de la demande de l’opposante datée du 02/08/2019, l’Office a prolongé ledit délai jusqu’au 08/10/2019.Le 08/10/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Preuve no 1: Plusieurs factures émises en espagnol
par ou pour différentes entités et pharmacies séduisantes dans plusieurs villes espagnoles; Elles couvrent une période allant de 02/01/2012 à 30/12/2017. Certaines des factures ont été émises avant le 05/05/2012 ou après 04/05/2017, soit en dehors de la période de référence. Elle fait référence à de nombreux produits sous les différents noms commerciaux, par exemple: dememory, Revital giinseng, Jalea, Energisil Maca et d’autres produits, sans pour autant que la dénomination «IONFARMA» n’est mentionnée nulle part dans la description des produits. Des quantités de produits vendues, des prix, des codes nationaux et des codes internationaux des produits figurent sur les factures. La nature ou le type des produits inclus dans les factures n’est pas indiqué ou peu claire: la référence aux produits est principalement limitée à leurs noms commerciaux, montants ou volumes en ml.
Preuve no 2: Listes de prix pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017, émises
en espagnol par la société .Une des listes de prix datées du 15/06/2017 se situe hors de la période pertinente. Ces termes se réfèrent à plusieurs dizaines de produits portant différentes dénominations commerciales, par exemple DEMEMORY, NUTRAY, ENERGISIL, mais la dénomination «IONFARMA» n’est mentionnée nulle part dans la description des produits. La nature ou le type des produits n’est pas indiqué ou manque de clarté, certains produits n’étant que accompagnés d’informations selon lesquelles ils ont été commercialisés en capsules ou en volumes de 10 ou 30 ml. Les listes contiennent aussi des codes EAN des produits.

Preuve no 3: Sonnettes d’emballage de deux produits distribués sous leurs dénominations commerciales «APIREDOL» et «Dolstic».Alors que l’emballage de «APIREDOL» contient des informations en allemand, le conditionnement de «Dolstic» n’inclut que les indications françaises. Il est fait mention de l’entreprise «IONFARMA, S.L.U.» sur l’emballage des deux produits.

Preuve no 4: Des articles de bureau et des articles de bureau non datés portant le logo de l’entreprise «IONFARMA s.com».

Un extrait non daté du site web de la société opposante, Laboratorios ERN, S.A., inclus dans l’énoncé de l’opposante du 08/10/2019, indiquant que la société IONFARMA, S.L. Unipersonal s’était vu confier la vente et la promotion des produits vendus par l’opposante, Laboratorios ERN, S.A.

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Appréciation des éléments de preuve

La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de fournir la preuve de l’usage concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents. Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [anciennement règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
L’article 18 et l’article 47, paragraphe 2 du RMUE requièrent la preuve d’un usage réel pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Dès lors, l’opposante doit démontrer que la marque a fait l’objet d’un usage en tant que marque sur le marché;
Étant donné qu’une marque a, entre autres, pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise, la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits ou services concernés.
Les informations relatives au produit fournies dans les factures et les listes de prix ne sont pas claires. A l’exception des marques commerciales sous lesquelles les produits sont commercialisés (par exemple, DEMEMORY, NUTRAMENT, ENERGIIL) et de leur quantité ou volume, aucun élément ne permet d’établir quelle est la nature et la nature des produits mis sur le marché.
L’opposante est tenue de prouver qu’elle a fait un usage sérieux de ses marques sur le marché en rapport avec les produits et services pour lesquels ceux-ci sont enregistrés. Ainsi qu’il a été souligné plus haut, les produits en cause dont l’usage devait être prouvé sont essentiellement des produits de parfumerie et cosmétiques en classe 3, différents produits pharmaceutiques, vétérinaires et articles hygiéniques compris dans la classe 5, ainsi que des services de distribution et de stockage de ces produits (classe 39).
Les éléments de preuve fournis à titre de preuve de l’usage ne comprennent pas un catalogue de produits ou un emballage de produits commercialisés en Espagne, qui

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fournirait des informations sur ce que les produits ont été commercialisés sous les marques antérieures. En l’absence d’indications claires quant à la nature ou au type des produits énumérés dans les factures et les listes de prix, il n’est pas possible de déterminer quels sont les produits ou services qui sont proposés sous la marque.
Dans ses observations du 24/02/2020, l’opposante affirme qu’il ressort des factures fournies, à titre de référence 30/03/2012 ou 14/02/2012, qu’elles se réfèrent à des adhésives pour prothèses dentaires (FIXODENT), NEUS-Cream ou à des produits appartenant à la classe 3. Cependant, cette compréhension n’est pas facilement compréhensible à l’égard des éléments de preuve eux-mêmes et n’a pas été expliquée par l’opposante dans le délai imparti pour produire la preuve de l’usage. Enfin et surtout, les factures susmentionnées se situent clairement en dehors de la période pertinente.
L’unique élément de preuve indiquant la nature des produits commercialisés est l’emballage des produits «APIREDOL» et «Dolstic»: il apparaît que le produit commercialisé sous ces dénominations est paracétamol. Cependant, ces produits semblent être commercialisés en Allemagne et en France respectivement, comme il ressort de la langue des informations fournies sur l’emballage. Il semble que ces produits ne s’adressent pas au public espagnol et ne sont pas inclus dans les listes de prix et factures espagnoles, qui sont importantes compte tenu de la nature territoriale des marques. En l’espèce, l’opposition est fondée sur des marques antérieures espagnoles antérieures, dès lors, les emballages en Allemagne et en France ne sont pas concluants et ne peuvent être extrapolés à la situation sur le marché espagnol. En l’absence de tout autre élément de preuve, l’opposante n’a pas démontré que ses marques ont fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne.
Aux termes de l’article 47 du RMUE, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22).

L’opposante, Laboratorios ERN, S.A., explique, dans ses observations du 08/10/2019, que la société IONFARMA, S.L. Unipersonal has été chargée depuis 2004 de la vente et de la promotion de produits de gré à gré (en vente libre) élaborés par les laboratoires de l’opposante depuis. Cette information est corroborée par un extrait non daté du site web de l’opposante.
La présentation de la dénomination sociale dans la partie supérieure des bons de commande ou des factures, selon la manière dont le signe apparaît sur celles-ci, peut être apte à étayer l’usage sérieux de la marque enregistrée (06/11/2014, 463/12-, MB, EU: T: 2014: 935, § 44 à 45).Cependant, la simple utilisation d’un nom commercial en haut de factures sans référence claire à des produits/services spécifiques n’est pas suffisante.
La division d’opposition estime que l’usage du signe «IONFARMA» (IONFARMA, S.L. Unipersonal) sur les factures, les listes de prix et les articles de papeterie n’était pas destiné à identifier l’origine des produits, mais plutôt la raison sociale de l’entreprise chargée de la vente en gros (et non même à l’opposante elle-même, mais à une autre personne morale utilisant sa propre dénomination sociale).Cela n’est pas suffisant pour établir un lien entre la marque verbale «IONFARMA» et les produits et services en cause (13/05/2009,- 183/08, Jello Schuhpark II, EU: T: 2009: 156, § 31-32).

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Décision sur l’opposition no B 2 962 911 page:6De7
S’il est vrai que la dénomination sociale «IONFARMA, S.L.U. est apposée sur l’emballage des produits «APIREDOL» et «Dolstic», comme il a été relevé ci-dessus, les langues utilisées sur cet emballage indiquent que ces produits ont été commercialisés respectivement en Allemagne et en France, et non sur l’emballage en Espagne. Dès lors, ces preuves ne démontrent pas un usage sérieux en Espagne.
Pour les raisons susmentionnées, il est considéré que l’opposant n’a pas démontré la nature de l’usage des marques antérieures en conformité avec leur fonction essentielle, ni son utilisation en lien avec les produits et services pour lesquels les signes sont enregistrés.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE [à savoir une ancienne règle 22 (2) du REMUE, qui était en vigueur avant le 01/10/2017].Respectivement, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) RMUE n’est pas fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la

La division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna MAKOWSKA Reiner SARAPOGLU

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Décision sur l’opposition no B 2 962 911 page:7De7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.