LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 août 2020
Dans l’affaire R 2323/2019-4
MAYBORN (UK) LIMITED Mayborn House, Balliol Business Park
Newon Tyne NE12 8EW
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par HGF LIMITED, 4th Floor, Merchant Exchange Building, 17-19 Whitworth Street West, Manchester M1 5WG, Royaume-Uni
Recours concernant l’enregistrement international no 1 423 330 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/08/2020, R 2323/2019-4, Perfect Prep

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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 mai 2018, la titulaire de l’enregistrement international a obtenu l’enregistrement international no 1 423 330 (le «RE») désignant, entre autres, l’Union européenne pour le signe

enregistrée, notamment, pour les produits suivants:
Classe 7 — Aliments pour l’alimentation; machines pour le mélange d’aliments pour bébés; des machines et appareils de préparation et de traitement des aliments et des boissons; les machines et appareils de préparation, de préparation et de traitement des aliments et des boissons pour les enfants et les enfants; pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 11 — Appareils pour la préparation de lait en préparation de bébé [terme jugé trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun]; appareils pour la préparation de lait en poudre de lait, machines domestiques à filtrer et chauffer l’eau et combiner des préparations lactées de l’alimentation et de l’eau à des températures spécifiques; appareils pour la préparation de lait en poudre de lait, articles de ménage ou de voyage pour chauffer la formule de lait; distributeurs, préparations et supports de préparations pour bébés
(terme considéré comme trop vague par le Bureau international) [règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun]; machines pour la préparation de préparations contenant du bébé [terme considéré trop vague par le bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun]; appareils de cuisson, de chauffage et de production de vapeur; filtres pour tous les services précités; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
2 L’enregistrement international reposait sur une revendication de priorité, à savoir la marque britannique no 3 274 870, dont la date de demande priorité était le 4 décembre 2017.
3 Le 14 septembre 2018, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
4 Le 3 octobre 2018, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel de protection, à savoir pour les produits énumérés ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne
(version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le
«RMUE»), au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour ces produits, pour le public anglophone de l’Union européenne.
5 La titulaire de l’enregistrement international a répondu et a maintenu sa demande de protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré.

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6 Elle a également introduit une revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, qui ont acquis un caractère distinctif.
7 Le 7 décembre 2018, l’examinateur a adopté une décision rejetant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. La décision était fondée sur la motivation notifiée précédemment, la question de la filiale revendiquant le caractère distinctif acquis devant être prise en considération à la suite de l’adoption de cette décision.
8 Aucun recours n’a été formé et la décision est devenue définitive.
9 Le 24 mai 2019, la titulaire de l’enregistrement international a dûment produit des éléments de preuve à l’appui de son allégation, au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de
Brève description Annex
e
1 Un témoignage du directeur de la requérante;

2 Extraits tirés d’une page web d’Amazon sur la vente en ligne de produits
3 4 factures
4 Extrait d’une page web montrant l’offre à vendre des produits
10 Le 23 août 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle il a rejeté l’revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE par la titulaire de l’enregistrement international.
11 Observant que «PERFECT PREP» est une expression descriptive et non distinctive en anglais, elle a fait observer que la revendication d’un caractère distinctif élevé acquis par l’usage doit être revendiquée pour chaque État membre de l’UE où l’anglais est compris, et fait référence, au moins, à l’Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, dont l’anglais est une langue officielle. À cet égard, elle a considéré que les preuves déposées n’avaient pas démontré le caractère distinctif acquis de la marque dans ces pays.
12 Elle a notamment estimé que le témoignage (annexe 1), dont certains chiffres, était trop général et ne faisait pas référence à l’enregistrement international. Tous les extraits de vente en ligne, les publicités, les commentaires de produits, les photos, les extraits de pages et les instructions d’utilisation mentionnent le signe
«Tommee-tippee» et d’autres comme une «machine des prépes parfait Tomeee- tippee», mais pas en aucun cas au signe «PERFECT PREP» seul. Aucune facture, dont aucune n’a été émise à l’égard du Royaume-Uni, de la République d’Irlande ou de Malte, et aucune fait référence à elle-même sur le signe «PERFECT PREP», n’a apporté la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
13 Aucun détail n’a été fourni concernant les montants de vente investis dans le marketing et la publicité du signe en cause au Royaume-Uni, en République d’Irlande ou à Malte, et aucune enquête, sondages d’opinion ou rapports d’indépendants soumis pour démontrer la perception du signe par le public pertinent n’a été fournie. Dans l’ensemble, aucun élément de preuve convaincant

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n’a été présenté pour montrer comment les consommateurs anglophones pertinents au sein de l’UE percevaient la marque verbale «PERFECT PREP» en soi (sans être associés au signe «Tommee-tippee») comme provenant de son titulaire.
14 Aucune preuve indépendante n’a été fournie concernant la part de marché détenue par l’enregistrement international. En outre, il n’y avait aucun élément de preuve indépendant montrant l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque ou l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir la marque sur le territoire pertinent.
15 Dès lors, il a été conclu que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas démontré que la marque avait acquis un caractère distinctif dans la République d’Irlande, à Malte et au Royaume-Uni au sens et dans les conditions de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen La protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international a été rejetée en ce qui concerne les produits visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article (c) du RMUE tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
Arguments invoqués par la partie
16 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de la décision dans son intégralité, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande que la décision attaquée soit annulée et que la demande de protection de l’enregistrement international au sein de l’Union européenne soit permise pour tous les produits enregistrés.
17 Ses arguments peuvent être résumés comme affirmant que l’examinateur a commis une erreur lors de l’appréciation des éléments de preuve déposés en première instance, qui suffisaient à prouver l’acquisition d’un caractère distinctif accru de l’enregistrement international par son usage. L’examinateur a défini le public pertinent comme étant le public anglophone, au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte, ainsi que dans d’autres États membres dans lesquels l’anglais sera compris, que la titulaire de l’enregistrement international accepte. Elle affirme que, contrairement au raisonnement de l’examinateur, le témoignage du directeur de la titulaire de l’enregistrement international faisait référence à «PERFECT PREP» séparément des autres signes, par exemple «Tommee Tippee». Il en va de même pour une grande quantité de documents dans les éléments de preuve produits. En tout état de cause, il est évident qu’une marque ne doit pas être utilisée isolée pour avoir acquis un caractère distinctif (affaires C-353/03 et C
215/14). En fait, la marque «Tommee Tippee» est la marque maison et la marque
PREP «PERFECT PREP» désigne une gamme spécifique de produits sous cette marque. Tout cela afin d’établir l’acquisition d’un caractère distinctif accru par l’usage est de démontrer que, par l’usage de la marque, les consommateurs pertinents peuvent désormais s’appuyer sur celle-ci pour identifier les produits

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pertinents comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international, sur lesquels les preuves de première instance présentent.
18 En outre, elle fait valoir qu’il a été jugé dans la décision attaquée qu’aucun détail n’était fourni concernant les montants des ventes investies dans le marketing et la publicité au Royaume-Uni, en Irlande et en Malte, ce qui est incorrect. La témoignage produit exactement un tel tableau;
19 Elle fait valoir que les éléments de preuve présentés montrent l’usage «PERFECT PREP», à l’écart d’autres marques, par le symbole «TM», qui démontre également son utilisation en tant qu’indicateur de l’origine commerciale. En outre, certains des commentaires des clients présentés dans les éléments de preuve démontrent qu’il est simplement fait référence aux produits par l’intermédiaire de «PERFECT PREP» sans citer la mention «Tommee Tippee» (3 exemples cités de clients britanniques).
20 Les éléments de preuve produits concernant la promotion par le biais de postes et de concours dans les médias sociaux n’ont pas été mentionnés par l’examinateur, mais il s’agit d’un domaine particulièrement important pour la promotion de l’enregistrement international.
21 Elle fait valoir que, dans toutes les circonstances, les éléments de preuve produits témoignent fortement des caractère distinctif acquis par l’usage au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte.
22 Elle a formé un nouveau moyen de recours dans le cadre du recours:
Brève description Annex
e 5 Un témoignage émanant d’un partenaire du représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international LC1 19 factures datées entre le 22/08/2015 et le 20/12/2017 émises par la titulaire de l’enregistrement international au profit des détaillants britanniques pour la vente de produits LC2 21 factures datées entre le 22/08/2015 et le 20/12/2017 émis par la titulaire de l’enregistrement international à l’attention de détaillants établis en Irlande pour la vente de produits LC3 Article intitulé «The Story of Tommee Tippee» («The Story of Tommee Tippee») provenant d’une revue en ligne
Motifs
23 Le recours n’est pas fondé.
24 les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne prouvent pas l’acquisition d’un caractère distinctif accru par l’usage de l’enregistrement international contesté pour les produits à la date pertinente pour l’ensemble du public pertinent anglophone;
I. Sur les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours

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25 Conformément à l’article 82 (2) (j) et 27 (4) (b), aux recours formés le 1 octobre 2017 ou après cette date ultérieure, la chambre peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile.
26 Étant donné que les documents se complètent de ceux présentés en première instance et essayez de répondre aux points soulevés par l’examinateur, la chambre de recours utilise son pouvoir discrétionnaire et accepte ces documents.
II. Article 7, paragraphe 3, du RMUE
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l', du RMUE ne s’appliquent pas si la marque a acquis pour les produits et services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
28 L’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige non seulement un usage intensif du signe par le demandeur/titulaire de l’enregistrement international, mais va au-delà de ce qui précède. Le résultat de l’usage de la marque doit être que la marque, qui était à l’origine incapable de remplir la fonction d’indication de l’origine, possède à présent cette fonction par suite de cet usage. L’identification du produit ou du service comme provenant d’une entreprise donnée doit être le résultat de l’usage de la marque en tant que marque et donc le résultat de sa nature et de son effet, ce qui la rend apte à distinguer les produits ou services concernés de ceux d’autres entreprises. Il convient d’apprécier ce qui précède en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et d’évaluer les éléments de preuve, qui concernent notamment la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (18/06/2002,
C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 59, 60, 64).
29 Il découle également de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que la demanderesse doit démontrer un caractère distinctif acquis pour la totalité des parties de l’Union européenne dans lesquelles il existe un motif absolu de refus, point entendu par une partie de l’Union européenne dans le sens d’un ou de plusieurs États membres (07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 28; 30/03/2000,
T-91/99, Options, EU:T:2000:95, § 27). En l’espèce, étant donné que la marque est un mot anglais, le demandeur devait prouver en tout état de cause que le signe
a acquis un caractère distinctif dans les États membres anglophones, lesquels sont au moins composés du public situé en Irlande et à Malte, ainsi que, par exemple, des pays tels que le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, où l’anglais est particulièrement compris. Les produits en cause étant destinés au grand public, le critère de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE concerne le grand public de ces États membres.

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30 comme l’a constaté l’examinateur, et non contesté par la titulaire de l’enregistrement international, le signe en cause est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone de l’ensemble de l’Union européenne.
31 En conséquence, et comme l’a estimé à juste titre par l’examinateur dans la décision attaquée, le public pertinent par rapport auquel le caractère distinctif accru par l’usage doit être démontré est le consommateur en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, ainsi que d’autres États membres dans lesquels l’anglais sera compris. La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas ce point lors du recours.
32 Dès lors, les éléments de preuve produits par la requérante, tant en première instance qu’au stade du recours, ne suffisent pas à prouver le caractère distinctif acquis en raison de l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
33 Premièrement, la titulaire de l’enregistrement international affirme elle-même qu’elle utilisait l’enregistrement international pour les produits en cause à la date pertinente au Royaume-Uni, en Irlande, à Malte, à Chypre, en Belgique, en
France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Suède, et qu’elle l’utilisait ensuite au Danemark. Dès lors, par les propres dires de la titulaire de l’enregistrement international, la titulaire de l’enregistrement international n’avait même pas fait l’usage de l’enregistrement international au Danemark à la date pertinente. En ce qui concerne la Suède, en dépit de la légère affirmation selon laquelle l’enregistrement international a été utilisé, aucun chiffre d’affaires n’a été fourni à cet égard, ce que la Suède est manifestement absente du tableau du chiffre d’affaires annuel des ventes présenté dans les témoignages présentés dans les témoignages. Bien qu’il soit fait état d’un chiffre d’affaires annuel total pour Malte, ces chiffres (allant de 17 315 GBP en 2015 à zéro en 2016, à 6 765 en
2017 puis 12 326 en 2018), même s’ils ne sont absolument pas corroborés par d’éléments de preuve indépendants, sont extrêmement petits, et aucune indication n’est donnée, du tout, sur l’ensemble de la taille du marché pertinent, de sorte qu’il est impossible de placer ce chiffre d’affaires dans le contexte de la part de marché.
34 Pour ces seuls motifs, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que l’enregistrement international avait acquis par l’usage un caractère distinctif suffisant pour neutraliser, prima facie, descriptive et non distinctive du signe «PERFECT PREP» pour le public anglophone de ces États membres. Les arguments et les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international ne sont manifestement pas en mesure d’étayer le moyen en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, selon lequel l’expression «PERFECT PREP» a acquis un caractère distinctif par rapport aux produits en cause pour le consommateur anglophone.
35 Deuxièmement, les preuves sont également de loin la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage intensif au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE au regard du public irlandais. Par ailleurs, si les chiffres d’affaires total non corroborés sont indiqués en 2014 de 32 384 GBP, 103 930 en 2015, 378 000 en 2016, 518 284 en 2017 et 740 726 en 2018 pour l’Irlande, il n’y a aucune

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indication quant à la taille du marché ni à la part de marché pertinente que ce prétendu chiffre d’affaires a eu lieu. Par ailleurs, les chiffres communiqués pour les dépenses de promotion et de marketing sont confondus avec ceux du
Royaume-Uni, sans aucune indication quant à la taille du chiffre d’affaires annuel pour l’Irlande, et il semble en tout état de cause d’être de petite taille pour les années 2013 à 2017, allant de 10 000 GBP à 30 000 pays par an pour les deux pays. Les chiffres relatifs à la diffusion de la revue «Mautre and Baby» se distinguent également au Royaume-Uni avec l’Irlande; il est donc impossible de savoir combien étaient basés en Irlande et non au Royaume-Uni. L’absence de preuve directe de la perception du public pertinent en Irlande du libellé «PERFECT PREP» (par exemple, sous forme d’enquêtes, de sondages d’opinion ou d’études similaires) et les preuves indirectes, à savoir le fait que les détaillants en Irlande ont proposé des produits pour la vente dans le cadre de l’enregistrement international et certains ventes ont eu lieu, ne suffit pas à prouver que, en raison de l’utilisation de l’enregistrement international, même un grand nombre de consommateurs pertinents en Irlande auraient dû voir l’expression descriptive et non distinctive «PERFECT PREP» en tant que marque.
36 Troisièmement, en ce qui concerne les autres éléments de preuve, il est clair que même si les éléments de preuve font effectivement référence à une référence autonome à «PERFECT PREP» (comme le souligne la titulaire de l’enregistrement international), dans l’ensemble, ils montrent que le signe a été largement utilisé conjointement avec la marque «TOMMEE TIPPEE». Dès lors, même pour ce qui est du Royaume-Uni, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas établi que, même indirectement, en raison de l’utilisation qui en a été faite, le public pertinent l’aurait perçu comme une marque distinctive à la date pertinente, et non comme un simple libellé descriptif et non distinctif informant l’utilisateur de la destination et de la nature du produit concerné (à savoir, des machines visant à préparer des bouteilles de lait pour bébés). S’il est vrai comme un principe général selon lequel une marque ne doit pas être utilisée isolément pour avoir acquis un caractère distinctif, lorsque (comme en l’espèce) une expression descriptive et non distinctive est utilisée conjointement avec une marque fantaisiste et distinctive ( «TTC Tipee»), il convient de déduire que le public pertinent considérera la marque fantaisiste comme la marque indiquant l’origine commerciale, et non l’expression descriptive. Dans la mesure où il est possible que le public pertinent perçoive également un syntagme descriptif dans ce contexte comme ayant acquis un caractère distinctif accru, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé qu’il en a été de même pour une partie significative du public anglophone pertinent, même pour le seul Royaume-
Uni.
37 S’agissant de l’utilisation des lettres «TM» après le libellé «PERFECT PREP», les éléments de preuve démontrent que cette marque était loin d’être pertinente dans tous les usages à la date pertinente, et dans de nombreux cas, aucune indication n’apparaissait.
38 Enfin, les éléments de preuve démontrant les activités promotionnelles de produits portant l’enregistrement international ne mettent en cause aucune des conclusions ci-dessus. En effet, il montre également l’usage de «PERFECT

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PREP», même par la titulaire de l’enregistrement international sans l’usage des lettres «TM». En outre, le nombre de «proches» générales ou de «followers» des «pages» du titulaire de l’enregistrement international à partir de 2019 est dénué de pertinence, puisque c’est longtemps après la date pertinente et ne concerne pas l’enregistrement international en particulier. S’agissant des promotions «PERFECT PREP» spécifiques, le faible niveau de sélection des éléments de preuve montre, par exemple, un nombre relativement faible de «J’aime» ou de commentaires (allant de 1 ou 2 à quelque 600 ou fois, mais de nombreux pays de la région d’entre 1 et 100 «J’aime», ou encore des «j’aime» sur Facebook, avec des chiffres uniques). S’agissant de la taille du public anglophone pertinent, celles-ci sont trop minimes pour être probantes pour tous et, en tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si le compte sur Facebook, Instagram ou Twitter est Tommee Tippoe UK, France, Espagne ou ailleurs, les personnes qui accèdent à ces pages peuvent accéder n’importe où au monde, de sorte que les «j’aime» et les «retweets» ne constituent pas une preuve concrète de l’exposition de la marque au public pertinent dans les États membres de l’UE concernés.
III. Conclusion
39 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

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Ordre
Par ces motifs,
décide:


Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:

Signé
P.O. P. Nafz
10
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Bartos E. Fink