DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 906 539
Indian Motorcycles Limited, 2A Whitehill Street, Newcraighall, EH21 8RA, Royaume- Uni (opposante), représentée par Marks & Clerk LLP, Aurora, 120 Bothwell Street, G2 7JS Glasgow, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Indian Motorcycle LLC, 2100 Highway 55, 55340 Medina, United States (demanderesse), représentée par NOERR Alicante IP S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 31/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 906 539 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 4 083 754 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 12 et 25, et contre certains des produits compris dans la classe 28. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 2 111 027 et
sur une marque britannique non enregistrée, à la fois pour la marque figurative, et sur l’enregistrement de la marque verbale britannique non enregistrée «INDIAN».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
Justification de l’enregistrement de marque britannique antérieur no 2 111 027
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;

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Décision sur l’opposition no B 906 539 page:2De4
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à la règle 19 (2) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), dans le délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — la règle 19 (2) (a) (ii) du REMUE (dans le texte en vigueur au moment du début de la phase contradictoire).
En l’espèce, l’opposante a présenté, dans le délai imparti pour la présentation des preuves, un certificat d’enregistrement délivré par l’Office britannique de la propriété intellectuelle contenant toutes les informations pertinentes.
Le 18/11/2009, la procédure d’opposition a été suspendue à la demande des deux parties, en raison d’une procédure en cours entre les parties au Royaume-Uni concernant la marque antérieure de l’opposante.
Le 25/06/2019, après qu’une décision définitive a été prise dans la procédure au Royaume-Uni, la présente procédure d’opposition a repris.
Toutefois, à ce stade de la procédure, le certificat d’enregistrement précité n’était pas suffisant pour étayer la marque antérieure de l’opposante dès lors que le certificat d’enregistrement indique que la prochaine date de renouvellement est le 24/09/2016.Dès lors, le 15/11/2019, l’Office a demandé à l’opposante de produire le certificat de renouvellement conformément à l’article 97, paragraphe 1, point b), du RMUE et aux articles 7 et 8 du RDMUE, et a informé l’opposante que si ces éléments de preuve étaient non présentés avant le 15/12/2019, ce droit antérieur serait rejeté comme non justifié.L’opposante n’a pas présenté de réponse à cette demande.
Conformément à la règle 20 (1) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19 (1) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Il y a dès lors lieu de rejeter l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle repose sur cette marque antérieure;

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Décision sur l’opposition no B 906 539 page:3De4
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a également fondé son opposition sur deux marques non enregistrées au Royaume-Uni.
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
conformément à la règle 19 (2) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), dans le délai susmentionné, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage des signes antérieurs dans la vie des affaires.
Le 14/03/2006, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 15/05/2008, suite à l’extension du délai de réflexion demandé par les deux parties.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires des signes antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée dans le délai imparti pour produire les

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Décision sur l’opposition no B 906 539 page:4De4
preuves susmentionné.Les éléments de preuve produits par l’opposante à un stade ultérieur de la procédure, à savoir le 12/01/2009, pour prouver l’usage de sa marque britannique antérieure enregistrée ne peuvent être pris en considération, étant donné que ces preuves ont clairement été produites trop tardivement à être prises en compte en tant que preuves de l’usage dans le cadre d’une activité commerciale des marques antérieures non enregistrées;
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la

La division d’opposition
Valeria ANCHINI Saida Caida CRABBE Mads Bjørn Georg Jensen


Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.