DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 059 681
Gradle Inc., 325 9th Street, 94103 San Francisco, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Rechtsanwälte Kasper Knacke Partnerschaftsgesellschaft mbB, Werfmershalde 22, 70190 Stuttgart, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Sanctuaire Housing Association, Tribunal de chambre, Castle Street, WR1 3ZQ Worcester, Royaume-Uni (demandeur), représenté par WITHERS & ROGERS LLP, 4 More London Riverside, SE1 2AU London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
Le 14/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 059 681 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 882 042
(figurative), à savoir en rapport avec tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 8 279 201 «Gradle».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

«Gradle»
Marque antérieure Signe contesté
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

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En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé que l’opposant produise la preuve de l’ usage de la MUE no 8 279 201, «Gradle» (marque verbale).
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 29/03/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29/03/2013 au 28/03/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs.
Classe 16: papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et machines de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Observation liminaire sur l’étendue de la protection:
La division d’opposition fait observer qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 8, du RMUE (ancien article 28, paragraphe 8, du RMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), pendant le délai de six mois expirant le 24/09/2016, les titulaires de marques de l’Union européenne déposées avant le 22/06/2012 et enregistrées pour l’intitulé entier d’une classe de la classification de Nice avaient la possibilité de déclarer que leur intention au moment du dépôt avait été de couvrir les produits et services qui

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vont au-delà du sens littéral de l’intitulé de classe, à condition que les produits ou services déclarés aient été inclus dans la liste alphabétique pour la classe de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt.
Au cours de ce délai de six mois, la communication du président no 2/12 du 20/06/2012 est restée en vigueur et, par conséquent, les marques déposées avant le 22/06/2012 et enregistrées pour un intitulé de classe entier étaient considérées comme couvrant le sens littéral des indications générales, ainsi que les produits et services de la liste alphabétique de cette classe, dans l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt.
Conformément à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE, dernière phrase, à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement modificatif, toutes les marques de l’Union européenne enregistrées pour l’intitulé entier d’une classe de la classification de Nice pour laquelle aucune déclaration n’a été déposée ne seront réputées s’étendre qu’à des produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de la classe concernée.
La marque antérieure de l’opposante, à savoir l’enregistrement de la MUE no 8 279 201, «Gradle» (marque verbale), a été déposée le 05/05/2009, soit avant le 22/06/2012, et couvre l’ensemble des intitulés des classes 9, 16, 41 et 42 de l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt. Par conséquent, elle a considéré que la marque couvrait le sens littéral des indications générales, ainsi que les produits et services répertoriés à l’époque par la liste alphabétique de la classe concernée;
Toutefois, aucune déclaration n’a été déposée par l’opposante avant l’expiration du délai de six mois imparti, mentionné dans la procédure de six mois indiqué ci-dessus, pour indiquer que l’intention avait été de couvrir, à la date du dépôt de la marque antérieure, les produits et services allant au-delà de la signification littérale des intitulés de classes. Dès lors, conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE (ancien article 28, paragraphe 5, du RMUE, en vigueur avant le 01/10/2017) et à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE — qui visent à aligner la protection accordée aux marques enregistrées avant le prononcé de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire IP Translator (19/06/2012, C — 307/10, EU: C: 2012: 361) et qui sont applicables aux présentes procédures — les produits et services de l’opposante couverts par la marque antérieure peuvent désormais ne pas être considérés comme couvrant clairement les produits et services relevant clairement du sens littéral des indications figurant dans l’ intitulé de cette classe, mais ne sauraient être interprétés comme comprenant une revendication à des produits et services qui ne sauraient être compris par l’opposante et qui n’ont pas été déclarés compris dans le délai de grâce prévu par l’article 33, paragraphe 8, du RMUE pour le dépôt d’une telle demande.
Appréciation des preuves de l’usage
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 21/03/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’ opposante jusqu’au 21 décembre la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 21/05/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.

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Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce no 1 — Impression du site web de l’opposante, 02/05/2019, sur lequel figurent tous les livres contenant la marque verbale en tant que titre. Ces livres ont été publiés dans différentes langues, y compris l’anglais, l’allemand, le japonais et le coréen. La marque verbale peut être perçue en rapport avec les produits (logiciels).
Pièce 2 — Tableau montrant le nombre de téléchargements de l’outil (logiciels) de l’opposante entre septembre 2012 et janvier 2019.
Pièce 3 — Impression du site de l’opposante en ce qui concerne les téléchargements de Build Tool (logiciel) de l’opposante. Celui-ci va de 0 à 1 000 000 entre septembre 2012 et décembre 2015 et de 1 000 000 à
9 000 000 entre janvier 2015 et janvier 2019.
Pièce 4 — Impression du bulletin d’information de l’opposante daté de mars 2014 en anglais, faisant référence à des événements faisant la promotion des logiciels de l’opposante.
Pièce 5 — Captures d’écran d’événements Facebook promouvant le logiciel de l’opposante entre 2011 et 2017 aux États-Unis et en Allemagne;
Pièce 6 — Impression du webinaire présenté par l’opposante en janvier 2019 au sujet d’un webinaire présentant un nouveau logiciel.
Pièce 7 — Contrat de parrainage entre l’opposante et une société belge en 2016. Or, le signe verbal apparaît.
Pièce 8 — Impression du produit de la lettre d’information de l’opposante de septembre 2018 sur les possibilités d’apprentissage et d’emploi.
Pièce 9 — Princes du compte twitter de l’opposante sur la présentation du logiciel Gradle 3.0, nouvelle version des logiciels de l’opposante
Pièce 10 — Impression du site internet «www.zero2hero.at» en allemand, datant de 2012, annonçant un atelier en 2013 à Vienne concernant le logiciel de l’opposante.
Pièce 11 — Impression du site internet britannique «www.uk.droidcon.com» annonçant en 2014 un atelier de l’opposante concernant le logiciel de l’opposante.
Pièce 12 — Impression du site internet «www.my-conference.ml» annonçant et publiant l’atelier/talk de l’opposante en novembre 2013 en Belgique concernant ses logiciels.
Pièce 13 — Impression du site internet «www.eventil.com» annonçant l’événement de l’opposante en Suède en février 2017, en relation avec ses logiciels.
Pièce 14 — Impression du site Internet «www.skillsmatter.com» annonçant l’événement de l’opposante situé à Londres en décembre 2011 à l’égard de ses logiciels.
Poste 15 — Imprimés de la vidéo Youtube, qui fait référence à une conférence organisée en 2015 à Madrid par rapport au logiciel de l’opposante; La vidéo a été vue 11 fois.
Poste 16 — Factures adressées à des clients en Allemagne, au Royaume- Uni, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, aux Pays-Bas, en France, en
Espagne, en Norvège et en Suisse. Les services décrits dans les factures concernent les formations, les expertises et les licences proposées par l’opposante concernant ses logiciels.
Poste 17 — Aperçu des faits qui se sont produits dans différents pays de l’UE pour la période 2011-2019, des liens des réseaux sociaux de l’opposante et des factures de différents pays de l’UE, entre 2011 et 2019.

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Pièce 18 — Impression d’un article publié sur le site «www.techcrunch.com» en 2017 relatif à la croissance du logiciel open source. L’opposante est classée à la 17ème position parmi les 25 premiers projets open source. La marque verbale peut être perçue en rapport avec les produits.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Les preuves de l’usage montrent que la marque a été utilisée pour des logiciels.Ces produits ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée.Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres produits pour lesquels elle n’est pas protégée.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE [ancien article 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017].
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre

La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Inés GARCIA LLEDO Marzena MACIAK

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de

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la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.