DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 063 298
Bytemaster Servicios Informaticos, S.A., Avd. Ernest Lluch, 32-5a planta, Torre 3, Tecnocampus Mataró-Maresme, 08302 Mataró (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Pons Patentes Y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Glasswall (LP) Limited, 18a St James’ s Place, SW1A 1nh London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par HGF Limited, 8th Floor, 140 London Wall, EC2Y 5DN London, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 26/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 063 298 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 873 257 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et servicesde la demande de marque de l’Union européenne no 17 873 257 «D-FIRST» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 353
353 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 353 353 de l’opposante;

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a) Les produits et services
Les produits et servicessur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Programmes informatiques (programmes enregistrés); Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Logiciels (programmes enregistrés).
Classe 39:Transports; Emballage et entreposage d’ordinateurs et de progiciels.
Classe 42: Conseils en matière de traitementélectronique de données; Location de logiciels et d’ordinateurs; Installation et conception de logiciels; Maintenance de logiciels; Services d’ingénierie en matière d’ordinateurs; Conseils en matière d’ordinateurs; Location d’ordinateurs; Programmation pour ordinateurs; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs.
Les produits et services contestéssont les suivants:
Classe 9: Logiciels desécurité; logiciels d’inspection et de filtrage de données, fichiers et courriels; logiciels pour le blocage et le contrôle de logiciels et de virus malveillants; logiciels pour la détection de logiciels malveillants dans des données, des fichiers et des courriels; logiciels pour éliminer les logiciels malveillants des données, fichiers et courriels; logiciels pour la destruction de données, de fichiers et de courriels; logiciels pour la réparation de données, fichiers et courriels dont les logiciels malveillants ont été retirés; logiciels pour la transmission de données, de fichiers et de courriels; logiciels de gestion et de surveillance de bibliothèques de documents; logiciels téléchargeables pour l’inspection, le filtrage, l’assainissement et la remise en état de données, fichiers et courriels; logiciels pour la sécurité du courrier électronique; logiciels et filtres antivirus informatiques.
Classe 37:Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour l’inspection, le filtrage, l’assainissement, la réparation et la remise en état de données, fichiers et courriels; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour le blocage, le filtrage et le contrôle de logiciels et de virus malveillants; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour la gestion et le contrôle de bibliothèques de documents; services de conseils concernant la réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour l’inspection, le filtrage, l’assainissement, la réparation et la remise en état de données, de fichiers et de courriels; conseils concernant la réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour le blocage, le filtrage et le contrôle de logiciels malveillants et de virus; services d’assistance technique, à savoir conseils techniques en matière de réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour l’inspection, le filtrage, l’assainissement, la réparation et la remise en état de données, fichiers et courriels; services d’assistance technique, à savoir conseils techniques en matière de réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour le blocage, le filtrage et le contrôle de logiciels et de virus malveillants; services d’assistance technique, à savoir conseils techniques en matière de réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour la gestion et le contrôle de bibliothèques de documents; services d’information et de conseils relatifs aux services précités.
Classe 42:Services informatiques; mise à jour et conception de logiciels et de programmes informatiques; services de programmation pour ordinateurs; location de logiciels; conception

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et création personnalisées de logiciels et de programmes informatiques; tous les services précités liés à la mise à disposition de systèmes d’inspection, de filtrage, d’assainissement, de réparation et de remise en état de données, fichiers et courriers électroniques, de blocage, de filtrage et de contrôle des logiciels malveillants et des virus informatiques ainsi que de la gestion et de la surveillance de bibliothèques de documents; développement de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; consultation en matière de sécurité informatique; protection contre les virus informatiques (services de -); services informatiques, à savoir numérisation, détection, mise en vente en ligne et élimination de virus, vers, troisièmement, logiciels, logiciels malveillants, et programmes non autorisés sur des ordinateurs et dispositifs électroniques; services d’informations et de conseils techniques relatifs à tous les services précités;installation, maintenance et réparation de logiciels de sécurité pour l’inspection, le filtrage, l’assainissement, la réparation et la remise à neuf de données, fichiers et courriers électroniques; installation, maintenance et réparation de logiciels de sécurité pour le blocage, le filtrage et le contrôle de logiciels malveillants et virus informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels de sécurité pour la gestion et le suivi de bibliothèques de documents; services de conseils concernant la réparation de logiciels de sécurité pour l’inspection, le filtrage, l’assainissement, la réparation et la remise à neuf de données, de fichiers et de courriels; conseils concernant la réparation de logiciels de sécurité pour le blocage, le filtrage et le contrôle de logiciels malveillants et de virus; services d’assistance technique, à savoir conseils techniques relatifs à la réparation de logiciels de sécurité pour l’inspection, le filtrage, l’assainissement, la réparation et la remise en état de données, fichiers et courriers électroniques; services d’assistance technique, à savoir conseils techniques en matière de réparation de logiciels de sécurité pour le blocage, le filtrage et le contrôle de logiciels et de virus malveillants; services d’assistance technique, à savoir conseils techniques relatifs à la réparation de logiciels de sécurité pour la gestion et le suivi de bibliothèques de documents.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et servicesafin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
En particulier, le terme«à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits antérieurs compris dans la classe 9 sont des programmes informatiques enregistrés et téléchargeables. Les produits contestés sont tous différents types de logiciels. Dès lors, les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés compris dans cette classe sont i) l’installation, la maintenance et la réparation de différents types de matériel informatique, de réseaux informatiques et de

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systèmes informatiques; II) conseils et conseils techniques en matière de réparation de différents types de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques; et iii) services d’information et de conseils relatifs aux services précités. Tous ces services sont similaires aux conseils de l’opposante dans le domaine des ordinateurs compris dans la classe 42 étant donné qu’ils coïncident par leur public, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42

Tous les services contestés peuvent être divisés en catégories de services appartenant au secteur de marché des services informatiques. Les catégories de services concernées sont les suivantes:
Développement, programmation et implémentation de logiciels; location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Protection et restauration de la sécurité informatique.

Les services de l’opposante compris dans la même classe couvrent des services appartenant au même secteur informatique. Même s’il ne peut être exclu que certains des services contestés compris dans cette classe coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, leur caractère concurrent ou même leur identité, ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de services sur le marché et ils sont au moins fournis par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont proposés par les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des services contestés ne saurait être considéré comme étant différent.
Ils’ensuit que tous les services contestés compris dans la classe 42 sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante compris dans la même classe.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
D-FIRST

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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure se compose d’une sphère dorée rayée de lignes blanches contrastées, suivie d’un petit bord doré qui cache la lettre «b», elle-même suivie de l’élément verbal «first», qui est représenté en caractères gras.
Le signe contesté est une marque verbale composée de la lettre «D» suivie de l’élément verbal «FIRST».Ces deux éléments sont séparés par un trait d’union.
L’élément verbal commun «FIRST» est un mot anglais faisant référence, entre autres, à «la meilleure chose ou la plus importante ou la plus importante d’une sorte particulière» (informations extraites du dictionnaire Collins le 25/11/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/first).Bien qu’il puisse être perçu comme ayant une connotation élogieuse pour la partie anglophone du public, il est dépourvu de signification et, en tant que tel, distinctif pour la partie non anglophone du public.
Étant donné qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir une confusion possible sur l’origine lorsque les similitudes concernent uniquement des éléments non distinctifs ou faibles, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public, pour laquelle le risque de confusion sera plus élevé.
Les autres éléments verbaux composant les signes, à savoir les lettres «b» et «D», n’ont pas de signification immédiatement perceptible pour le public pertinent par rapport aux produits et services et sont donc distinctifs.
L’élément figuratif abstrait composé d’une sphère dorée rayée de lignes blanches contrastées suivie d’un petit bord doré ne véhicule aucune signification par rapport aux produits et services en cause et est donc distinctif.

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La stylisation plutôt standard des éléments verbaux de la marque antérieure sera perçue comme ayant simplement une fonction décorative et n’aura qu’un impact très limité dans la perception du signe.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la marque antérieure ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «first», qui est distinctive. Ils diffèrent toutefois par la lettre «b» de la marque antérieure et par la lettre «d» (précédée d’un trait d’union) du signe contesté.
Les signes diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation de la marque antérieure.Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique,laprononciation des signes coïncide par le son de cinq (sur six) lettres«first classiques», présentes à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent uniquement par le son des lettres «b» et «d» respectivement.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification perceptible dans son ensemble pour le public du territoire pertinent.Toutefois, les signes diffèrent par le concept introduit par les lettres «b» (dans la marque antérieure) et «D» (dans le signe contesté).Dans cette mesure, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou

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des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26), et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique, tandis qu’ils sont différents sur le plan conceptuel.
Les similitudes entre les signes résident dans la coïncidence de l’élément verbal FIRST occupant une position distinctive autonome dans les deux marques. Les différences entre les éléments verbaux des signes se limitent aux lettres «b» et «D» qui créent une certaine distance conceptuelle. Toutefois, malgré la présence de ces lettres différentes, les signes ont la même longueur ainsi qu’une structure et un rythme très similaires.
La stylisation et l’élément figuratif différents de la marque antérieure auront une incidence limitée. Comme déjà expliqué, les éléments verbaux d’un signe ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public, quel que soit le niveau d’attention dont il fait preuve. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 353 353 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, même pour les services jugés similaires au moins à un faible degré. En effet, en application du principe d’interdépendance susmentionné, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre certains des services.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 14 353 353 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Rosario GURRIERI Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.