CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 juin 2020
Dans l’affaire R 2785/2019-2
Luigi Pianèse Viale Fregene, 12
00052 Cervètres
Italie Demanderesse/requérante représentée par Ricalà Fragalà, Via Cavalese, 25, 00135, Rome, Italie
Recours concernant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 079 797
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
10/06/2020, R 2785/2019-2, FF FundalFu.com (3D)

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 juin 2019, PhD. Luigi Piananas (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne «FF FASCIALFULL.COM» pour les produits suivants (suite au changement de la demande de la demanderesse en date du 30 juillet 2019):
Classe 10 — Appliances et instruments pour la physiothérapie. Appareils et instruments médicaux;
Appareils et instruments de massage Appareils et instruments ESTHETIC de massage; Tous les produits précités, à l’exclusion expresse d’appareils et d’instruments pour produits cosmétiques anti-âge; Un appareil d’injection; Prothèses et installations sous-cutanées.

2 La demande a été déposée par voie électronique, tant avec une représentation graphique que six vues de la forme, et une image générée par ordinateur, telle qu’indiquée dans le formulaire de demande, ainsi que le nom des fichiers «fascialFu.obj».
3 L’une des vues déposées a montré la forme de l’élément verbal «FishalFu.com»:
4 En outre, dans le formulaire de demande, la demanderesse a indiqué que la marque en question était une «marque de forme comportant des éléments verbaux», en précisant l’élément verbal de la marque comme suit:
5 La demande a été déposée sur la page du registre des marques de l’Union européenne administré par l’EUIPO ( https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018079797), en produisant exclusivement la «vue dynamique en 3D» de la marque, qui ne porte pas l’élément verbal, comme suit:

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En revanche, cette représentation graphique, qui contient six vues de la forme, en particulier la représentation de l’élément verbal (voir point 3 ci-dessus), n’a pas été reproduite.
6 Par notification du 19 juin 2019, l’examinateur a notifié un refus provisoire de la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et ii) du RMUE. Les motifs du refus étaient, entre autres, la question de l’élément verbal de la marque demandée.
7 La demanderesse a présenté son mémoire en réponse au refus provisoire de
l’examinateur le 23 juillet 2019.
8 Par décision du 22 octobre 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la marque demandée dans sa totalité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE et elle a refusé l’enregistrement de l’élément verbal de la marque demandée.
9 Le 8 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation totale. L’Office a reçu, le 8 décembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours.

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Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Cadre législatif
12 L’article 4 du RMUE exige qu’une marque de l’Union européenne se compose de tous les signes, y compris les mots, y compris les noms de personnes ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme des produits ou de leurs emballages et sons, à condition que de tels signes soient capables:
a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et
au registre des marques de l’Union européenne (ci-après le «registre»), d’une B
) manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.
13 Conformément à l’article 2 (1), point d), et à l’article 3 (1) du REMUE, la demande de marque doit contenir une représentation de la marque, sous n’importe quelle forme appropriée, dans quelque forme que ce soit, dès lors que la marque peut être reproduite dans le registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective, afin de permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l’objet de la protection accordée à son titulaire.
14 Conformément à la première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement.
15 Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point c), du REMUE, dans le cas d’une marque constituée ou s’étendant à une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence (marque de forme), il doit être représenté par la soumission soit d’une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur, soit d’une reproduction photographique. La reproduction graphique ou photographique peut contenir différentes vue. Lorsque le format électronique est fourni, un maximum de six vues peut être représenté sous la forme d’un maximum de six vues.
16 En ce qui concerne la représentation au format électronique, l’article 3, paragraphe 5, du REMUE prévoit que le directeur exécutif de l’Office détermine les formats et la taille du fichier électronique ainsi que toute autre spécification technique pertinente.

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17 La décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant la communication par voie électronique, présente à l’annexe 2 intitulée «Conditions d’utilisation de l’User Area», l’annexe 1 «prescriptions techniques pour les pièces jointes aux demandes et communications électroniques», Psans 1 sur le «dépôt d’un type de fichier accepté», qui a permis l’enregistrement d’une marque de forme, sont les formats «.obj», «.stl» et «X3D», avec une limitation qui peut être limitée à 20 MB pour permettre l’enregistrement d’une marque de forme.
18 Conformément à l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne peut être modifiée, à la demande du demandeur, pour des erreurs manifestes, pour autant que la rectification n’altère pas substantiellement l’identité de la marque.
19 Conformément à l’article 11, paragraphe 1, point d), du RDMUE, une demande de modification d’une demande au titre de l’article 49 du RMUE concernant la représentation de la marque doit contenir une représentation de la marque telle que modifiée conformément à l’article 3 du REMUE plus haut.
Examen du dossier
20 Cette demande de marque de l’UE est déposée en présentant à la fois une représentation graphique contenant six vues de la marque requise et une image produite par l’ordinateur, telle qu’elle est indiquée dans le formulaire de demande, sous la dénomination « fascialFu.obj».
21 D’après la chambre de recours, il existe une contradiction manifeste entre les différentes représentations graphiques de la marque déposée par la demanderesse.
En particulier, une des six vues de la marque déposée contient un élément verbal, constitué de l’expression «FishalFu.com» accompagnée d’un logo, tandis que la représentation de la marque contenue dans l’image informatique générée dans le fichier «fascialFu.cus» présente la demande sans aucun élément verbal.
22 Compte tenu de cette incohérence, compte tenu de la première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, selon laquelle la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement, il existe une violation manifeste de l’article 4, paragraphe 1, point b), du RMUE en l’espèce dès lors que les représentations présentées ne permettent pas aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection de la marque demandée.
23 L’examinateur aurait dû remarquer la contradiction manifeste entre les représentations produites par la demanderesse, le résultat d’une erreur manifeste et demander la modification des dispositions de l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
24 La définition, claire et précise de l’objet de la demande d’enregistrement est, à l’évidence, préliminaire à l’examen d’un motif absolu de refus d’enregistrement.

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25 Compte tenu de ce qui précède, la chambre estime que la détection de la contradiction entre les représentations a créé une situation de confondre, également à l’égard des motifs absolus de refus soulevés par l’examinateur. En particulier, il est impossible de déterminer, à ce stade, si l’examen de l’éventuel présence de motifs de refus de la marque demandée a été effectué par l’Office ou non d’une représentation correcte de la même forme.
26 La décision attaquée doit donc être annulée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des motifs du recours, et la demande doit être renvoyée à l’examinatrice pour suite à donner conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1 du RMUE.
27 En particulier, la Chambre invite l’examinatrice à s’informer avec la demanderesse, conformément à l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, sur les représentations fournies et à corriger, et à évaluer, le cas échéant, l’existence de motifs absolus de refus d’enregistrement de la marque demandée.
Dépenses
28 Étant donné qu’une violation des formes substantielle, au sens de l’article 33, point d), du REMUE, est pertinente en l’espèce, il est équitable que la taxe de recours soit remboursée.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie le dossier à l’examinateur pour qu’il poursuive le processus d’enregistrement;
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema