LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 17 avril 2020
Dans l’affaire R 2954/2019-1
LO IP SA c/o Banque Lombard Odier & C^ie SA
Rue de la Corraterie 11
Titulaire de l’enregistrement international / 1204 Geneva Suisse
Demanderesse au recours
représentée par BAKER & MCKENZIE, Bethmannstr. 50-54, 60311, Frankfurt/Main, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 443 815
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 1 octobre 2018, LO IP SA (« la titulaire ») a designé l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
Rethink everything
pour les services suivants :
Classe 36 – Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services financiers, à savoir gestion de finances et actifs; services de conseillers en matière d’investissement d’actifs dans des titres, métaux précieux, fonds et biens immobiliers; services d’investissement; services de portefeuilles d’investissement; négociation de contrats de titres; gestion de fonds de placement; informations financières; gestion d’actifs via Internet; gestion de fonds; constitution de fonds; services d’investissement dans les domaines des titres financiers; courtage; réalisation de transactions financières, y compris de transactions financières en ligne.
2 Le 11 janvier 2019, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus ex officio total de protection, conformément à l’article 193 RMUE.
4 La titulaire a fourni les éléments de preuve suivants pour prouver le caractère distinctif acquis de l’enregistrement international :
Plans média de 2016 à 2019 relatifs à la promotion de la marque ;
Publicités utilisant la marque parues de 2016 à 2019, dont des publicités diffusées dans la presse spécialisée du secteur financier et affichées dans plusieurs aéroports internationaux ;
Plusieurs brochures relatives aux services fournis sous la marque, diffusées de 2016 à 2018 ;
Extraits du site internet www.lombardodier.com ;
Visuels de la signature des e-mails des employés du groupe Lombard Odier.
5 Par décision rendue le 29 octobre 2019 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
Le signe sera compris comme un message élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de motivation et un appel à l’action de la part de la titulaire. Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque
« RETHINK EVERYTHING » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de
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l’information ou du sens des mots. Ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue anglaise ;
Le fait que le signe en cause puisse constituer un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme inhabituel, surprenant et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif ;
De plus, la titulaire explique et confirme l’argument de l’EUIPO dans la pièce 3.1 jointe à cet effet, où il est expliqué clairement, en anglais : « Thanks to this philosophy we will seek to constantly rethink the way we do business and serve our clients to adapt and evolve through the challenges and opportunities of an increasingly complex and fast-changing world » FR:
Grâce à cette philosophie, nous chercherons à repenser constamment notre façon de faire des affaires et à servir nos clients pour s’adapter et évoluer à travers les défis et les opportunités d’un monde de plus en plus complexe et en rapide mutation ;
La titulaire fait donc valoir que l’expression en cause a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.
Il n’y a pas dans les éléments de preuve fournis par la titulaire des sondages/enquêtes, des déclarations sous serment et des informations sur la part de marché, chiffre d’affaires et chiffres de ventes détenus par le signe en question ;
Le public potentiel des services de la titulaire est constitué de millions de consommateurs. Par contre, aucun chiffre d’affaire n’a été fourni pour témoigner d’un usage massif ou très étendu ;
De plus, la titulaire n’a pas fourni de preuves concernant les investissements effectués pour promouvoir ses services sous la marque en question, ni fourni d’informations quant à la part de marché exacte détenue par la marque pour le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte : les trois pays anglophones où le signe serait compris ;
Selon le TPI, une distinction doit être faite entre « preuve directe » de l’acquisition de caractère distinctif (études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles) et « preuve secondaire » (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque sur le marché. Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer, partant le caractère distinctif acquis n’était pas prouvé.
6 Le 23 décembre 2019, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
19 février 2020.
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Moyens du recours
7 La titulaire a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
L’enregistrement international jouit d’un caractère distinctif ab initio suffisant, afin de servir d’indicateur de l’origine commerciale des services concernés ;
Selon la jurisprudence, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. II en découle que, pour autant que ce public perçoive la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/05/2015,
T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 17; 09/03/2017, T-104/16,
FOREVER FASTER, EU:T:2017:153, § 19) ;
Le simple fait que l’enregistrement international puisse être compris comme incitant le consommateur à utiliser les services offerts en l’encourageant à réfléchir à sa situation financière en vue de la modifier ne saurait être de nature à l’exclure d’une protection à titre de marque ;
L’enregistrement international n’indique au consommateur aucune caractéristique des services offerts, il n’y a rien dans cette combinaison qui permettrait aux consommateurs d’identifier des caractéristiques spécifiques des services visés par le dépôt (16/11/2016, R 1137/2016-4, THINKFOOD) ;
Toutefois, le signe pourrait tout aussi bien être interprété à l’inverse de la suggestion de l’examinatrice, notamment comme suggérant que c’est la titulaire elle-même qui, en proposant ses services, reconsidère tout ; Force est plutôt de constater que la possibilité d’interpréter le signe de deux manières opposées démontre que le signe nécessite un effort d’interprétation, comme requis par la jurisprudence pertinente ;
Il convient d’observer que plusieurs marques contenant les termes « RETHINK » et « EVERYTHING » ont déjà été acceptées à l’enregistrement ;
Le signe constitue une expression fort inhabituelle dans le langage courant, notamment dans le secteur financier. En effet, les acteurs du monde financier ne sont pas réputés pour être imaginatifs et innovateurs, mais plutôt pour être soucieux de stabilité et conservateurs. Le slogan « RETHINK
EVERYTHING » joue avec ce paradigme et remet en cause de façon radicale le mode de pensée dominant du secteur en raison de sa longueur et de sa simplicité qui suscite la réflexion ; le signe est facilement mémorisable, ce
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qui permet de retenir le caractère distinctif du signe, comme il a été reconnu par la Cour par rapport à la marque « VORSPRUNG DURCH TECHNIK » ;
La pluralité de significations, la présence d’un jeu de mots ou d’une expression fantaisiste surprenante et inattendue ne constituent pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d’un slogan publicitaire, [mais] il n’en demeure pas moins que leur présence est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère (09/03/2017,
T-104/16, FOREVER FASTER, EU:T:2017:153, § 39) ;
L’EUIPO a accepté deux marques composées des termes « RETHINK » et « EVERYTHING », déposées par la titulaire en classe 36 :
• Marque internationale n°°1 321 554 enregistrée le 5 août 2016;
• MUE n°°15 917 586 déposée le 13 octobre 2016 ;
La titulaire revendique le caractère distinctif du signe acquis par l’usage qu’il a reçu pour sa campagne publicitaire « RETHINK EVERYTHING »
(Pièce n° 6) ainsi qu’un extrait de son site internet (Pièce n° 7) et des interviews avec son « Chief Branding Officer » (Pièces n° 8, 9 et 10). Ces nouveaux faits et preuves remplissent les conditions de l’article 27, paragraphe 4 du RDMUE et doivent donc être acceptés par la Chambre de recours ;
Les informations sur les parts de marché, les chiffres d’affaires ou les chiffres de ventes réalisées en lien avec la marque seraient des informations portant sur l’ensemble des activités économiques du groupe Lombard Odier, lesquelles ne sont pas en mesure de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage du signe « RETHINK EVERYTHING »;
La titulaire a gagné les récompenses suivantes :
European WealthBriefing Awards:
• 2017: Meilleure campagne de marketing/de relations publiques (Best Marketing/PR Campaign) ;
• 2018: Meilleure campagne de marketing/de relations publiques (Best Marketing/PR Campaign) ;
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• 2019: Meilleure campagne de marketing/de relations publiques (Best Marketing/PR Campaign) ;
Swiss WealthBriefing Awards:
• 2019: Meilleure campagne de marketing (Best Marketing Campaign) Professional Wealth Management (PWM) ;
The Banker Global Private Banking Awards:
• 2018: Meilleure campagne de marque d’une banque privée (Best Brand Campaign in Private Banking) ;
• 2019: Meilleure banque privée pour la stratégie de marque (Best Private Bank for Brand Strategy) ;
La campagne « RETHINK EVERYTHING » est la seule à avoir été récompensée pendant trois années consécutives comme meilleure campagne de marketing/de relations publiques lors des prestigieux European
WealthBriefing Awards ;
Ces récompenses démontrent que la campagne de marketing et la stratégie du groupe Lombard Odier sont des réussites éclatantes, ce qui est notamment le cas quand le public pertinent, en l’espèce les clients fortunés, les investisseurs institutionnels et les spécialistes du secteur financier reconnaissent le signe et le perçoivent comme une indication de l’origine commercial des services ;
Les services proposés sont également promus sur internet. Les documents produits dans le cadre des observations démontrent un nombre important de publicités parues en ligne sur les sites internet et sur les applications de la presse spécialisée du secteur financier ;
Par ailleurs, le signe « RETHINK EVERYTHNG » est exploité sur le site internet du groupe Lombard Odier, disponible dans les trois langues les plus couramment parlées en Europe par le public pertinent – en anglais, en français et en allemand, ce qui permet d’atteindre une clientèle potentielle représentant l’ensemble de l’UE (Pièce n°°4);
L’usage intensif du signe est également démontré par la hausse de fréquentation de plus de 60 % des visiteurs uniques du site internet du groupe
Lombard Odier (www.lombardodier.com) lors des deux premières editions de la campagne « RETHINK EVERYTHING », en automne 2016 et au printemps 2017 (Pièces n°°7 et 8);
Les pièces suivantes sont fournies par la titulaire :
• 1. Plans média :
1.1. Plan média automne 2016;
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1.2. Plan média printemps 2017;
1.3. Plan média automne 2017;
1.4. Plan média printemps 2018 ;
1.5. Plan média automne 2018 ;
1.6. Plan média printemps 2019 ;
• 2. Publicités
2.1. Publicités printemps 2017 ;
2.2. Publicités automne 2017 ;
2.3. Publicités printemps 2018 ;
2.4. Publicités automne 2018 ;
2.5. Publicités printemps 2019 ;
• 3. Brochures
3.1. Brochure interne 2016 ;
3.2. Brochure interne printemps 2017 ;
3.3. Brochure interne automne 2017 ;
3.4. Brochure interne automne 2018 ;
3.5. Brochure externe 2017 ;
3.6. Brochure externe 2018 ;
• 4. Extraits du site internet www.lombardodier.com ;
• 5. Visuels de la signature des e-mails des employés du groupe Lombard Odier ;
Les pièces fournies pour la première fois devant la Chambre de recours sont les suivantes:
• 6. Récompenses pour la campagne publicitaire « RETHINK EVERYTHING » :
European WealthBriefing Awards 2017: Best Marketing/PR Campaign;
European WealthBriefing Awards 2018: Best Marketing/PR Campaign;
European WealthBriefing Awards 2019: Best Marketing/PR Campaign;
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Swiss WealthBriefing Awards 2019: Best Marketing Campaign;
Professional Wealth Management (PWM)/The Banker Global Private
Banking Awards 2018:
Best Brand Campaign in Private Banking ;
Professional Wealth Management (PWM)TThe Banker Global Private
Banking Awards 2019:
Best Private Bank for Brand Strategy ;
• 7. Actualité à propos du site internet www.lombardodier.com, « Our Rethink Everything branding campaign triggers surge in visits and views »;
• 8. Interview avec le Chief Branding Officer du groupe Lombard Odier, Fabio Mancone, sur www.persoenlich.com ;
• 9. Interview avec le Chief Branding Officer du groupe Lombard Odier, Fabio Mancone, sur www.cominmag.ch ;
• 10. Interview avec le Chief Branding Officer du groupe Lombard Odier, Fabio Mancone, dans Le Temps.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
10 Le recours est néanmoins non fondé et doit donc être rejeté.
Sur l’absence de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE)
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
12 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07 & T-406/07,
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P@yweb card/Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23), cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
13 Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α,
EU:C:2010:508, § 32).
14 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
15 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 § 45 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013,
T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
16 Si le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, elle a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même — dont il est légitime à tenir compte — ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
17 Par ailleurs, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ;
12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72,
§ 26).
18 À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi,
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une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
19 D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 25).
20 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18). Le caractère distinctif de la marque doit en outre être apprécié uniquement sur la représentation telle que déposée et, le cas échéant, sur la description incluse dans ladite demande (30/11/2005, T-12/04, Limonadenflasche, EU:T:2005:434, § 42).
21 En ce qui concerne l’argument que la Cour avait retenu dans son arrêt « VORSPRUNG DURCH TECHNIK » qu’un slogan pourrait être distinctif, il faut considérer la situation très particulière de cette affaire, due aux constatations des instances antérieures de l’usage et la reconnaissance de la marque dans le secteur automobile.
Public pertinent
22 En l’espèce la titulaire a argumenté que les services désignés par l’enregistrement international
Classe 36 – Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services financiers, à savoir gestion de finances et actifs; services de conseillers en matière d’investissement d’actifs dans des titres, métaux précieux, fonds et biens immobiliers; services d’investissement; services de portefeuilles d’investissement; négociation de contrats de titres; gestion de fonds de placement; informations financières; gestion d’actifs via Internet; gestion de fonds; constitution de fonds; services d’investissement dans les domaines des titres financiers; courtage; réalisation de transactions financières, y compris de transactions financières en ligne.
s’adressent à une clientèle fortunée, des investisseurs institutionnels et aux spécialistes du secteur financier. Les services sont destinés aux individuels ayant des moyens d’investissement particulièrement importants (Private Wealth Clients), ainsi qu’aux investisseurs institutionnels et les sélecteurs de fonds (Asset Management Clients). Dans un second temps, les services sont destinés aux
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individus possédant des actifs importants, les leaders de
l’industrie financière, ainsi que les successeurs de grandes fortunes. Partant, la Chambre partage les arguments de la titulaire, que le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
23 Néanmoins, il ne faut pas confondre les stratégies de la titulaire avec le public général. La plupart des services s’adresse aussi au grand public.
24 Étant donné que l’enregistrement international se compose de mots anglais « RETHINK » et « EVERYTHING », l’examinatrice a donné une définition des termes constitutifs de l’enregistrement demandé, notamment « reconsidérer tout » qui n’est pas contestée par la titulaire, mais simplement considérée comme une des plusieurs significations.
25 Tout d’abord, il faut constater que l’enregistrement international « RETHINK EVERYTHING », comprenant les services concernés, sera compris partout dans l’Union européenne par le public financier, à l’inverse de l’attestation dans la décision contestée. L’enregistrement est composé de termes de base dans un secteur où l’anglais est largement utilisé.
26 Par la suite, c’est à juste titre que la Chambre a considéré que les éléments verbaux de la marque demandée « RETHINK EVERYTHING », termes anglais de base, seront compris dans d’autres pays de l’Union européenne. De plus, en tenant compte du public composé de professionnels, il convient de noter que la langue anglaise est bien utilisée. Bien que l’on ne puisse pas s’attendre à ce que le consommateur moyen ait une connaissance particulière d’une langue étrangère, il s’agit d’une règle souple (03/06/2009, C-394/08 P, ZIPCAR, EU:C:2009:334,
§ 51) et la connaissance des termes étrangers par le public pertinent devrait être évaluée au cas par cas, étant particulièrement pertinente quant à savoir si les mots en question sont très proches dans la langue étrangère des mots équivalents dans la langue officielle du territoire concerné ou si la langue anglaise de base est bien utilisée dans le secteur pertinent (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit,
EU:T:2012:444 ; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874).
27 La titulaire estime que l’enregistrement international possède plusieurs significations. Néanmoins, la signification « reconsidérer tout » n’est pas contestée par cette dernière. La titulaire ne conteste pas la connotation élogieuse laudative du terme. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles du signe véhicule une signification promotionnelle laudative pour qu’elle le rende non-distinctif. À cet égard, la perception de l’enregistrement « reconsidérer tout », notamment repenser la façon de faire des affaires reste tout à fait laudatif en vue des services de l’enregistrement :
Classe 36 – Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services financiers, à savoir gestion de finances et actifs; services de conseillers en matière d’investissement d’actifs dans des titres, métaux précieux, fonds et biens immobiliers; services d’investissement; services de portefeuilles d’investissement; négociation de contrats de titres; gestion de fonds de placement; informations financières; gestion d’actifs via Internet; gestion de fonds; constitution de fonds; services d’investissement dans les domaines des titres financiers; courtage; réalisation de transactions financières, y compris de transactions financières en ligne.
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Partant, le signe demandé sera simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel dont la fonction est de communiquer un message d’incitation à repenser sa façon d’épargner et de réorganiser ses investissements afin de s’adapter à la conjoncture actuelle. En outre, le consommateur ne percevra pas dans le signe une indication de l’origine commerciale des services au-delà de cette information promotionnelle, mais simplement une façon de mettre en lumière les aspects positifs des services en cause, à savoir leurs capacités à proposer de nouvelles formes de faire des affaires et d’investir, de façon plus rentable ou qui correspondent plus aux attentes de la clientèle.
28 Le signe demandé est donc dépourvu de caractère distinctif ab initio et ne sera pas perçu en tant que marque pour les services demandés.
Enregistrements antérieurs similaires acceptés par l’Office
29 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005;547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
30 Compte tenu de principe de légalité et le principe d’égalité de traitement, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-78). Ceci dit, même s’il est exact que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74), les enregistrements antérieurs ne sauraient altérer la conclusion de la Chambre de recours selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, pour les raisons exposées dans la présente décision.
Sur le caractère distinctif acquis (article 7, paragraphe 3 du RMUE)
31 Suite aux constatations dans le paragraphe 25, la titulaire doit prouver que l’enregistrement international a acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt, à savoir avant le 1 octobre 2018 dans les 28 états membres, dans lesquels le signe n’est pas distinctif (16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604).
32 Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’un scénario « soit / soit », et que le caractère distinctif acquis doit donc être démontré non seulement dans une partie de l’Union européenne, comme la titulaire l’a fait, mais dans chaque état membre.
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33 À cet égard, il convient de tenir compte, en particulier, de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’utilisation de la marque, de l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, de la proportion des parties intéressées identifiant le produit comme provenant d’une entreprise déterminée du fait de sa marque, de déclarations faites par les chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles, et de sondages d’opinion (17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44; 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 90).
34 L’essai doit être clair et convaincant. En l’espèce, la titulaire doit clairement exposer tous les faits permettant de conclure avec certitude que le signe n’a pas été utilisé comme indication d’origine, mais aussi et notamment qu’elle a créé un lien de référence avec ses services dans l’esprit du public pertinent, en dépit du fait qu’en l’absence de cette utilisation, le signe examiné serait dépourvu de tout caractère distinctif permettant d’établir un tel lien.
35 À la lumière des critères ci-dessus, l’examen conjoint des éléments de preuve présentés en première instance, ainsi que la documentation complémentaire fournie au cours du recours, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la nature de la présente affaire que la Chambre estime recevable, conduit à la conclusion que la titulaire n’a pas suffisamment prouvé qu’une partie importante du public pertinent identifie grâce à l’enregistrement international l’origine des services revendiqués.
36 Force est de constater que les preuves apportées par la titulaire ne couvrent pas tous les pays dont la langue officielle est l’anglais, notamment Malte et l’Irlande, mais concerne également une partie limitée de l’Union européenne, notamment la France et l’Allemagne.
37 De plus, les preuves présentées consistent en des preuves secondaires de l’usage de la marque demandée. Comme l’examinatrice l’a déjà constaté, une distinction doit être faite entre la « preuve directe » de l’acquisition du caractère distinctif
(études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles) et la « preuve secondaire » (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque sur le marché. Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer (12/09/2007,
T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 44).
38 En plus, aucune preuve directe n’est présentée indiquant que le public pertinent, dont le degré d’attention est élevé, associera ainsi naturellement et nécessairement le signe demandé aux services revendiqués. La titulaire n’a présenté aucun sondage d’opinion concernant le niveau de reconnaissance de la marque par le public pertinent sur le marché concerné et la reconnaissance de la marque comme un indice d’origine de son prestataire. L’intensité, l’usage, l’importance des investissements et la part de marché donnent une indication quant au succès économique de la titulaire et une reconnaissance probable par le public. Cette probabilité sans aucune preuve directe ne suffit pas à conclure que le public pertinent reconnaît l’enregistrement international comme un indice d’origine.
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39 La Chambre ne conteste pas la reconnaissance de l’enregistrement suite aux publicités et aux récompenses qui ont été faites à la titulaire. Néanmoins, ces récompenses, même si internationales ne démontrent aucun usage du signe dans tous les états membres, dont le public pertinent le comprendra comme un message élogieux L’ensemble des preuves soumises ne couvre pas l’étendue géographique requise. C’est pourquoi, peu importe les constatations sur l’intensité, l’usage, l’importance des investissements et la part de marché de la titulaire dans une partie de l’Union européenne, cette dernière ne pourra pas surmonter l’insuffisance des preuves de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage au sein de tous les états membres, dans lesquels l’enregistrement international est non-distinctif ab initio, selon les exigences de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
40 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
H.Dijkema
17/04/2020, R 2954/2019-1, Rethink everything