LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 12 novembre 2020
Dans l’affaire R 2937/2019-1
Fabio Costabile Via Bartolo Longo, N. 306
80100 Napoli
Italie Demanderesse/requérante représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Deichmann SE Deichmannweg 9
45359 Essen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Klaka, Delpstr. 4, 81679 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 774 480 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 292 929)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/11/2020, R 2937/2019-1, B BORRIELLO Napoli (fig.)/Borelli et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par notification du 17 mars 2016, Fabio Costabile (ci-après la «demanderesse») a sollicité la désignation de la marque internationale figurative suivante aux fins de la protection dans l’Union européenne:

pour la liste de produits suivante:
Classe 25 — Vêtements de toilette; tenues de soirée; tenues de soirée; vêtements complets; souliers; chemises; chemises pour costumes pour hommes; chemises pour costumes; chemises à boutons; ceintures; Colli shirt; costumes pour hommes; pochettes [pochettes]; foulards [draps]; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; pantalons; tenues de soirée; chaussures pour femmes; bracelets de polo tricotés [vêtements]; pull-overs; t-shirt; chaussures pour vêtements décontractés; chaussures de loisirs.

2 Le 20 septembre 2016, Deichmann SE (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement international no 1 099 465 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
Borelli
déposée et enregistrée le 14 octobre 2011;
b) Marque nationale allemande no 302 011 046 995
Borelli
déposée le 24 août 2011 et enregistrée le 28 septembre 2011 pour les produits suivants:
Classe 18 — Produits en cuir et en imitations du cuir (compris dans la classe 18), sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, valises, sacs de voyage, coffrets de toilette, sacs d’écoliers et cartables, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés en cuir ou en imitation du cuir, parapluies, parasols;

Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.

4 Par décision du 31 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la marque a été refusée pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion avec le droit antérieur allemand.

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5 Ladécision a conclu que les produits en conflit étaient identiques, le consommateur pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de vêtements. Un risque de confusion entre les signes a été établi sur la base de la constatation que le consommateur allemand pertinent considérerait «BORRIELLO» comme l’élément distinctif du signe contesté (les autres éléments
— la lettre «B», la couronne et le mot «Napoli» ayant un impact plus faible dans la marque étant donné qu’ils sont décoratifs ou descriptifs) et est visuellement et verbalement similaire au droit antérieur. Sur le plan conceptuel, les marques seront perçues comme des noms de famille italiens, mais elles sont neutres à cet égard. Dans le contexte du souvenir imparfait, il n’y aurait pas lieu de conclure à l’existence d’une confusion et l’opposition a été confirmée.
6 Le 20 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2020.
7 Dans son mémoire en réponse, reçu le 16 mai 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La similitude visuelle est faible:
Le signe contesté est caractérisé par l’élément graphique de la lettre «B», courbée et encadrée;
Ces impressions sur les consommateurs, étant donné qu’elles ne sont ni simples ni courantes, dominent;
Il existe également le mot «Napoli».
– Sur le plan verbal, la similitude est également faible: «B BORRIELLO Napoli» et «Borelli» ne sont pas les mêmes — en particulier «BORRIELLO» et «Borelli» consistent en une disposition différente de voyelles, à savoir «O-
I-E-O» contre «O-E-I»;
– Il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes;
– Le choix d’un vêtement se fait généralement de manière visuelle et, partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat, de sorte que les aspects visuels jouent un rôle important dans l’appréciation globale du risque de confusion;
– Compte tenu de ce qui précède, les différences relevées entre les marques en cause, notamment le rôle important joué par les éléments figuratifs, les différents éléments verbaux «B» et «Napoli» ainsi que les différences entre les éléments «BORRIELLO» et «Borelli» suffisent à amoindrir leur similitude visuelle;

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– Il y a donc lieu de considérer que les impressions d’ensemble produites par les marques en conflit sont suffisamment différentes pour pouvoir conclure à l’absence de risque de confusion;
– Compte tenu de ce qui précède, la décision doit être annulée.
9 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’identité des produits en cause n’a pas été remise en cause par la demanderesse;
– La requérante admet également que les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique, mais conteste le degré de similitude, qui est faible par rapport à moyen;
– Sur le plan visuel, la similitude est élevée: «BORRIELLO» est prédominant, «Napoli» est de petite taille et, en tout état de cause, n’exprime que l’origine géographique des produits, une pratique courante dans le secteur de la mode.
Le «B» ne fait que refléter la première lettre de «BORRIELLO»;
– Sur le plan phonétique, la marque contestée sera prononcée «boriello» ou «boriello Napoli», selon que le consommateur remarquera et/ou prêtera attention au mot minuscule «Napoli» (ce mot est descriptif et n’est pas apte à servir d’indication de l’origine commerciale des produits);
– Les éléments «Borriello» et «Borelli» sont très similaires dans la mesure où ils ont en commun «bor (i) el». Le «I» de «borriello» est à peine audible car il est très court et reste sans accent, et la seule différence audible entre les marques est la terminaison, à savoir «I» dans les marques antérieures et «o» dans la marque contestée;
– Cela est de loin insuffisant pour contrebalancer les similitudes phonétiques proches entre les marques, ce qui entraîne un degré élevé ou, à tout le moins, moyen de similitude phonétique globale entre les marques;
– Dans le contexte du souvenir imparfait et du fait que les consommateurs pourraient considérer les produits comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, une conclusion selon laquelle une confusion est probable est inévitable;
– En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision attaquée, de rejeter le recours et de condamner la demanderesse aux dépens.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.

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11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La demanderesse dirige son recours sur les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui sera réexaminée par la chambre de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (0, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
Le public pertinent
15 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits, en tant qu’articles vestimentaires, s’adressent au grand public. Ces derniers relèvent de cette catégorie de consommateurs moyens qui sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Ainsi, en l’espèce, c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, le degré d’attention est considéré comme moyen.
16 Les droits antérieurs sont une marque allemande et un enregistrement international désignant l’ensemble de l’Union européenne. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pris en considération que la première, se concentrant sur la partie germanophone du public pertinent. La chambre de recours procédera de la même façon.
Comparaison des produits
17 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 25 — Vêtements de toilette; tenues de soirée; tenues de soirée; vêtements complets; souliers; chemises; chemises pour costumes pour hommes; chemises pour costumes; chemises à boutons; ceintures; Colli shirt; costumes pour hommes; pochettes [pochettes]; foulards [draps];

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vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; pantalons; tenues de soirée; chaussures pour femmes; bracelets de polo tricotés [vêtements]; pull-overs; t-shirt; chaussures pour vêtements décontractés; chaussures de loisirs.

18 Les produits désignés par le droit antérieur allemand incluent les «vêtements, chaussures, chapellerie» compris dans la classe 25. Ces descriptions générales englobent la spécification plus détaillée du signe contesté et, comme conclu dans la décision attaquée, elles doivent être considérées comme identiques. La demanderesse n’a pas dénié cette conclusion. Par conséquent, la chambre de recours souscrit pleinement à toutes les conclusions de la décision attaquée à cet égard et y fait référence, afin d’éviter toute répétition inutile, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Comparaison des marques
Borelli

Marques antérieures Signe contesté
19 Les signes à comparer sont les suivants:
20 L’appréciationglobale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La chambre de recours examinera donc successivement ces aspects, avant de les réunir dans le cadre d’une appréciation finale de leur influence globale, en ce qui concerne le risque de confusion entre les signes
21 Sur le plan visuel, la chambre de recours considère que les signes présentent une similitude moyenne, ce qui rejoint la conclusion de la décision attaquée. L’impact initial du signe contesté repose sur le mot «BORRIELLO», qui apparaît en caractères majuscules gras, autour duquel les autres éléments, à savoir l’élément figuratif et le mot «Napoli», jouent un rôle de soutien.
22 Comme l’a souligné l’opposante, «Napoli» est le nom de la troisième plus grande ville italienne, qui est l’une des vingt plus grandes villes (par population) de

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l’Union européenne. Le nom original italien est connu dans toute l’Europe, même si d’autres versions existent dans les différentes langues européennes. C’est certainement le cas pour une grande partie du consommateur germanophone, pour lequel «Napoli» sera compris comme l’italien pour le Neapel allemand. En outre, il sera également perçu comme ayant un rôle «fonctionnel» au sein du signe comme une référence à l’origine des produits que le signe contesté peut indiquer.
23 Dans ce contexte, l’opposante souligne qu’il est notoire que les noms de villes sont souvent associés à des marques de mode. L’opposante fournit quelques exemples:
Cela minimise le pouvoir du mot «Napoli» de distinguer le signe contesté en général, et du droit antérieur en particulier [26/05/2011, R 1394/2010-1,
MonaYola PARIS (fig.)/MONA et al., § 34; 24/09/2020, R 868/2019-2, CUSCO
MILANO (fig.)/GA (fig.), § 34; 13/11/2019, R1105/2019-5-1, Nenè MILANO
(fig.)/Nencias, § 37).
24 Ily a bien sûr l’élément figuratif dans le signe contesté: Il s’agit d’un dispositif de type emblème, sur lequel figure la lettre «B» et une couronne dans un cadre, qui est incliné autour de la crollerie et souligné avec celui-ci. De tels dispositifs sont couramment utilisés dans le secteur de l’habillement. Comme le souligne la décision attaquée, l’image d’une couronne est laudative, le «B» est susceptible d’être considéré comme la première lettre de «BORRIELLO», qui renforce l’accent sur ce signe, et le contour ovale de ce dernier sera perçu comme un simple élément décoratif et donc non distinctif.
25 Comme l’opposante l’a souligné, l’apparence visuelle des mots «Borelli» et «BORRIELLO» reflète une similitude d’apparence — de par leur longueur et les lettres qui les composent. Ces lettres sont «B-O-R-E-L-I» présentes dans les deux signes, avec quelques répétitions, la plupart apparaissant dans le même ordre. En conclusion, la chambre de recours se rallie à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les marques présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
26 À nouveau, la chambre de recours souscrit à l’analyse de la décision attaquée en ce qui concerne la similitude phonétique des signes. Leur prononciation coïncide par le son des lettres «Borell *» de la marque antérieure et «BORR * ELL *» dans le signe contesté. Les lettres «RR» placées au milieu du signe contesté seront probablement prononcées comme un seul «R» par le public pertinent.
27 Les signes peuvent différer par le son de la lettre «I», placée au milieu du signe contesté, ainsi que par les dernières lettres des signes, à savoir «I» dans la marque antérieure et «o» dans le signe contesté, mais l’apparence de la voyelle supplémentaire au milieu du signe contesté à la suite d’une autre voyelle a pour effet que son influence sur la prononciation globale sera brouillée. Le rythme et la prononciation des mots «Borelli» et «BORRIELLO» sont similaires. En ce qui

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concerne la lettre «B» dans le signe contesté, étant donné qu’elle sera perçue comme l’initiale de «BORRIELLO», il est peu probable que le public la prononce.
28 On peut raisonnablement supposer que l’élément verbal secondaire «Napoli» sera également omis de la prononciation lorsqu’il fera référence au signe contesté par le public, en raison de sa position et de sa taille, ainsi que du fait que cet élément est faible pour les produits en cause.
29 Le fait que les éléments verbaux des deux marques puissent être perçus comme des noms de famille italiens n’est pas un point de similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu également des concepts supplémentaires véhiculés par les signes contestés, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
30 Les marques présentent un degré moyen de similitude «à tous les égards», à savoir sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La question de savoir si la ressemblance entre les signes peut entraîner un risque de confusion dépendra largement de l’appréciation globale des autres facteurs pertinents, y compris la perception du public pertinent, leur niveau d’attention, le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des produits en cause.
Appréciationglobale
31 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17-18).
32 Comme indiqué précédemment, le processus d’appréciation globale comprend une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits en conflit. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 17/10/2017, R 124/2017-2, CLOUD 66 (marque fig.)/CLOUD 66 (marque fig.) et al., § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
19).
33 En l’espèce, il convient de noter que les produits désignés par les marques en conflit sont identiques. Cette conclusion implique, conformément à la jurisprudence de la Cour, que, pour éviter tout risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012, T-555/11, tesa
TACK, EU:T:2012:594, § 53; 29/01/2013, T-283/11, nfon, EU:T:2013:41, § 69). Comme l’opposante l’a souligné ci-dessus, la demanderesse admet également que les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique, mais conteste le degré

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de similitude, qui est faible, par opposition à moyen. Néanmoins, il semble que la chambre de recours n’ait pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’une confusion entre les signes sur la base de l’appréciation de la demanderesse et de cette jurisprudence citée.
34 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, l’élément verbal «BORRIELLO» est réputé ressortir dans le signe contesté comme ayant la plus grande importance dans la marque par rapport aux autres éléments du signe contesté. Ces derniers sont moins vifs de ce mot, qui renforce très probablement sa signification, mais n’en dénote certainement pas.
35 Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal a, en principe, une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal «BORRIELLO» attirera principalement l’attention du public, n’étant pas seulement distinctif, mais aussi le plus grand des deux éléments verbaux du signe contesté.
36 En conclusion, bien que les éléments supplémentaires du signe contesté doivent être pris en considération lors de l’appréciation des similitudes visuelles entre les signes, ces détails ne sont pas suffisants pour contrebalancer l’impression d’ensemble de similitude visuelle produite par l’élément verbal (30/11/2011, T- 477/10, SEc Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 46-47).
37 C’est à juste titre que la demanderesse affirme que les produits en cause sont souvent achetés à vue et que, par conséquent, l’aspect visuel joue un rôle relativement important (06/10/2004, T-117/03, T-119/03 indirects, NL, EU:T:2004:293, § 50). Toutefois, comme indiqué ci-dessus, cette conclusion n’est pas de nature à modifier le résultat global étant donné que, comme indiqué ci-dessus, les signes ont été jugés similaires sur le plan visuel à tout le moins à un degré moyen.
38 Il existe des différences entre les mots «Borelli» et «BORRIELLO», mais la chambre de recours doit tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 52; 23/10/2002, T-104/01,
Fifties, EU:T:2002:262, § 28; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, §
38).
39 Ainsi, compte tenu de l’identité des produits, des caractéristiques phonétiques, visuelles et conceptuelles des signes en conflit et des impressions d’ensemble similaires qui en résultent, les consommateurs sont susceptibles de confondre les marques. Et il est notoire qu’il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Dans le secteur de l’habillement, ilest fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle

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0 désigne et que les consommateurs connaissent cette pratique. Il est également habituel qu’une même entreprise de confection utilise des sous-marques qui reflètent des lignes et des collections particulières de produits (signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun) pour distinguer ses différentes lignes de production (06/10/2004, T-117/03-T-
119/03 indirects T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 51). Le signe contesté a été demandé avec un logo stylisé, ce qui peut amener les consommateurs à croire qu’il désigne une nouvelle gamme de produits provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 68).
40 Ilest dès lors tout à fait concevable que le consommateur pertinent ayant un souvenir imparfait perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49; 07/05/2009, T-414/05, la Kings, EU:T:2009:145, § 72; 19/06/2012, T-
557/10, h/Eich, EU:T:2012:309, § 84).
41 La Chambre confirme donc la décision attaquée et rejette le recours.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.

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1 1 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse pour les procédures d’opposition et de recours s’élève dès lors à 1 170 EUR.

Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz