LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 7 septembre 2020
Dans les affaires jointes R 474/2019-1 et R 475/2019-1
1141931 Ontario Ltd. 3605 Weston Road
Toronto ON M9L 1V7
Canada Demanderesse/requérante
représentée par taxHET IP KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ, Friesenstraße 5-15, 50670 Köln (Allemagne)
contre
Ulugbekhon Maksumov International House 24 Holborn Viaduct de
Londres
CITY OF LONDON EC1A 2BNES Opposante/défenderesse Royaume-Uni
représentée par TAYLOR WESSING, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 935 768 (demande de marque de l’Union européenne no 16 934 606, recours R 474/2019-1) et la procédure d’opposition no B 2 957 556 (demande de marque de l’Union européenne no 16 934 671, recours R 475/2019-1)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/09/2020, R 474/2019-1, Inkas/INKAS (fig.) & R 475/2019-1, INKAS (marque fig.)/INKAS (marque fig.)

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Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 29 juin 2017, 1 141 931 Ontario Ltd. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 16 934 606
INKAS
pour la liste suivante de produits et services, après plusieurs limitations, la liste suivante des services est libellée comme suit:
Classe 6 — Vaults et coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres-forts électroniques;
Compartiments de coffre-fort;
Classe 12 — Véhicules de tous types, en particulier véhicules à usage spécial et véhicules blindés;
Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Pièces et accessoires pour véhicules de toutes sortes, à savoir véhicules de toutes sortes, véhicules automobiles, véhicules automobiles, véhicules destinés aux véhicules terrestres, camionnettes, camions, chariots de manutention, motocyclettes, véhicules destinés à la circulation aérienne, véhicules amphibies, véhicules nautiques, wagons, bicyclettes; Parties et accessoires de véhicules en tout genre, à savoir moteurs, engrenages, freins, freins pneumatiques, moteurs, châssis, amortisseurs de chocs, mécanismes de pilotage, roues et jantes, cabines de conduite; Pièces et accessoires pour aéronefs et embarcations de tous types, à savoir freins, freins à air, châssis, suspensions et amortisseurs, mécanismes de direction, pneumatiques, roues et jantes, poste de conduite; aucun des produits susmentionnés n’est lié à des appareils de locomotion par eau et leurs pièces, à savoir embarcations, hullèvres pour embarcations, hélices pour véhicules, engrenages flottants, bouchons d’engrenages, fixations pour moteurs, supports de fixation, porte-manchons, chariots de fixation, supports de douilles, serrures pour bateaux, manches de bateaux, chariots de rangement pour bateaux, poignées de pouls, poignées de sécurité, manches à ski nautique, poignées (accessoires de bateaux), poignées (accessoires de bateaux), poignées de volants, pare-brise nautiques, housses de protection pour véhicules nautiques, housses pour véhicules nautiques, pagres pour canoës;
Classe 19 — Caults de irs;
Classe 20 — Meubles, en particulier meubles pour le stockage de valeurs, pièces de bois; armoires frigorifiques; coffres;
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de véhicules en tout genre, en particulier de véhicules spécialement conçus et armored, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, des pièces et parties constitutives de véhicules en tous genres, en particulier de véhicules à usage spécial et complexes, de commandes, engrenages, freins, freins à air, moteurs, châssis, amortisseurs de chocs, mécanismes de pilotage, pneumatiques, roues et jantes, cabines de conduite; organisation de contrats pour l’achat et la vente de produits et/ou services, pour le compte de tiers; services de promotion et de marketing des ventes, en particulier en rapport avec des véhicules, pièces de véhicules, équipements, blindages et autres produits; Mise à disposition d’informations et d’assistance en matière d’affaires et d’affaires, en particulier dans le domaine des véhicules, pièces de véhicules, raccords et fictres; Gestion, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, notamment en relation avec des véhicules, pièces de véhicules, raccords et blindages; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications;
Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau;

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aucun des services précités n’est lié aux services de vente au détail de véhicules, appareils de locomotion par eau, bateaux et appareils de plaisance, services de publicité en ligne d’appareils de locomotion par eau, bateaux et accessoires de bateaux, service en ligne d’information auprès du consommateur en matière d’appareils de locomotion par eau, bateaux et accessoires de bateaux, compilation et présentation de produits divers, permettant aux clients et aux utilisateurs d’obtenir des informations et d’acheter des produits par le biais d’internet, relatifs à des appareils de locomotion par eau, bateaux et accessoires de bateaux;
classe 36 — Services de dépôt sûr; Services de gestion de liquidités; Gestion financière de comptes de caisse; Fonds et transfert d’argent; services de comptage et tri de pièces; Services de distributeurs d’argent (carte actionnés)
Classe 37 — Entretien, révision, réglage et réparation de véhicules et de moteurs; pose de blindages sur des véhicules; Entretien et réparation d’armoires et de dépannage [réparation et entretien de chambres fortes]; Mise à disposition d’informations en matière de réparation et d’entretien de coffres-forts;
Classe 40 — Services de confection de découpe et de montage, en particulier assemblage sur commande de véhicules blindés, d’automobiles et de châssis blindés et leurs pièces;
Classe 42 — Services d’ingénierie; Services de conception de véhicules, en particulier dans le domaine des véhicules blindés; Développement de véhicules, en particulier de véhicules blindés; Recherches dans le domaine des véhicules, notamment dans le domaine des véhicules blindés; Développement de produits pour la construction de véhicules et de carrosseries;
Classe 45 — Services de sécurité, et notamment services de sécurité armée.
2 Le même jour, la demanderesse a également demandé l’enregistrement de la marque figurative (no 16 934 671)

pour, à l’heure actuelle, les produits et services suivants:
Classe 6 — Vaults et coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres-forts électroniques; Compartiments de coffre-fort;
Classe 12 — Véhicules de tous types, en particulier véhicules à usage spécial et véhicules blindés; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Pièces et accessoires pour véhicules de toutes sortes, à savoir véhicules de toutes sortes, véhicules automobiles, véhicules automobiles, véhicules destinés aux véhicules terrestres, camionnettes, camions, chariots de manutention, motocyclettes, véhicules destinés à la circulation aérienne, véhicules amphibies, véhicules nautiques, wagons, bicyclettes; Parties et accessoires de véhicules en tout genre, à savoir moteurs, engrenages, freins, freins pneumatiques, moteurs, châssis, amortisseurs de chocs, mécanismes de pilotage, roues et

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jantes, cabines de conduite; Pièces et accessoires pour aéronefs et embarcations de tous types, à savoir freins, freins à air, châssis, suspensions et amortisseurs, mécanismes de direction, pneumatiques, roues et jantes, poste de conduite; aucun des produits susmentionnés n’est lié à des appareils de locomotion par eau, ainsi qu’aux pièces et parties constitutives de ces produits, à savoir bateaux, hulbes à vis, hélices pour véhicules, oars et rampes, supports pour fixer le bois, dispositifs de remorquage de vélos, supports de fixation, supports de rôtis, de serrures, manchons de sangles, serrures de bateaux, chariots de rangement pour bateaux, poignées de sécurité (accessoires de bateaux), poignées de sécurité (accessoires de bateaux), poignées de volants, pare-brise nautiques, couvertures de protection pour véhicules nautiques, housses pour véhicules nautiques, pagres pour canoës;
Classe 19 — Caults de irs;
classe 20 — Meubles, en particulier meubles pour le stockage de valeurs, pièces de bois; armoires frigorifiques; coffres;
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de véhicules en tout genre, en particulier de véhicules spécialement conçus et armored, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, des pièces et parties constitutives de véhicules en tous genres, en particulier de véhicules à usage spécial et complexes, de commandes, engrenages, freins, freins à air, moteurs, châssis, amortisseurs de chocs, mécanismes de pilotage, pneumatiques, roues et jantes, cabines de conduite; organisation de contrats pour l’achat et la vente de produits et/ou services, pour le compte de tiers; services de promotion et de marketing des ventes, en particulier en rapport avec des véhicules, pièces de véhicules, équipements, blindages et autres produits; Mise à disposition d’informations et d’assistance en matière d’affaires et d’affaires, en particulier dans le domaine des véhicules, pièces de véhicules, raccords et fictres; Gestion, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, notamment en relation avec des véhicules, pièces de véhicules, raccords et blindages; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications;
Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; aucun des services précités n’est lié aux services de vente au détail de véhicules, appareils de locomotion par eau, bateaux et accessoires d’embarcations, services publicitaires en ligne relatifs aux appareils de locomotion par eau, bateaux et accessoires de bateaux, services de publicité en ligne concernant les appareils de locomotion par eau, bateaux et accessoires de bateaux, compilation et présentation de produits divers, permettant aux clients et aux utilisateurs d’obtenir des informations et d’acheter des produits par le biais d’internet, relatifs à des appareils de locomotion par eau, bateaux et accessoires de bateaux;
Classe 36 — Services de dépôt sûr; Services de gestion de liquidités; Gestion financière de comptes de caisse; Fonds et transfert d’argent; services de comptage et tri de pièces; Services de distributeurs d’argent (carte actionnés)
Classe 37 — Entretien, révision, réglage et réparation de véhicules et de moteurs; pose de blindages sur des véhicules; Entretien et réparation d’armoires et de dépannage [réparation et entretien de chambres fortes]; Mise à disposition d’informations en matière de réparation et d’entretien de coffres-forts;
Classe 40 — Services de confection de découpe et de montage, en particulier assemblage sur commande de véhicules blindés, d’automobiles et de châssis blindés et leurs pièces;
Classe 42 — Services d’ingénierie; Services de conception de véhicules, en particulier dans le domaine des véhicules blindés; Développement de véhicules, en particulier de véhicules blindés;
Recherches dans le domaine des véhicules, notamment dans le domaine des véhicules blindés;
Développement de produits pour la construction de véhicules et de carrosseries;
Classe 45 — Services de sécurité, et notamment services de sécurité armée.
3 Les deux demandes ont été publiées le 2 août 2017.

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4 Le 2 août 2017, M. Ulugbekhon Maksumov (ci-après l’ «opposant») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée sous le no 16 934 606 pour tous les produits et services précités; le numéro B 2 935 768 lui a été attribué.
5 Le 14 septembre 2019, l’opposante a également formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée sous le no 16 934 671 pour l’ensemble des produits et services susmentionnés; le numéro B 2 957 556 lui a été attribué.
6 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l', point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 Les oppositions étaient basées sur la marque figurative antérieure:

demandée le 17 janvier 2017 et enregistrée le 1 mai 2017 en tant que marque de l’Union européenne no 16 256 091, à l’issue de plusieurs renonciations partielles, dont la dernière le 18 septembre 2018, pour les produits et services suivants:
Classe 6 — portes blindées métalliques; Matériaux métalliques blindés; Fenêtres blindées à encadrement métallique; Des portes blindées;
Classe 12 — Véhicules blinés; Les véhicules blindés; Véhicules blindés; Véhicules terrestres blindés; Carrosseries blindées pour véhicules; Véhicules militaires de transport; Véhicules militaires; aucun des produits susmentionnés n’est lié à des appareils de locomotion par eau, pièces et accessoires; aucun des produits susmentionnés n’est lié à des appareils de locomotion par eau et leurs pièces et parties constitutives, bateaux, dispositifs de coiffure pour bateaux, appareils à gouverner pour bateaux, dispositifs de remorquage de bicyclettes, dispositifs de remorquage de vélos, fixateurs de tubes, supports de cannes, porte-gobelets, chariots de rod, coussins destinés à être utilisés avec des bateaux en bateau, chargeurs de bateaux, chariots de canoë, verrous, manchons opains, serrures de bateaux, poignées (accessoires de bateaux), poignées de sécurité (accessoires de bateaux), poignées de signalisation, pare-brise (nautiques), protections pour véhicules de locomotion par eau, housses de véhicules ou rembourrages de canoës;
Classe 13 — tourelles blindées;
Classe 39 — Transport de véhicules blindés; Transport en véhicules blindés; Véhicules blindés en véhicules; Transport en véhicules blindés.

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La renommée a été revendiquée au Royaume-Uni et dans l’Union européenne pour les produits suivants, qui, en réalité, étaient à l’origine sur le fondement de l’opposition avant les renonciations partielles:
Classe 6 — portes blindées métalliques; Matériaux métalliques blindés; Fenêtres blindées à encadrement métallique; Des portes blindées;
Classe 12 — Véhicules blinés; Les véhicules blindés; Véhicules blindés; Véhicules terrestres blindés; Carrosseries blindées pour véhicules; Véhicules militaires de transport; Véhicules militaires; Véhicules conçus à des fins militaires;
Classe 13 — tourelles blindées;
Classe 39 — Transport de véhicules blindés; Transport en véhicules blindés; Véhicules blindés en véhicules; Transport en véhicules blindés.
8 par décision du 20 décembre 2018 (ci-après la «décision attaquée de 1») dans la procédure d’opposition no B 2 957 556, la division d’opposition a refusé la
demande de marque no 16 934 671 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 6 — Vaults et coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres-forts électroniques; compartiments de coffre-fort;
Classe 12 — Véhicules de tous types, en particulier véhicules à usage spécial et véhicules blindés; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces et accessoires pour véhicules de toutes sortes, à savoir véhicules de toutes sortes, véhicules automobiles, véhicules automobiles, véhicules destinés aux véhicules terrestres, camionnettes, camions, chariots de manutention, motocyclettes, véhicules destinés à la circulation aérienne, véhicules amphibies, véhicules nautiques, wagons, bicyclettes; parties et accessoires de véhicules en tout genre, à savoir moteurs, engrenages, freins, freins pneumatiques, moteurs, châssis, amortisseurs de chocs, mécanismes de pilotage, roues et jantes, cabines de conduite; pièces et accessoires pour aéronefs et embarcations de tous types, à savoir freins, freins à air, châssis, suspensions et amortisseurs, mécanismes de direction, pneumatiques, roues et jantes, poste de conduite; aucun des produits susmentionnés n’est lié à des appareils de locomotion par eau, ainsi qu’aux pièces et parties constitutives de ces produits, à savoir bateaux, hulbes à vis, hélices pour véhicules, oars et rampes, supports pour fixer le bois, dispositifs de remorquage de vélos, supports de fixation, supports de rôtis, de serrures, manchons de sangles, serrures de bateaux, chariots de rangement pour bateaux, poignées de sécurité (accessoires de bateaux), poignées de sécurité (accessoires de bateaux), poignées de volants, pare-brise nautiques, couvertures de protection pour véhicules nautiques, housses pour véhicules nautiques, pagres pour canoës;
Classe 19 — Caults de irs;
Classe 35 — Services dans le domaine de la vente en gros ou au détail de véhicules en tout genre, en particulier de véhicules spéciaux et ayant un but de locomotion, des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, des pièces et accessoires des véhicules en tout genre, en particulier ceux à usage spécial et des véhicules motorisés;
Classe 37 — Entretien, révision, réglage et réparation de véhicules et de moteurs; pose de blindages sur des véhicules;

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Classe 40 — Services de confection de découpe et de montage, en particulier assemblage sur commande de véhicules blindés, d’automobiles et de châssis blindés et leurs pièces;
Classe 42 — Services d’ingénierie; services de conception de véhicules, en particulier dans le domaine des véhicules blindés; développement de véhicules, en particulier de véhicules blindés; recherches dans le domaine des véhicules, notamment dans le domaine des véhicules blindés; développement de produits pour la construction de véhicules et de carrosseries;
Classe 45 — Services de sécurité, et notamment services de sécurité armée;
aux motifs qu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et des produits et services demandés, il existe un risque de confusion; L’article 8, paragraphe 5, a été rejeté comme non fondé.
9 Par une autre décision rendue le 20 décembre 2018 (ci-après, la «décision attaquée de 2») dans la procédure d’opposition no B 2 935 768, la division d’opposition a refusé la demande de marque communautaire no 16 934 606 l’INKAS pourune partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 6 — Vaults et coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres-forts électroniques; compartiments de coffre-fort;
Classe 12 — Véhicules de tous types, en particulier véhicules à usage spécial et véhicules blindés; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces et accessoires pour véhicules de toutes sortes, à savoir véhicules de toutes sortes, véhicules automobiles, véhicules automobiles, véhicules destinés aux véhicules terrestres, camionnettes, camions, chariots de manutention, motocyclettes, véhicules destinés à la circulation aérienne, véhicules amphibies, véhicules nautiques, wagons, bicyclettes; parties et accessoires de véhicules en tout genre, à savoir moteurs, engrenages, freins, freins pneumatiques, moteurs, châssis, amortisseurs de chocs, mécanismes de pilotage, roues et jantes, cabines de conduite; pièces et accessoires pour aéronefs et embarcations de tous types, à savoir freins, freins à air, châssis, suspensions et amortisseurs, mécanismes de direction, pneumatiques, roues et jantes, poste de conduite; aucun des produits susmentionnés n’est lié à des appareils de locomotion par eau, ainsi qu’aux pièces et parties constitutives de ces produits, à savoir bateaux, hulls à hélice, hélices pour véhicules, oars et ramasseurs, supports pour fixation du bois, porte-barres de vélos, supports de fixation, supports de douilles, serrures pour bateaux, porte- gobelets, chariots de rangement pour bateaux, manches de pêche, manches de roculation, poignées de sécurité, baguettes de ski (accessoires pour bateaux), poignées de crayon (accessoires de bateaux), poignées de signalisation (accessoires de bateaux), consoles de direction, pare-brise nautiques, housses de protection pour véhicules nautiques, housses pour véhicules nautiques, pagres pour canoës;
Classe 19 — Caults de irs;
Classe 35 — Services dans le domaine de la vente en gros ou au détail de véhicules en tout genre, en particulier de véhicules spéciaux et ayant un but de locomotion, des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, des pièces et accessoires des véhicules en tout genre, en particulier ceux à usage spécial et des véhicules motorisés;
Classe 37 — Entretien, révision, réglage et réparation de véhicules et de moteurs; pose de blindages sur des véhicules;
Classe 40 — Services de confection de découpe et de montage, en particulier assemblage sur commande de véhicules blindés, d’automobiles et de châssis blindés et leurs pièces;
Classe 42 — Services d’ingénierie; services de conception de véhicules, en particulier dans le domaine des véhicules blindés; développement de véhicules, en particulier de véhicules blindés;

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recherches dans le domaine des véhicules, notamment dans le domaine des véhicules blindés; développement de produits pour la construction de véhicules et de carrosseries;
Classe 45 — Services de sécurité, et notamment services de sécurité armée.
10 Le 21 février 2019, la demanderesse a formé un recours contre les deux décisions attaquées, demandant à ce qu’elles soient partiellement écartées dans la mesure où les marques demandées ont été refusées. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 avril 2019.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 juillet 2019, l’opposante demande le rejet des deux recours.
12 Le 6 mai 2020, la demanderesse a demandé la suspension des deux procédures de recours en raison de la demande en nullité déposée à l’encontre du seul droit antérieur. La demande est enregistrée comme procédure de nullité no 43 494 C. L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur cette demande.
13 Le 20 juillet 2020, l’opposante a demandé que la demande de suspension soit rejetée et qu’une décision soit rendue sans délai, avec l’argument selon lequel la suspension de la présente procédure aboutirait à un traitement injuste de l’opposante et à une violation des principes d’économie de procédure et d’équité.
Motifs
14 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
15 La procédure de nullité no 43 494 C contre la marque antérieure est susceptible
d’avoir une incidence sur les recours en cause. Pour des raisons d’économie de procédure et en vue de mettre en balance les intérêts des parties, les recours R
474/2019-1 et R 475/2019-1 sont suspendus conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise dans la procédure de nullité no 43 494 C.
16 La Chambre de recours se limite à rendre sa décision à la lumière de tous les éléments de fait dont elle dispose, si elle s’estime habilitée à adopter une décision où le dispositif est le même que celui de la décision qui lui est soumise. Elle est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris en ce qui concerne la question de savoir si les droits antérieurs sont toujours en vigueur au moment de la décision.
17 Dans les cas où la marque antérieure est en danger, il convient de suspendre
l’opposition plutôt que de se prononcer sur le fond de l’opposition à la demande.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Suspend les deux affaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire (décision finale) dans le cadre de la procédure d’annulation no 43 494 C.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff M. Bra
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz