DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 944 422
Leonardo DiCaprio, c/o Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman & Warren/Hertz & Goldring, L.L.P., 450 N. Roxbury Drive, 8th Floor, 90210-4222 Beverly Hills, Etats-Unis d’Amérique (opposante), représenté par PRÜFER & Partner mbB Patentanwälte• Rechtsanwälte, Sohnckestr.12, 81479 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Aleksi Enbuske, Rue Des Genètes 1, 30b, 98000 Monaco ( demandeur), représentée par Berggren Oy, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)

Le 27/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 944 422 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:

Classe 41: activités culturelles;location d’illustrations;organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;services d’expositions artistiques;services culturels;présentation d’œuvres d’art ou d’œuvres littéraires au public à des fins culturelles ou éducatives;articles de peinture;production audio, vidéo et multimédias, et photographie;services de divertissement fournis par des artistes de spectacle.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 699 316 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 699 316 pour la marque verbale «Lonely Dicaprio».
L’opposition est fondée sur:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 001 718 pour la marque verbale «Leonardo DiCaprio»;
La marque verbale «Leonardo DiCaprio», bien connue dans chacun des États membres de l’Union européenne;

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Décision sur l’opposition no B 2 944 422 page:2De15
La marque non enregistrée «Leonardo DiCaprio», utilisée dans la vie des affaires dans chacun des États membres de l’Union européenne;
Le nom commercial «Leonardo DiCaprio», utilisé dans la vie des affaires dans chacun des États membres de l’Union européenne;
La dénomination sociale «Leonardo DiCaprio» utilisée dans la vie des affaires dans chacun des États membres de l’Union européenne;
Le nom de la personne «Leonardo DiCaprio», utilisé dans la vie des affaires de chacun des États membres de l’Union européenne.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), également lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, ainsi que par l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement (compris dans la classe 9);appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;films cinématographiques et bandes vidéo, disques et bandes magnétiques enregistrées;enregistrements sonores;enregistrements audio musicaux;supports de phonographe;disques et disques acoustiques;disques compacts;machines de divertissement pour récepteurs de télévision;mémoires compacts lisibles;distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;extincteurs;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 41: Education;formation;services de divertissement sous forme de films et de représentations musicales;présentation de spectacles en direct et de concerts musicaux;activités sportives et culturelles.

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Décision sur l’opposition no B 2 944 422 page:3De15
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: services de vente au détail concernant les objets d’art;services de publicité, de marketing et de promotion concernant les objets d’art;promotion de créations artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web;gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants;négociation de transactions commerciales pour artistes;organisation d’expositions et expositions artistiques destinées à d’autres à des fins commerciales ou publicitaires;vente aux enchères d’œuvres d’art.
Classe 40: fabrication sur mesure de sculptures;gravure;encadrement des œuvres d’art;soufflage de verre;coulage des métaux;coulage des métaux;travaux sur céramique;moulage de matières plastiques;fabrication sur mesure de bois, de métal, de verre, de matière plastique et de céramique pour le compte de tiers;traitement de métaux;impression de dessins;travail du bois,Sculpture de pierres.

Classe 41: activités culturelles;location d’illustrations;organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;services d’expositions artistiques;services culturels;présentation d’œuvres d’art ou d’œuvres littéraires au public à des fins culturelles ou éducatives;articles de peinture;services de calligraphie;production audio, vidéo et multimédias, et photographie;services de divertissement fournis par des artistes de spectacle.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans les classes 35 et 40

Les services contestés compris dans les classes 35 et 40 sont différents de tous les produits et services de la marque antérieure parce qu’ils n’ont rien en commun.D’une part, les services compris dans la classe 35 sont les services de vente au détail, publicité, services aux entreprises et ventes aux enchères, tandis que les services compris dans la classe 40 concernent les services qui traitent les matériaux d’une certaine manière.La comparaison de ces produits et services n’implique pas de contact pertinent.L’argument de l’opposante selon lequel ces services contestés sont tous liés aux «œuvres d’art», et donc aux services de l’opposante compris dans la classe 41, ne saurait prospérer étant donné les grandes différences de nature, de finalité et d’utilisation.Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.

Services contestés compris dans la classe 41

Les services de divertissement contestés fournis par des artistes de spectacle se chevauchent avec les services de divertissement désignés par la marque antérieure sous forme de films et de représentations musicales.Dès lors ils sont identiques.
La location d’oeuvres d’art;organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;services d’expositions artistiques;services culturels;production audio, vidéo et multimédias, et photographie;présentation d’œuvres d’art ou d’œuvres littéraires

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Décision sur l’opposition no B 2 944 422 page:4De15
au public à des fins culturelles ou éducatives;Les services de peinture d’art sont inclus dans les activités culturelles antérieures ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les activités culturelles sont contenues à l’identique dans les deux listes de services;
Les services de calligraphie contestés sont différents de tous les produits et services couverts par la marque antérieure;La nature, la finalité et l’utilisation de ces produits et services diffèrent.Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ciblent des utilisateurs finaux différents.La division d’opposition note que l’opposante n’a présenté aucune argumentation susceptible de conduire à une conclusion différente.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, étant donné que certains des services compris dans la classe 41, tels que les services de galerie d’art, sous-entendent des coûts importants, ce qui signifie que le public sera plus attentif.
C) Les signes
Leonardo DiCaprio Lonely DiCaprio
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques en conflit sont des marques verbales.
La marque antérieure est composée de deux mots, «Leonardo DiCaprio», qui sera compris comme un prénom masculin, «Leonardo», et un nom de famille d’origine italienne, «DiCaprio».La marque antérieure sera directement associée à Leonardo DiCaprio, né en 1974, originaire d’États-Unis;ses films sont Romeo et Juliet (1996), Titanic (1997), Gangs of New York (2002), The partance (2006), et Django Unarchinal (2012) (Pour cette définition, voir le Collins Dictionary, édition en ligne https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dicaprio).

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Décision sur l’opposition no B 2 944 422 page:5De15
Le signe contesté est également composé de deux éléments, à savoir «Lonely Dicaprio».La partie anglophone du public attribuera une signification aux deux éléments, au sens d’une expression faisant référence au chef susmentionné étant défini comme étant la sade car il n’a pas d’ami ou d’entreprise, sans compagnons;unitaire.La partie du public qui n’attribuera aucune signification au mot «Lonely» percevra uniquement le nom de «DiCaprio»;
Dans les deux cas, et cela est également valable pour la marque antérieure, tous les éléments des signes en conflit sont distinctifs, dès lors qu’ils sont dépourvus de signification ou ne transmettent aucune signification qui est descriptive ou allusive en rapport avec les services compris dans la classe 41.
Sur lesplans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «Dicaprio», qui constitue le second élément des deux signes.Toutefois, ils diffèrent par le premier élément «Leonardo» de la marque antérieure et par le premier élément «Lonely» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
En ce qui concerne la partie non anglophone du public qui n’attribuera aucune signification à l’élément «Lonely» du signe contesté, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel, puisqu’ils font tous deux référence au même nom de famille, qui sera connu car il s’agit du nom de famille du célèbre acteur Loncaprio.
La similitude conceptuelle du signe qui découle de la présence de l’élément «DiCaprio» vaut également pour la partie anglophone du public, qui attribuera néanmoins une signification à l’élément «Lonely», lequel ne partage aucune correspondance dans la marque antérieure.Pour cette partie du public, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans tous les États membres de l’Union européenne pour tous les produits de la classe 9 et pour tous les services compris dans la classe 41 pour lesquels elle est enregistrée.
Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

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Décision sur l’opposition no B 2 944 422 page:6De15
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Une brève biographie en anglais de l’acteur LDiCaprio, extrait de la page web https://pro.lab.imdb.com le 25/07/2017.
Des documents extraites du site internet «Box Office Mojo» (www.boxofficemojo.com), présentant des données statistiques relatives à certains films susceptibles d’affecter le film, à savoir «The React», «commencement» et «Titanic», comprenant une liste des valeurs brutes brutes pour les États membres de l’Union européenne.
Plusieurs pages tirées de la page web https://pro-labs.imdb.com, présentant une liste de prix (films/films) gagnés par le DiCaprio Leonardo ou à laquelle elles ont été sélectionnées pour l’ensemble de leur carrière.
Après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve soumis par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage;
Les éléments de preuve énumérés ci-dessus ne concernent que l’opposante elle- même comme un acteur, et à son nom.Si la division d’opposition ne doute pas du prestige et de la renommée de l’opposante en tant qu’acteur, il y a lieu de noter qu’aux fins de prouver l’existence d’un caractère distinctif accru/la renommée, un signe ne jouit pas d’une renommée de manière intrinsèque, par exemple simplement parce qu’il fait référence à une personne ou à un événement renommé, mais uniquement en rapport avec les produits et services qu’il désigne et que cet usage a été fait de celle-ci dans ce contexte, de sorte que le public pertinent jouit d’un degré de reconnaissance auprès du public pertinent.
En l’espèce, les éléments de preuve ne prouvent pas la renommée de la marque antérieure dans la mesure où ils ne fournissent aucune information quant à l’usage effectif de la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée ou, surtout, quant à leur reconnaissance en tant que marque auprès du public pertinent en ce qui concerne les produits concernés compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 41.Les preuves ne démontrent pas que les produits et services étaient effectivement proposés dans la vie des affaires sur le territoire pertinent sous le signe qui constitue la marque antérieure;Il convient de rappeler, à cet égard, que la fonction essentielle d’une marque est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).Bien que, au vu des documents soumis ils prouvent le succès de l’acteur lui-même, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’indications à caractère artistique, mais pas d’une origine commerciale.Il n’y a aucune information, de nature commerciale, concernant les produits et services en cause, de l’absence d’indications concernant les ventes et la publicité des produits et services par exemple, et de la part de marché.Ces irrégularités ne peuvent être contrebalancées par le fait que la marque est constituée du nom d’un acteur bien connu.
Par conséquent, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 41;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du

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Décision sur l’opposition no B 2 944 422 page:7De15
territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services contestés compris dans la classe 41 sont partiellement identiques et partiellement différents tandis que les services contestés compris dans les classes 35 et 40 sont tous différents des produits et services couverts par la marque antérieure.
Le public pertinent est constitué par le grand public ainsi que des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention variant de normal à élevé.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, leur deuxième élément étant identique et leur premier élément différent.Sur le plan conceptuel, elles sont très similaires pour la partie du public qui n’attribuera aucune signification au premier élément du signe contesté «Lonely», et au moins moyennement similaire pour la partie du public qui comprendra cet élément.En fait, les deux signes seront liés à la société Leonardo DiCaprio.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Par conséquent, compte tenu des coïncidences importantes entre les signes, lorsque les consommateurs sont confrontés aux signes à des moments différents, ils peuvent supposer que les signes ont la même origine ou, à tout le moins, des origines liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’examen de l’opposition sera effectué conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, également invoqué par l’opposante à l’égard de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 001 718.

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Décision sur l’opposition no B 2 944 422 page:8De15


RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
Renommée de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par l’opposante pour démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du

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Décision sur l’opposition no B 2 944 422 page:9De15
RMUE.L’opposition n’ ayant pas été établie, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.

Marque antérieure notoirement connue — article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’opposante fonde également son opposition sur la marque verbale «Leonardo DiCaprio», bien connue dans chacun des États membres de l’Union européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du même règlement.
L’opposante affirme que la marque verbale «Leonardo DiCaprio» est notoirement connue pour les produits et services suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement (compris dans la classe 9);appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;films cinématographiques et bandes vidéo, disques et bandes magnétiques enregistrées;enregistrements sonores;enregistrements audio musicaux;supports de phonographe;disques et disques acoustiques;disques compacts;machines de divertissement pour récepteurs de télévision;mémoires compacts lisibles;distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;extincteurs;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35: services de vente au détail concernant les objets d’art;services de publicité, de marketing et de promotion concernant les objets d’art;promotion de créations artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web;gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants;négociation de transactions commerciales pour artistes;organisation d’expositions et expositions artistiques destinées à d’autres à des fins commerciales ou publicitaires;vente aux enchères d’œuvres d’art.
Classe 40: fabrication sur mesure de sculptures;gravure;encadrement des œuvres d’art;soufflage de verre;coulage des métaux;coulage des métaux;travaux sur céramique;moulage de matières plastiques;fabrication sur mesure de bois, de métal, de verre, de matière plastique et de céramique pour le compte de tiers;traitement de métaux;impression de dessins;travail du bois,sculpture de pierres.

Classe 41: Education;formation;services de divertissement sous forme de films et de représentations musicales;présentation de spectacles en direct et de concerts musicaux;activités sportives et culturelles.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, les «marques antérieures» sont les suivantes:

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Décision sur l’opposition no B 2 944 422 page:10De15
— Les marques qui, à la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 de la Convention de Paris.

D’ une manière générale, l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE définit la marque antérieure uniquement «aux fins du paragraphe 1» et ne prévoit dès lors pas de motif relatif de refus indépendant.Ainsi, les motifs de refus et d’opposition sont ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Pour que l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, soit applicable, il convient de rappeler ce qui suit:
a) que la marque antérieure était notoirement connue sur le territoire pertinent à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée; et
b) en raison de l’identité ou de la similitude de la marque contestée dans la marque antérieure notoirement connue et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’une marque ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque notoirement connue en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, ne saurait prospérer.
En ce qui concerne la première condition, l’opposante doit prouver, avant la fin de la période de justification, que c’est le titulaire des marques notoirement connues et que ces marques sont devenues notoirement connues du public pertinent au moins dans une partie substantielle du territoire pertinent avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir 10/05/2017.
Bien que les termes «renommée» et «renommée» désignent des concepts juridiques distincts, il existe un chevauchement substantiel entre eux, dans la mesure où il ressort d’une comparaison des définitions des marques connues dans les recommandations de l’OMPI que la renommée a été résumée par le Tribunal dans son arrêt du 14/09/1999, C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, § 22 (conclusion selon laquelle la terminologie différente n’est qu’une «[…] nuance, qui n’entraîne aucune contradiction réelle […]»).
Dans la pratique, le seuil permettant d’établir si une marque est notoirement connue ou jouit d’une renommée sera généralement le même.Par conséquent, il ne sera pas inhabituel qu’une marque qui a acquis un caractère notoire ait également atteint le seuil fixé par le Tribunal à l’égard des marques jouissant d’une renommée, étant donné que, dans les deux cas, l’appréciation se base principalement sur des considérations quantitatives concernant le degré de connaissance de la marque par le public, et que les seuils requis pour chaque cas sont exprimés dans des termes assez similaires («connus ou renommés dans le secteur concerné du public» pour des marques notoirement connues, contre des «connus pour une partie significative du public pertinent» en ce qui concerne les marques jouissant d’une renommée) (14/09/1999, C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, § 22).

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Décision sur l’opposition no B 2 944 422 page:11De15
C’est ce qui a également été confirmé par la jurisprudence 22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragone, EU:C:2007:704, § 17, la Cour a qualifié les notions de «renommée» et «notoire» d’notions connexes (ci-après «les notions»), soulignant ainsi le chevauchement important et les relations entre ces notions (11/07/2007,- 150/04, «TOSCA BLU», EU:T:2007:214, § 56-57).
Par conséquent, en analysant le point de savoir si la marque antérieure est ou non notoirement connue, il est possible d’appliquer les critères établis par le Tribunal en ce qui concerne les marques jouissant d’une renommée.À cet égard, le Tribunal a conclu que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure devait être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par cette marque.Lors de cette appréciation, tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération, et notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, C 375/97-, «General Motors», EU:C:1999:408, § 22, 23, 25 et 27).25/05/2005, T- 67/04, «Spa-Finders», EU:T:2005:179, § 34).
Le caractère notoire ou la renommée de la marque antérieure a déjà été examiné au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les mêmes produits et services que ceux compris dans les classes 9 et 41, dans lesquels il en résulte que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque «Leonardo DiCaprio» était notoirement connue ou renommée dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services énumérés ci-dessus.
En ce qui concerne les services restants compris dans les classes 35 et 40, la division d’opposition ne peut que constater qu’aucune d’elles ne figure même dans les documents soumis par l’opposante.
Dès lors, et à la lumière des affirmations précédentes de l’opposante, la Division d’Opposition considère que l’opposante n’a pas établi le caractère notoirement connu de la marque en relation avec les produits et services des classes 9, 35, 40 et 41.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, point c), et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

L’opposition sera désormais examinée sur le dernier motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a invoqué d’autres droits, à savoir les suivants:la marque non enregistrée, le nom commercial, la dénomination sociale et le nom personnel «Leonardo DiCaprio», prétendument utilisés dans la vie des affaires dans chacun des États membres de l’Union européenne.
Tous ces droits sont prétendument utilisés dans la vie des affaires pour les produits et services suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de

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secours (sauvetage) et d’enseignement (compris dans la classe 9);appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;films cinématographiques et bandes vidéo, disques et bandes magnétiques enregistrées;enregistrements sonores;enregistrements audio musicaux;supports de phonographe;disques et disques acoustiques;disques compacts;machines de divertissement pour récepteurs de télévision;mémoires compacts lisibles;distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;extincteurs;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35: services de vente au détail concernant les objets d’art;services de publicité, de marketing et de promotion concernant les objets d’art;promotion de créations artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web;gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants;négociation de transactions commerciales pour artistes;organisation d’expositions et expositions artistiques destinées à d’autres à des fins commerciales ou publicitaires;vente aux enchères d’œuvres d’art.
Classe 40: fabrication sur mesure de sculptures;gravure;encadrement des œuvres d’art;soufflage de verre;coulage des métaux;coulage des métaux;travaux sur céramique;moulage de matières plastiques;fabrication sur mesure de bois, de métal, de verre, de matière plastique et de céramique pour le compte de tiers;traitement de métaux;impression de dessins;travail du bois,sculpture de pierres.

Classe 41: Education;formation;services de divertissement sous forme de films et de représentations musicales;présentation de spectacles en direct et de concerts musicaux;activités sportives et culturelles.
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Premièrement, il convient de noter que l’opposante prétend être, entre autres, titulaire du nom de la personne «Leonardo DiCaprio», utilisé dans la vie des affaires dans chacun des États membres de l’Union européenne.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE vise à protéger les signes utilisés dans la vie des affaires autres que les marques enregistrées.Dès lors, elle fait référence à des identificateurs commerciaux tels que des marques non- enregistrées, des noms

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commerciaux, des dénominations sociales ou des noms d’entreprises qui sont protégés par une loi par le biais de droits exclusifs.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.Lors de l’appréciation de quel type de droits de propriété intellectuelle peut être invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et qui ne peut, une norme européenne s’applique.Cette distinction résulte de l’économie du RMUE et, en particulier, de la différenciation opérée entre les types de signes antérieurs sur lesquels une opposition peut être fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et les types de nouveaux droits qui pourraient servir de base à l’annulation en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du RMUE.Si l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à des signes («marque non enregistrée ou un autre signe»), l’article 60, paragraphe 2, du RMUE renvoie à un ensemble plus large de droits:A) un droit au nom;B) un droit à représentation personnelle;C) un droit d’auteur;et d) un droit de propriété industrielle.
Dès lors, même si les signes visés par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE relèvent de la catégorie générale des «droits de propriété industrielle», tous les droits de propriété industrielle ne sont pas des «signes» aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Dans la mesure où cette distinction est contenue dans le RMUE, la classification d’un droit au titre de la législation nationale respective n’est pas déterminante, et il importe peu que le droit national régissant le signe respectif ou le droit de propriété industrielle désigne les deux types de droits sur une seule et même loi.
Les noms de personnes sont protégés à titre de propriété intellectuelle mais ne constituent pas des identificateurs ou des signes commerciaux.Dès lors, elles ne peuvent être considérées comme des signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas fondée dans la mesure où elle repose sur ce droit antérieur.
En ce qui concerne les droits restants pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à savoir la marque non enregistrée, le nom commercial et la dénomination sociale «Leonardo DiCaprio», utilisés dans la vie des affaires dans chacun des États membres de l’Union européenne, il doit être tenu compte du fait que les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
Le droit en vertu du droit applicable

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Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant produit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application.D’ après une jurisprudence, il appartient à l’opposante «de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, […] mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C 263/09- P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de la législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer les droits de la défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposante doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE].L’opposant doit fournir la référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article, numéro et titre de la loi) et le contenu ( texte) de cette disposition juridique par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, extraits d’un journal officiel, commentaire, encyclopédies juridiques ou décisions de justice).Si la disposition en cause fait référence à une autre disposition, cette disposition doit également être fournie pour permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la signification complète de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette disposition supplémentaire.Lorsque les éléments de preuve relatifs au contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toute disposition du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et la portée de la protection visée à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visés à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être dans la langue de procédure ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue.La traduction doit être produite par l’opposante de sa propre initiative dans le délai fixé pour la production du document original.
Par ailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque

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contestée sont effectivement satisfaites.Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
En l’espèce, l’opposante n’a pas fourni d’ informations sur la protection juridique accordée au type de signes invoqués par l’opposante, à savoir la marque non enregistrée, le nom commercial et la dénomination sociale «Leonardo DiCaprio».
L’opposante n’a pas fourni d’informations sur l’éventuel contenu des droits invoqués ni sur les conditions à remplir par l’opposante pour qu’elle soit habilitée à interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun des États membres mentionnés par l’opposante;
Partant, l’opposition n’est pas fondée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.


COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.

La division d’opposition
Vanessa PAGE Holland ANDREA VALISA María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.