LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 6 avril 2020
Dans l’affaire R 1178/2019-1
VF INTERNATIONAL SAGL Via Laveggio 5
6855 Stabio
Suisse Demanderesse en nullité / Demanderesse au recours
représentée par VAN INNIS & DELARUE, Wapenstraat 14, 2000 Antwerp, Belgique
contre
SUPER BRAND LICENCING SAS 4 Rue Charles Perrault
69100 Villeurbanne
France
Titulaire de l’enregistrement international /
Défenderesse au recours représentée par Annette Sion, 6 rue Edouard Detaille, 75017 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 14 699 C (enregistrement international n° 933 206)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), Ph. von Kapff (Rapporteur) et C. Rusconi (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international désignant l’Union européenne le 26 juin 2007
SUPER BRAND LICENCING SAS (« la titulaire de l’enregistrement international ») a déposé la marque verbale

pour les produits et services suivants :
Classe 18 – Sac à main, à dos, à roulettes, sacs et pochettes pour l’emballage en cuir;
Classe 25 – Vêtements (habillement);
Classe 38 – Télécommunications, informations de télécommunication; service de messagerie électronique.
2 L’enregistrement international été déposé le 26 juin 2007 et publié le 7 juillet 2008.
3 Le 27 mars 2017, VF INTERNATIONAL SAGL (« la demanderesse en nullité »)
a déposé une demande en nullité de l’enregistrement pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la base de la marque non enregistrée
GEOGRAPHIC
utilisée dans la vie des affaires par la demanderesse (et son prédécesseur, la société Green Sport Monte Bianco) depuis les années 1990 en Italie pour:
sacs, vêtements chaussures et chapellerie.
6 À l’appui de ses observations, la demanderesse a présenté les éléments de preuve suivants:
Pièces 1.1 à 1.11 : Catalogues des produits commercialisés par la demanderesse, à savoir sacs, chaussures et vêtements, sur lesquels est apposé
le signe associé le plus souvent au drapeau
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norvégien, comme par exemple sur les produits suivants :
, et .
Certains catalogues ne comportent pas de date ; d’autres sont datés entre
2004 et 2011 – soit antérieurement au dépôt de l’enregistrement international attaqué; ces catalogues sont rédigés en italien et semblent donc destinés à être distribués en Italie ;
Pièces 1.12 et 1.13 : Publicités pour des vêtements comportant la marque
parues dans des publications italiennes en 1997 et
1999 ;
Pièce 1.14 : Document intitulé « advertising campaign 2004/2005 » sur
lequel figure la marque – sans traduction française ;
Pièce 1.15 : Captures d’écran du site www.napapijriusa.com datant de l’année 2000, en anglais, sans traduction française ; selon la demanderesse, il s’agit de la liste de tous les catalogues publiés le jour de la capture d’écran ;
Pièce 1.16 : Copies d’articles de presse en italien datés de 2004 faisant état de la collaboration entre la demanderesse et le couturier Karl Lagerfeld pour des articles Napapijri ; articles en français datés de 2013 parlant de la collaboration entre Napapijri et le constructeur automobile Peugeot lesquels mentionnent notamment « la célèbre griffe de sportswear, reconnaissable à son drapeau norvégien » ou encore « depuis 1987 NAPAPIJRI, dont le nom signifie cercle polaire arctique et dont l’étendard est le drapeau norvégien, a débuté par les sacs de montagne puis dans les blousons de ski avant de s’affirmer dans un sportwear innovant et actif », « la marque au drapeau et ses célèbres Parkas » ;
Pièce 1.17 : Copies d’écran du site www.napapijri.com datant de 2001, 2005, 2012 et 2013 sur lesquelles on peut noter l’utilisation du mot « geographic » seul en relation avec les articles distribués par la demanderesse, notamment sous l’appellation « GEOGRAPHIC COLLECTION », ou associé au drapeau
norvégien ;
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Pièce 2 : 12 articles parus dans la presse italienne et française mentionnant la marque « Napapijri », datés entre 1993 et 2011 ; la demanderesse a également fourni la traduction française partielle des articles ;
Un article paru dans le journal « Le Monde » le 04/10/2002 indique notamment que Napapijri s’est fait connaître en France pour ses produits de sportswear sans publicité, pays où elle réalise « 6 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une progression de 30 % par an » ;
Pièce 3 : Liste des magasins distribuant les produits « Napapijri » datée des années 2010/2011 ; outre l’Italie, figurent de nombreux pays de l’Union européenne, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la
France, la Grèce, et la Pologne ;
Pièce 4 : Extrait Kbis de la société Napapijri France issu du site infogreffe.fr ; on peut y voir que cette société a été immatriculée en 1999 et radiée en 2005 ;
Pièce 5 : Captures d’écran du site internet www.napapijri.org datant de 2000 sur lesquelles sont reproduits des articles d’habillement comportant la
marque de la demanderesse : dont notamment la parka
« Skidoo » ;
Pièce 6 : Acte de cession entre la demanderesse VF International SAGL et la société Green Sport Monte Bianco S.p.A. daté du 29/12/2004, rédigé en italien et en anglais ; la demanderesse a fourni la traduction française partielle de l’accord ; il y est fait mention de la cession à la demanderesse des droits notamment sur l’usage du signe « GEOGRAPHIC » et « la représentation graphique du drapeau norvégien » ;
Pièces 7.1 à 7.7 : Catalogues des produits de la demanderesse, publicités diffusées sur instagram.com et facebook.com, et captures d’écran du site www.napapijri.com ; ces documents sont datés entre 2012 et 2016, soit après le dépôt de l’enregistrement international attaqué; le signe invoqué par la demanderesse figure en relation avec des articles d’habillement et des sacs ;
Pièce 8 : Copie du code italien de la propriété industrielle et traduction française de l’article 12, point a) ;
Pièces 9.1 à 9.7 : Documents présentant l’état des relations entre la demanderesse et la société Artextyl avant le dépôt de l’enregistrement international attaqué, et notamment :
o Mise en demeure adressée en 2002 par le représentant de la société Napapijri France à la société Artextyl Sarl lui demandant de cesser l’exploitation d’une marque sous une forme similaire à celle détenue
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par la société première pour des articles d’habillement également similaires à ceux vendus par la société Napapijri France ;
Réponse adressée par Monsieur A. Harfi, en sa qualité de gérant de la société Artextyl, datée de 2002, dans laquelle l’auteur indique qu’il n’était pas dans son intention de nuire à la société Napapijri ; il indique avoir pris note de la forme figurative de la marque de la société et s’engage à ne plus utiliser sa marque associée à un dessin ;
Sommation adressée à Monsieur Alain Harfi, pris à titre personnel et au titre de gérant de la société Artextyl, à la requête des sociétés Green
Sport Monte Bianco S.p.A. et Napapijri France, afin de cesser tout usage de signes similaires à ceux utilisés par les sociétés mandantes ;
Copie des marques françaises et
(aujourd’hui non en vigueur) déposées le 23/04/2004 au nom de M. Alain Harfi, respectivement pour des produits et services en classes 18, 25 et 38, et uniquement des services en classe 38;
Copie du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 20/04/2006 à l’encontre de Monsieur Alain Harfi ; le tribunal a ainsi condamné Monsieur Harfi retenant notamment qu’il avait « déposé en connaissance de cause les marques NAPAPURNA et NAPAPURNA
EQUIPEMENT en recherchant sciemment la confusion afin de bénéficier de la notoriété de la marque NAPAPIJRI dans le domaine du vêtement et accessoire de sport » ;
Copie d’une décision rendue par l’Institut National de la Propriété Industrielle français (INPI) le 28/12/2005 reconnaissant le risque de confusion entre la marque verbale « NORWEGIAN GEOGRAPHIC » déposée par Monsieur Alain Harfi et la marque antérieure
de la société National Geographic ;
Copie d’extraits du site www.2ememain.be et ebay.be datant de 2017 proposant à la vente des vêtements sous la marque « ANAPURNA »
 ;
Extrait de la base de données des dessins et modèles de l’INPI relatif au modèle n°°23 412 déposé par la société Artextyl (ayant comme mandataire M. Alain Harfi) le 03/06/2002 pour une parka portant un blason « ANAPURNA EXPEDITION » ;
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o Copies d’écran extraites du moteur de recherche eSearch de l’EUIPO faisant état d’octroi de licences en 2015 pour les marques de l’UE n°°9 860 834, n°°1 048 147 et n°°10 015 352 à la société Artextyl ;
Pièce 10.1 : Copies de marques de l’Union européenne déposées au nom de la demanderesse en nullité et de Monsieur A. Harfi (précédent titulaire de l’enregistrement international attaqué) ;
o Impressions d’écran du site amazon.uk présentant à la vente des articles « GEOGRAPHICAL NORWAY » avec le signe
;
Pièce 10.2 : Impressions d’écrans de sites présentant les produits commercialisés sous les marques « NAPAPIJRI » et « GEOGRAPHICAL
NORWAY » :
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 ;
Pièce 10.3 : Copie du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 07/09/2007 ; on peut notamment lire que « Or l’impression globale du modèle BILLAL de la société ARTEXTYL sur l’utilisateur averti qui en matière de vêtement est doté d’une vigilance particulière ne sera pas différente de celle produite par l’antériorité SKIDOO de la société
NAPAPIJRI puisque s’imposera une impression de déjà-vu malgré les différences minimes résultant de l’apposition de la marque semi-figurative sur la poche ventrale qui fait référence à la NORVEGE et de la fourrure entourant la capuche. En conséquence, le modèle BILLAL n°°2 113 638 de la société ARTEXTYL est nul pour défaut de caractère propre. » ;
Pièce 10.4 : Copies de marques déposées au nom de M. Alain Harfi (2 marques de l’Union européenne et 5 marques françaises) et de deux décisions d’opposition rendue par l’office français et l’EUIPO à l’encontre de deux d’entre elles ;
Pièce 11 : Articles de presse présentant la marque Napapijri et mentionnant la parka « Skidoo », en français, anglais et italien, datés entre 2004 et 2011 et
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2017 ; on peut ainsi lire dans un article paru dans le journal français « Le point » en 2011 que le modèle de parka « Skidoo », « produit-phare » de la marque « fêtera ses 20 ans en 2012. Mais c’est aussi la gamme authentique pour l’équipement de montagne ou Geographic pour la version urbaine- chic » ;
7 A l’appui de ses arguments, la titulaire de l’enregistrement international fournit les pièces suivantes :
Pièces 1 à 3: Listes des marques de l’Union européenne, françaises et internationales comprenant le terme « Napapijri » extraites des bases de données des offices européen, français et international – parmi ces marques figurent celles détenues par la demanderesse en nullité ;
Pièces 4 à 6 : Copies des marques de l’Union européenne : « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » n°°5 052 816 déposée le 11/04/2006, « GEOGRAPHIC »
n°°15 422 991 déposée le 10/05/2016 et « NAPAJIJRI » n°°291 021 déposée le 25 juin 1996 extraites du site de l’EUIPO ;
Pièce 7 : Décision d’opposition B 1 102 302 du 29/11/2010 formée par la société National Geographic contre la société VF International – accompagnée d’une traduction partielle libre en français ;
Pièce 8 : Copie de la marque française n°°3 353 148 déposée le 05/04/2005 au nom de Monsieur Alain Harfi ;
Pièce 9 : Liste des marques de l’Union européenne comprenant le terme « GEOGRAPHIC » ;
Pièce 10 : Attestation par l’expert-comptable de la société Artextyl de l’usage des marques « GEOGRAPHICAL NORWAY » depuis 2005;
Pièces 11 et 12 : Assignations par les sociétés VF International et VF J France signifiées à la société Artextyl devant les Tribunaux de Grande
Instance de Paris et de Lyon datant respectivement du 26/04/2017 et du
03/05/2017 ;
Pièce 13 : 4 Ordonnances de référé rétractation datées du 15/06/2017 ;
Pièce 14 : Demande de nomination d’un représentant auprès de l’EUIPO, datée du 03/08/2017 pour la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY » n°°11
048 147 ;
Pièce 15 : Ordonnance de référé rétractation datée du 07/12/2017 ;
Pièce 16 : Impressions d’écran (date illisible) présentant des extraits du site de la demanderesse en nullité www.napapijri.com présentant les produits vendus, ainsi que les conditions générales de vente, avec un paragraphe mis en évidence par la titulaire « sur napapijri.com nous n’offrons que des articles portant la marque Napapijri » ;
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Pièces 17 et 18 : Extraits des comptes Facebook et Instagram « NAPAPIJRI » datant de 2018 sur lesquels sont reproduits des articles
d’habillement sur lesquels figure la marque , parfois associée au drapeau norvégien ;
Pièce 19 : Copie d’écran (non datée) des premières lignes de l’article sur la marque « NAPAPIJRI » issu du site de l’encyclopédie en ligne Wikipedia – en anglais ;
Pièce 20 : Copies d’écran (non datées) du site vfc.com présentant la marque « NAPAPIJRI » – en anglais – dont les dernières pages sont, en grande partie, illisibles.
8 Par décision rendue le 8 avril 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité dans sa totalité. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE
DES AFFAIRES – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou l’enregistrement international désignant l’UE, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, cet usage doit démontrer que le signe concerné n’a pas seulement une portée locale.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été déposé le 26 juin 2006. En conséquence, il a été demandé à la demanderesse de prouver que le signe sur lequel elle fonde sa demande en nullité était utilisé dans la vie des affaires, à un autre niveau que le simple niveau local, en Italie avant cette date. En outre, la demanderesse doit prouver que l’usage a continué jusqu’à la date de présentation de la demande en nullité, à savoir le 27 mars 2017.
Le 21 mars 2019, WIPO a informé l’EUIPO du transfert de propriété de l’enregistrement international de M. Alain Harfi au profit de la société Super Brand Licencing, société par actions simplifiée.
Il ressort des pièces présentées par la demanderesse, et notamment des catalogues et des copies d’écran des sites internet, qu’elle exploite le signe
(en noir et blanc ou en couleurs) en relation avec des articles d’habillement, notamment en Italie, associé le plus souvent au drapeau norvégien.
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En revanche, il n’est pas démontré l’utilisation à titre de marque du signe verbal « GEOGRAPHIC » seul. En effet, les articles de presse, par exemple, font référence aux produits « NAPAPIJRI » de la demanderesse et non aux produits « GEOGRAPHIC ». A cet égard, le fait que l’existence d’une marque non enregistrée soit mentionnée dans l’acte de cession entre la demanderesse et son prédécesseur n’est pas de nature à établir l’usage réel de ce signe dans la vie des affaires dès lors qu’un tel contrat ne constitue pas la preuve de l’usage du signe. De même, les quelques extraits de sites internet présentés dans lesquels le mot « GEOGRAPHIC » est employé seul ne sont, à l’évidence, pas suffisants pour permettre de démontrer un usage dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
Par conséquent, les documents présentés ne fournissent pas à la Division d’Annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT B),
DU RMUE
Selon la jurisprudence, trois facteurs cumulatifs sont particulièrement pertinents :
• Identité/similitude susceptible de provoquer une confusion entre les signes dans au moins un État membre ;
• Connaissance par le titulaire de l’enregistrement international attaqué de l’utilisation d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion ;
• Intention malhonnête de la part du titulaire de l’enregistrement international.
Dans ses observations, la demanderesse invoque l’utilisation de divers signes en relation avec des articles d’habillement.
Ainsi, elle invoque l’usage du terme « GEOGRAPHIC » seul ainsi qu’en association avec le drapeau norvégien . Si ces signes figurent sur des captures d’écrans de sites internet et des catalogues (pièce 1.17 de la demanderesse), ces seuls documents sont manifestement insuffisants pour démontrer l’exploitation commerciale effective de ce signe. Il ne peut dès lors pas être pris en compte dans la présente procédure.
La demanderesse invoque également l’usage du terme « GEOGRAPHIC » en association avec la dénomination « NAPAPIJRI » sous la forme figurative suivante (en noir et blanc ou en couleurs), associé le plus souvent au drapeau norvégien. Cet usage ressort nettement des pièces fournies par la demanderesse, et notamment des catalogues de ses produits (pièces 1.1 à
1.11) et des publicités (pièces 1.12 et 1.13). En outre, il ressort des articles de
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presse produits par la demanderesse (pièce 1.16) qu’elle est connue auprès du public sous l’appellation « NAPAIJRI » et en association avec le drapeau norvégien.
S’agissant de cette utilisation du drapeau norvégien, et ainsi que le relève justement la titulaire, la demanderesse ne peut revendiquer de monopole quant à l’utilisation du drapeau de la Norvège dès lors que celui-ci est insusceptible d’appropriation à titre de marque conformément à l’article 6 ter de la Convention de Paris. Il s’ensuit que la demanderesse ne peut valablement s’opposer à toute utilisation par un tiers du drapeau norvégien, ni à toute dénomination qui renverrait à la Norvège.
Ensuite, si la demanderesse exploite effectivement le signe , celui-ci ne présente pas de similitudes suffisantes avec le signe contesté telles qu’il en résulterait un risque de confusion.
En outre, contrairement aux assertions de la demanderesse, il ressort des pièces fournies dans le cadre de la procédure que la dénomination
« geographic » n’est pas utilisée seule pour indiquer l’origine commerciale des produits (voir ci-avant dans la décision de développement relatif au motif de nullité basé sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE).
Par conséquent, la Division d’Annulation estime qu’il n’est pas possible en l’espèce de conclure que le dépôt de l’enregistrement international a été fait de mauvaise foi par la titulaire.
9 Le 29 mai 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 juillet 2019.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 17 septembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La demanderesse en nullité n’invoque plus, à ce stade-ci de la procédure, l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE – l’existence d’un droit antérieur visé par l’article 8, paragraphe 4 du RMUE ;
Le comportement de la titulaire de l’enregistrement international doit être qualifié comme contraire aux usages honnêtes ou déloyal vis-à-vis d’un tiers, en tenant compte des circonstances diverses ;
Selon la Cour de justice, concurrence déloyale ou parasitaire, lorsque le tiers tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque antérieure ;
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Le dépôt incriminé d’une marque est l’expression d’un comportement parasitaire de la part d’un concurrent se plaçant manifestement dans son sillage et tentant de tirer ainsi profit du transfert de l’image unique et très positive dont ses produits jouissent;
La décision attaquée n’examine pas le dossier sous cet angle, se contentant de se prononcer, de surcroît d’une manière sommaire et peu convaincante, sur l’existence d’un risque de confusion entre l’enregistrement international et certains signes antérieurement exploités par la demanderesse en nullité ;
Alain Harfi a déposé le 5 avril 2005 la marque française semi-figurative suivante pour, entre autres, des produits de la classe 25 et que « Alain Harfi commercialise en France depuis 2005 via une licence accordée à la société Artextyl des articles d’habillement sous cette marque : »;
Ce dépôt et ce prétendu usage sont bien postérieurs aux faits pertinents invoqués par la demanderesse en nullité, et cette prétendue commercialisation depuis 2005 n’a jamais été établie et est formellement contestée ;
Toutes les conditions de la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international sont remplies :
• L’enregistrement international litigieux n’est constitué que d’éléments présentant des similitudes très prononcées avec des signes caractérisant la communication commerciale notoire et unique de la demanderesse en nullité pour la promotion d’articles de vêtements ;
• La titulaire de l’enregistrement international connaissait parfaitement bien les articles de vêtements distribués avec grand succès par la demanderesse en nullité ;
• L’historique du comportement de la titulaire de l’enregistrement international envers la demanderesse en nullité avant la date du dépôt incriminé confirme si besoin était la volonté de la titulaire de l’enregistrement international de parasiter le commerce de la demanderesse en nullité ;
• La manière dont la titulaire de l’enregistrement international s’est comportée vis-à-vis de la demanderesse en nullité après le dépôt incriminé, tant par la manière dont elle a utilisée par la suite la marque litigieuse que par d’autres comportements voisins, démontre d’une manière plus claire encore cette volonté parasitaire ;
• Le parasitisme de la titulaire de l’enregistrement international se déduit également de son comportement parasitaire presque structurel, n’hésitant
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pas à se placer systématiquement dans le sillage de beaucoup d’autres concurrents ;
Le succès des produits concernés n’a fait que croître encore et s’étendre au sein de l’Union européenne. Leur notoriété a été sans doute accentuée par des collaborations publicitaires entre la demanderesse en nullité et des grands noms de la haute couture, tels que Karl Lagerfeld, ainsi que le constructeur automobile Peugeot ;
Malgré le fait que le signe GEOGRAPHIC a ainsi (presque) toujours été utilisé en combinaison avec la marque principale NAPAPIJRI et que, dans cette combinaison, cette dernière a toujours occupé une position dominante dans cette combinaison, le signe GEOGRAPHIC qui, à l’évidence, ne forme pas un tout indivisible avec le signe NAPAPIJRI, fut utilisé « aux fins de l’identification par les milieux intéressés » des sacs et vêtements concernés « comme provenant d’une entreprise déterminée »;
L’évidence du fait que dans ladite combinaison, le vocable GEOGRAPHIC ne forme pas un tout indivisible avec le vocable NAPAPIJRI, est accentuée par la circonstance qu’ils sont toujours écrits en des caractères nettement différents et jamais sur la même ligne ;
L’usage effectif du vocable GEOGRAPHIC dans ce secteur (et non dans les registres) est incontestablement distinctif et singulier dans un marché pourtant très concurrentiel ;
Le comportement parasitaire de la titulaire est consécutif :
• En 2002, la société française Artextyl SARL, dont la titulaire de l’enregistrement international était et est toujours le gérant et qui est la licenciée enregistrée des marques enregistrées par la titulaire de l’enregistrement international, se mit à produire et vendre des vêtements similaires sous des signes distinctifs constituant d’incontestables imitations des signes distinctifs dont étaient pourvus les vêtements distribués alors par Green Sport Monte Bianco. Il s’agissait plus précisément de l’imitation suivante de la marque semi-figurative NAPAPIJRI, étant la marque principale sous laquelle lesdits vêtements furent toujours distribués et que la demanderesse en nullité déposa le
25 juin 1996 comme marque de l’UE sous le numéro 291 021. Le caractère parasitaire de la démarche était accentué par l’usage concomitant du drapeau norvégien, ainsi que du vocable « expédition » et d’un ours polaire ;
• En mai 2002, Green Sport Monte Bianco mit Artextyl en demeure de cesser l’usage de cette marque semi-figurative ANAPURNA, à la suite de quoi Artextyl, par la voix de son gérant, s’engagea par un courrier du 19 juin 2002 à cesser l’usage ainsi incriminé ;
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• En 2004, Green Sport Monte Bianco constata que la titulaire de l’enregistrement international avait adopté une autre marque prêtant cette fois-ci à confusion avec la marque verbale NAPAPIJRI, à savoir la marque NAPAPURNA pour des produits identiques ;
• Le 25 juillet 2004, Green Sport Monte Bianco mit la titulaire de l’enregistrement international en demeure de cesser immédiatement l’usage de ces deux marques et de les lui céder) ; le 31 août 2004, la titulaire de l’enregistrement international répondit qu’elle ne céderait que la marque contenant le drapeau norvégien ; Sur ce, Green Sport Monte Bianco assigna la titulaire de l’enregistrement international le 4 mars 2005 en cessation d’usage et en annulation de ces marques devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon ; le 20 avril 2006, ce tribunal déclara fondées les demandes de Green Sport Monte Bianco, interdisant ainsi à la titulaire de l’enregistrement international de continuer à faire usage de ces marques NAPAPURNA et les annulant au motif du risque de confusion avec la marque NAPAPIJRI ;
S’agissant du quatrième facteur relatif au comportement de la titulaire de l’enregistrement international après le dépôt litigieux, il est tout d’abord acquis que la marque litigieuse fut utilisée d’une manière parasitaire de nature à créer un incontestable risque de confusion, notamment :
 ;
Est souvent apposée d’une manière quasi identique sur des produits dont le modèle est quasi identique ;
Il est par ailleurs acquis qu’après le dépôt litigieux, la titulaire de l’enregistrement international commis personnellement ou via sa société Artextyl quelques autres actes parasitaires similaires, tel le dépôt en France d’un modèle identique au « fameux » modèle « Skidoo » de la demanderesse en nullité.
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12 Les preuves suivantes ont été présentées par la demanderesse en nullité devant la
Chambre:
1. Catalogues et publicités de produits Napapijri / Geographic distribués avant 2012 :
• 1.1 : Napapijri / Geographic Bulletin Hiver 1998 ;
• 1.2 : Napapijri / Geographic Bulletin Hiver 1999 ;
• 1.3 : Napapijri / Geographic Printemps – Eté 2000 ;
• 1.4 : Napapijri / Geographic Bulletin Printemps – Eté 2000 ;
• 1.5 : Napapijri / Geographic Bulletin Hiver 2000 ;
• 1.6 : Napapijri / Geographic Magazine Printemps – Eté 2003 ;
• 1.7 : Napapijri / Geographic Magazine Hiver 2003 ;
• 1.8: Napapijri / Geographic – « Tales of Travelers » – Eté 2004;
• 1.9: Napapijri / Geographic – « Tales of Travelers » – Hiver 2004;
• 1.10: Napapijri / Geographic – « Tales of Travelers » – Eté 2005;
• 1.11 : Publicité pour les vêtements et sacs Napapijri / Geographic publiée dans le livre « Svalbard – Artico da Scoprire » (1997) ;
• 1.12 : Publicité pour les vêtements Napapijri / Geographic publiée dans le livre « La Tenda Rossa » (1999) ;
• 1.13 : Campagnes publicitaires menées en Italie en 2004 ;
• 1.14 : Capture d’écran de l’ancien site web Napapijri / Geographic avec une liste de tous les catalogues publiés avant mars 2001, ce qui confirme la date de publication des pièces 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4. ;
• 1.15 : Collaborations publicitaires avec Karl Lagerfeld et Peugeot ;
• 1.16 : Quelques exemples de l’usage de la marque GEOGRAPHIC d’une manière isolée ;
• 1.17 : Quelques exemples de l’usage du terme TWIN POLE ;
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2. Articles de presse ;
3. Liste des magasins les plus importants distribuant les produits Napapijri / Geographic en 2012 ;
4. Extrait du registre du commerce français concernant Napapijri France SARL. ;
5. Captures d’écran du site internet Napapijri / Geographic avant 2012 ;
6. Acte de cession du 29 décembre 2004 signé par Green Sport Monte Bianco S.p.A. et VF International SAGL visant expressément la cession de la marque verbale GEOGRAPHIC acquise par l’usage ;
7. Catalogues et publicités pour les produits Napapijri / Geographic après 2012 ;
• 7.1 : Napapijri – Automne Hiver 2010/2011 ;
• 7.2 : Napapijri – Automne Hiver 2012/2013 ;
• 7.3 : Napapijri – Automne Hiver 2013/2014 ;
• 7.4 : Napapijri kids – Automne Hiver 2013/2014 ;
• 7.5 : Napapijri – Automne Hiver 2014 ;
• 7.6 : Napapijri – Printemps Eté 2016 ;
• 7.7 : Publicités sur les réseaux sociaux entre 2012 et 2016 ;
• 7.8 : Captures d’écran du site web Napapijri / Geographic ;
8. Loi italienne (code italien de la propriété industrielle et traduction en français) ;
9. Documents concernant les différents évènements avant le dépôt de la marque contestée ;
• 9.1 : Lettre de mise en demeure de la demanderesse de mai 2002 ;
• 9.2 : Lettre de la titulaire du 19 juin 2002 ;
• 9.3 : Les marques « NAPAPURNA » déposées par la titulaire de l’enregistrement international ;
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• 9.4 : Sommation de la demanderesse en nullité du 27 juillet 2004 ;
• 9.5 : Lettre de la titulaire de l’enregistrement international du 31 août 2004 ;
• 9.6 : Assignation du 4 mars 2005 ;
• 9.7 : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 20 avril 2006 ;
• 9.8 : Décision de l’INPI sur l’opposition contre la nouvelle demande d’enregistrement de la titulaire de l’enregistrement international (NORVEGIAN GEOGRAPHIC) ;
• 9.9 : Vêtements distribués par Artextyl sous la marque « ANAPURNA » ;
• 9.10 : Modèles ANAPURNA déposés par Artextyl ;
• 9.11 : Information sur la licence accordée à Artextyl ;
10. Documents concernant les différents évènements après le dépôt de l’enregistrement international :
• 10.1 : Autres marques semi-figuratives enregistrées au nom de la demanderesse en nullité et la titulaire de l’enregistrement international ;
• 10.2 : Imitations des produits de la demanderesse ;
• 10.3 : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 7 septembre 2017 ;
• 10.4 : Autres marques déposées par la titulaire de l’enregistrement international ;
• 10.5 : Marque « TWIN POLE » déposée par la titulaire de l’enregistrement international ;
11. Information sur le « Skidoo » :
• 11-b : Extraits de « Vogue Italia Fashion Guide ».
13 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
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Les procès antérieurs concernant d’autres droits de propriété intellectuelle et le succès commercial rencontré par les produits NAPAPIJRI n’ont aucun impact sur la demande en nullité formée à l’encontre de la marque litigieuse ;
Les seuls droits sur lesquels la demanderesse fonde la demande en nullité sont ceux qu’elle détient sur sa marque de l’Union européenne
n°°5 052 816 déposée le 11 avril 2006 : (1'ensemble des marques antérieures de la demanderesse en nullité ne comportant pas la mention « geographic ») ;
La titulaire de l’enregistrement international est titulaire de la marque la plus ancienne sur la dénomination GEOGRAPHICAL NORWAY, qui lui a été cédée par Monsieur Alain HARFI ; il s’agit de la marque française
n°°3 353 148 déposée le 5 avril 2005 ;
La demanderesse ne détient aucune antériorité sur la dénomination « GEOGRAPHIC » ;
Compte tenu de la renonciation à la demande en nullité fondée sur l’article 60 paragraphe 1 point c) du RMUE, la décision de la Division d’Annulation du 7 mars 2019 devient définitive sur ce point, et la Chambre de recours constatera en conséquence que la demande est irrecevable, en raison de la reconnaissance d’antériorité détenue par la titulaire de l’enregistrement international sur la marque française n°°3 353 148 ;
Le grief de mauvaise foi ne saurait en aucun cas être constitué dès lors que les signes ne présentent pas la moindre similitude entre eux. En effet, en l’absence de signes similaires, il sera difficile de démontrer la mauvaise foi puisque celle-ci résulte de l’intention de priver un tiers de l’utilisation commerciale d’un signe ;
II importe donc en premier lieu de procéder à la comparaison des signes. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il importe de se pencher sur l’intention malhonnête de la titulaire de l’enregistrement international, celle-ci ne pouvant à elle seule que difficilement contrebalancer l’absence d’identité ou de similitude entre les signes en conflit ;
La demanderesse an nullité fait référence aux « signes caractérisant la communication commerciale notoire et unique de la demanderesse », évoquant ainsi pêlemêle le terme « geographic », la dénomination « twin pole », le drapeau norvégien, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir sur quels droits antérieurs la demanderesse prétend se fonder ;

Il avait été démontré dans le cadre de la procédure devant la Division d’Annulation que la demanderesse en nullité ne démontre en aucun cas un usage du terme « geographic » seul, non associé à la marque
« NAPAPIJRI » ;
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Le signe est en outre banalisé par le fait qu’il existe plus de 55 marques de l’Union européenne intégrant cet élément ;
Les signes en conflit n’ont aucun élément en commun, excluant ainsi un quelconque risque de confusion entre eux ;
Compte tenu du fait que le signe « geographic » ne constitue pas une marque enregistrée, qu’il ne saurait bénéficier de la protection accordée aux marques non enregistrées et qu’il ne saurait bénéficier d’une quelconque renommée utilisé seul en tant que tel, aucune des décisions de jurisprudence invoquée par la demanderesse ne saurait être transposable au présent cas ;
II appartient donc à la demanderesse en nullité d’introduire des demandes en nullité spécifiques concernant les autres marques, qui ne peuvent donc pas être prises en considération dans le cadre de la présente procédure ;
La question de la protection par le droit des dessins et modèles de la parka « SKIDOO » ne s’est pas posée dans le cadre de cette procédure, puisque ce n’était pas l’objet du litige ;
La seule mauvaise foi ayant été reconnue depuis le début de la procédure est celle dont a fait preuve la demanderesse pour obtenir frauduleusement
3 ordonnances afin de saisie contrefaçon et 2 ordonnances afin de constat du
Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnances qui ont été rétractées au motif que les juges ont considéré que la société demanderesse avait agi de manière déloyale en ne mentionnant pas l’existence d’une marque antérieure « GEOGRAPHICAL NORWAY » déposée au nom de
Monsieur Harfi ;
Document communiqué devant la Chambre de recours :
• Procès-verbal de constat par un huissier de justice du 5 juin 2019 en relation avec l’ordonnance de référé rétraction rendue le 15 juin 2017 .
Motifs de la décision
14 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
15 L’article 80 RDMUE a abrogé le REMC et le RdP CdR. Cependant, en tant que mesure transitoire, l’article 80 RDMUE prévoit que le REMC et le RdP CdR continuent à s’appliquer aux procédures en cours et ce jusqu’à leur clôture, dans les cas où le RDMUE n’est pas applicable conformément à l’article 81 dudit règlement.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
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17 Le recours est aussi bien fondé. Les critères de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE sont remplis.
Portée du recours
18 La demanderesse en nullité a limité sa demande en nullité dans le recours sur l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE. Partant la cause de nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4 du RMUE ne sera pas analysé dans la procédure d’appel devant la Chambre.
Remarque préliminaire
19 Premièrement, il convient de signaler que les motifs de nullité sont établis à l’article 59 du RMUE (motifs absolus) et à l’article 60 du RMUE (motifs relatifs) qui s’appliquent aussi aux enregistrements internationaux désignant l’UE. En l’espèce, la demanderesse en nullité a fondé sa demande sur les deux motifs — les motifs absolus de nullité visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE à savoir l’action de mauvaise foi dans la demande de l’enregistrement international et sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, dans lequel les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et la justification du droit antérieur (signe, marque non enregistrée, dénomination sociale, nom de domaine, etc.) doivent être étayées par rapport à la législation nationale invoquée .
20 Dans le stade d’appel la demanderesse a limité son recours sur les motifs absolus d’annulation d’un enregistrement international désignant l’UE.
21 La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation ou dans la législation de l’Union européenne, ni par la législation nationale. Toutefois, la Cour de justice a donné des orientations sur la façon d’interpréter ce concept dans son arrêt dans la même affaire, et le tribunal l’a fait dans plusieurs affaires (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39; 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77; 13/12/2012,
T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689). Dans sa décision préjudicielle (27/06/2013,
C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435) la Cour de justice a déclaré que le concept de mauvaise foi est une notion autonome du droit de l’Union européenne, qui doit recevoir une interprétation uniforme dans l’Union européenne. Par conséquent, l’interprétation de l’utilisation du signe non-enregistré « geographic » par la demanderesse en nullité conformément à la législation italienne n’est pas directement pertinente aux fins de l’application de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Mauvaise foi dans le dépôt de l’enregistrement international conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque de l’Union européenne ou l’enregistrement international désignant l’UE doit être déclaré/e nul/le sur demande présentée auprès de l’Office lorsque la titulaire de
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l’enregistrement international était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque à l’OMPI.
23 L’avocat général Sharpston a proposé de définir la mauvaise foi comme un « comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » (conclusions de l’avocat général Sharpston du 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
24 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE répond à l’objectif d’intérêt général de faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. En effet, de tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’UE ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’opérateurs économiques qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la législation en cause (23/05/2019, T-3/18 et T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.,
EU:T:2019:357, § 33).
25 Le système d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe de la règle de la priorité de la garantie premier inscrit, visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que si l’enregistrement n’est pas exclu par une marque antérieure, qu’il s’agisse d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la simple utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour des produits ou des services identiques ou similaires (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 17). Le même principe s’applique à l’utilisation par un tiers d’une marque enregistrée en dehors de l’Union (21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31).
26 En tout état de cause, l’application de ce principe est modérée au moyen de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il appartient au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne (ou enregistrement international) était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77,
§ 17; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 32).
27 La cause de nullité tenant à la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’UE ou d’un enregistrement international désignant l’UE a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à
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des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
28 Afin de déterminer si le titulaire a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de sa demande, il convient d’effectuer une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), en particulier la liste complète des produits et services pour lesquels la marque a été demandée, même si elle n’a pas été enregistrée définitivement pour certains d’entre eux.
29 La notion de « mauvaise foi » au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été légalement définie dans le règlement sur la marque de l’Union européenne. Cependant, dans l’arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361), la Cour de justice a bien mentionné qu’il existe une interprétation de la notion de « mauvaise foi » en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dans le contexte d’une décision préjudicielle. Selon la Cour de justice, la mauvaise foi du demandeur (titulaire) doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents au moment du dépôt de la demande, à savoir (11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 53):
Le fait que le demandeur/titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire, ou un produit ou un service similaire prêtant à confusion avec le signe dont la protection est demandée, dans au moins un
État membre;
L’intention du demandeur/titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que ;
Le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
30 Toutefois, il ressort de la formulation utilisée dans l’arrêt « Lindt Goldhase » que les facteurs qui y sont exposés sont tirés de plusieurs perspectives qui peuvent être prises en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande de marque
(14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20; 13/12/2012, T-136/11,
Pelikan, EU:T:2012:689, § 26).
31 Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21) et de la chronologie des événements de la demande
(03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 52).
32 Il est vrai que la connaissance de la part de la titulaire du signe antérieur n’est pas suffisante en soi pour conclure à l’existence de la mauvaise foi. Il convient également de prendre en considération l’intention de la titulaire de
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l’enregistrement international au moment du dépôt de la demande de l’enregistrement international, à savoir le 26 juin 2007 (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40-41).
33 Or, en vue d’apprécier une intention malhonnête de la part de la titulaire de l’enregistrement international, il s’agit d’un facteur subjectif devant être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
34 La mauvaise foi est constatée lorsque l’on peut déduire que le but du demandeur de l’enregistrement international est « d’exploiter de manière parasitaire » la renommée du demandeur en nullité (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR,
EU:T:2019:329, § 51) ou de ses marques enregistrées et de tirer avantage de celles-ci (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 56).
35 L’existence d’une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de l’enregistrement international, comme par exemple une relation précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle (résiduelle), peut également indiquer l’existence d’une mauvaise foi de la part du titulaire de l’enregistrement international (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372,
§ 25-32).
36 En l’espèce, les faits suivants sont clairs sur la base des déclarations de la demanderesse en nullité et des documents qu’elle a déposés, à savoir:
La demanderesse en nullité est le successeur en droit de Green Sport Monte Bianco, une société italienne située dans le Val d’Aoste qui lança en 1990 une nouvelle ligne de sacs sous le double nom NAPAPIJRI/GEOGRAPHIC et qui compléta son offre en 1993 par une ligne de vêtements sous ce double nom;
Selon les catalogues présentés, les produits commercialisés par la demanderesse sont des chaussures et vêtements, sur lesquels est apposé le
signe associé le plus souvent au drapeau norvégien, comme par exemple sur les produits suivants :
, et entre 2004 et
2011 ;
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La demanderesse a investi en publicités pour des vêtements comportant la
marque parues dans des publications italiennes en
1997 et 1999 ;
Les articles de presse de 2004 démontrent la collaboration de la demanderesse avec Karl Lagerfeld et Peugeot ;
Selon le journal « Le Monde » le 04/10/2002, la marque Napapijri s’est fait connaître en France pour ses produits de sportswear sans publicité, pays où elle réalise « 6 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une progression de
30 % par an » ;
Selon l’acte de cession entre la demanderesse VF International SAGL et la société Green Sport Monte Bianco S.p.A. daté du 29/12/2004, les droits notamment sur l’usage du signe « GEOGRAPHIC » et « la représentation graphique du drapeau norvégien » ont été cédés à la demanderesse ;
Les documents prouvant les relations de la société Artextyl SARL, dont Monsieur A. Harfi était gérant, et demandant de cesser l’exploitation d’une marque similaire à celle détenue par la société première pour des articles identiques datent de 2002 .
Similarité entre les signes en conflit et connaissance de la titulaire de l’usage de ce signe
37 La marque « NAPAPIJRI » a initialement été créée en 1987 par la société de droit italien Green Sport Monte Bianco S.p.A. « NAPAPIJRI » signifie en effet « cercle polaire arctique » en finlandais. La référence aux expéditions polaires, et plus généralement au voyage et à l’aventure, est au cœur de l’univers de la marque depuis la date de sa création .
38 Compte tenu des moyens de la demande en nullité sur la base de la marque non enregistrée en Italie « GEOGRAPHIC », la Chambre considère, contrairement aux arguments de la titulaire, que ce n’est pas clair sur quels droits antérieurs la demande est fondée ; la demande est faite sur la même marque non enregistrée aussi en vertu de l’article 59 paragraphe 1, point b) du RMUE. En plus, selon la jurisprudence récente, dans le cas d’une demande en nullité pour mauvaise foi, il n’existe « aucune condition que le demandeur de cette déclaration soit titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires » (12/09/2019, C-104/18 P, Koton, EU:C:2019:724 § 53).
39 Depuis le lancement de la marque « NAPAPIJRI », elle a été systématiquement utilisée en combinaison avec, d’une part, le vocable GEOGRAPHIC et, d’autre part, le drapeau norvégien.
40 Comme bien argumenté par la demanderesse, bien que le terme
« GEOGRAPHIC » a toujours été utilisé en combinaison avec la marque
« NAPAPIJRI » et que cette marque a toujours eu une position dominante dans
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cette combinaison, ce signe a toujours été exploité aux fins d’identification par les milieux intéressés des sacs et produits vestimentaires concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
41 Selon la Cour de justice de l’Union européenne, une telle identification « peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée » (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432,
§ 30).
42 Contrairement aux arguments de la titulaire, le terme « GEOGRAPHIC » est utilisé de manière à la distinguer de la marque « NAPAPIJRI », en l’exploitant dans un graphisme diffèrent, souvent même dans une couleur différente et sur une ligne distincte de la marque « NAPAPIJRI ». En conséquence, contrairement aux constatations de la Division d’Annulation, les consommateurs ont toujours perçu le terme « GEOGRAPHIC » comme un élément indépendant dans cette combinaison.
43 L’enregistrement international attaqué « GEOGRAPHICAL NORWAY » reprend le terme « GEOGRAPHIC » dans sa totalité, donc une certaine similarité existe entre les signes en conflit, peu importe la stylisation différente. En plus, en 2005, la demanderesse en nullité reprit les activités de Green Sport Monte Bianco et acquit à cette occasion toutes les marques détenues par Green Sport Monte
Bianco. A cet égard, il est acquis qu’une des marques alors expressément cédée est la marque verbale non enregistrée (italienne) « GEOGRAPHIC » sur laquelle
Green Sport Monte Bianco avait acquis les droits par l’usage qu’elle en avait fait en Italie.
44 La similarité entre les termes verbaux constatifs des signes en conflit n’est pas haute, cependant, la jurisprudence récente montre que la mauvaise foi n’implique pas nécessairement un risque de confusion et qu’elle peut prendre toutes ses formes. En fait, contrairement aux constatations de la titulaire de l’enregistrement international il ne découle pas du jugement « Lindt Goldhase » que la mauvaise foi présuppose un risque de confusion. Même en l’absence de ce dernier, il pourrait y avoir d’autres circonstances factuelles qui pourraient raisonnablement constituer des indices pertinents de mauvaise foi (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18,
Ann Taylor, EU:T:2019:357, §56-57).
45 Il s’avère que par le passé M. Harfi a déjà atteint aux droits de la société Green Sport Monte Bianco, comme cela a été jugé par le Tribunal de Grande Instance de
Lyon le 23 avril 2004 concernant les marques françaises :
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46 Cette tentative de M. Harfi de se placer dans le sillage de la demanderesse est prouvée aussi bien par les enregistrements similaires aux droits de la demanderesse suivants :
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47 Evidemment, la titulaire de l’enregistrement international a essayé de parasiter les droits antérieurs de la demanderesse même avant le dépôt de sa marque française
n°°3 353 148 déposée le 05/04/2005, base de rétractation des ordonnances du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris confirmant la mauvaise foi de l’enregistrement de plusieurs marques nationales.
48 Partant, il se déduit de ces évènements d’avant le dépôt de l’enregistrement international, même de la marque française n°°3 353 148 que la titulaire de l’enregistrement international avait une très bonne connaissance des signes et des produits concurrents distribués par le prédécesseur de la demanderesse en nullité.
Or, la connaissance de ces produits portait nécessairement sur les éléments essentiels de la communication commerciale en promotion de ces produits.
Réputation du signe antérieur
49 En 2004, VF, filiale du groupe annericien VF Corporation, est venu aux droits de la société Green Sport Monte Bianco S.p.A. et a amélioré encore les ventes des produits de la marque « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » pour atteindre en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 173 millions d’euros sur le territoire européen. II se trouve que d’une manière ininterrompue depuis la fin des années 1980 la
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distribution au succès grandissant de ces produits s’est caractérisée par l’usage systématique de la marque verbale GEOGRAPHIC (comme élément autonome dans la marque complexe Napapijri/Geographic) et du drapeau norvégien.
50 L’article dans « Le Monde » du 4 octobre 2002 indique notamment que Napapijri (évidemment conjointement avec le signe « Geographic » sur la base des catalogues fournis concernant le temps pertinent) s’est fait connaître en France pour ses produits de sportswear sans publicité, pays où elle réalise « 6 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une progression de 30 % par an ». En plus, la demanderesse en nullité a collaboré avec des personnes iconiques dans la sphère de la mode comme Karl Lagerfeld et le constructeur automobile français Peugeot.
51 Partant, la réputation de signe antérieur en France, même avant le dépôt de la marque française n°°3 353 148 a été prouvée par la demanderesse.
Intention frauduleuse de la titulaire de l’enregistrement international
52 Lors de l’appréciation de l’existence ou non de la mauvaise foi de la demanderesse/titulaire, ses intentions, comme il ressort de la réalité de ses circonstances et de leurs actions spécifiques, de leur rôle et de leur position, de leurs connaissances de l’usage de la marque antérieure et, plus généralement, de l’ensemble des situations objectives caractérisé par un conflit d’intérêts, et dans lesquelles la titulaire de la marque est devenu concernée doivent donc être examinés.
53 Par suite, contrairement aux arguments de la titulaire, tous les litiges concernant le comportement frauduleux de cette dernière même si en vertu des autres droits de propriété intellectuelle, doivent être pris en considération.
54 D’autres facteurs qui peuvent être potentiellement pertinents pour évaluer l’existence de la mauvaise foi comprennent: a) la nature de l’enregistrement international, b) les circonstances concernant la création de l’enregistrement international, y compris, entre autres, l’utilisation de l’enregistrement international depuis sa création, la logique commerciale derrière le classement et la chronologie des événements (11/07/2013, T-321/10, GRUPPO SALINI,
EU:T:2013:372, § 32).
55 La mauvaise foi de la demanderesse peut être établie sur la base de circonstances objectives différentes, permettant de tirer une conclusion quant à leurs intentions.
56 Premièrement, conformément à la jurisprudence, la chronologie des événements de l’enregistrement de la marque contestée peut constituer un facteur pertinent pour l’appréciation de la mauvaise foi (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 52). En l’espèce, le fait que la titulaire de l’enregistrement international a déposé la demande après la reconnaissance du succès commercial de la marque antérieure et les plusieurs tentatives de se placer dans le sillage de la marque antérieure sont indicatifs de l’intention frauduleuse de la titulaire.
57 Evidemment la titulaire commet des actes parasitaires (i) en utilisant un signe certainement similaire (ii) en copiant les caractéristiques des produits vendus par
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la demanderesse ; (iii) en reprenant la manière de stylisation de son enregistrement international sur les produits. La titulaire a déposé l’enregistrement international avec une intention de nuire, dans le but de concurrencer de manière déloyale la demanderesse en profitant de sa réputation.
Cette intention peut être déduite objectivement de (i) la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de l’enregistrement international et ainsi que de (ii) l’origine de l’enregistrement international et de son usage depuis sa création (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21).
Logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de l’enregistrement international
58 Il appert des développements précédents, et notamment du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon que par le passé, M. Harfi s’est délibérément inspiré des marques et signes distinctifs utilisés par la demanderesse. Ce n’est pas un hasard si en 2005, M. Harfi a encore choisi un signe en s’inspirant des signes habituellement utilisés par la demanderesse.
59 M. Harfi a déposé l’enregistrement international dans l’intention de créer une confusion ou tout le moins de créer une association avec les droits antérieurs de la demanderesse, et ce dans le but de profiter de la réputation du signe
« NAPAPIJRI/ GEOGRAPHIC ».
Origine de l’enregistrement international et l’usage depuis la création
60 L’usage de l’enregistrement international ne fait que confirmer la volonté de M. Harfi, par le biais de la society ARTEXTYL dont il est le gérant, de créer un risque de confusion avec les produits revêtus du signe « NAPAPIJRI
/GEOGRAPHIC », notamment :
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61 En effet, bien que l’enregistrement international a été déposé sous la forme de la marque verbale, son usage a été sous la forme semi-figurative, dans un graphisme et des couleurs encore très proches des droits antérieurs de la demanderesse et en plus pour des produits identiques. Toutes ces ressemblances ne sauraient être le fruit du hasard.
62 Partant, l’ensemble de ses éléments objectifs permet de constater l’intention frauduleuse et le comportement parasitaire de la titulaire de l’enregistrement international. Le recours est donc bien fondé.
63 Lorsque la mauvaise foi du titulaire de l’enregistrement international a été établie, la désignation de l’UE de l’enregistrement international est déclarée nulle dans son intégralité, y compris pour les produits et services non liés à ceux protégés par la marque du demandeur en nullité.
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Conclusion
64 L’annulation de la désignation de l’UE de l’enregistrement international est retenue au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
65 Le recours est, par conséquent, autorisé et la désignation est déclarée nulle pour tous les produits et services.
Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
67 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
68 En ce qui concerne la procédure de nullité, les frais comprennent les pénalités d’annulation de 630 EUR et de frais de représentation de la demanderesse en nullité, qui s’élèvent à 450 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 2 350 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée ;
2. La désignation de l’UE de l’enregistrement international est déclarée nulle ;
3. La titulaire est condamnée à rembourser la somme de 2 350 EUR à la demanderesse en nullité.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff C. Rusconi
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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