DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 050 540
DUCA del Cosma B.V., Raadhuislaan 4, 3633 AR Vreeland, Pays-Bas (opposante), représentée par HGF Limited, 8th Floor, 140 London Wall, London EC2Y 5DN (représentant professionnel)
un g a i ns t
Phillip LaDuca, 319 w 47th Street, 10036 New York, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Freeman Harris Solicitors, 6 Sutton Street, London E1 0BB, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 17/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 050 540 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestéssuivants:
Classe 25: chaussures , à savoir chaussures de danse, chaussures d’entraînement, chaussures en cuir, chaussures de robes, chaussures de ballet, chaussures plates, chaussures de plate- forme, chaussures à talons hauts, chaussures de mariage, bottes, à savoir bottines;chaussures pour femmes;chaussures pour femmes;chaussures pour hommes;vêtements, à savoir tee-shirts et leggings;vêtements pour hommes et femmes.
Lademande de marque de l’Union européenne no 17 504 507 est rejetée pour tous les produitsprécités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de lademande demarque de l’Union européenneno 17504 507 pour la marque verbale «LADUCA», à savoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 25.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 1 093 502 désignant l’Union européenne de la marque verbale «Duca’s».En ce qui concerne cette marque antérieure, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8,paragraphe5, du RMUE.En outre, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, en ce qui concerne ses marques non enregistrées «DUCA DEL COSMA» et «DUCA’ S» utilisées au Royaume-Uni, en Irlande et dans l’Union européenne.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en

---

Décision sur l’opposition no B 3 050 540 page:2De 8
question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 093 502 désignantl’Union européennede la marque verbale «Duca’s» del’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, vêtements de sport, en particulier vêtements de golf;chaussures, bottes de sport, chaussures de sport, en particulier chaussures de golf;gants, coiffures (chapellerie).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: chaussures , à savoir chaussures de danse, chaussures d’entraînement, chaussures en cuir, chaussures de robes, chaussures de ballet, chaussures plates, chaussures de plate-forme, chaussures à talons hauts, chaussures de mariage, bottes, à savoir bottines;ferrures de bottes et de chaussures;chaussures pour femmes;chaussures pour femmes;chaussures pour hommes;vêtements, à savoir tee-shirts et leggings;vêtements pour hommes et femmes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «en particulier», utilisé dans laliste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste deproduits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les chaussures contestées, à savoir les chaussures de danse, les chaussures d’entraînement, les chaussures en cuir, les chaussures de sport, les chaussures de ballet, les chaussures plates, les chaussures de plateforme, les chaussures à talons hauts, les chaussures de mariage, à savoir les chaussures de cheville;chaussures

---

Décision sur l’opposition no B 3 050 540 page:3De 8
pour femmes;chaussures pour femmes;Les chaussures pour hommes sont incluses dans la catégorie générale des chaussuresde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.

Les vêtements, à savoir tee-shirts et leggings contestés;les vêtements pour hommes et femmes sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les garnitures métalliques pour bottes et chaussures contestées contestées sont toutes des parties de chaussures qui sont utilisées au cours du processus de fabrication de ces produits.Par conséquent, ces produits contestés et ceux de l’opposante (étant des produits finis) diffèrent par leur nature, leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs clients, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent augrand public.Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
DUCA LADUCA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Leséléments verbaux «Duca’s» et «LADUCA» sont dépourvus de signification pour, à tout le moins, la partie hispanophone du public du territoire pertinent, pour laquelle

---

Décision sur l’opposition no B 3 050 540 page:4De 8
les mots possèdent un caractère distinctif moyen.Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes surlapartie hispanophone du public;
Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La terminaison «' s» de la marque antérieure (à savoir une apostrophe suivie d’une consonne) n’est pas utilisée en espagnol.Par conséquent, les consommateurs espagnols le percevront simplement comme une orthographe fantaisiste du mot «Ducas».Peu d’attention sera accordée à l’apostrophe en tant que telle, étant donné qu’elle n’a aucune incidence conceptuelle ou phonétique sur la perception de la marque et qu’elle a très peu d’impact visuel, comme expliqué ci-dessous.

Sur le plan visuel, les signes coïncident par une suite de lettres «Duca»/«DUCA».Toutefois, ils diffèrent par une apostrophe à la fin de la marque antérieure et par sa dernière lettre «s».En outre, ils diffèrent par les deux premières lettres du signe contesté, à savoir «LA».
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signescoïncide par le son des lettres «Duca»/«DUCA», présentes à l’identique dans les deux signes.Laprononciation diffère par le son de la dernière lettre «s» de la marque antérieure et par les deux premières lettres du signe contesté, à savoir «LA».L’apostrophe utilisée dans la marque antérieure n’a aucune influence sur la prononciation de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause

---

Décision sur l’opposition no B 3 050 540 page:5De 8
du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits contestés ont été jugés en partie identiques et en partie différents des produits de l’opposante.Le public pertinent est le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique.La comparaison conceptuelle reste neutre.Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes en conflit étant composés de la même suite de lettres «Duca»/«DUCA», qui sera perceptible par le public pertinent et qui constitue une partie importante des deux marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 093 502 désignant l’Union européenne de la marque verbale «Duca’s» de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autresproduits contestés sont différents.La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait êtreaccueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les

---

Décision sur l’opposition no B 3 050 540 page:6De 8
produits identiques et similaires.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque verbale allemande no 302 011 003 900 «Duca’s»,
— L’enregistrement international no 856 912 de la marque verbale «DUCA DEL COSMA» désignant l’Union européenne.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.

MARQUE-NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une-marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable àcesigne:
des droitsà ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Ils’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1,du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé parl’Office.

---

Décision sur l’opposition no B 3 050 540 page:7De 8
Conformément à l’article 7,paragraphe 2, duRDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation àformeropposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 22/05/2018, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 27/09/2018.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne cemotif.


RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une
marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la
marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une
marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieurd’une
marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Ils’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1,du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé parl’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE], lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renomméede la marque antérieure ouqu’il leur porterait préjudice.

---

Décision sur l’opposition no B 3 050 540 page:8De 8
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 22/05/2018, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 27/09/2018.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne cemotif.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

De la division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Michal Kruk María del Carmen SUCH SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.