LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 avril 2020
Dans l’affaire R 652/2019-4
ACCIONA, S.A. Avenida de Europa 18
P.E. La Moraleja
28100 Alcobendas (Madrid)
Espagne Titulaire de la MUE/Demanderesse au recours représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
AGENCE NEGOCIADORA, S.L. Carretera de la Coruña km. 16,800
28231 Las Rozas (Madrid)
Espagne Demanderesse en nullité/Défenderesse au recours représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 615 C (marque de l’Union européenne no 8 605 578)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
02/04/2020, R 652/2019-4, REACCIONA

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande du 9 octobre 2009, ACCIONA, S.A. (ci-après, «la titulaire») a sollicité l’enregistrement du signe
REACCIONE
en tant que marque de l’Union européenne pour des services compris dans les classes 37, 39, 40 et 42.
2 À la suite d’une procédure d’opposition, fondée sur la marque espagnole no M
2 740 313 — engagée par AGENCIA NEGOCIADORA, S.L. (ci-après,
«la demanderesse») et concluant par la décision des chambres de recours le 7 septembre 2011, R 400/2011-2, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 9 février 2012 pour les services suivants:
Classe 39 — Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages;
Classe 40 — Traitement de matériaux.
3 Le 14 mars 2017, la demanderesse a demandé que la marque de l’Union européenne soit déclarée déchue pour tous les services pour lesquels elle a été enregistrée. La demanderesse a invoqué comme nullité l’article 51, paragraphe 1, point a) du RMUE (devenu l’article 58 du RMUE) spécifiquement, selon lequel la marque n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
4 La titulaire a produit des documents dans un juste motif pour le non-usage de la
MUE pour les parties ayant subi un litige devant le tribunal espagnol de 2010 à
2016. La demanderesse a également produit, à cet égard, des documents. Ce conflit juridique entre les parties a été prouvé notamment:
Document Brève description
1 Copie de l’ordonnance du 21/09/2010 du Tribunal de Commerce de Madrid et rejetant les mesures de précaution introduites le 3/03/2010.

2 Copie de l’ordonnance rendue le 10/06/2011 par la Cour provinciale de Madrid afin de rejeter le recours contre l’ordonnance;

3 Copie de l’arrêt du 22/02/2016, rejetant la revendication (déposée par le demandeur à l’encontre de la titulaire en même temps que la demande de mesures conservatoires).
4 Demande en déchéance de la titulaire de la marque communautaire no
2 740 313 de la demanderesse. 5 Une copie de l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Madrid, 15/07/2016, reconnaissant l’accord amiable entre les deux parties, sans ordonnance relative aux dépens ou à tout autre paiement.

5 Par décision rendue le 31 janvier 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité.

---

3
6 La division d’annulation a estimé que l’existence de procédures devant les tribunaux nationaux ne constitue pas un motif valable de non-usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. La notion de «raison» à cet égard est une cause qui est sans rapport avec la volonté du titulaire, de sorte que l’usage de la marque est impossible ou déraisonnable, et non à des circonstances relatives aux difficultés commerciales de celle-ci. La simple menace d’un différend ou d’une procédure d’annulation en cours contre une marque ne libère généralement pas le titulaire de l’obligation d’utiliser sa marque dans la vie des affaires. Elle dépend de la partie qui les produit a le soin de procéder à une évaluation du risque que ses possibilités de dominance au cours de la procédure contentieuse risquent d’avoir plus de prédominance dans le cadre de la procédure contentieuse et de s’engager à continuer à faire usage de sa marque. Dès lors, cela ne prime pas l’intention du titulaire, comme le soutient la titulaire. En outre, les mesures de protection imposées par la demanderesse en l’espèce ont été refusées en 2010 et rejetées en 2011, de sorte qu’elles ne faisaient pas obstacle à l’usage de la MUE contestée pendant la période pertinente (c’est-à-dire du 14/03/2012 au 13/03/2017).
Moyens et arguments des parties
7 La titulaire de la MUE a introduit un recours et a présenté un mémoire exposant les motifs du recours. Il demande l’annulation de la décision attaquée et le maintien de la marque de l’Union européenne.
8 La titulaire de la MUE soutient que, dans le cas où l’on aurait pu faire valoir la demande d’atteinte à une procédure d’infraction de marque, il aurait été possible, pour l’un des préjudices les plus élevés de l’histoire de la procédure d’infraction en matière de marques en Espagne, de le joindre, pour sa demande en indemnisation, à 1 % du chiffre d’affaires de la titulaire avec la MUE, soit une indemnité d’environ 72 millions d’euros. Dans ces conditions, il n’était pas raisonnable d’utiliser la marque contestée. L’intention de la titulaire n’était pas le statut indépendant.
9 Selon la jurisprudence, l’usage de la marque n’est pas nécessaire pour être rendu impossible mais, au contraire, suffisamment utilisé n’est pas raisonnable.
10 Sur la base des actions entreprises par la titulaire pour éliminer tout risque de conflit en la marque, tel que l’introduction par la demanderesse d’une demande en déchéance de marques, il apparaît clairement qu’il existe une intention de la part du titulaire d’engager l’usage de la MUE contestée au moment approprié. Vous n’avez pas présenté d’attitude passive et les actions judiciaires en déchéance intentées en Espagne peuvent être considérées comme des actes préparatoires à utiliser.
11 Dans sa réponse, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté.
12 La demanderesse fait valoir que les prétendues prétentions données par la titulaire se rapportent à l’une des raisons, à savoir le fait que l’existence de conflits entre

---

4
les parties en Espagne est loin d’être suffisante pour arguer de l’existence d’un juste motif pour défaut d’usage.
13 Il n’a jamais existé une ordonnance de cessation d’usage de la marque. La décision de ne pas utiliser la MUE est une décision commerciale qui n’est pas du ressort de l’intention du titulaire. Elle ne constitue pas non plus un obstacle à l’utilisation de la marque de l’Union européenne, ni en Espagne, ni dans aucun autre État membre de l’Union européenne, pour lesquels aucune preuve de l’usage n’a été fournie.
14 Pour ce qui est du montant des indemnités prévues en application du droit espagnol, le demandeur estime qu’il n’est pas exact de le montant de la compensation financière (72 millions d’euros). Ce chiffre est purement spéculatif, étant donné qu’il a laissé la quantification des dommages possibles au titre de l’exécution de l’arrêt. Le montant demandé a été demandé à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur à l’aide des produits ou des services, portant la marque et doit être calculé conformément à l’arrêt. Cette somme hypothétique ne peut, non plus, être considérée comme pertinente.
15 Les motifs de refus appropriés se rapportent aux circonstances qui vont au-delà de la titulaire et non à des circonstances liées à leurs difficultés commerciales. Un seul différend peut être considéré comme normal dans l’exercice de ses activités et non comme une stratégie frauduleuse et trompeuse. Le titulaire ne peut pas s’appuyer sur l’incertitude à titre de raison justifiant le défaut d’usage.
Motifs
16 Le recours formé par la titulaire est recevable mais non fondé.
17 Les deux parties ont été corroborées qu’il y avait entre elles une série d’actions juridiques devant l’Office et les juridictions espagnoles, un conflit entre la MUE contestée et une marque espagnole antérieure appartenant à la demanderesse; en effet, la demanderesse détenait la même marque sur laquelle l’opposition était basée et cette opposition a été partiellement accueillie contre la MUE contestée. L’action du demandeur en contrefaçon de sa marque espagnole antérieure a été rejetée par le Tribunal de Commerce de Madrid le 22 février 2016, date à laquelle la titulaire a déposé une demande en déchéance contre cette marque. Le même tribunal a approuvé un accord amiable des parties mettant fin à ses différences et annulé l’arrêt précédent le 15 juillet 2016.
18 La chambre de recours souscrit pleinement à la motivation correcte et aux conclusions de la décision attaquée: Les raisons justifiant cette absence d’usage du titulaire ne constituent pas un juste motif de non-usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
19 Aux termes de cet article, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits […]: A) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les

---

5
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage […]».
20 Ainsi que l’a relevé à juste titre la division d’annulation, le titulaire était tenu de rapporter la preuve de l’usage sérieux de la MUE contestée pour tous les services enregistrés ou de donner les justes motifs pour ne pas utiliser la MUE, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir entre le 14 mars 2012 et le 13 mars 2017.
21 seules les contraintes qui ne rendent pas possible ou déraisonnable l’usage de la marque, indépendantes des désirs du titulaire, peuvent être qualifiées de «justes motifs» de non-usage de la marque. Lorsqu’il s’agit d’apprécier si une modification de la stratégie de l’entreprise permettant de surmonter le empêchement en question rendrait raisonnable l’usage de ladite marque pour être raisonnable (17/03/2016, C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178, § 96;
29/06/2017, T-427/16 à T-429/16, AN IDEAL WIFE and autres, EU:T:2017:455,
§ 50; 14/06/2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, § 54).
22 La Cour a clairement indiqué que, si un obstacle est tel qu’il constitue sérieusement un usage sérieux de la marque, il n’est pas raisonnable d’exiger que le titulaire de ce titulaire l’utilise, malgré tout. Ainsi, par exemple, il ne serait pas raisonnable de demander au titulaire d’une marque de vendre ses produits dans les magasins de ses concurrents. Dans de tels cas, il n’est pas raisonnable d’exiger que le titulaire de la marque modifie sa stratégie commerciale pour lui permettre, en tout état de cause, d’utiliser cette marque (14/06/2007, C-246/05, Häupl,
EU:C:2007:340, § 53).
23 Il ressort également de la jurisprudence que la notion de «juste motif» se réfère plus aux circonstances autres que la titulaire de la marque et non à des circonstances liées aux difficultés commerciales de celle-ci [(18/03/2015, T-
250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 66).
24 Le titulaire fait valoir que l’usage de la marque de l’Union européenne n’était pas raisonnable en raison de circonstances qui ne entourent pas leur contrôle, à savoir le litige national contre la demanderesse.
25 Cependant, cet argument est dénué de fondement.
26 Premièrement, l’existence d’une action devant les tribunaux nationaux ne constitue pas une justification du manque d’usage d’une marque. Les motifs de non-usage de la marque sont seulement ceux qui ne viennent pas d’une sphère ou l’influence du propriétaire de la marque tels que, par exemple, les restrictions d’importation ou autres exigences officielles, ces deux exemples de motifs de non-usage expressément mentionnés à l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’accord ADPIC (approuvé pour le compte de la Communauté d’époque par la décision 22/12/1994, 94/800/CE), des contraintes non mentionnées en l’espèce. L’usage d’une marque susceptible de violer des droits antérieurs ne relève pas de l’autorité de la titulaire de cette marque.
27 Deuxièmement, il est évident que, le, la titulaire avait connaissance de la marque nationale de l’autre partie (la demanderesse) en l’espèce, au plus tard le 8 février

---

6
2010, lorsque le demandeur a fondé son opposition contre la demande de marque de l’Union européenne contestée sur le fondement de sa marque espagnole antérieure. À ce moment-là, il s’agissait simplement d’une décision commerciale de la titulaire qui souhaitait poursuivre ou non l’application de ladite marque nationale à sa demande. Dès ce moment, il ne peut être considéré que tout conflit éventuel de ces marques échappait à leur contrôle mais ne relevait qu’d'un risque commercial normal.
28 Troisièmement, au vu de la détermination de l’opposition contre son opposition contre sa demande de marque de l’Union européenne contestée, il était clair que les services pour lesquels elle était enregistrée étaient différents des services de marques de la demanderesse, ce qui est confirmé par la chambre de recours dans la procédure R 400/2011 — 2, dans laquelle la chambre de recours estime que l’allégation selon laquelle une violation potentielle de la marque, telle que la titulaire de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne invoquée par la titulaire, est également dénuée de fondement.
29 Quatrièmement, le 21 septembre 2010, le tribunal espagnol a rejeté la demande de mesures conservatoires contre la titulaire de la marque de l’Union européenne et le recours formé à l’encontre de cette décision a également été rejeté le 10 juin 2011; ces deux décisions confirment que le prétendu risque d’atteinte à la marque n’était pas aussi grave que l’éventuelle tolérance dérivé aussi haute que revendiquée par la titulaire.
30 L’argument selon lequel la simple somme revendiquée par la requérante dans le cadre de son action en contrefaçon constitue une raison justifiée non pas pour utiliser la marque de l’Union européenne, mais est dépourvu de tout fond ou logique. D’une manière générale, les parties sont libres d’engager une action pour contrefaçon de marque et elles sont également libres d’exiger qu’elle juge appropriée, même dans les montants qui paraissent, en principe, paraître très élevés. La présence dans le cadre d’une action en justice, fondée ou non, et la négociation d’une approche à suivre contre les obstacles juridiques, qui sont même juridiques proposés par les concurrents, constituent une partie intégrante et normale d’une entreprise et, des actions en justice, en particulier du niveau national et limité au plan territorial, ne sauraient être décrites comme un motif justifié de non-usage d’une marque de l’Union européenne qui requiert une telle utilisation dans l’Union européenne pour conserver un séjour valable. L’action en justice, par exemple, la violation de marques constitue un risque inhérent d’échanges. Les risques inhérents ne peuvent justifier le non-usage d’une marque de l’Union européenne, à moins que des circonstances particulières particulières ne permettent pas d’un usage raisonnablement raisonnable par le titulaire de la marque. La titulaire n’a pas prouvé l’existence de telles circonstances particulières en l’espèce, mais au contraire.
31 En outre, dans ce cas précis, l’argument de la titulaire ne saurait être retenu pour la raison expliquée ci-dessous. Si l’usage de la marque de l’Union européenne contestée était lié aux services enregistrés en raison d’une violation de la marque espagnole de la titulaire (très peu probable pour les raisons exposées ci-dessus), tout niveau de compensation aurait été calculé par rapport à un usage spécifique de la marque de l’Union européenne. La requérante a revendiqué 1 % du chiffre

---

7
d’affaires réalisé par le contrevenant avec les produits ou services de marque illicite, et non 72 millions d’EUR; ce chiffre impliquerait l’usage de la marque de l’Union européenne pour des produits et services de contrefaçon s’élevant à plus de 7 milliards d’EUR par la titulaire de la marque de l’Union européenne, un raisonnement prima facie qui est, à première vue, dénué de fondement. La
Chambre note que, si la titulaire avait utilisé la MUE, pour des services dont le chiffre d’affaires s’élève à 100,000 EUR, par exemple, selon le dépôt, la compensation qui en résulterait aurait été de 1 000 EUR. On considère toutefois également qu’il s’agit d’une entreprise ayant un chiffre d’affaires élevé, bien loin d’un élément historique.
32 En outre, l’arrêt 13/12/2018, T-672/16, C = Commodore, EU:T:2018:926, invoqué par le titulaire dans l’intérêt de la partie en cause, ne peut prétendre à une aide, tout au contraire. Dans cette affaire, l’activité de la requérante était exclusivement consacrée à l’octroi des droits de propriété intellectuelle par la conclusion d’accords de licence et sans capacité de fabrication ou de recherche. Le nombre d’actions considérées dans toute la série de litiges était «frauduleux», «trompeur» et «intimidant», ce qui laisse entendre qu’ils dépassent les nombreuses difficultés commerciales pour les entreprises dans l’exercice normal de leurs activités. par conséquent, les clients existants et potentiels de la requérante pourraient mettre de tels doutes et s’abstenir, par conséquent, d’établir le moindre rapport avec la requérante. Rien n’a à lire les circonstances avec celles d’entre elles en l’espèce. Au contraire, la titulaire, selon sa définition, est une entreprise ayant un chiffre d’affaires potentiel pour les services en question de millions ou de mille milliards d’euros dans les domaines des services en cause.
33 En outre, pour une entreprise qui compte un grand nombre d’entreprises, ce qui est normal est avant d’introduire une demande de marque, de procéder à une étude sur d’éventuelles marques antérieures possibles et de calculer le risque d’une contrefaçon avant la demande. Tout défaut de réalisation de la «déclaration DUE» en ce sens ni aucune décision d’enregistrer une marque avec ou sans cette étude, en particulier par une entreprise à si importante, ne peut être qualifié de risque externe mais fait partie de l’intention du titulaire. Les circonstances expliquées par la titulaire ne démontrent qu’avoir donné lieu à un seul litige, qui pourrait être considéré comme normal dans l’exercice de ses activités commerciales. Rien ne permet de penser que la situation mentionnée par le propriétaire va au-delà des difficultés commerciales auxquelles les entreprises doivent faire face dans l’exercice normal de leurs activités.
34 En tout état de cause, il est évident que l’atteinte aux droits antérieurs n’est pas admise. Nonobstant l’enregistrement d’une marque, il y a toujours la possibilité qu’un argument présenté par un tiers portant atteinte à vos droits, bien fondé ou non –, même si une affirmation à cet égard ne saurait constituer qu’une stratégie commerciale visant à empêcher un concurrent. La simple existence d’une demande ou d’une procédure d’infraction contre une marque de l’Union européenne ne constitue pas une justification du non-usage de la MUE contestée au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
35 Enfin, comme le fait remarquer à juste titre la demanderesse, la titulaire n’a pas non plus de raison, justifiée ou non, pour expliquer car il n’était pas possible

---

8
d’utiliser la marque de l’Union européenne dans d’autres États membres de l’Union européenne pendant la période pertinente. Il n’est pas possible d’accepter prima facie qu’un conflit national sur les marques en Espagne suffise à renoncer à l’usage d’une marque de l’Union européenne dans tous les autres États membres de l’Union. La titulaire n’a pas non plus présenté d’explication convaincante expliquant pourquoi il n’était pas raisonnable d’utiliser la marque de l’Union européenne pour l’un des services enregistrés, à la lumière de la décision d’opposition de l’Office confirmée par la chambre de recours, ou par ce que la marque espagnole M 2 2903 447, qui porte une date postérieure à la marque de l’Union européenne, représente une menace pour l’usage de sa marque de l’Union européenne. Il n’a pas été démontré qu’il existe un obstacle sérieux à la bonne utilisation de la marque. La titulaire ne démontre pas un usage de la marque ne peut être raisonnablement efficace.
Conclusion
36 Le recours formé par la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être rejeté.
Coûts
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (titulaire de la marque de l’Union européenne contestée), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
38 En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de la dernière phrase de la règle 94 (3) du REMC, la requérante (titulaire de la marque de l’Union européenne contestée) est condamnée à rembourser à la défenderesse (la demanderesse de la marque de l’Union européenne contestée) les frais de représentation au montant établis à l’article 18, paragraphe 1, points ii) et iii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le
«REMUE), soit 550 EUR pour la procédure de recours, par laquelle les frais de représentation exposés par la division d’annulation dans la décision attaquée, à savoir les frais de représentation (450 EUR) et les frais de demande en déchéance
(630 EUR) encourus par la demanderesse en nullité dans la procédure de nullité, sont ordonnés.

---

9
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejeté le recours.
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée aux dépens exposés par la demanderesse en nullité dans les procédures de nullité et de recours.
3. Fixe le montant total que le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit rembourser à la demanderesse en nullité aux fins des procédures de nullité et de recours à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema