LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 septembre 2021
Dans l’affaire R 1102/2021-5
Marconi, LLC 1717 McKinney Ave., Suite 1050
Dallas TX 75202
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par FECHNER Rechtsanwälte PARTMBB, Rathausstraße 12, 20095 Hambourg (Allemagne)
contre
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17
30855 Langenhagen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Dentons Europe LLP, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313, Frankfurt am Main (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 927 773 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 334 906)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
28/09/2021, R 1102/2021-5, Marconi/Markomi

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rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Le 16 mars 2017, l’Office a reçu notification de la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international no 1 334 906 (ci-après l’ «enregistrement international») déposé le 10 octobre 2016 par Marconi, LLC (ci- après la «titulaire de l’enregistrement international») pour la marque verbale
MARCONI
pour la liste de services suivante, telle que limitée le 5 septembre 2021:
Classe 35 — Services de gestion des affaires commerciales, à savoir commercialisation et monétisation d’actifs de propriété intellectuelle pour le compte de tiers; Services d’assistance aux entreprises sous forme de développement de stratégies et de procédures commerciales pour maximiser le retour des actifs de propriété intellectuelle grâce à la fusion d’actifs de brevets; Services de gestion des affaires commerciales, à savoir fourniture d’outils et de ressources pour évaluer et analyser les actifs de propriété intellectuelle sur les marchés et les entreprises; Services d’assistance, de conseil et de conseil aux entreprises, à savoir conseil aux titulaires de brevets sur la monétisation de leurs propriétés; Services de gestion des affaires commerciales, à savoir regroupement de brevets en portefeuilles pour la concession de licences; Services de gestion commerciale, à savoir gestion de portefeuilles en brevets;
Classe 36 — Services d’investissement, à savoir acquisition, concession de licences et cession de biens de propriété intellectuelle; Services de conseils et d’assistance financiers, à savoir conseil pour des tiers concernant les investissements dans des actifs de propriété intellectuelle, tant directement qu’indirectement par l’intermédiaire d’autres entités; Services financiers, à savoir services d’acquisition et de financement d’actifs de propriété intellectuelle fournis dans le cadre de l’acquisition, de la gestion et de la concession de licences d’actifs de propriété intellectuelle; Services de conseils en investissements, à savoir conseil aux titulaires de brevets sur la monétisation de leurs propriétés; Services d’évaluation de la propriété intellectuelle; Services de courtage, à savoir regroupement de brevets en portefeuilles pour l’octroi de licences et la commercialisation et la monétisation d’actifs de propriété intellectuelle pour des tiers;
Classe 45 — Services de conseils juridiques, à savoir conseil aux titulaires de brevets sur la monétisation de leurs propriétés; Services juridiques, à savoir regroupement de brevets dans des portefeuilles pour la concession de licences, la concession de licences de brevet; Services juridiques, à savoir gestion de portefeuilles de brevets.
2 L’enregistrement international a été republié par l’Office le 17 mars 2017.
3 Le 17 juillet 2017, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour une partie des services, à savoir tous les services compris dans les classes 35 et 36.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 451 794
Markomi

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déposée le 12 novembre 2014 et enregistrée le 13 avril 2015 pour les services suivants:
Classe 35 — Fourniture de services de publicité, de marketing, de promotion et de conseils connexes pour des tiers; Services de marketing et de conseil dans les domaines de la promotion; La création, le développement, la mise en œuvre, la gestion et l’optimisation de campagnes publicitaires, de promotion et de marketing de tiers; Travaux de bureau;

Classe 42 — Programmation pour ordinateurs; Base de données accessible, informatique en nuage, services d’hébergement, fourniture de logiciels par le biais de logiciels en tant que service (SaaS); Conception de logiciels et de systèmes informatiques pour des tiers, à savoir logiciels pour campagnes de marketing; Intégration de systèmes et réseaux informatiques; Services de conseil en informatique; Services de conseil dans le domaine des campagnes de marketing personnalisées;
Conseils informatiques en matière de logiciels et développement et conception de solutions logicielles pour des tiers pour des campagnes de marketing; Conception de logiciels et de systèmes informatiques pour des tiers; Ingénierie logicielle.

5 Par décision du 23 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés compris dans la classe 35, au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 23 juin 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 5 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande de limitation des services compris dans les classes 35 et 36.
8 Le 24 août 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation.
9 Le 26 août 2021, l’opposante a informé la chambre de recours que les parties étaient parvenues à un règlement amiable en la matière, par lequel la titulaire de l’enregistrement international s’était engagée à limiter la liste des services demandée le 5 juillet 2021 et qu’un accord sur les frais avait été conclu entre les parties. L’opposante a informé la chambre de recours que, lors de l’inscription de ladite limitation, son opposition serait retirée.
10 Le 8 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la limitation demandée avait été effectuée et qu’elle était désormais lue comme au paragraphe 1. L’opposante a été invitée à informer la chambre de recours, dans un délai d’un mois, du maintien ou non de son opposition. Les deux parties ont également été invitées, dans le même délai, à informer la chambre de recours si elles étaient parvenues à un accord sur les frais.
11 Le 8 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a confirmé que l’accord intervenu entre les parties contenait également un accord sur les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

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12 Le 14 septembre 2021, l’opposante a retiré son opposition, confirmant à nouveau qu’aucune décision sur la répartition des frais n’était nécessaire.
13 Le 27 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza