LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 28 octobre 2021
Dans l’affaire R 808/2020-1
Peter Schuju Robert-Bosch-Str. 8
33178 Borchen
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par green field IP SCHULTE RECHTSANWÄLTE, Kehrwieeing 8, 20457 Hamburg (Allemagne)
contre
Krasnyj Octyabr ul. Malaya Krasnoselskaya d. 7, str. 24
Moscou 107140
Russie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par FORAL PATENT LAW OFFICES, Kaleju 14-7, 1050 Riga (Lettonie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 30 403 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 780 021)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/10/2021, R 808/2020-1, KOPOBKA (fig.)/Koроbka

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juin 2013, Krasnyj Octyabr (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits suivante:
Classe 30 — confiserie à base d’amandes; Confiseries bouillies; Cachou [confiserie], autre qu’à usage pharmaceutique; Confiserie au chocolat; Confiserie au chocolat pralines; Confiserie au chocolat praliné; Confiserie au chocolat; Décorations au chocolat pour articles de confiserie;
Confiserie aromatisée au chocolat; Chocolat pour confiserie et pain; Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Gommes transparentes [confiserie]; Fruits à coque enrobés
[confiserie]; Confiserie; Confiseries en barre; Confiserie, produits à base de chocolat; Confiseries contenant de la gelée; Confiseries contenant de la confiture; Confiseries fourrées de liquide alcoolisé; Confiseries fourrées de liquide aux fruits; Confiseries fourrées au vin; Confiseries glacées; Confiseries congelées; Confiseries sous forme liquide; Confiseries sous forme de pastilles; Confiseries enrobées de chocolat; Confiseries en chocolat; Confiseries à base de sucre;
Confiseries non médicinales; Confiseries non médicinales; Morceaux de sucre cristallisé
[confiserie]; Confiserie à base de produits laitiers; Dragées [confiserie non médicinale]; Farces aromatisées pour confiseries; Confiseries sucrées aromatisées; Pain; Pâtisseries; Glaces comestibles; Confiserie à base de farine; Fondants [confiserie]; Yaourt glacé [glaces alimentaires];
Bonbons aux fruits [confiserie]; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Pâtes de fruits [confiserie];
Confiseries glacées; Confiseries glacées sous forme de sucettes; Confiserie à base de crème glacée; Confiseries glacées non médicinales; Réglisse [confiserie]; Confiseries aromatisées à la réglisse; Sucettes [confiserie]; Pastilles [confiserie]; Pastilles [confiserie non médicinale];
Guimauves [confiserie]; Guimauves [confiserie]; Confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; Confiserie non médicinale au chocolat; Confiseries non médicinales contenant du lait; Confiserie non médicinale sous forme de gelée; Bonbons non médicinaux de confiserie; Confiserie non médicinale contenant du chocolat; Confiseries non médicinales aromatisées au lait;
Confiseries non médicinales fourrées au caramel; Confiseries non médicinales sous forme de pastilles; Confiseries non médicinales en forme d’œufs; Confiseries non médicinales utilisées dans un régime à calories contrôlées; Confiserie non médicinale à base de farine; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolat; Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat;
Confiseries non médicinales à la menthe; Sucreries non médicinales; Confiserie aux noix; Confiserie à base d’oranges; Pastilles [confiserie]; Pâtisseries; Chips de confiserie à base de beurre d’arachides; Confiserie à base d’arachides; Menthe pour la confiserie; Pastilles de menthe
[confiserie], à usage non médicinal; Confiserie à base de farine de pommes de terre; Desserts préparés [confiserie]; Confiseries à base de roche; Poudres acidulées [confiserie]; Poudres acidulées [confiserie]; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits

---

3
séchés [confiserie]; En-cas contenant des fruits secs [confiserie]; En-cas contenant des graines
[confiserie]; En-cas contenant des fruits à coque [confiserie]; En-cas principalement à base de confiseries; Bâtons de réglisse [confiserie]; Bonbons non médicinaux sous forme de confiseries sucrées; Truffes [confiserie]; Truffes de rhumes [confiserie]; Gaufrettes; Pâtisseries; caramels
[bonbons]; Bonbons; Chocolat; Pralines; Pralines au chocolat; Gaufrettes au chocolat; Gaufrettes au caramel au chocolat; Gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; Gaufrettes roulées
[biscuits]; Cacao; Massepain; Crackers; Biscottes; Pain d’épice; Sandwiches; Muesli; Pop-corn; Tartes; Halvas; Boisson chocolatée; Café; Thé; Boissons à base de thé; Boissons (au café); Miel; Flocons de maïs; Flocons d’avoine; Chips [produits céréaliers].
2 La demande a été publiée le 10 juillet 2013 et la marque a été enregistrée le 17 octobre 2013.
3 Le 30 novembre 2018, Peter Schuju (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l', du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale allemande no 30 407 208, «KOPOBKA», déposée le 12 février 2004 et enregistrée le 30 avril 2004 pour les produits suivants:
Classe 30 — Candy (non médicinale).

6 La demanderesse en nullité a fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit étant donné que les signes et les produits sont identiques ou, à tout le moins, similaires.
7 La titulaire de la marque de l’Union européenne a exigé la preuve de l’usage de la marque antérieure. En outre, la titulaire de la MUE affirme qu’en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du RMUE, la demanderesse en nullité n’est pas habilitée à déposer une demande en nullité. À cet égard, elle avance les arguments suivants:
– La titulaire de la marque de l’Union européenne est les plus grands fabricants de produits de confiserie en Russie et est membre de la société holding
«Obhedinennye Konditery», qui est la plus grande exploitation de confiseries en Europe orientale. Tant le titulaire que les membres de l’Obhedinennye Konditery Krasnyj Octyabr, Public Joint Stock Company, sous licence de
Krasnyj Octyabr, fabriquent des confiseries (y compris des bonbons, des gaufrettes, des tourtes, des biscuits, des galets) sous la marque contestée et vendent ses propres produits sous la marque «KOPOBKA» en Allemagne, par l’intermédiaire d’un certain nombre de distributeurs, depuis 2009 au moins. La demanderesse en nullité est actionnaire et PDG de Monolith Mitte GmbH, qui est l’un des distributeurs en Allemagne des produits de la titulaire. La titulaire de la marque de l’Union européenne utilise la marque «KOPOBKA» de bonne foi depuis 1948, c’est-à-dire avant la demande d’enregistrement de la marque antérieure. En effet, bien que la requérante ait eu connaissance de l’usage de la marque contestée en Allemagne depuis son enregistrement, elle n’a pas cessé cet usage.

---

4
– La demanderesse en nullité, en tant que PDG et actionnaire de Monolith Mitte GmbH (annexe 12), qui a reçu et distribué des produits de Krasnyj
Octyabr, Public Joint Stock Company, désigné par la marque contestée
(annexe 8) et exploité sur le même marché spécifique que les autres distributeurs de Krasnyj Octyabr, était parfaitement au courant de l’usage continu de la marque de l’Union européenne no 11780021 en Allemagne après 17.10.2013 (ou devrait raisonnablement être présumée). Cette conclusion est confirmée par les éléments de preuve et circonstances suivants:
(i) La lettre (annexe 4) des avocats de la demanderesse en nullité, datée de
09.01.2012, confirmant la position et la volonté de la demanderesse en nullité d’accepter l’usage de la marque KOPOBKA en Allemagne par les membres de la société Obhedinennye Konditery tenue (forclusion par tolérance), reconnaissant en même temps explicitement des droits sur la marque KOPOBKA des membres de l’Obhedinennye Konditery en tant que:
(ii) Présence continue de la marque sur les produits de Krasnyj Octyabr, que
Monolith Mitte GmbH a régulièrement acheté à Krasnyj Octyabr par l’intermédiaire de la société de gestion Obhedinennye Konditery (annexes 1, 2, 3 et 8);
(iii) présence continue de la marque sur les produits de Krasnyj Octyabr dans l’assortiment d’autres distributeurs en Allemagne (concurrents de Monolith Mitte GmbH) (annexes 1, 6, 7, 9, 10, 11);
(iv) présence continue de la marque sur les produits de Krasnyj Octyabr sur des étagères de grandes chaînes de vente au détail en Allemagne, telles que REAL et REWE (annexe 11);
(v) présentation de la marque sur les tarifs internationaux ISM en
Allemagne (annexes 1 et 11).
8 En réponse, la demanderesse en nullité affirme que les sociétés du groupe Monolith sont spécialisées dans la distribution d’aliments russe et d’Europe orientale et s’adressent à des émulsions et à des réinstallations provenant des pays de l’ancienne Union soviétique parlant russe. Elle conteste les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne et affirme qu’ils ne démontrent pas sa tolérance à l’usage de la marque contestée. En outre, elle n’a produit aucun élément de preuve concernant les années 2017 et 2018.

---

5
La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage sérieux de sa marque:
(vi) Une déclaration sous serment signée par Peter Schuju (directeur général de Monolith Mitte GmbH) le 16/04/2019, indiquant qu’il a concédé à d’autres entreprises une licence pour utiliser la marque allemande antérieure pour la distribution des produits pour lesquels la marque est enregistrée. La déclaration sous serment contient des chiffres de vente et des quantités distribuées pour divers produits «KOPOBKA», à savoir ceux identifiés sous le no 87 400 (bonbons), no 87 507
(bonbons enrobés de cacao), no 91 424
(bonbons à biscuits) et no 91429
(biscuits) entre janvier 2013 et décembre
2018 (annexe 1);
(vii) 40 dépliants publicitaires, rédigés en allemand, avec des dates manuscrites ajoutées. La plupart des dépliants font référence à des biscuits fourrés au caramel et seuls deux dépliants, datés de la période pertinente, montrent des images de bonbons «KOPOBKA»;
(viii) Une étiquette rédigée en allemand.
9 En réponse, déposée le 13 juin 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir, en substance, ce qui suit:
– L’usage démontré par la demanderesse en nullité est la distribution/vente par un agent des produits du mandant marqués de sa propre marque. Le mandant est Krasnyj Octyabr, Public Joint Stock Company, qui est titulaire de la marque contestée, où l’agent est Monolith/M. Peter Schuju, qui est l’un des distributeurs du mandant en Allemagne. Ni Krasnyj Octyabr, Public Joint Stock Company, ni aucun autre membre du groupe de sociétés Obhedinennye Konditery holding holding n’a conclu d’accord de licence concernant la marque KOPOBKA avec la demanderesse en nullité ou le groupe de sociétés Monolith. Par conséquent, les éléments de

---

6
preuve produits par la demanderesse en nullité confirment l’usage de la marque KOPOBKA par la titulaire de la marque contestée, ou avec son autorisation. Ces éléments de preuve ne prouvent pas l’usage de la marque allemande no 304072087 par la demanderesse en nullité.

– Toutes les étiquettes et produits présentés par la demanderesse en nullité dans ses observations de 29.04.2019 sont ceux produits par le titulaire de la marque contestée ou avec son autorisation, par les membres de la société
Obhedinennye Konditery holding et vendus au groupe Monolith en vertu d’un simple contrat d’achat, de même qu’à d’autres distributeurs en Allemagne.
– La marque KOPOBKA est la propriété de Krasnyj Octyabr, Public Joint Stock Company (sa partie verbale utilisée par la société et son prédécesseur en droit depuis 1948) et des membres de la société Obhedinennye Konditery holding (voir éléments de preuve joints à nos observations de 15.02.2019). Ni
Krasnyj Octyabr, Public Joint Stock Company, ni aucun autre membre du groupe de sociétés Obhedinennye Konditery holding ne requiert l’autorisation ou la licence de M. Peter Schuju ou Monolith pour utiliser sa propre marque.

– La vente de produits sous la marque KOPOBKA de sociétés holding Obhedinennye Konditery ne constitue pas un usage de la marque de la demanderesse en nullité.
– Dans sa déclaration sous serment du 16 avril 2019 (point 3 de la déclaration sous serment), la demanderesse en nullité affirme que Monolith Mitte GmbH est la titulaire de la marque antérieure, tandis qu’à la suite des éléments de preuve produits avec la demande en nullité, la titulaire de la marque est M.
Schuju.
10 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
– Jugement du Tribunal de Grande Instance de Cologne du 21 février 2018 dans l’affaire n° 81 o 7/18 (annexe 3), où il est explicitement indiqué que la mention dans l’étiquette 'fabriqué’ ne pourrait changer que si elle était attribuée à un distributeur exclusivement autorisé qui, du point de vue du consommateur, représente [uniquement] la gamme de produits en Allemagne. En l’espèce, plusieurs importateurs de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont reçu les mêmes produits, dans le même emballage, sous la même marque. L’expression «fabriqués pour» signifie uniquement que les produits sont fabriqués pour la vente par Monolith Group, ce qui n’implique pas que les produits ont été fabriqués dans le cadre d’un accord de licence ou d’autres relations similaires.
– Factures adressées à trois importateurs/distributeurs différents en Allemagne: Dovgan GmbH, Ulan GmbH et Monolith Süd GmbH, prouvant la livraison de confiseries sous la marque contestée KOPOBKA également en 2016-2018
(annexes 5 à 8);

---

7
– Des catalogues de production de la société Obhedinennye Konditery holding pour la période 2013-2018 (annexe 9) montrant que la conception de l’emballage et de l’étiquetage des produits, telle qu’exposée dans les observations de la demanderesse en nullité du 29 avril 2019, est un modèle standard d’emballage et d’étiquetage des membres de la société Obhedinennye Konditery, créés et utilisés par les membres de la société
Obhedinennye Konditery, ainsi que de tout acheteur/importateur/distributeur
(annexe 4 aux observations du 15 février 2019, où la traduction anglaise est fournie).
11 Dans sa duplique, la demanderesse en nullité a affirmé qu’il existait uniquement une relation de vente avec acheteur entre les parties à la présente procédure et non, comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, une relation d’agent. La titulaire de la marque de l’Union européenne produit uniquement des produits en Russie et les vend, entre autres, à la demanderesse en nullité. L’arrêt invoqué par la titulaire de la marque de l’Union européenne est dénué de pertinence aux fins de la présente procédure, étant donné qu’il a été rendu en vertu du droit de la concurrence et non du droit des marques.
12 Par décision rendue le 30 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
L’ usage de la marque antérieure devait être démontré pour la période allant du 19 juin 2008 au 18 juin 2013 inclus.
Ence qui concerne l’importance de l’usage, les documents présentés n’indiquent pas suffisamment l’importance de l’usage, étant donné qu’ils ne fournissent pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
Les informations contenues dans la déclaration sous serment de la demanderesse en nullité ne sont étayées par aucun document commercial ou source officielle dans la mesure où les chiffres d’affaires ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve objectifs tels que des factures, des relevés de redevances, des reçus, des bilans ou d’autres documents commerciaux montrant, par exemple, des transactions de vente.
La demanderesseen nullité n’a produit qu’une étiquette non datée (rédigée en allemand et sans aucune référence aux produits) et des photographies de dépliants (datés de main et faisant principalement référence à des biscuits fourrés au caramel), dont deux seulement comprennent des images de bonbons «KOPOBKA». Elle n’a pas produit d’autres catalogues, brochures, barèmes de prix ou listes de magasins vendant des bonbons sous la marque antérieure et datés au cours des périodes pertinentes.

---

8
Par conséquent, les documents ne sauraient prouver que la demanderesse en nullité a exercé des activités commerciales effectives et sérieuses sous la marque antérieure sur le marché en ce qui concerne les produits pertinents au cours de la période pertinente.
Sur cette base, la demande en nullité est rejetée et la marque contestée est acceptée.
13 Le 30 avril 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 juillet 2020.
14 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 août 2020, la titulaire de la marque de
l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Demande de preuve de l’usage
La titulaire de la MUE a connaissance de l’usage de la marque contestée par la demanderesse en nullité. La demande de preuve de l’usage présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne était irrecevable dans la mesure où elle savait que la demanderesse en nullité utilisait son signe contesté.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré qu’elle vendait des bonbons à la demanderesse en nullité et que ces produits portaient le signe
KOPOBKA. Elle a simplement estimé que l’usage du signe était l’usage de sa marque KOPOBKA, et non l’usage de la marque allemande KOPOBKA de la demanderesse en nullité.
Preuve de l’usage
Les éléments de preuve produits pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure sont suffisants.
En effet, la titulaire de la MUE n’a pas émis de doutes quant à l’exactitude des déclarations contenues dans la déclaration sous serment, mais a simplement indiqué que l’usage de la marque antérieure était l’usage de sa marque KOPOBKA, et non l’usage de la marque allemande KOPOBKA de la demanderesse en nullité.
Lecontenu de la déclaration sous serment indique en effet le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure et les produits pour lesquels elle a été utilisée. La période pertinente s’étend de
2008 à 2018 et la marque antérieure est utilisée en Allemagne.

---

9
La marque antérieure est utilisée pour des bonbons, ce qui est corroboré par les dépliants publicitaires (annexe 2). En outre, les chiffres d’affaires confirment également un usage intensif de la marque antérieure pour lesdits produits.
Enoutre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des documents qui montrent que la demanderesse en nullité utilise de manière intensive le signe KOPOBKA (annexe 8) et qui auraient dû être pris en considération pour statuer sur la question de l’usage sérieux. Il ne fait aucun doute que le signe KOPOBKA est utilisé en Allemagne pour des bonbons par la demanderesse en nullité et les sociétés du groupe Monolith.
Documents additionnels
Les autres documents produits sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire étant donné qu’ils étayent l’usage de la marque antérieure.
Ence qui concerne l’étendue, l’importance et la fréquence de l’usage, la demanderesse en nullité produit les documents supplémentaires suivants à titre de preuve de l’usage:
• . L’article 87 400 concerne les caramels mous. Les caramels mous appartiennent au groupe des bonbons. L’emballage du produit montre le mot KOPOBKA. Korowka est la translittération de KOPOBKA. L’annexe 4 contient des exceptions supplémentaires concernant la publicité des produits KOPOBKA, qui sont vendus en vertu de l’article 87 400 au cours de la période pertinente. L’annexe 5 contient des factures concernant la vente de produits KOPOBKA au titre de l’article 87 400 au cours de la période pertinente.

---

10
• . L’article 87 507 concerne également les caramels mous. L’emballage du produit montre le mot KOPOBKA. Comme déjà indiqué et indiqué dans la déclaration sous serment, la marque antérieure fait l’objet d’un usage intensif pour la vente de caramels mous au titre de l’article 87 507. L’annexe 6 contient des extraits de la publicité de produits KOPOBKA vendus au titre de l’article 87 507 au cours de la période pertinente. L’annexe 7 contient des factures concernant la vente de produits KOPOBKA au titre de l’article 87 507 au cours de la période pertinente.
• . L’article 87 001 concerne également les caramels mous. L’annexe 8 contient des extraits de publicités pour des produits KOPOBKA, qui sont vendus en vertu de l’article 87 001 au cours de la période pertinente. L’annexe 9 contient des factures concernant la vente de produits KOPOBKA au titre de l’article 87 001 au cours de la période pertinente. Les factures montrent le mot
KOPOBKA.

---

11
• . L’article 91 508 montre la pastille lyubimaja KOPOBKA. La traduction des confiseries est sucrée. L’annexe 10 contient des extraits de la publicité de produits KOPOBKA vendus au titre de l’article 91 508 au cours de la période pertinente. L’annexe 11 contient des factures concernant la vente de produits KOPOBKA au titre de l’article 91 508 au cours de la période pertinente. L’annexe 12 montre qu’il existe 144 marchés mixtes en Allemagne. La circulation totale hebdomadaire de ces catalogues se situe entre 700 000 et 1 400 000 exemplaires. Une autre promotion des produits a lieu sur le site web www.mixmarkt.eu. Ce site web est utilisé par environ 40 000 à
45 000 visiteurs par mois. Il y a environ 350 000 à 400 000 pages vues par mois. Le contenu de ces sites comprend des offres de produits
(annexe 13). En outre, le marché des mélanges a son propre magazine hebdomadaire avec un numéro d’environ 60 000 exemplaires (annexe 14).
Sur cette base, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage pour les produits en cause, dans le pays concerné, au cours d’une période donnée, d’une quantité suffisante et d’une manière qui remplirait les conditions d’usage.
Enoutre, il existe une similitude entre les produits en conflit ainsi que les signes en conflit. Par conséquent, il est demandé que la décision attaquée soit annulée et que la marque antérieure soit considérée comme ayant fait l’objet d’un usage suffisant.
16 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Aucune raison n’a été fournie quant à la raison pour laquelle les éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse en nullité devraient être autorisés à ce stade.
– Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité sont insuffisants et ne confirment pas l’usage sérieux de la marque antérieure.

---

12
– La demanderesse en nullité a effectivement toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage de la marque contestée en Allemagne tout en ayant connaissance d’un tel usage.
– La titulaire de la marque de l’Union européenne produit différentes confiseries (y compris des bonbons, des gaufrettes, des tourtes, des biscuits, des gâteaux à roulettes) sous la marque, ce qui correspond à la marque de l’Union européenne no 11 780 021. En outre, elle est titulaire de l’enregistrement international KOPOBKA no 844 698 désignant, entre autres, l’Allemagne (annexe 5).
– La titulaire de la marque de l’Union européenne vend son propre produit de marque KOROVKA dans de nombreux pays, dont l’Allemagne par l’intermédiaire d’un certain nombre de distributeurs, tels que Dovgan GmbH, Monolith Sud GmbH (également Monolith Mitte GMBH), Ulan GmbH, Slco GmbH et d’autres au moins depuis 2009.
– Les produits portant la marque KOPOBKA no 11 780 021 ont fait l’objet d’une publicité active et continue en Allemagne dans des brochures promotionnelles de grands détaillants, des catalogues web, sur des rayons, dans des salons commerciaux internationaux en Allemagne depuis au moins le 17 octobre 2013 (annexe 11).
– Les nouveaux éléments de preuve concernent l’usage des marques de public Joint-Stock Company «Krasnyj Octyabr» et d’autres sociétés, appartenant à la même holding (COMPANY LIMITED «OBHEDINENNYE KONDITERY», soit UNICONF).
– Les marques respectives telles qu’exposées dans le mémoire exposant les motifs du recours sont la propriété d’Public Joint-Stock Company «Krasnyj Octyabr» et d’autres sociétés, appartenant au même holding OBHEDINENNYE KONDITERY (aka UNICONF), à savoir les articles
87400, 87507 et 91508.
– Tous ces produits ont été fabriqués par le membre de la holding UNICONF et sont marqués par les marques détenues par les sociétés de l’exploitation:
.

---

13
– Les produits visés aux articles 87 507 et 91 508 sont marqués par la marque correspondant à la marque contestée, à savoir la MUE no 11 780 021 d’Public Joint-Stock Company «Krasnyj Octyabr». En outre, comme on peut le voir sur les trois emballages de confiseries, ils portent la marque maison d’Open-Type Joint Stock Company Rot Front, démontrant clairement que les produits sont fabriqués par le membre de l’UNICONF et marqués de sa propre marque.
– Le produit visé à l’article 87 001 correspond au produit fabriqué par la société lettonne et marqué de la marque GOTINA, et non KOPOBKA. En outre, les «extraits de publicités [MIX MARKT]» se rapportant au produit visés à l’article 87 001 ne portent pas du tout la marque KOPOBKA. Ils sont plutôt identifiés dans la publicité comme «Kälbchen». En outre, la quantité de produits sous l’article 87 001 vendus sur la base des factures déposées au cours de la période pertinente n’est que de quelques kilos, ce qui est manifestement insignifiant.
– Ces éléments de preuve nouvellement produits ne peuvent servir d’appui à l’usage sérieux de la marque de la demanderesse en nullité citée dans la demande en nullité, étant donné que ce n’est tout simplement pas la marque de la demanderesse en nullité qui est utilisée dans ces éléments de preuve.
– La titulaire de la marque de l’Union européenne a créé et utilise de bonne foi sa marque KOPOBKA depuis les premières années avant que la demanderesse en nullité ne demande l’enregistrement de sa marque.
– La demanderesse en nullité, en tant que PDG et actionnaire de Monolith Mitte GmbH, qui a reçu et distribué des produits de Krasnyj Octyabr, Public
Joint Stock Company, arborant la marque contestée (annexe 8) et exploité sur le même marché spécifique la même niche spécifique des «produits issus de l’origine ethnique» que les autres distributeurs de Krasnyj Octyabr, avait parfaitement connaissance de l’usage continu de la marque de l’Union européenne no 11 780 021 en Allemagne après le 17 octobre 2013.
– Factures supplémentaires adressées à trois importateurs/distributeurs différents en Allemagne: Dovgan GmbH, Ulan GmbH et Monolith Süd
GmbH montrent également des livraisons de confiseries sous la marque contestée KOPOBKA en 2016-2018 (annexes 5 à 8).
– Les catalogues de la société Obhedinennye Konditery tenue pour la période 2013-2018 (annexe 9) montrent que la conception de l’emballage et de l’étiquetage des produits, telle qu’exposée dans lesobservations de la demanderesseen nullitédu 29 avril 2019, est une conception standard d’emballage et d’étiquetage des membres de la société Obhedinennye Konditery, créés et utilisés par les membres de la société Obhedinennye
Konditery, ainsi que proposés à tous et à tout acheteur/importateur/distributeur.
– Les produits figurant sur l’emballage arborant la marque KOPOBKA telle que vue dans les catalogues de produits ont été livrés à tous les distributeurs

---

14
et revendeurs en Allemagne depuis au moins 2012. Cela est confirmé par les autres éléments de preuve versés au dossier, tels que les annexes 10 et 11 figurant dans nos observations du 15 février 2019, y compris des impressions de l’archive web vérifiable.
– Leséléments de preuve versés au dossier confirment que, depuis le 17 octobre 2013, la marque de l’Union européenne no 11 780 021 a fait l’objet d’un usage continu à grande échelle sur le même marché, sur lequel la demanderesse en nullité exerce ses activités. L’usage a notamment eu lieu en
Allemagne dans de grandes chaînes de vente au détail, se concentrant sur le même groupe spécifique de consommateurs que celui de la demanderesse en nullité.
– La demanderesse en nullité souhaite obtenir des droits exclusifs sur le nombre de marques appartenant à JSC ROT FRONT et à PJSC KRASNYJ OCTYABR dans le but d’empêcher d’autres revendeurs et distributeurs en Allemagne de vendre des produits de JSC ROT FRONT et de PJSC
KRASNYJ OCTYABR, empêchant ainsi les producteurs de vendre les produits respectifs en Allemagne uniquement par l’intermédiaire du groupe Monolith.
– À cet égard, l’annexe 4 de nos observations du 13 juin 2019 confirme la position de la demanderesse en nullité d’accepter l’usage, entre autres, de la marque KOPOBKA en Allemagne par les membres de la société
Obhedinennye Konditery holding, ce qui équivaut à une forclusion par tolérance, tout en reconnaissant explicitement les droits sur la marque KOPOBKA par les membres de l’Obhedinennye Konditery holding:
À cetégard, nos clients vous proposent de conclure un contrat de fourniture exclusive avec eux, qui prévoit l’octroi d’une licence pour vos marques (sans droit de fabrication) et qui contiendrait une reconnaissance mutuelle des marques de nos clients. Nos clients seraient exclusivement informés de vos livraisons en Allemagne, utiliseraient vos marques à votre avantage et les protégeraient contre des tiers à leurs propres frais.
– Sur cette base, il est demandé que la décision attaquée soit confirmée en ce que la demande en nullité a été rejetée.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

---

15
Portée du recours
19 En l’espèce, le recours en cause porte, à première vue, sur la question de savoir, premièrement, si c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité fondée sur la marque allemande antérieure, étant donné que les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage de cette marque antérieure ont été jugés insuffisants pour prouver que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente [article
64, paragraphe 2, et (3), du RMUE] et, deuxièmement, si les informations supplémentaires présentées au stade du recours sont recevables ou non.
Absence de motivation de la décision attaquée
20 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité fondée sur la marque allemande antérieure, au motif que les éléments de preuve produits en réponse à la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne «ne sauraient prouver que la demanderesse a exercé des activités commerciales effectives et sérieuses sous la marque antérieure sur le marché pour les produits pertinents au cours de la période pertinente».
21 Toutefois, en l’espèce, la question de savoir si les preuves produites par la demanderesse en nullité étaient suffisantes ou non pour prouver l’usage de sa marque allemande antérieure était secondaire en l’espèce. En fait, d’après les arguments versés au dossier, il est constant entre les parties que la marque
«KOPOBKA» est utilisée en Allemagne. La principale différence entre les parties est de savoir si les preuves de l’usage sont attribuables à l’usage de la marque antérieure ou de la marque de l’Union européenne contestée. Toutefois, cette question n’a pas été suffisamment traitée dans la décision attaquée.
22 Par conséquent, la principale question préliminaire qui aurait dû être examinée en premier lieu par la division d’annulation, ainsi que longuement discuté par les parties en première instance, est de savoir si les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité pour démontrer l’usage sérieux sont attribuables à l’usage de la marque allemande antérieure ou de la marque de l’Union européenne contestée. En d’autres termes, que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité démontrent l’usage de sa marque allemande antérieure à laquelle la titulaire de la MUE a consenti ou, comme le prétend la titulaire de la
MUE, la demanderesse en nullité était un distributeur des produits de la titulaire de la MUE et invoque, sans l’autorisation de la titulaire de la MUE, l’usage de la marque de la titulaire de la MUE. Sans la décision sur cette question, qui est au cœur du litige entre les parties et sans la compréhension de la relation commerciale complexe entre les parties ayant eu une incidence sur l’usage de la marque antérieure sur le marché allemand, la division d’annulation ne pouvait pas prendre position en dernier ressort sur l’usage sérieux.
23 En effet, les parties ont discuté en profondeur de la relation commerciale entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et la demanderesse en nullité, en fournissant de nombreux arguments et éléments de preuve devant l’Office.

---

16
Toutefois, la division d’annulation a simplement rejeté la demande en nullité en énumérant les éléments de preuve produits et en considérant qu’ils étaient insuffisants pour prouver l’usage du droit antérieur, sans même tenter d’aborder la question centrale examinée par les parties, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, l’appréciation est entachée d’une insuffisance de motivation qui a conduit à de graves lacunes dans la motivation de la décision attaquée et équivaut
à une erreur de méthodologie.
24 L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général qui peut, voire doit, être examiné d’office (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
25 La décision attaquée doit dès lors être annulée et une nouvelle décision doit être prise en considération, en tenant compte de tous les arguments et preuves présentés par les parties au cours des procédures d’annulation et de recours.
Éléments de preuve supplémentaires
26 En l’espèce, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours afin d’étayer l’usage de la marque allemande antérieure. Ces éléments de preuve, énumérés au paragraphe 9 ci-dessus, consistent, en particulier, en des emballages de produits accompagnés de factures ainsi que dans des publicités.
27 Compte tenu de ce qui précède, par mesure de précaution, la chambre de recours estime qu’il convient d’accepter, à ce stade, les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, étant donné qu’ils sont complémentaires des éléments de preuve produits devant la division d’annulation et qu’ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de la procédure conformément à l’article 27, paragraphe 4, duRDMUE et à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
Renvoi en première instance
28 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
29 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, il ressort du cadre institutionnel de l’Office entre la division d’annulation et les chambres de recours que le risque de confusion doit d’abord être apprécié en première instance (22/03/2007, T-364/05,
Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 39-41).
30 Par conséquent, l’affaire est renvoyée à la division d’annulation pour suite à donner et examiner la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte de tous les arguments et preuves présentés par les parties au cours des procédures d’annulation et de recours. En fonction des conclusions de la division d’annulation concernant la preuve de l’usage sérieux, il peut être nécessaire d’examiner également la revendication de forclusion par

---

17
tolérance de la titulaire de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 61, paragraphe 2, du RMUE.
31 Étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’annulation et qu’une décision définitive n’a pas encore été rendue, cette décision sera susceptible de recours avec la décision statuant définitivement sur la demande en nullité
(article 66, paragraphe 2, du RMUE).
Frais
32 L’affaire étant renvoyée à la Division d’annulation, conformément à l’article 109, paragraphe 3 du RMUE, chaque partie supportera ses propres frais de représentation professionnelle qu’elle a exposés dans la procédure de recours.
33 La décision finale sur les frais de la procédure d’annulation relève de la compétence de la division d’annulation à la suite de son appréciation du fond de l’affaire.

---

18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la présente procédure de recours.



Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:

Signature
P.O. M. Chaleva