DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 612
GEO G. Sandeman Sons indirects Co., Limited, 400 Capability Green, LU1 3AE Luton, Royaume-Uni (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
DON CAPA SARL, Route De St-Cergue 307, 1260 Nyon, Suisse (titulaire), représentée par Emmanuel de la Brosse, 93 Rue des Chênes, 01630 Sergy, France (mandataire agréé).
Le 09/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 612 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 491 840 (marque verbale «DON CAPA»), à savoir contre tous les services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no
1 626 126 (marque figurative ), no 1 636 877 (marque figurative) et no 8 675 101 (marque verbale «THE DON»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 675 101 de l’opposante (marque verbale «THE DON»);
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse (titulaire), l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

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La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la MUE no 8 675 101 (marque verbale «THE DON»).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de l’enregistrement international) est le 05/08/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 05/08/2014 au 04/08/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières, du rhum et d’autres boissons alcooliques incluant le rhum).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 16/10/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 21/12/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a demandé une prorogation du délai qui lui a été accordée jusqu’au 21/02/2021. Le 18/02/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
66 factures émises par des tiers à l’égard de la société Sogrape Vinhos S.A., provenant principalement de sociétés de marketing et de publicité ainsi que de photographes. Celles-ci contiennent des informations sur les activités de marketing portant la marque Sandeman, telles que la fabrication de bannières, de flacons de souris, de services photographiques et publicitaires tels que la décoration d’une voiture; Les factures datent principalement de la période pertinente.

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Brochure contenant les produits de l’opposante au format PDF (datée de 2020); La
seule référence à «Don» est un vin de Porto appelé Don Fino . La marque antérieure (The Don) en tant que telle n’est pas mentionnée.
Une liste de récompenses remportées par Sandeman Porto Tawny (présentées ci- dessous) au cours des deux dernières années (datées de 2020). La marque antérieure n’est pas mentionnée.

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APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, à savoir des factures et des listes de prix et de produits, ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. La marque antérieure «The Don» n’est mentionnée même une fois dans aucun des documents produits. La référence à «Don» fait partie d’une marque dénommée «Don Fino» placée sur la bouteille de vin de Porto dans un document pdf avec un aperçu de tous les produits de l’opposante. Toutefois, premièrement, ce n’est pas la marque antérieure et il n’est pas non plus clair si ou quelles quantités ont été vendues sous ce nom, étant donné que les factures ne portent pas sur cette marque.
L’opposante aurait pu produire des factures, des catalogues, des barèmes de prix, des extraits de presse, des chiffres d’affaires, des chiffres de vente ou des publicités afin de démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Il incombe à l’opposante de démontrer, sur la base d’éléments concrets et objectifs, l’usage effectif et suffisant de la marque pour les produits pertinents sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 2002 septembre 3445, Kabushiki Kaisha Fernandes/EUIPO — Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec. p. II-5233, point 47, et du 2004 octobre, Vitakraft-Werke Wührmann/EUIPO — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, non encore publié au Recueil, point 28; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Conclusion concernant l’enregistrement de la MUE no 8 675 101
Les exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Par conséquent, l’absence de l’un d’entre eux amènera à la conclusion que l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux de sa marque antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et le rejet de l’opposition.
La division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.

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Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 675 101. La demanderesse a également demandé la preuve de l’usage des autres marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques de l’Union
européenne no 1 626 126 (marque figurative ) et no 1 636 877 (marque
figurative). Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites en ce qui concerne ces marques antérieures (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été présumé sont les suivants:
Enregistrements de marques de l’Union européenne no 1 626 126 et no 1 636 877
Classe 33: Boissons alcoolisées.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Mise à disposition de salles pour réunions, à savoir des chambres à fumer, des salons de cigares; Services de bars.

La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu la similitude des signes; Par conséquent, la comparaison des produits et services ne sera pas effectuée à ce stade et la liste des produits et services n’est présentée qu’à titre d’illustration.

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b) Les signes
1)
2) DON CAPA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux Don et CAPA sont des mots espagnols et signifient Mister et Cap-
/cloak (voir Pons Online Dictionary, https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-englisch). Toutefois, combinés, ils n’ont pas de signification claire étant donné qu’il n’y a pas de personne telle qu’un musée, seul un Mister ayant un capot (señor con una capa). En anglais, il pourrait être compris comme désignant un homme portant le nom de famille CAPA. La CAPA en italien signifie ply/skipper (voir Pons Online Dictionary, https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-italienisch/capa?bidir=1). En tout état de cause, Don et CAPA sont pleinement distinctifs pour la partie du public qui comprend chaque élément verbal ou pour ceux qui ne le comprennent pas.

La marque antérieure no 2 est une marque purement figurative, composée de la silhouette d’un homme (ou d’une statuette) dans une longue coture ou sphère et d’un chapeau, debout sur une base. Il sera compris comme tel par le public pertinent. Puisqu’il n’est ni descriptif, ni suggestif, ni faible, pour les produits concernés, cet élément est distinctif.
La marque antérieure no 1 est une marque figurative contenant le même élément figuratif que celui décrit ci-dessus. Il contient également l’élément verbal «Sandeman» (il sera compris par une partie du public comme un nom de famille d’origine anglaise) ainsi que l’élément «EST 1790», qui sera compris comme faisant référence à l’année de constitution de la société et est dépourvu de caractère distinctif. Les lignes horizontales et la police de caractères utilisée dans la marque antérieure no 1 sont également dépourvues de caractère distinctif, étant donné qu’elles sont simplement décoratives. Pour les parties non anglophones du public pertinent, l’élément verbal Sandeman est dépourvu de signification.

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Qu’il soit compris ou non, «Sandeman» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible pour les produits pertinents, il est donc distinctif.
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, lorsqu’un signe est composé à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que l’élément verbal doit toujours être considéré comme dominant. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal (1-, 2/11/2015, Wisent/Żubrówka Bison Brand Vodka, EU:T:2015:841, § 74 et jurisprudence citée). En l’espèce, la représentation d’un homme dans la marque antérieure 1, du fait de sa forme, de sa taille et de sa position, est facilement perceptible sur le plan visuel et contribue clairement à établir l’image de cette marque que le public pertinent gardera en mémoire. Par conséquent, le mot «SANDEMAN» et la représentation d’un homme sont considérés comme codominants, c’est-à-dire les éléments les plus accrocheurs visuellement de ce signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, la marque antérieure 2 représente un homme dans un coat ou un paysage et la marque contestée est la marque verbale Don CAPA, il n’existe aucune similitude sur le plan visuel. La marque antérieure no 1 partage quelques lettres avec la marque contestée (A, D, N), bien qu’occupant des positions différentes. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines de ces lettres, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81). Ces marques diffèrent par leurs autres lettres.
Étant donné que les signes ne coïncident au niveau d’aucun élément sur le plan visuel, la division d’opposition conclut qu’ils ne sont pas similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, en ce qui concerne la marque antérieure no 1, il n’existe aucune similitude avec la marque contestée malgré le fait que les deux marques ont en commun certaines lettres (A, D et N), bien qu’elles occupent des positions différentes. Les marques diffèrent par la prononciation de leurs autres lettres. En ce qui concerne la marque antérieure no 2, il y a lieu de constater que lessignes figuratifs antérieurs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Par conséquent, ils ne sont pas similaires sur le plan phonétique ou ne peuvent être comparés.
Sur le plan conceptuel, plusieurs cas de figure sont possibles. Les marques antérieures seront associées à un homme dans un coat ou un paysage. La marque antérieure no 1 sera également associée par une partie du public au nom de famille Sandeman. Le signe contesté soit n’a pas de signification (par exemple pour le public germanophone ou polonais), soit une autre partie ne comprendra qu’une partie du signe contesté (par exemple, pour le public anglophone qui ne comprendra que le concept de «Don» — un titre espagnol, voir Oxford English Dictionary). Le public hispanophone comprendra l’idée d’un préfixe honorifique et d’un paysage, bien que la combinaison, comme indiqué ci-dessus, n’ait aucun sens pour les hispanophones étant donné que le préfixe honorifique «Don» est généralement suivi d’un prénom et d’un nom de famille et non d’un nom tel que le paysage (capa en espagnol). La combinaison Don CAPA ne sera donc pas comprise, comme

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l’opposante veut le croire, comme une soeur avec un capot. En anglais, il peut être compris comme une erreur avec le nom patronymique CAPA. Par conséquent, même dans le meilleur scénario pour l’opposante, à savoir la partie hispanophone du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun aspect pertinent, ils sont différents.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante pour ces deux droits antérieurs, à savoir les enregistrements de marques de l’Union européenne no 1 626 126 et no 1 636 877, étant donné que le résultat ne serait pas différent même si l’usage était prouvé.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Lars HELBERT Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.

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