DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 42 001 C (INVALIDITY)
Schmitt Söhne GmbH Weinkellerei, Weinstr. 8, 54340 Longuich, Allemagne (requérante), représentée par Patentanwalt Dr.-ing. Jörg Wagner, Trierpatent, Monaiser Str. 21, 54294 Trier (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yerbito S.R.L.S., Via Ricasoli 30, 50122 Firenze, Italie (titulaire de la MUE), représentée par Bugnion S.P.A., Via A. Gramsci 42, 50132 Firenze (représentant professionnel).
Le 22/07/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre une partie des produits et
services de la marque de l’Union européenne no 18 120 718, à savoir une partie des produits et services compris dans les classes 32, 35 et 43 et tous les produits compris dans la classe 33. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 896 645 La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que les produits et services sont identiques ou similaires, que le public est le grand public et que le niveau d’attention peut être inférieur à la moyenne. En ce qui concerne les signes, ils coïncident par l’élément le plus distinctif de la marque contestée (le soleil) étant donné que toutes les dénominations et l’élément figuratif en forme de tasse dans cette marque sont dépourvus de caractère distinctif.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu que «Yerbito» est un diminutif et, en tant que tel, un mot imaginatif; En outre, compte tenu de sa taille et de sa position, il constitue l’élément le plus dominant de la marque contestée. En outre, la forme du

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soleil est à peine visible, elle est très différente de la marque de la requérante et il existe de nombreuses marques enregistrées qui ont pour élément principal un «soleil souriant». Les marques sont différentes de tous les points de vue, seuls les produits compris dans la classe 33 en litige peuvent être considérés comme similaires et le niveau d’attention des consommateurs est élevé. Cela signifie qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Dans sa réplique, la demanderesse limite la demande en nullité dans la classe 32 la maintenant uniquement pour les cocktails sans alcool et insiste sur la forte similitude des signes.
Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne insiste sur ses arguments précédents et sur le fait que la présence du soleil avec un visage humain est à peine perceptible dans la marque contestée et, par conséquent, il ne peut y avoir de risque que les consommateurs attribuent la même origine aux produits et services.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Cidre.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de vente en gros et au détail de boissons alcooliques (à l’exception des bières), préparations alcooliques pour faire des boissons, cidres.
Après une limitation de la portée de la demande dans la classe 32, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 32: Cocktails sans alcool.
Classe 33: Apéritifs; Cocktails; Spiritueux; Liqueurs; Vin.

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Classe 35: Services de vente au détail concernant les apéritifs; Services de vente en gros concernant les apéritifs; Services de vente au détail par catalogue concernant les apéritifs; Services de vente au détail en ligne concernant les apéritifs; Services de vente au détail concernant les cocktails; Services de vente en gros concernant les cocktails; Services de vente au détail sur catalogue de cocktails; Services de vente au détail en ligne de cocktails; Services de vente au détail concernant les spiritueux; Services de vente en gros concernant les spiritueux; Services de vente au détail par catalogue concernant les spiritueux [boissons]; services de vente au détail en ligne concernant les spiritueux [boissons]; Services de vente au détail concernant les liqueurs; Services de vente en gros concernant les liqueurs; Services de vente au détail de liqueurs par catalogue; Services de vente au détail en ligne de liqueurs; Services de vente au détail concernant le vin; Services de vente en gros concernant le vin; Services de vente au détail sur catalogue de vins; Services de vente au détail en ligne concernant le vin.
Classe 43: Services de bars et de restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons.

Produits contestés compris dans la classe 32
Les cocktails sans alcool contestés sont similaires aux cocktails alcooliques de la demanderesse inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques. Dans le secteur des boissons, on observe une tendance croissante pour les entreprises qui produisent des boissons alcoolisées et proposent également des boissons non alcooliques en lieu et place des boissons alcoolisées. En outre, certaines boissons non alcooliques sont destinées à être consommées dans les mêmes circonstances que celles qui sont alcooliques par des consommateurs qui ne peuvent pas, ou ne peuvent pas, consommer de l’alcool. Étant donné que les consommateurs les percevront comme des produits alternatifs, ils doivent également être considérés comme étant concurrents. En outre, il n’est pas rare que des cocktails non alcooliques soient vendus dans des magasins spécialisés dans les boissons alcooliques ou dans les mêmes rayons des supermarchés.
Produits contestés compris dans la classe 33

Les apéritifs contestés; Cocktails; Spiritueux; Les liqueurs sont incluses dans la catégorie plus large des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de la demanderesse, tout comme les vins contestés. Les produits sont dès lors identiques.
Services contestés compris dans la classe 35

Tous les services de vente en gros et au détail contestés sont identiques aux services de vente en gros et au détail de boissons alcooliques (à l’exception des bières) de la demanderesse, étant donné que ces derniers incluent les premiers. À titre de précision, il convient d’ajouter que les produits contestés «cocktails» ne sont pas désignés par «sans alcool» dans cette classe et que, dès lors, ils peuvent être alcooliques et, en tant que tels, inclus dans la vente au détail de «boissons alcooliques» de la demanderesse.
Services contestés compris dans la classe 43

Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) protégées par la marque antérieure incluent le «vin». Il n’est pas rare que les entreprises qui produisent et vendent ces produits proposent également les services compris dans la classe 43 et, par conséquent, ces produits et services sont complémentaires en ce sens que les produits et services sont indispensables ou importants pour l’usage des autres, de sorte que les

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consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Il existe un faible degré de similitude entre ces produits et services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
La demanderesse fait valoir que le niveau d’attention est faible, tandis que la titulaire de la MUE soutient qu’il est élevé. De l’avis de la division d’annulation, il est, dans l’ensemble, moyen, même en ce qui concerne les boissons.
c) Les signes


Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’annulation commencera l’appréciation des signes par rapport au public qui est en principe plus enclin à la confusion, à la partie hispanophone du public, étant donné qu’elle comprendra la plupart des mots contenus dans le signe contesté et pour lesquels les termes ne sont pas distinctifs. En outre, elle tiendra compte spécifiquement de la partie du public hispanophone qui comprendra immédiatement que l’élément figuratif sur lequel les autres éléments sont placés dans la marque contestée représente un récipient

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pour boire la boisson dénommée «mate», une perfusion très populaire consommés en Amérique du Sud et provenant d’une plante appelée «yerba mate».
La demanderesse fait valoir que, tous les éléments de la marque contestée étant dépourvus de caractère distinctif, à l’exception du soleil, les marques en conflit sont similaires.
La division d’annulation convient que, en ce qui concerne certaines boissons telles que «mate», le mot «mate» en soi, l’expression «yerba mate» et l’objet sur lequel l’étiquette est placée, dans la mesure où elle ressemble au récipient utilisé pour la boisson, sont descriptives de la nature des produits et de l’objet des services. Or, tel ne sera pas le cas pour d’autres produits tels que le vin.
Étant donné que le mot «liquor» est très similaire à son équivalent en espagnol, «licor», les consommateurs n’auront aucun problème à percevoir cette signification et, par conséquent, il sera descriptif pour des produits tels que des liqueurs et des services pertinents.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, même en ce qui concerne certains produits, le terme «YERBITO» n’est pas descriptif; Il est possible de rappeler aux consommateurs pertinents «yerbita» (diminutif de «yerba», signifiant «herb»), mais «YERBITO» n’existe pas en tant que tel en espagnol. En outre, le terme domine visuellement l’image parce qu’il est le plus grand de toutes les dénominations et qu’il occupe la position centrale. Contrairement à ce qui précède, le soleil, bien que distinctif, est relégué dans la marque contestée à une position très secondaire, et il a été représenté d’une manière qui diffère de la représentation figurant dans la marque antérieure. Par conséquent, sur les plans visuel et conceptuel, les différences entre les marques sont plus importantes que le lien établi par l’élément commun et, dès lors, les marques ne sont similaires qu’à un très faible degré.
Les éléments figuratifs ne peuvent être prononcés et la marque antérieure ne contient aucun mot. D’autre part, étant donné que le terme «YERBITO» est l’élément dominant de la marque contestée, ce sera celui que les consommateurs pertinents utiliseront pour faire référence à la marque; Par conséquent, les marques ne peuvent être comparées sur le plan phonétique et cet aspect n’a pas d’incidence sur le risque de confusion.
En ce qui concerne les consommateurs non hispanophones, l’écart entre les signes sera encore plus grand, étant donné que ces consommateurs percevront uniquement le mot «liquor» comme descriptif de certains produits étant donné que nombre d’entre eux ne sauront pas ce que signifient «mate» ou «yerba mate» ou «yerbito», mais même lorsqu’ils le font, les considérations exposées ci-dessus s’appliquent.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires (bien qu’à un très faible degré) au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.

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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Bien que la marque antérieure présente un caractère distinctif moyen, sa seule caractéristique commune avec la marque contestée est la forme du soleil qui, comme indiqué ci-dessus, occupe une position très secondaire et a été représentée d’une manière et de couleurs différentes. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’aspect phonétique n’a pas d’incidence sur le risque de confusion et les marques ne sont similaires qu’à un très faible degré sur les plans visuel et conceptuel. Cela signifie que même en présence de produits et services identiques, les consommateurs ne penseront pas qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises ayant des liens économiques.
Par conséquent, la demande déposée au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’annulation
Richard Bianchi María Belén IBARRA ANA Muñiz RODRÍGUEZ

DE DIEGO


Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.