LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 février 2021
Dans l’affaire R 789/2019-4
Commodore Entertainment Corporation 1920 Benson Avenue
Saint Paul
Minnesota MN55116
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante
représentée par Tomkins indirects Co., 5 Dartmouth Road, 6, Dublin (Irlande) contre
Fifth Avenue Entertainment LLC 6007 BEAU Lane
Orlando
Floride 32808
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse
Représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 463 407 (demande de marque de l’Union européenne no 13 370 077)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/02/2021, R 789/2019-4, THE COMMODORES/Commodores

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17/10/2014, Fifth Avenue Entertainment LLC (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
THE COMMODORES
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 Série d’enregistrements sonores musicaux; série d’enregistrements vidéo musicaux; enregistrements sonores musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique et du divertissement; enregistrements audiovisuels proposant de la musique et du divertissement.

Classe 41 Divertissement sous forme de représentations en direct d’un artiste musical.

2 Le 22/01/2015, Commodore Entertainment Corporation (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés.
3 Selon l’acte d’opposition, l’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
(a) La marque de l’Union européenne no 13 657 051, «Commodores», déposée le 20/01/2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 25 et 41;
(b) Marque prétendument «notoirement connue dans l’Union européenne» Commodores pour les produits et services suivants:
Classe 9 Série d’enregistrements sonores musicaux; série d’enregistrements vidéo musicaux; enregistrements sonores musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique et du divertissement; enregistrements audiovisuels proposant de la musique et du divertissement. Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, disques, bandes audio et vidéo préenregistrées; programmes informatiques; jeux informatiques; disques compacts préenregistrés.

Classe 41 Divertissement sous forme de représentations en direct d’un artiste musical. Services de divertissement; services d’édition musicale; représentation de spectacles musicaux en direct; production de musicines et de spectacles; fourniture de compositions musicales et d’enregistrements musicaux; organisation de spectacles musicaux; gestion de spectacles en direct; représentations en direct.

(c) La marque non enregistrée «Commodores», utilisée dans la vie des affaires aux Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, au Royaume-Uni, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en

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Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en Roumanie, en Suède, au Luxembourg et en Irlande, pour des produits et services décrits comme suit:
Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, disques, bandes audio et vidéo préenregistrées; programmes informatiques; jeux informatiques; disques compacts préenregistrés. Services de divertissement; services d’édition musicale; représentation de spectacles musicaux en direct; production de musicines et de spectacles; fourniture de compositions et d’enregistrements musicaux; organisation de spectacles musicaux; gestion de spectacles en direct; représentations en direct. Vêtements, articles de chapellerie et chaussures.

4 Les motifs d’opposition indiqués dans l’acte d’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les droits décrits au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 3, point b), ci-dessus, à l’article 8, paragraphe 5, en ce qui concerne le droit antérieur décrit au paragraphe 3, point a), ci-dessus, et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour le signe décrit au paragraphe 3, point c), ci-dessus.
5 Par décision du 28/04/2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit: L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne no 13 657 051 «Commodores» était irrecevable, ayant une date de dépôt plus récente que la demande de marque de l’Union européenne contestée. L’opposition fondée sur la marque notoirement connue «Commodores», au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, était irrecevable en vertu de la règle 15 (2) du REMC, étant donné que l’opposante n’avait pas identifié l’État membre dans lequel la marque était notoirement connue. L’opposition fondée sur le droit non enregistré invoqué a échoué, l’opposante n’ayant pas démontré qu’elle remplissait l’une des conditions cumulatives imposées par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et n’avait fourni aucune information sur le droit national applicable.
6 Le 7/05/2016, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et joint des pièces à l’appui de sa position. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été reçu le 26/08/2016, l’opposante a retiré ses demandes au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, fondées sur un enregistrement de marque «antérieur» [correspondant au droit décrit au paragraphe 3, point a), ci-dessus]. Lerecours a été maintenu au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), au motif que la requérante possède une marque notoirement connue au sein de l’Union européenne, au sens de l’article 6 de la Convention de Paris [correspondant à la marque décrite au paragraphe 3, point b), ci-dessus]. L’opposante a également maintenu sa demande au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, mais la limite à une marque britannique non enregistrée protégée en vertu du droit relatif à l’usurpationd’appellation.

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7 Par décision du 22/05/2017 (R 851/2016-5), la cinquième chambre de recours a annulé la décision attaquée et a jugé que l’opposition était fondée conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur la base de la cause de l’action en usurpation d’appellation en common law telle qu’elle existait au Royaume-Uni.
8 La demanderesse a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal.
9 Par son arrêt du 6/12/2018 (6/12/2018, T-459/17, Commodores, EU:T:2018:886, ci-après l’ «arrêt»), le Tribunal a annulé la décision de la cinquième chambre de recours. Le Tribunal a conclu que le moyen tiré de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE était le seul motif pertinent aux fins du présent litige (point 7), que la propriété du goodwill était là où le cœur du litige était constitué et que la chambre de recours n’avait pas examiné à suffisance de droit si la quatrième condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à savoir que la législation nationale invoquée conférait à l’opposant le droit d’interdire l’usage de la marque, était remplie.
10 L’affaire a été renvoyée à la quatrième chambre de recours et les parties ont été invitées à présenter des observations sur les conséquences de l’arrêt et à présenter leurs positions respectives sur les aspects contentieux de fait et de droit de la demande, sur la base des conclusions du Tribunal, avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue.
11 Les deux parties ont répondu, en exposant leur position concernant l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne la propriété du goodwill sur le droit britannique non enregistré invoqué, en particulier la notion de «goodwill commun» et les conclusions à tirer de l’arrêt.
12 D’une manière générale, la requérante fait valoir qu’aucun «goodwill» ne peut être établi sur la base d’un contrat de société en nom collectif expiré régi par l’État de Nevada et que, même si un «goodwill» simultané distinct n’existait pas au profit de toutes les parties, aucune action en usurpation d’appellation ne saurait exister entre ces parties. Par conséquent, l’argument de l’opposante est rejeté.
13 L’opposante affirme à son tour être titulaire du «goodwill» du signe, qu’aucun droit distinct sur le «goodwill» ne survint un membre quittant un partenariat de groupe il y a longtemps (au début des années 80), pour lequel le «goodwill» est un actif, que le «goodwill» nécessite une activité soutenue et que, même s’il pouvait être établi que le demandeur jouissait également d’un «goodwill», il n’était pas moyen de défense contre une action en usurpation d’appellation.
14 En outre, l’opposante affirme qu’elle maintient le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), de son opposition sur la base de sa marque antérieure «notoirement connue», en plus de la revendication au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
15 La demanderesse soutient, en substance, que la revendication de marque «notoirement connue» est irrecevable et que toute possibilité de remédier à cette

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irrecevabilité a expiré à l’expiration du délai d’opposition le 23/01/2015, et/ou que toute question relative à la justification de l’opposition devait être traitée par le 9/06/2015, qui est le délai imparti pour étayer l’opposition.
Motifs

16 À la suite de l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours par l’arrêt, la chambre de recours doit désormais adopter une nouvelle décision sur l’opposition et le recours de l’opposante, sur la base du dispositif et de la motivation de l’arrêt, de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE et de l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE. Dans son arrêt, la chambre de recours a considéré que la décision de la cinquième chambre de recours, dans la mesure où elle a accueilli l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et un droit non enregistré protégé au Royaume-Uni, était entachée d’erreurs de droit, mais n’a pas affirmé expressément que ce motif d’opposition devait être rejeté, pas plus qu’elle ne modifiait la décision de la chambre de recours.
17 Dans le cadre d’une procédure de recours, la chambre de recours doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96). L’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26). En conséquence, la chambre de recours doit désormais décider si l’opposition est fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et d’un droit non enregistré protégé par la législation anglaise relative à l’usurpation d’appellation telle qu’elle est protégée au Royaume-Uni, et, dans la négative, si l’opposition est fondée en vertu de tout autre motif ou fondement de l’opposition.
18 En ce qui concerne les dispositions juridiques régissant la procédure d’opposition, les règles 15 à 22 du REMC restent applicables, étant donné que la décision attaquée a été rendue le 28/04/2016, c’est-à-dire avant le 1/10/2017 [article 82, paragraphe 2, point a) à d), du RDMUE].
Article 8, paragraphe 4, du RMUE

19 Le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE repose sur la marque britannique non enregistrée «Commodores» utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, protégée en vertu de la législation relative à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni. Ce droit antérieur non enregistré n’est plus un droit antérieur sur lequel une opposition peut être fondée.
20 Depuis 1/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité UE. En vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la

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Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE L 29 du 31/01/2020, p. 7), et notamment de ses articles 126 et 127, il existait une période de transition ou de mise en œuvre, qui s’est achevée le 31/12/2020, au cours de laquelle le droit de l’Union demeurait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Cela inclut le RMUE et ses dispositions relatives à la protection des droits antérieurs (article 8) et aux procédures d’opposition (articles 46 et 47).
21 Cette période de transition ayant pris fin, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE et son territoire se situe en dehors de l’UE. La marque non enregistrée et l’action en usurpation d’appellation naissant au Royaume-Uni, ne jouissent plus d’une protection dans l’UE et sont sur le même pied qu’une marque non enregistrée dans n’importe quel autre pays tiers.
22 À la date de cette décision, le droit britannique antérieur non enregistré invoqué, qui fait l’objet du recours, n’est plus valide et applicable dans l’UE.
23 La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue, y compris par les chambres de recours, étant donné que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe¹, 3e phrase, du RMUE).
24 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE exige que le titulaire d’un droit non enregistré — y compris les droits en vertu de la législation anglaise relative à l’usurpation d’appellation protégée en vertu du droit britannique — ait le droit d’interdire l’utilisation de la demande de MUE contestée dans l’UE. Ces droits continuent d’exister et peuvent encore être appliqués sur le territoire du Royaume-Uni après le Brexit, mais à partir de la date susmentionnée, ils ne peuvent être appliqués dans l’UE et ne confèrent plus le droit d’interdire l’usage d’une marque plus récente sur le territoire des (autres) États membres de l’UE. Les droits antérieurs non enregistrés relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être traités de la même manière qu’une marque enregistrée en ce sens que lorsque le droit antérieur était, mais n’est plus, valable et en vigueur en raison, par exemple, d’une décision d’annulation ou de non-renouvellement d’un enregistrement, l’opposition doit être considérée comme non fondée ou devenir non fondée (voir 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33; 17/10/2016, R 662/2016-4, nowwift/now network, § 11; 01/10/2019, R 416/2019- 4, beon world/beon, § 17).
25 Ceci est conforme à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10/09/2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, point V. 11, 12, qui rappelle qu’à compter du 01/01/2012, les marques britanniques nationales cesseront d’être des droits antérieurs ex lege dans les procédures inter partes devant l’Office, et que de telles actions seront rejetées à compter de cette date indépendamment de leur statut procédural.

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26 L’accord de retrait ne contient aucune disposition contraire ou pertinente pour cette situation.
27 L’enregistrement de la demande de MUE contestée ne peut plus être interdit sur la base d’un signe et d’une action non enregistrés au Royaume-Uni; inversement, l’enregistrement de MUE qui s’ensuit n’aboutira pas à l’octroi d’une protection de la marque au Royaume-Uni, étant donné que seules les MUE déjà enregistrées bénéficient du système de réenregistrement automatique prévu aux articles 54 et 55 de l’accord de retrait.
28 Les droits en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation concernent le droit d’interdire l’usage. Par le passé, toute action au Royaume-Uni aurait pu être fondée sur ce droit — allégué et contesté — produisant ses effets uniquement au Royaume-Uni. Cette situation n’est nullement affectée par le retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne; les droits nationaux ne sont pas affectés et sont opposables sur le territoire concerné. Toutefois, en l’espèce, il s’agit d’une opposition qui, jusqu’à présent, a eu pour effet que la demande de marque de l’Union européenne contestée n’a pas encore été enregistrée. Les droits futurs découlant de son enregistrement ne s’étendront plus désormais au Royaume-Uni et ne peuvent plus être en conflit avec les droits nationaux au Royaume-Uni. Les parties s’accordent sur le fait que ce n’est pas tant l’existence d’un goodwill en tant que tel, mais la question de savoir qui en est le propriétaire, comme cela a été exposé dans l’arrêt. Il n’est plus nécessaire de se prononcer sur cette question controversée dans la présente procédure.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les autresÉtats membres

29 À l’origine, l’opposante a également revendiqué des marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires aux Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, à Malte, en Roumanie, en Suède, au Luxembourg et en Irlande, mais n’a indiqué aucune disposition de droit national à cet égard. Aucune des exigences relatives à la justification énoncées à la règle 19 (2) du REMC n’a été satisfaite à leur égard. En tout état de cause, l’opposante a limité l’opposition, en ce qui concerne le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à un droit non enregistré dont la protection est revendiquée au Royaume-Uni. Il a été relevé à juste titre au point 18 de la décision de la cinquième chambre de recours. Par conséquent, ce motif d’opposition et ces droits antérieurs doivent être considérés comme abandonnés déjà devant la cinquième chambre de recours.
Marque de l’Union européenne no 13 657 051, «Commodores», déposée le 20/01/2015

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30 Indépendamment de la question de savoir si le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante devant la cinquième chambre de recours peut être interprété comme ne s’appuyant plus sur une marque de l’Union européenne enregistrée no 13 657 051 [au titre de l’un des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), (2) (c) ou (5), du RMUE], il suffit de dire que l’opposition est manifestement dénuée de fondement à l’égard de ce droit revendiqué. La marque de l’Union européenne no 13 657 a une date de dépôt du 20/01/2015, tandis que la demande de MUE contestée a une date de dépôt du 17/10/2014, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), point b), du RMUE.
Marque prétendument «notoirement connue» dans l’Union européenne

31 L’opposante soutient que le motif de son recours fondé sur la marque «notoirement connue» «Commodores», fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (correspondant à la marque décrite au paragraphe 3, point b), ci-dessus) (et non, comme elle aurait dû l’être, sur l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE), survivant. Toutefois, ce motif a été considéré à juste titre comme irrecevable par la division d’opposition à l’époque des faits, étant donné que l’opposante n’a pas identifié l’État membre dans lequel la marque était «notoirement connue». Dans ses autres observations présentées devant la chambre de recours, l’opposante tente d’invoquer le troisième motif de son opposition, dans lequel des États membres spécifiques ont été mentionnés dans le cadre de son recours au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur la base du droit non enregistré «Commodores» utilisé dans la vie des affaires, bien que cette revendication ait été ensuite maintenue uniquement en ce qui concerne la marque britannique non enregistrée protégée au titre du droit relatif à l’usurpation d’appellation.
32 Une tentative rétroactive de modifier la portée de l’opposition en combinant deux motifs d’opposition distincts ne saurait permettre une justification ou une production de preuves ultérieures, qui doit être écartée en ce qui concerne une allégation irrecevable. En l’espèce, le juste motif «notoire» a été jugé absolument irrecevable et ne peut être relancé. En particulier, la division d’opposition a considéré à cet égard: que l’opposition est fondée sur une marque «notoirement connue» au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et que, selon l’acte d’opposition, l’opposante a revendiqué la marque comme «notoirement connue» dans l’ «Union européenne», sans identifier un État membre. La division d’opposition a poursuivi en affirmant que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les «marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne […] sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 de la Convention de Paris» (soulignement ajouté). Il était donc clair que la protection des marques «notoirement connues» n’était reconnue qu’au niveau d’un État membre et que l’indication de l’État membre dans lequel la marque était prétendument «notoirement connue» constituait une

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condition de recevabilité absolue. L’ «Union européenne» n’ était pas «un État membre» et aucune protection des «marques de l’Union européenne notoirement connues» n’est prévue dans le RMUE.
33 La marque «notoirement connue» n’ayant pas été revendiquée de manière recevable avant l’expiration du délai d’opposition, l’opposition devait être rejetée comme irrecevable en vertu de la règle 15 (2) (b) (ii) du REMC, dans la mesure où elle était fondée sur ce motif. Les éléments de preuve fournis à l’appui de ce moyen au stade du recours étaient dénués de pertinence, irrecevables et non supplémentaires et ne devaient pas être pris en considération dans le cadre de la procédure ultérieure.
Conclusion

34 L’opposition est devenue non fondée en ce qui concerne le seul motif d’opposition examiné dans l’arrêt, en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et est dénuée de fondement sur tout autre droit et fondement de l’opposition, et doit à présent être rejetée dans son intégralité.
35 Étant donné que l’opposition est rejetée, la marque de l’Union européenne demandée peut être enregistrée.
Frais

36 L’opposante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE dans la procédure de recours, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse (défenderesse). Ceci est sans préjudice de la condamnation aux dépens de l’arrêt.
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à la règle 94 (7) (i) et vi) du REMC, ceux-ci sont fixés en faveur de la défenderesse à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Rejette l’opposition;
3. Ordonne que les frais de la procédure soient à la charge de l’appelante, fixés à 850 EUR.

Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz