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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2021, n° R1954/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1954/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 décembre 2021
dans l’affaire R 1954/2020-5
CEDC International Spółka z organiczoną odpowiedzialnością ul. Kowanowska 48 64-600 Oborniki Wielkopolskie Pologne opposante/requérante représentée par Baker Mckenzie Krzyżowski I Wspólnicy Spółka Komandytowa Rondo ONZ 1, 00-124 Warsaw (Pologne) contre
Underberg AG Industriestr. 31 8305 Dietlikon Suisse demanderesse/défenderesse représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 640 906 (demande de marque de l’Union européenne n° 33 266)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er avril 1996, Underberg AG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour la liste de produits suivante:
Classe 33 – Spiritueux et liqueurs.
La demanderesse a décrit la marque comme suit:
«L’objet de la marque est un brin d’herbe vert-brun mis dans une bouteille, dont la longueur correspond aux trois quarts environ de la hauteur de la bouteille».
2 La demande a été publiée le 23 juin 2003.
3 Le 15 septembre 2003, Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (Spółka Akcyjna), le prédécesseur en droit de CEDC International Spółka z organiczoną odpowiedzialnością (l'«opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil [devenu l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE], et l’opposition était fondée sur la marque antérieure suivante mentionnée au point a), sur l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil [devenu l’article 8, paragraphe 3, du RMUE], sur les marques antérieures suivantes mentionnées aux points a) à g), sur l’article 8, paragraphe 4, du
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règlement (CE) n° 40/94 du Conseil [devenu l’article 8, paragraphe 4 du RMUE], ainsi que sur la marque antérieure suivante mentionnée au point h):
a) l’enregistrement de la marque française n° 95 588 457 pour
la marque tridimensionnelle , déposée le 18 septembre 1995 et enregistrée le 18 avril 1997 pour des «boissons alcoolisées» comprises dans la classe 33;
b) l’enregistrement de la marque allemande n° 398 48 553
pour la marque tridimensionnelle , déposée le 25 août 1998 et enregistrée le 28 avril 1999 pour des «boissons alcooliques, en particulier vodkas» comprises dans la classe 33;
c) l’enregistrement de la marque polonaise n° 62 018. Cette marque a été étayée par un certain nombre de documents de l’Office polonais des brevets. Ces documents ne comprenaient pas de représentation de la marque.
d) l’enregistrement de la marque polonaise n° 62 081 pour la
marque , déposée le 30 août 1985, enregistrée le 20 novembre 1987 et renouvelée jusqu’au 30 août 2015 pour de la «vodka (produits alcooliques)» comprise dans la classe 33;
e) l’enregistrement polonais n° 85 811 de la marque , déposée le 2 août 1993 et renouvelée jusqu’au 2 août 2013 pour des «produits alcooliques» compris dans la classe 33;
f) l’enregistrement de la marque japonaise n° 2 092 826 pour
la marque , déposée le 17 décembre 1985 et
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enregistrée le 30 novembre 1988 pour de la «vodka» comprise dans la classe 28 au nom de Przedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego Agros;
g) l’enregistrement de la marque française n° 98 746 752 pour
la marque tridimensionnelle , déposée le 19 août 1998 pour de la «vodka» comprise dans la classe 33, au nom d’Agros Holding S.A;
h) la marque tridimensionnelle non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour des «boissons alcooliques, en particulier vodkas» comprises dans la classe 33.
Des droits de marque non enregistrés similaires ont été revendiqués en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Italie et en Espagne.
5 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est fondée, à savoir la marque française n° 95 588 457. La marque contestée a été publiée le 23 juin 2003. Par conséquent, l’opposante était tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période allant du 23 juin 1998 au 22 juin 2003 inclus. Ces éléments de preuve devaient démontrer l’usage de la marque pour les produits sur la base desquels l’opposition avait été formée, à savoir les produits suivants: Classe 33: Boissons alcoolisées.
6 Le 12 juillet 2007, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Les éléments de preuve étaient notamment les suivants:
• 1) Une déclaration sous serment datée du 25 juin 2007 et signée par le directeur financier et le président de la société de l’opposante. Ladite déclaration sous serment contient les chiffres relatifs aux ventes en France, au cours des années 2000 à 2004, de bouteilles de vodka contenant un brin d’herbe de bison et portant la marque «ŻUBRÓWKA». Les ventes ont été
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réalisées par le licencié/distributeur exclusif de l’opposante (Agros Trading S.A) par l’intermédiaire de la société française Pernod S.A.
• 2) Une déclaration sous serment datée du 27 juin 2007 et signée par le président-directeur général de Pernod S.A. Ladite déclaration contient les chiffres relatifs aux ventes en France, au cours des années 2000 à 2004, de bouteilles de vodka contenant un brin d’herbe de bison et portant la marque «ŻUBRÓWKA».
• 3) Des copies de factures relatives à la vente par Agros Trading à Pernod S.A. de bouteilles de vodka contenant un brin d’herbe de bison et portant la marque «ŻUBRÓWKA».
• 4) Une photo d’un échantillon de la bouteille de vodka vendue sur le marché français.
• 5) Des copies de prospectus pour les distributeurs français concernant les années 2001 à 2003 et montrant la bouteille de vodka «ŻUBRÓWKA» effectivement distribuée sur le marché.
• 6) Une liste des activités promotionnelles qui ont été réalisées en France entre 1999 et 2004. Selon l’opposante, au cours desdites activités promotionnelles, des prospectus faisant référence à la vodka «ŻUBRÓWKA» ont été distribués au public.
• 7) La copie d’un rapport publié par l’Institut Iri indiquant les volumes de ventes off-trade de vodka «ŻUBRÓWKA» en France au cours des années 1998 à 2006.
• 8) La copie d’un prospectus daté du 24 mai 2003 distribué par un supermarché français et montrant la bouteille de vodka «ŻUBRÓWKA».
• 9) Des copies de prospectus concernant les promotions off- trade qui ont eu lieu en France en novembre 2003 et juin 2006 et concernant la vodka «ŻUBRÓWKA».
7 Par décision du 18 octobre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, étant donné qu’aucun des trois motifs d’opposition pour rejeter la marque n’avait été rempli. Elle a motivé sa décision comme suit:
Sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b)
– La preuve de l’usage était insuffisante pour établir l’usage sérieux de la marque française antérieure sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
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– Les preuves présentées démontraient que la bouteille de vodka qui avait effectivement été distribuée sur le marché
français était la suivante: .
– La présence de l’étiquette contenant le mot «ŻUBRÓWKA» et la représentation d’un bison altéraient clairement le caractère distinctif de la marque sous la forme dans laquelle elle avait été enregistrée. En effet, ces éléments étaient dominants dans l’impression globale du signe; ils l’emportent sur l’impact visuel de la forme de la bouteille et du brin d’herbe.
– À cet égard, il a été souligné que la forme de la bouteille était plutôt commune et la présence du brin d’herbe était à peine perceptible. En outre, la demanderesse a produit des éléments de preuve montrant que le brin d’herbe (de bison) était communément utilisé en tant qu’ingrédient par les producteurs de la vodka «bison».
– L’Office a considéré que le public pertinent ne reconnaîtrait pas la bouteille «nue», c’est-à-dire sans l’étiquette, comme une indication claire de l’origine commerciale des produits. L’usage sérieux de la marque française antérieure n’ayant pas été prouvé, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMC a été rejetée conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC.
Sur l’article 8, paragraphe 3
– Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition formée au titre de l’article 8, paragraphe 3, était fondée sur une marque allemande.
– D’après les éléments de preuve joints audit avis, l’Office a identifié la marque par l’enregistrement suivant:
1) L’enregistrement allemand n° 398 48 553, déposé le 25 août 1998 et enregistré le 28 avril 1999 pour des produits compris dans la classe 33 au nom d’Agros Holding S.A.
Toutefois, dans les motifs d’opposition présentés avec l’acte d’opposition, l’opposante fait référence à d’autres marques enregistrées, dont les certificats d’enregistrement ont également été fournis.
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– Par souci de clarté et d’exhaustivité, et compte tenu également du fait que la demanderesse a procédé à un examen détaillé des marques, l’Office les examinera toutes.
2) L’enregistrement de la marque polonaise n° 62 018. Toutefois, le certificat d’enregistrement concernant ladite marque est en polonais et n’a pas été traduit. En outre, il ne contient aucune représentation de la marque. Par conséquent, il ne saurait être pris en considération dans la présente procédure.
3) L’enregistrement de la marque polonaise n° 62 081, déposée le 30 août 1985 et enregistrée le 20 novembre 1987 pour des produits compris dans la classe 33 (vodkas). Selon l’opposante, la marque a été déposée au nom de PHZ Agros. En 1987, la marque a été cédée à Przedsiebiorstwo Przemvslu Spiritusowego Polmos, qui l’a transférée à Przedsiebiorstwo Polmos Białystok en 1999.
4) L’enregistrement de la marque polonaise n° 85 811, déposée le 2 août 1993 et enregistrée le 3 juillet 1995 pour des produits compris dans la classe 33 (produits alcooliques) au nom de Przedsiebiorstwo Polmos Białystok.
5) L’enregistrement de la marque japonaise n° 2 092 826, déposée le 17 décembre 1985 et enregistrée le 30 novembre 1998 pour des produits compris dans la classe (japonaise) 28 (vodka) au nom de PHZ Agros.
6) L’enregistrement de la marque française n° 98 746 752, déposée le 18 août 1998 pour des produits compris dans la classe 33 (vodka) au nom d’Agros Holding SA. L’extrait de l’INPI est en français et n’a pas été traduit.
7) L’enregistrement de la marque française n° 95 588 457, déposée le 18 septembre 1995 et enregistrée le 18 avril 1997 pour des produits compris dans la classe 33 (boissons alcoolisées) au nom de Przedsiebiorstwo Przemvslu Spiritusowego Polmos. En 2001, la marque a été cédée à Polmos Białystok Company Ltd.
– Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du RMC que la marque sur laquelle l’opposition est fondée doit être antérieure à la demande de marque de l’Union européenne. Par conséquent, la date pertinente à prendre en considération est la date de dépôt ou de priorité de la demande contestée.
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– La marque contestée a été déposée le 1er avril 1996. Par conséquent, les marques susmentionnées doivent avoir été déposées/enregistrées avant cette date. L’Office souligne que les marques mentionnées aux points 1) et 6), du fait qu’elles ont été déposées en 1998, sont clairement postérieures à la marque contestée. Par conséquent, elles ne peuvent servir de fondement à une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
– L’Office souligne également que l’article 8, paragraphe 3, du RMC autorise les titulaires de marques à s’opposer à l’enregistrement de leurs marques en tant que marques communautaires, pour autant que les conditions de fond suivantes soient remplies:
1. le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure;
2. la demande est déposée au nom de l’agent;
3. la demande a été déposée sans le consentement du titulaire;
4. l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
5. les marques sont identiques ou similaires.
– Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraîne le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
1. Examen des conditions visées au paragraphe 1
– Étant donné l’objet de cette disposition, qui est de protéger les intérêts juridiques des titulaires de marques contre le risque de détournement de leurs marques par des associés commerciaux, les termes «agent» et «représentant» doivent être interprétés au sens large, de façon à couvrir toutes les formes de relations basées sur un accord contractuel aux termes duquel l’une des parties représente les intérêts de l’autre, et ce indépendamment du nomen juris de la relation contractuelle établie entre le titulaire/mandant et le demandeur de la marque communautaire.
– Dès lors, il suffit, aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMC, qu’il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation fiduciaire en imposant au demandeur, expressément ou implicitement,
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une obligation générale de confiance et de loyauté vis-à-vis des intérêts du titulaire de la marque. Il s’ensuit que l’article 8, paragraphe 3, peut également s’appliquer, par exemple, aux licenciés du titulaire ou aux distributeurs agréés des produits pour lesquels la marque en cause est utilisée.
– L’Office souligne qu’avant le dépôt de la marque contestée (1er avril 1996), un accord était en vigueur entre Agros Co LTD et Underberg AG (voir pièce K9), dans lequel cette dernière était mentionnée comme étant l’importateur exclusif en Allemagne des vodkas portant les dénominations «WYBOROWA» et «GRASOVKA».
– Néanmoins, l’Office fait remarquer que l’opposition a été formée par une société différente – Przedsiebiorstwo Polmos Białystok – qui est la titulaire des marques visées aux points 4) et 7). L’Office souligne également qu’il ressort des éléments de preuve produits que Przedsiebiorstwo Polmos Białystok (ou son prédécesseur en droit Przedsiebiorstwo Przemvslu Spiritusowego Polmos) n’a jamais eu de contact direct avec Underberg AG. En outre, l’opposante n’a nullement prouvé qu’Agros était la licenciée/le distributeur exclusif de vodkas de Polmos pour l’Allemagne. En effet, nulle part dans l’accord susmentionné la société «AGROS» n’est expressément désignée comme agissant en cette qualité.
– En outre, l’annexe K19 citée par la demanderesse est une simple lettre de mise en demeure envoyée à Underberg AG par Polmos Bialistok, dans laquelle la société polonaise fait référence à l’existence d’accords de commercialisation en vertu desquels Agros Trading Sa est «le médiateur exclusif de Polmos Bialistok pour l’exportation des boissons alcoolisées à base de vodka “Zbrowka” et “Graseowka”». Néanmoins, ladite lettre est datée du 30 janvier 2002, c’est- à-dire bien après la date de dépôt de la marque contestée, et ne saurait se substituer à un accord officiel de distribution.
– L’Office souligne également que les preuves produites ne contiennent qu’un seul accord formel entre Agros et Polmos Bialistok, à savoir la cession de la marque datée du 28 août 2001 (voir pièce K17). L’Office fait remarquer que ledit accord est également postérieur au dépôt de la demande contestée et a une nature juridique différente de celle d’un accord de distribution.
– À la lumière de ce qui précède, l’Office est d’avis qu’en ce qui concerne les marques visées aux points 4) et 7), la
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demanderesse ne saurait être considérée comme agissant en tant qu’agent/représentant de l’opposante.
2. Examen des conditions visées au paragraphe 5
– Comme indiqué ci-dessus, l’article 8, paragraphe 3, du RMC dispose qu’une marque communautaire est refusée à l’enregistrement lorsqu'«elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom». Une telle référence explicite à la marque du mandant donne l’impression, à première vue, que la marque communautaire demandée doit être identique à la marque antérieure.
– Dès lors, une interprétation littérale de l’article 8, paragraphe 3, du RMC conduirait à la conclusion que son application n’est possible que lorsque l’agent ou le représentant a l’intention d’enregistrer une marque identique à celle du titulaire.
– Il convient également de noter que l’article 8, paragraphe 3, du RMC ne contient aucune référence aux produits et services pour lesquels la demande a été déposée et pour lesquels la marque antérieure est protégée, ne donnant donc aucune indication quant au lien exact qui doit exister entre les produits ou les services concernés pour qu’elle s’applique.
– Toutefois, l’application exclusive de l’article 8, paragraphe 3, du RMC à des marques identiques pour des produits ou services identiques rendrait cette disposition largement inopérante, car elle permettrait au demandeur d’échapper à ses conséquences en apportant simplement de légères modifications soit à la marque antérieure, soit à la spécification des produits et services. Il y aurait alors une atteinte grave aux intérêts du titulaire, en particulier si la marque antérieure est déjà utilisée et si les changements apportés par le demandeur ne sont pas suffisamment significatifs pour exclure toute confusion. En outre, si la demande est admise à l’enregistrement malgré sa similitude avec la marque antérieure, le demandeur sera en mesure d’empêcher tout enregistrement ultérieur et/ou tout usage de la marque antérieure par le titulaire initial au sein de l’UE, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 1, du RMC, ou sur le fondement des dispositions équivalentes du droit national.
– Ainsi, compte tenu de la nécessité de protéger efficacement le titulaire légitime contre les pratiques déloyales de ses représentants, il convient d’éviter une interprétation
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restrictive de l’article 8, paragraphe 3. L’article 8, paragraphe 3, du RMC doit donc s’appliquer non seulement lorsque les signes respectifs sont identiques, mais aussi lorsque le signe demandé par le représentant ou l’agent reproduit pour l’essentiel la marque antérieure avec de légères modifications, ajouts ou suppressions qui n’altèrent pas de manière substantielle son caractère distinctif.
– Toutefois, de l’avis de l’Office, tel n’est pas le cas des marques visées aux points 3) et 5). En effet, lors de la comparaison de ces marques avec le signe contesté, il apparaît que ce dernier reproduit simplement la forme de la bouteille et le brin d’herbe (bien que dans une position différente). Néanmoins, la marque de la demanderesse ne contient aucune étiquette composée d’éléments figuratifs et verbaux, comme c’est le cas des marques antérieures. En effet, lesdites marques montrent la présence d’une étiquette contenant l’expression «ŻUBRÓWKA» et le dessin d’un bison, qui semble dominant dans l’impression d’ensemble produite par les signes, l’emportant certainement sur l’impact visuel tant de la forme de la bouteille que du brin d’herbe. À cet égard, l’Office souligne que la forme de la bouteille est assez courante. En outre, comme indiqué ci- dessus, la demanderesse a produit des éléments de preuve montrant que le brin d’herbe (de bison) est couramment utilisé en tant qu’ingrédient par les producteurs de vodka «bison». L’Office considère dès lors que de telles circonstances rendent les signes en cause clairement différents au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
– À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
Article 8, paragraphe 4, du RMC
– Les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMC sont dès lors soumis aux conditions suivantes:
• le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
• selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
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• les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
– Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMC ne saurait prospérer.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
– La condition requérant un usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque communautaire, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
– Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale. L’objet de cette disposition est de limiter les conflits entre les signes, en empêchant qu’un signe antérieur, qui n’est pas suffisamment important ou significatif, puisse permettre de contester soit l’enregistrement, soit la validité d’une marque communautaire.
– La marque contestée a été déposée le 1er avril 1996. Il s’ensuit que l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel se fonde l’opposition était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne avant cette date.
– Le 18 septembre 2003, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires. Les éléments de preuve consistent en un seul document, à savoir une déclaration d’Agros Trading Company Limited indiquant les ventes de vodka «GRASOVKA» en Allemagne entre 1990 et 2000 (pièce K12).
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– Comme indiqué ci-dessus, le signe sur lequel l’opposition est
fondée est le suivant: .
– L’Office souligne que les éléments de preuve produits ne montrent en aucune manière si ledit signe a effectivement été utilisé en tant que tel pas plus qu’ils ne démontrent qu’il est reconnu par le public allemand comme une indication claire de l’origine commerciale des produits. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que le signe antérieur a fait l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires sur le territoire pertinent.
– L’Office note que l’expression «usage dans la vie des affaires» employée à l’article 8, paragraphe 4, du RMC doit être interprétée comme exigeant un «usage sérieux» dans le même sens que l’usage d’une marque communautaire (ou d’une marque nationale) doit être «sérieux» pour être invoqué contre une demande ou un enregistrement de marque ultérieur – voir, à cet égard, les directives relatives à la procédure d’opposition publiées par l’Office – section 4, article 8, paragraphe 4.
– Des considérations similaires s’appliquent aux autres droits prétendument acquis par l’opposante dans d’autres pays européens tels que la France, l’Italie, le Royaume-Uni, etc.
– En outre, en ce qui concerne lesdits droits, l’opposante n’a fourni aucune référence au droit applicable.
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– Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMC n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
8 Le 17 décembre 2010, l’opposante a formé un recours (R 2506/2010-4) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 février 2011.
9 Le 26 mars 2012, la quatrième chambre de recours a rendu une décision (R 2506/2010-4) rejetant le recours et condamnant l’opposante à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
– Elle a examiné les preuves telles qu’elles avaient été produites devant la division d’opposition et a conclu que l’usage sérieux de la marque française antérieure n’avait pas été prouvé. La preuve de l’usage montrait des bouteilles de deux formes différentes, mais affichant toujours la même étiquette frappante et non transparente «ZUBROWKA BISON VODKA» couvrant une partie importante des bouteilles, à savoir:
– La marque française antérieure pour laquelle l’usage devait être prouvé consistait en une bouteille de forme commune sur laquelle apparaît une ligne qui part en diagonale du côté gauche de la bouteille, démarrant juste sous le goulot, vers le bord inférieur de la bouteille. Sur aucune des bouteilles présentées dans les éléments de preuve, cette ligne n’était apposée sur la surface extérieure et elle n’apparaissait pas sur l’étiquette elle-même. En outre, en raison de la présence de l’étiquette, il était impossible de voir ce qui se trouvait derrière ou dans les bouteilles.
– La chambre de recours a conclu que l’opposante n’a pas prouvé la nature de l’usage de la marque visée par
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l’opposition, c’est-à-dire l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. En l’absence de preuve de l’usage sérieux, l’opposition fondée sur la marque française antérieure a été rejetée sur la base des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMC.
– Elle a expliqué que l’opposition était également rejetée sur la base des autres droits antérieurs et motifs invoqués.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMC relatif aux prétendus droits de marque non enregistrés en Allemagne, la chambre de recours a conclu que le seul élément de preuve produit par l’opposante concernait une déclaration d’Agros Trading Company Limited comprenant une vue d’ensemble des chiffres de vente de la vodka «Grasovka» en Allemagne entre 1990 et 2000. La déclaration ne donnait aucune indication quant à l’usage possible par ou au nom de l’opposante de la marque non enregistrée telle que revendiquée. Pour cette raison, il a été conclu que l’opposante n’a pas prouvé l’usage réel de la marque allemande non enregistrée invoquée, et encore moins l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée, en Allemagne. Il en va de même pour les prétendus droits de marque non enregistrés dans les autres pays européens.
– Enfin, la chambre de recours a conclu que l’opposition était également rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante ne prouvaient pas que les prétendues marques antérieures faisaient l’objet d’une éventuelle relation commerciale avec la demanderesse ou l’une de ses sociétés affiliées ou d’une éventuelle activité commerciale liée à la vente de ses produits à base de vodka par ces dernières.
10 Le 29 mai 2012, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée de la quatrième chambre de recours devant le Tribunal (T-235/12).
– L’opposante a invoqué trois moyens, à savoir i) la violation du principe de légalité et des directives de l’Office relatives aux marques; ii) la violation de l’article 15, paragraphe 1, du RMC et de la règle 22, paragraphe 3, du REMC, ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, point a), et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC; et iii) la violation de l’article 75 et de l’article 76, paragraphe 1, du RMC.
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– L’opposante a contesté les conclusions de l’Office et l’appréciation de tous les motifs avancés à l’appui de l’opposition, mais a affirmé qu’elle limitait ses arguments aux conclusions de la chambre de recours relatives à l’appréciation des preuves de l’usage produites, ces conclusions concernant également tous les motifs invoqués à l’appui de l’opposition.
11 Le 11 décembre 2014, le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours, condamné l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’opposante. La demanderesse a été condamnée à supporter ses propres dépens. L’arrêt reposait principalement sur les conclusions suivantes:
– la chambre de recours a pris en compte uniquement les éléments produits par l’opposante devant la division d’opposition et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte des éléments de preuve d’usage produits pour la première fois devant elle et n’a fourni aucune motivation à cet égard;
– les éléments tardivement produits incluaient des éléments de preuve susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition et le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte;
– des représentations de côté et de dos d’une marque tridimensionnelle sont susceptibles de revêtir une réelle pertinence aux fins d’apprécier l’usage sérieux de ladite marque et ne sauraient être écartées au simple motif qu’elles ne constituent pas des reproductions de face. De même, les articles de la presse française et les extraits de sites internet français déclarant que la vodka Żubrówka à la «fameuse herbe de bison» «se reconnaît facilement grâce au brin d’herbe aromatique présent dans la bouteille» auraient été de nature à faciliter la preuve de l’usage sérieux de la marque française antérieure sur le territoire français durant la période pertinente;
– les éléments de preuves produits dans le délai imparti par l’Office en vertu de la règle 22, paragraphe 2, du RMUE n’étaient pas dépourvus de toute pertinence. La chambre de recours les a pris en compte, tout en les estimant insuffisants. Il s’ensuit que les preuves produites tardivement étaient supplémentaires et leur présentation demeurait possible après l’expiration dudit délai;
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– le troisième moyen est fondé, en ce que la chambre de recours a omis d’exercer, de façon objective et motivée, son pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y avait lieu ou non de prendre en compte les éléments de preuve supplémentaires produits devant elle pour la première fois après l’expiration du délai imparti par la division d’opposition;
– il reviendra à la chambre de recours d’apprécier s’il y a lieu de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois devant elle, aux fins de la décision qu’elle est appelée à rendre sur le recours dont elle demeure saisie;
– au vu du bien-fondé du troisième moyen, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les premier et deuxième moyens, d’accueillir le recours et, partant, d’annuler la décision attaquée.
12 Par décision du présidium des chambres de recours du 23 juin 2015, l’affaire a été transmise à la quatrième chambre de recours sous le numéro R 1248/2015-4 afin qu’elle rende une décision sur le fond.
13 Par communication du 5 février 2016, le greffe des chambres de recours a invité les parties à présenter leurs observations sur l’arrêt.
14 Le 29 août 2016, la quatrième chambre de recours a rendu une décision (R 1248/2015-4). La quatrième chambre de recours a rejeté le recours et condamné l’opposante à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours et par la demanderesse. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
– La chambre de recours a conclu que, même en tenant compte des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, l’opposante n’avait pas prouvé la nature de l’usage de la marque française tridimensionnelle antérieure, qui était une condition nécessaire pour prouver l’usage sérieux de cette marque antérieure conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009. Elle en a déduit que, pour cette seule raison, il n’était pas nécessaire d’examiner plus avant les éléments de preuve produits tardivement ni d’examiner s’il convenait ou non de les prendre en considération dans leur ensemble.
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– Selon elle, il n’en demeure pas moins que l’opposition fondée sur la marque française tridimensionnelle antérieure et les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 207/2009 ne sauraient être accueillis.
– En ce qui concerne les autres motifs de l’opposition et les autres droits antérieurs invoqués, la chambre de recours «a explicitement renvoyé au raisonnement contenu dans sa décision du 26 mars 2012 dans l’affaire R 2506/2010-4».
– Elle a conclu que l’opposition était rejetée pour tous les motifs et tous les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
15 Le 11 novembre 2016, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée de la quatrième chambre de recours devant le Tribunal (T-796/16).
– L’opposante a contesté les appréciations de l’EUIPO concernant tous les motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), et l’article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 207/2009.
– Toutefois, l’opposante a limité ses arguments aux conclusions de la chambre de recours sur l’appréciation des éléments de preuve qu’elle a produits concernant son usage de la marque française tridimensionnelle antérieure, étant donné que, selon elle, ces conclusions ont une incidence sur l’ensemble des motifs de l’opposition en raison du fait que toutes les marques tridimensionnelles antérieures représentaient une bouteille nue contenant un brin d’herbe.
16 Le 23 septembre 2020, le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours (R 1248/2015-4), condamné l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la demanderesse. L’opposante a été condamnée à supporter ses propres dépens. L’arrêt reposait principalement sur les conclusions suivantes:
– Les trois premiers griefs concernant diverses violations de l’obligation de motivation ne sauraient prospérer.
– Par son quatrième grief, l’opposante soutient que la chambre de recours n’a pas examiné les autres motifs de recours et d’opposition, fondés sur l’article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 207/2009. Dans la décision attaquée, elle s’est contentée de renvoyer aux motifs de sa première décision dans l’affaire R 2506/2010-4.
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– L’opposante fait valoir qu’il semble avoir «échappé» à la chambre de recours que cette décision antérieure avait été annulée dans son intégralité par l’arrêt d’annulation. En conséquence, elle soutient que, dans la décision attaquée, la chambre de recours aurait dû statuer sur tous les motifs invoqués par l’opposante dans son recours et n’aurait pu renvoyer à une décision qui n’existerait plus.
– Il y a lieu de relever que la chambre de recours, «en ce qui concerne les autres motifs de l’opposition et les autres droits antérieurs invoqués, a renvoyé explicitement au raisonnement contenu dans sa décision du 26 mars 2012 dans l’affaire R 2506/2010-4». Or, force est de constater que cette première décision avait été annulée dans son intégralité par le Tribunal dans son arrêt [11/12/2014, T- 235/12, Grass in bottle (other), EU:T:2014:1058], lequel n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est passé en force de chose jugée.
– Dès lors qu’un arrêt d’annulation opère ex tunc et a pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique, ladite première décision n’existe pas dans l’ordre juridique de l’Union et ne peut y déployer aucun effet. Partant, cette première décision ne fait pas partie du contexte juridique au regard duquel la motivation de la décision attaquée doit être appréciée.
– Il s’ensuit qu’il n’était pas permis à la chambre de recours, pour fonder le dispositif de la décision attaquée rejetant tous les motifs d’opposition invoqués, de renvoyer, pour certains de ces motifs, à la motivation d’une première décision annulée dans son intégralité par le Tribunal, sans examiner et écarter chacun des motifs d’opposition.
– Il y a donc lieu de conclure que, en se bornant à «renvoyer explicitement», pour ce qui concerne les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 207/2009, au raisonnement contenu dans la première décision, laquelle a été annulée dans son intégralité par le Tribunal, et en fondant ensuite le dispositif de rejet du recours devant elle en partie sur un tel renvoi, la chambre de recours n’a pas motivé la décision attaquée à suffisance de droit, en violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009.
– Sans qu’il soit besoin de déterminer si l’évaluation des preuves d’usage présentées concernait ou non de la même façon tous les motifs d’opposition, il suffit de constater que le fait que le Tribunal ait accueilli le troisième moyen, tiré
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de la violation de l’article 75 et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et relatif à la non-prise en compte, non motivée, de certaines preuves d’usage par la chambre de recours, était susceptible de remettre en cause, à tout le moins, l’examen du motif d’opposition énoncé à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du même règlement et, partant, l’intégralité du dispositif de la première décision, rejetant le recours contre la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition.
– En effet, lorsque, saisi d’un recours contre une décision de la chambre de recours telle que la première décision, le Tribunal constate que l’appréciation de la chambre de recours est invalide ne fût-ce qu’au regard d’un seul des motifs d’opposition invoqués, il lui incombe d’annuler cette décision dans son intégralité, comme il l’a fait dans l’arrêt d’annulation.
– Il convient donc d’accueillir le quatrième grief du troisième moyen soulevé à l’appui du présent recours.
– Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée uniquement pour ce qui concerne les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 207/2009, tels que visés par le quatrième grief du troisième moyen, et de rejeter le recours pour le surplus, c’est-à-dire pour tout ce qui concerne le d’opposition énoncé à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du même règlement.
17 Par décision du présidium des chambres de recours, l’affaire a été transmise à la cinquième chambre de recours sous le numéro R 1954/2020-5 afin qu’elle rende une décision sur le fond.
18 Par communication du 8 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a informé les parties de la réattribution de l’affaire à la cinquième chambre de recours.
19 Le 9 décembre 2020, le rapporteur a envoyé une communication aux parties indiquant que la cinquième chambre de recours souhaitait informer les parties qu’elle envisageait de statuer sur les motifs de l’opposition visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4, du RMC. Selon le rapporteur, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMC a été tranchée et il n’y a plus lieu de contester l’autorité de la chose jugée de l’opposition sur ce fondement. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la manière dont elles envisagent la suite de la procédure.
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20 Le 9 juin 2021, le rapporteur a donné aux parties la possibilité de présenter une nouvelle série d’arguments uniquement sur l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphes 3 et 4, du RMC. Les parties ont envoyé leurs observations dans le délai imparti à cet effet.
Moyens et arguments des parties
21 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– Elle maintient son opposition sur la base des deux motifs réexaminés, à savoir l’article 8, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 4, du RMC, et s’appuie à cet égard sur les arguments et les éléments de preuve présentés jusqu’à présent, à savoir dans les mémoires:
du 15 septembre 2003 – Motifs de l’opposition (pages 3 à 9, annexes K1-K21),
du 11 juillet 2007 (annexes K22-K28),
du 3 juillet 2008 (point I.1 et 3, points II-III et annexes K-29- K38),
du 9 septembre 2009 (pages 9 et 10),
du 18 février 2010 (points 3 et 4 et annexes),
du 29 mai 2012, recours tendant à l’annulation de la première décision (accompagné d’annexes);
du 29 janvier 2013,
du 30 avril 2014,
du 4 mai 2016 (points 3 et 4) et
du 9 février 2021.
– Lors du réexamen de l’affaire, la chambre de recours devrait à présent réexaminer l’ensemble des éléments de preuve produits au cours de la procédure, y compris les éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois devant elle, en tenant compte du lien entre les différents éléments de preuve, qui, s’ils sont appréciés conjointement, devraient être considérés comme suffisants pour prouver que l’article 8, paragraphes 3 et 4, du RMC s’applique en l’espèce.
– À cet égard, la chambre de recours est invitée à exercer son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du RMC (devenu l’article 95, paragraphe 2, du RMUE) et à tenir également compte des éléments de preuve produits tardivement au cours de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours.
– En outre, l’opposante demande à la chambre de recours d’accepter les éléments de preuve supplémentaires de
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l’usage des droits antérieurs invoqués dans la présente procédure dans la vie des affaires et de la présentation des vodkas de marque ŻUBRÓWKA, toujours avec un brin d’herbe placé à l’intérieur de la bouteille, corroborant la position de l’opposante et complétant les éléments de preuve produits jusqu’à présent, à savoir:
Annexe K39: la publication allemande de 1973 intitulée Alle Schnäpse dieser Welt – Das internationale Buch der flüssigen Genüsse (Toutes les liqueurs du monde – Le livre international des plaisirs liquides), dans laquelle il est décrit, à la page 102, que la boisson ŻUBRÓWKA (vodka à l’herbe de bison) est une vodka polonaise originale et célèbre au goût aromatique unique et de couleur légèrement verdâtre, en raison de la présence d’un seul brin d’herbe de bison ajouté dans chaque bouteille, accompagnée d’une traduction en anglais de l’extrait pertinent (annexe K39).
Annexe K40: la publication française de 1993 intitulée Les Alcools du Monde de Gilbert Delos, où, à la page 128, figure une illustration montrant clairement la vodka de la requérante, ŻUBRÓWKA, avec le brin d’herbe dans la bouteille, et un passage indiquant que parmi les vodkas polonaises, l’une des plus représentatives est ŻUBRÓWKA, la vodka aromatisée à l’herbe de bison, qui rend la vodka très savoureuse, avec un brin symbolique dans chaque bouteille, accompagnée d’une traduction anglaise de l’extrait pertinent (annexe K40).
– L’opposante n’a pas été en mesure de présenter ces preuves plus tôt, étant donné qu’elle n’y a eu accès que récemment. Les éléments de preuve produits sont pertinents en l’espèce, étant donné qu’ils prouvent également l’usage des droits antérieurs de l’opposante dans la vie des affaires et que le public en Allemagne et en France connaissait le brin d’herbe placé dans la bouteille de chaque vodka portant la marque ŻUBRÓWKA fabriquée en Pologne par l’opposante (ses prédécesseurs).
– Par la présente procédure, l’opposante vise à mettre un terme au détournement déloyal de ses droits sur la marque constituée du brin d’herbe placé à l’intérieur d’une bouteille qui appartiennent légitimement au fabricant de la vodka mondialement connue commercialisée sous le nom de ŻUBRÓWKA (GRASOVKA en Allemagne). La demanderesse, importateur de longue date des produits de l’opposante, caractérisés par le brin d’herbe dans la bouteille, sur le
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marché allemand, a clairement usurpé des droits qui ne lui ont jamais appartenu et a déposé la marque contestée en tant qu’agent déloyal.
– Les faits pertinents en l’espèce remontent au début des années 70, lorsque la Pologne était sous régime communiste, où les activités commerciales étaient réalisées par des entités publiques possédant des compétences strictement séparées pour les transactions nationales et internationales. Conformément aux lois en vigueur à l’époque, le fabricant de spiritueux (les prédécesseurs de l’opposante actuelle) n’était pas autorisé à effectuer des ventes directes à l’étranger, mais était représenté dans ces transactions par une entité publique (PHZ Agros, devenue par la suite Agros Trading Co. Ltd.). Cette entité désignée était en réalité un exportateur exclusif de spiritueux polonais et la partie aux accords conclus avec les importateurs/distributeurs nationaux de vodka dans divers pays d’Europe, dont l’Allemagne (comme en l’espèce).
– Depuis lors, le système politique polonais a changé. Les entreprises publiques ont fait l’objet d’une série de programmes de restructuration. Par conséquent, la majorité de la documentation historique relative à la production et à la vente de produits dans les années 70 à 90 n’a pas été conservée (en général, les documents ne doivent être archivés que pendant cinq ans). En outre, aucun matériel publicitaire de cette époque n’a pu être retrouvé dans les archives de l’opposante, notamment parce que les activités de marketing étaient en réalité réalisées par des importateurs/distributeurs sous contrat avec l’exportateur public.
– Dans le cadre de l’appréciation globale des circonstances pertinentes en l’espèce et au regard des motifs examinés, il convient de tenir compte du fait que la relation entre les prédécesseurs des parties concerne une époque et des circonstances si éloignées que la collecte de tout élément de preuve se rapportant à cette époque était, de ce seul fait, très difficile. Néanmoins, l’opposante estime que les éléments de preuve produits démontrent à suffisance que la marque contestée ne devrait pas être enregistrée au nom de la demanderesse conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, du RMC, respectivement.
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Motifs d’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 3, du RMC
– Dans sa décision du 18 octobre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition contre la marque contestée en ce qui concerne les motifs fondés sur l’article 8, paragraphe 3, du RMC, faisant valoir que les conditions d’application de ces motifs n’avaient pas été satisfaites et, en particulier, que l’opposante n’avait pas prouvé la relation d’agent avec la demanderesse ni le droit sur les marques antérieures invoquées.
– Dans la première décision (à savoir la décision du 26 mars 2012 dans l’affaire R 2506/2010-4), la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMC au motif que l’opposante n’avait pas prouvé que les marques antérieures invoquées faisaient l’objet d’une éventuelle relation commerciale ou activité commerciale liée à la vente de ses produits à base de vodka avec la demanderesse ou l’une de ses sociétés affiliées. En outre, il a été avancé que, pour certaines marques, il n’a pas été prouvé que l’opposante était effectivement la titulaire et que certaines marques n’étaient pas suffisamment étayées ou ne constituaient pas des «droits antérieurs» à l’égard de la marque contestée.
– L’opposante est d’avis que toutes les conditions visées à l’article 8, paragraphe 3, du RMC ont été prouvées au cours de la procédure en ce qui concerne, à tout le moins, les droits antérieurs sur la présentation de la bouteille contenant le brin d’herbe protégés en tant que marques nationales enregistrées en Pologne, au Japon et en France, et en tant que marque non enregistrée en Allemagne.
– La relation d’agent avec la demanderesse en ce qui concerne les produits de l’opposante vendus dans les bouteilles caractéristiques contenant le brin d’herbe et portant la marque ŻUBRÓWKA (GRAVINKA pour le marché allemand) a été expliquée dans le cadre de l’opposition (points 1 à 4), dans les mémoires du 3 juillet 2008 (point III) et du 18 février 2010 (point 3), et prouvée par:
les contrats entre Diversa et PHZ Agros/Agros Trading Co. Ltd. (prédécesseurs en droit des parties), présentés en tant qu’annexes K4-K8a de l’acte d’opposition, le renouvellement du contrat entre Agros Trading Co. Ltd. et Underberg, présenté en tant qu’annexe K9 de l’acte d’opposition; dans ce contrat, Underberg était mentionnée comme étant
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l’importateur exclusif en Allemagne des vodkas portant les dénominations WYBOROWA et GRASOVKA, GRASOVKA étant une marque utilisée pour de la vodka vendue en Allemagne dans les bouteilles contenant le brin d’herbe;
la déclaration du président et du directeur du département des boissons alcoolisées d’Agros Trading Co. Ltd. montrant les chiffres de vente relatifs aux contrats de distribution, présentée en tant qu’annexe K12 de l’acte d’opposition;
les certificats d’enregistrement des droits antérieurs protégeant la présentation de la bouteille contenant le brin d’herbe utilisée par l’opposante pour les produits commercialisés sous la marque ŻUBRÓWKA (GRASOVKA en Allemagne), présentés en tant qu’annexe K14-K14a, K15a-d, K17, K18-18a de l’acte d’opposition et en tant qu’annexes K29-36 du mémoire du 3 juillet 2008;
une déclaration de M. Kaczor et des images des produits de l’opposante commercialisés sous la marque ŻUBRÓWKA (ou GRASOVKA pour le marché allemand) sur lesquelles on peut voir la présentation de la bouteille contenant le brin d’herbe, présentées en tant qu’annexe 1-5 du mémoire du 18 février 2010.
– Les contrats produits (K4-K11) indiquent clairement que la relation entre les parties était de nature fiduciaire. Les affirmations de la demanderesse (telles que présentées dans ses observations en réponse à l’opposition) selon lesquelles l’opposante (ses prédécesseurs) n’étaient que des fournisseurs des filiales de la demanderesse sont manifestement erronées. À titre d’exemple, le paragraphe 1 de l’accord d’importation de 1974 et également de 1983 (K4- K4a, K7-7a) précise qu’AGROS a confié à DIVERSA la franchise exclusive pour la région de la République fédérale d’Allemagne et de Berlin-Ouest pour les vodkas suivantes (entre autres): Żubrówka (dans l’accord de 1973) ou Grasovka (dans l’accord de 1983, après que les parties ont décidé que la dénomination utilisée pour le marché allemand serait Grasovka). En outre, au paragraphe 6 de l’accord d’importation de 1983 (K7-K7a), DIVERSA est désigné comme «l’importateur/agent des vodkas citées au paragraphe 1» et «le représentant du producteur qui est titulaire de la marque». Au paragraphe 7 de l’accord d’importation de 1987 (K8-K8a), il est clairement indiqué
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que la marque commerciale de la vodka mentionnée au paragraphe 1, ainsi que d’autres éléments de propriété industrielle, y compris des étiquettes, emblèmes et éléments d’emballage liés à ces vodkas (appelés éléments de propriété industrielle), demeurent la d’AGROS/POLMOS.
– Il ne fait donc aucun doute que les actes de la demanderesse relèvent de la définition de l’agent déloyal au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
– L’opposante a invoqué plusieurs droits antérieurs en tant que fondement de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC. Au moins les droits antérieurs suivants de l’opposante devraient être acceptés, car ils ont été demandés ou acquis avant la date de dépôt de la marque contestée et il a été prouvé qu’ils étaient valablement détenus par l’opposante (annexes K4-K11, K15 de l’acte d’opposition, annexes K29-32 du mémoire du 3 juillet 2008, tous les éléments de preuve produits tardivement à cette fin devraient être acceptés par la chambre de recours, à sa discrétion, pour les raisons expliquées ci-dessus):
Enregistrement polonais n° 62 081
Enregistrement polonais n° 85 811
Enregistrement japonais n° 2 092 826
Enregistrement français n° 95 588 457
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Marque allemande non enregistrée
– Les images des produits commercialisés sous la marque ŻUBRÓWKA par l’opposante en France, montrant la même présentation de la bouteille contenant le brin d’herbe que celle protégée par les droits antérieurs susmentionnés, ont été présentées par l’opposante en tant qu’annexes K23-25, K27 du mémoire du 11 juillet 2007 et doivent également être prises en considération comme étant représentatives de l’utilisation de la bouteille contenant le brin d’herbe telle qu’exportée depuis la Pologne. De même, la présentation de la bouteille contenant le brin d’herbe, qui fait l’objet de la protection des droits antérieurs susmentionnés, figure dans les documents produits par l’opposante avec son mémoire du 18 février 2010 (annexes 1 à 5).
– Nonobstant ce qui précède, contrairement au raisonnement suivi dans la première décision de la quatrième chambre de recours du 26 mars 2012 (annexes 28 à 30), l’article 8, paragraphe 3, du RMC n’exige aucune preuve de l’usage des droits antérieurs invoqués par la titulaire. Par conséquent, l’absence de toute preuve de l’usage effectif des droits antérieurs ne saurait constituer un motif de rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
– En outre, contrairement aux conclusions de la division d’opposition (p. 11) et de la quatrième chambre de recours dans la première décision du 26 mars 2012 (paragraphes 32 à 34), les éléments de preuve et arguments présentés prouvent et expliquent la structure des liens entre PHZ Agros et Agros Trading Co. Ltd. en tant qu’entités publiques parties aux contrats conclus avec des importateurs/distributeurs nationaux (tels que la demanderesse), responsables des exportations de spiritueux commercialisés sous la marque ŻUBRÓWKA (GRASOVKA pour le marché allemand) fabriqués par PPS Polmos, puis par Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (successeur de PPS Polmos et prédécesseur de CEDC International Sp. z o.o.).
– Étant donné qu’à l’époque, les deux entités étaient des entités publiques, il n’était pas possible (ni nécessaire) de mettre en place un quelconque régime de licence entre elles
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(comme l’avait prévu l’EUIPO), étant donné que, en vertu de la loi, une entité publique (Agros) a été désignée pour représenter les intérêts de l’autre entité publique (Polmos) à l’étranger et que le bénéficiaire final (titulaire de tout droit/produit) était l’État de Pologne (République populaire de Pologne, et après la modification du système en 1989 – République de Pologne).
– Après la privatisation d’entreprises publiques, Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (prédécesseur de CEDC International Sp. z o.o.) a acquis tous les droits sur la marque ŻUBRÓWKA (en Allemagne vendue sous le nom de GRASOVKA), y compris les droits antérieurs invoqués dans la présente opposition (annexes K17-18a de l’acte d’opposition et K31-36 du mémoire du 3 juillet 2008). Il résulte de ce qui précède que l’ensemble du faisceau d’éléments de preuve doit être analysé une nouvelle fois par la chambre de recours, eu égard à des circonstances objectives telles que le système politique et la structure de propriété en Pologne avant 1989 et donc en utilisant une approche adéquate, c’est-à-dire sans analogie rapide et impossible avec les économies de marché, comme l’attente de l’existence d’une relation fondée sur des licences entre deux entités publiques (voir p. 11 de la décision du 18 octobre 2010).
– En outre, la chambre de recours est invitée à noter que les accords d’importation/de distribution ne dressent pas nécessairement la liste de toutes les marques et autres droits de PI pertinents pour la transaction, mais font plutôt référence, comme en l’espèce, à la marque et à tous les droits de PI existants ou qui existeront à l’avenir et qui protègent cette marque et toutes ses caractéristiques, dont l’emballage est l’une des principales.
– Par conséquent, ce n’est pas parce que les accords en vigueur entre les parties n’incluent pas la spécification des marques que la demanderesse n’avait pas connaissance des droits antérieurs de l’opposante, et en particulier du droit sur la présentation sous la forme d’une bouteille contenant le brin d’herbe qui était utilisée pour chaque bouteille vendue dans le cadre des accords d’importation conclus entre les parties depuis 1974. Dans ces circonstances, le dépôt par la demanderesse des marques contestées en son propre nom après 22 ans de coopération avec le véritable propriétaire de la présentation de la bouteille contenant le brin d’herbe ne saurait être apprécié autrement que comme un détournement de la propriété d’autrui.
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– La condition selon laquelle la demande contestée doit être déposée au nom de l’agent est clairement satisfaite. La structure d’affiliation de la demanderesse au sein du groupe d’entités Underberg entretenant une relation avec l’opposante et ses prédécesseurs a été expliquée au point 3 de l’acte d’opposition et prouvée par les annexes K1-K3.
– La demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée sans le consentement de l’opposante (ou de ses prédécesseurs). L’absence de consentement découle des clauses respectives des accords d’importation (annexes K4- K9). En outre, la demanderesse n’a produit aucune preuve du contraire.
– Le dépôt de la marque contestée par la demanderesse en son nom propre n’a pas été justifié de manière convaincante au cours de la présente procédure. À cet égard, la demanderesse a expliqué dans ses observations en réponse à l’opposition que son dépôt de la marque contestée était justifié, étant donné qu’elle était déjà titulaire de la marque allemande correspondante n° 2 913 007.
– Une telle justification ne saurait être acceptée car, ainsi que cela est expliqué dans le mémoire de l’opposante du 3 juillet 2008 (point III.4 et annexes K37-38) – les parties étaient également en litige au sujet de cette marque allemande, déposée dès que le législateur allemand a autorisé le dépôt de marques tridimensionnelles en 1995 sans le consentement ou même la connaissance de l’opposante, après plus de 20 ans où la demanderesse a été l’importateur, l’agent et le représentant de l’opposante en Allemagne. Ce fait vient en réalité «compléter le tableau du comportement déloyal» (sic) de la demanderesse, en tant qu’agent de l’opposante, et montre son intention de priver l’opposante de ses droits, sur l’attribut majeur de la marque ŻUBRÓWKA (GRASOVKA en Allemagne), à savoir la célèbre bouteille contenant le brin d’herbe.
– Ce qui est particulièrement préoccupant en l’espèce, c’est que la demanderesse a profité du fait que la Pologne connaissait de grandes mutations politiques et économiques dans les années 90, de même que toutes les entités nationales, qui ont été privatisées et restructurées dans des circonstances assez agitées (voir: annexe K20 de l’acte d’opposition, annexes 33 à 35 du mémoire du 3 juillet 2008).
– Enfin, l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMC exige que la marque contestée soit identique ou similaire aux droits antérieurs invoqués. Compte tenu de la nécessité
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de protéger efficacement le titulaire légitime contre les pratiques déloyales de son agent, il convient de suivre une interprétation flexible de l’article 8, paragraphe 3, du RMC. La demande soumise par un agent, parfaitement au courant de l’apparence des produits et des marques de son contractant, en vue de l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle identique à la marque du contractant (mais sans l’étiquette du titulaire) doit relever de l’article 8, paragraphe 3, du RMC. Dans le cas contraire, si l’enregistrement est autorisé, l’agent déloyal obtiendra le droit qu’il pourra utiliser à l’encontre du titulaire légitime.
– L’opposante est convaincue que cette condition d’identité/de similitude des marques a été satisfaite en ce qui concerne les marques antérieures polonaise, japonaise et française et la marque allemande non enregistrée. Premièrement, tous les droits antérieurs sont protégés pour des spiritueux, de sorte qu’il existe une identité claire entre les produits et la marque contestée. Deuxièmement, comme l’opposante l’a fait valoir dans ses mémoires consécutifs déposés au cours de la procédure, la marque contestée est soit identique soit similaire aux droits antérieurs (voir points I.3 et 4 du mémoire du 3 juillet 2008 et du mémoire du 9 septembre 2011).
– Par conséquent, à ce stade, il suffit de dire que la marque contestée constitue une représentation tridimensionnelle des droits antérieurs invoqués par l’opposante représentant une bouteille avec un brin d’herbe à l’intérieur. Le caractère distinctif de ces marques réside dans l’utilisation du brin d’herbe comme élément placé dans le liquide à l’intérieur d’une bouteille. La présence de l’étiquette dans les marques antérieures polonaise et japonaise n’exclut pas la similitude globale des marques comparées étant donné que ces marques sont également représentées avec une image sur laquelle l’étiquette n’est pas visible (ce qui reflète la manière dont ces marques apparaissent sur le marché). La présentation ci-dessous plaide clairement en faveur de la similitude globale de la marque contestée avec les droits antérieurs de l’opposante et, dans le cas de la marque polonaise n° 85 811 et de la marque allemande non enregistrée – même l’identité:
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Marque contestée Marques antérieures
– En résumé, la demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque contestée, qui est soit identique, soit similaire aux droits antérieurs de l’opposante invoqués comme fondement de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC. La demande a été déposée auprès de l’OHMI (EUIPO) le tout premier jour où cela a été possible, bien avant l’adhésion de la Pologne à l’UE et lorsque les enregistrements nationaux polonais antérieurs ne pouvaient constituer des motifs relatifs de refus pour les dépôts de MUE. Les éléments de preuve recueillis prouvent que la demanderesse a agi en tant qu’agent déloyal en essayant d’obtenir son propre droit de propriété sur la marque qui ne lui appartenait pas, mais qui appartenait à son contractant de longue date originaire de Pologne.
– La demanderesse savait que tous les droits sur les marques protégeant les produits qui faisaient l’objet d’un contrat en vue de leur distribution en dehors de la Pologne appartenaient à la requérante, y compris les droits sur la présentation de la bouteille contenant le brin d’herbe, qui était présente sur le marché depuis de nombreuses années et considérée par les consommateurs du monde entier comme la caractéristique des vodkas de l’opposante commercialisées sous le nom de ŻUBRÓWKA (et GRASOVKA en Allemagne).
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Motifs d’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 4, du RMC
– L’opposante ne doute pas que toutes les conditions ont été prouvées au cours de la procédure en ce qui concerne, à tout le moins, la marque non enregistrée sous la forme de la présentation de la bouteille avec le brin d’herbe utilisé en Allemagne.
– De l’avis de l’opposante, il y a lieu d’analyser l’ensemble des éléments de preuve pertinents aux fins de l’appréciation des prémisses de l’article 8, paragraphe 4, du RMC, tandis que l’appréciation de l’EUIPO et de la chambre de recours reposait uniquement sur un élément de preuve, à savoir une déclaration du président et du directeur du département des boissons alcoolisées d’Agros Trading Co. Ltd. (annexe K12).
– À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’acte d’opposition et des mémoires présentés ultérieurement, l’opposante s’est fondée sur de multiples éléments de preuve pour prouver l’usage et l’acquisition de droits sur la marque non enregistrée reprenant la présentation de la bouteille avec le brin d’herbe dans divers pays européens, dont l’Allemagne. Les documents suivants, qui ont été omis jusqu’à présent, devraient donc être pris en considération (conjointement dans leur interrelation mutuelle) dans l’appréciation de ces motifs, à savoir:
Annexes K4-K11 – série de contrats d’importation/de distribution conclus entre les parties (prédécesseurs des parties) au cours de la période allant de 1974 à 1999 concernant les ventes, en Allemagne, de la marque de vodka ŻUBRÓWKA de la requérante (devenue par la suite GRASOVKA pour le marché allemand), qui, à cette époque et jusqu’à aujourd’hui, a été vendue dans les bouteilles contenant le brin d’herbe;
Annexes K14-K14a, K15a-d et annexes K31-36 du mémoire du 3 juillet 2008 – certificats d’enregistrement de marques dans différents pays décrivant la présentation de la bouteille contenant le brin d’herbe appartenant à (acquises par) la requérante et vendues dans divers pays en Europe et dans le monde;
K17, K18-18a – accord de cession des droits sur les marques représentant la présentation de la bouteille avec le brin d’herbe;
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K20 – calendrier expliquant l’histoire chronologiquement compliquée de la requérante et de ses prédécesseurs, et la protection des marques liées à la présentation de la bouteille avec le brin d’herbe.
– L’opposante (et auparavant ses prédécesseurs PPS Polmos et Przedsiębiorstwo Polmos Białystok) fabriquait de la vodka, notamment sous la marque ŻUBRÓWKA (ou GRASOVKA pour le marché allemand). Conformément à la législation alors contraignante en Pologne (comme expliqué ci-dessus), l’opposante était représentée dans ses transactions en dehors de la Pologne par l’entité publique PHZ Agros/Agros Trading Co. Ltd., qui était un exportateur exclusif de spiritueux polonais et la partie aux accords avec l’importateur/le distributeur national de ses vodkas en Allemagne. Ce fait est démontré dans les annexes K4-K11. Il ressort de ces documents que les quantités de vodka conditionnées dans la bouteille contenant le brin d’herbe – définies dans le premier accord par la marque ŻUBRÓWKA et dans les accords ultérieurs par GRASOVKA – ayant fait l’objet de contrats de vente en Allemagne étaient les suivantes:
3 500 hl en 1975, 6 000 hl en 1982 et 8 000 hl en 1987 (annexe K4 et K7);
7 000 hl en 1994 (annexe K9, en l’occurrence la quantité concernant à la fois Wyborowa et GRASOVKA).
– En outre, ainsi qu’il ressort de la déclaration signée par le président et le directeur du département des boissons alcoolisées d’Agros Trading Co. Ltd. (annexe K12), la vodka de l’opposante – commercialisée en Allemagne sous la marque GRASOVKA – dans les bouteilles contenant le brin d’herbe a été expédiée en Allemagne au cours de la période comprise entre 1990 et 2000 pour y être vendue. La quantité s’élevait à environ 400 000 bouteilles (0,75 l) par an, la valeur de ces produits étant comprise entre 1,1 million et 1,5 million de DEM au cours des années concernées.
– L’apparence réelle de la marque non enregistrée sous la forme de la présentation de la bouteille avec le brin d’herbe a été prouvée par référence à la marque allemande n° 398 48 553, dont la demande d’enregistrement a été déposée par l’opposante le 25 août 1998, lorsque l’enregistrement de marques tridimensionnelles a été autorisé en Allemagne (comme expliqué aux points 4.3 et 5 de l’acte d’opposition). Auparavant, l’opposante avait invoqué ses droits sur la marque non enregistrée (telle que
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représentée ci-dessous), sur laquelle l’opposition était fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
– Le droit allemand applicable pertinent pour les droits acquis par l’opposante pour une marque non enregistrée a été prouvé en vertu de l’annexe K21 de l’acte d’opposition.
22 Les arguments présentés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 3, du RMC Marques antérieures
I. Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna n’était pas la titulaire des marques antérieures invoquées
a. Les marques antérieures invoquées
– L’opposition a été formée au nom de Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna. La requérante a invoqué au total cinq marques à l’appui de l’article 8, paragraphe 3, du RMC. Ces marques n’étaient pas citées dans l’acte d’opposition au moment du dépôt de l’opposition, mais peuvent uniquement être déduites du mémoire exposant les motifs du recours déposé avec l’acte d’opposition (voir pages 8 et 9 et annexes K14 et K15). La question de savoir si ces marques sont recevables ou non peut rester ouverte à ce stade, étant donné que toutes les marques n’ont pas été suffisamment étayées, comme nous le verrons ci-après.
(i) Marques déposées après la demande de marque communautaire
– Deux des marques de l’opposante sont en fait postérieures à la demande de marque communautaire déposée en 1998 uniquement, à savoir 1) la marque allemande n° 398 48 553 (certificat déposé en tant qu’annexe K15 c), la titulaire mentionnée étant Agros Holding SA, 2) la marque française n° 98 746 752 (certificat déposé en tant qu’annexe K15 b), la titulaire mentionnée étant Agros Holding SA. Dans son arrêt du 11 novembre 2020, la Cour de justice, dans l’affaire C-809/18 P, EUIPO/John Mills Ltd. (voir points 57 et suivants), a considéré que la marque invoquée devait nécessairement être une marque «antérieure». Par conséquent, il convient de ne pas tenir compte de ces deux marques.
(ii) Marques non dûment étayées
– Trois autres marques n’ont pas été dûment étayées avant la date limite du 7 juillet 2005, à savoir (1) la marque japonaise
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n° 2 092 826 [certificat et traduction déposés en tant qu’annexes K15 a) et d)], mais la titulaire mentionnée est Przedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego AGROS (voir également notre communication du 22 novembre 2007, page 18) et aucun document de cession n’a été déposé. La marque n’a donc pas été étayée; 2) la marque polonaise n° 62 018 (certificat déposé en tant qu’annexe K14), la titulaire mentionnée est Przedsiebiorstwo Handlu Zgranieznego «Agros», mais aucune traduction ni aucun document de cession n’a été déposé. La marque n’a donc pas été étayée; et 3) la marque polonaise n° 62 081 (certificat déposé en tant qu’annexe K31 uniquement avec les observations du 3 juillet 2008 et indiquant dans l’annexe K31, ainsi que la traduction déposée en tant qu’annexe K14, que la propriété a été transférée à Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna, le 15 octobre 1999 (voir également nos observations du 22 novembre 2007, pages 18 et 19). La titulaire initiale n’est pas mentionnée. Le certificat original a été présenté trois ans après la date limite du 7 juillet 2005 et a donc été produit hors délai. La marque n’a donc pas été étayée non plus.
– En outre, il convient de noter que l’enregistrement polonais n° 62 018 a entre-temps expiré. Il y a lieu de noter que l’opposante actuelle, CEDC, n’a même jamais prouvé que les marques susmentionnées ont été enregistrées en son propre nom. Toute justification de ces marques à ce stade – à savoir 16 ans après la date limite pertinente du 7 juillet 2005 – serait en tout état de cause tardive (voir à cet effet: arrêt du Tribunal du 10 octobre 2018 dans l’affaire T-24/17, points 25 à 28; arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 dans l’affaire T- 15/20, points 46 et 47 mutatis mutandis).
(iii) Marques non invoquées ou non invoquées à juste titre
– L’opposante n’a pas invoqué les marques suivantes en tant que fondement de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC:
Enregistrement français n° 95 588 457
Enregistrement polonais n° 85 811
– Le premier enregistrement n’a été invoqué comme fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC que dans l’acte d’opposition et n’a pas été mentionné dans le mémoire exposant les motifs du recours à l’appui de l’article 8, paragraphe 3, du RMC. Le mémoire exposant les
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motifs du recours corrobore plutôt la position selon laquelle l’enregistrement français n’a été invoqué qu’en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours ne fait référence à cette marque que dans cette section spécifique. Une interprétation différente du mémoire exposant les motifs du recours aboutirait à une interprétation négative pour la demanderesse, ce qui serait injustifié étant donné que l’imprécision résulte du fait que l’acte d’opposition n’a pas été rempli correctement. En outre, l’acte d’opposition faisait clairement et exclusivement référence à l’Allemagne, de sorte que la prise en considération de la marque japonaise et de la marque polonaise était déjà en contradiction avec cette affirmation (voir également, à cet égard, décision de la deuxième chambre de recours du 31 août 2018 dans l’affaire R 2456/20172, paragraphe 16). Si l’opposante souhaitait ajouter ce droit comme fondement de l’article 8, paragraphe 3, du RMC, elle aurait dû le mentionner. Le deuxième enregistrement a été mentionné pour la première fois uniquement dans les observations du 22 novembre 2005. Il n’a donc pas été invoqué en tant que droit antérieur avec l’acte d’opposition déposé en septembre 2003 et devrait être ignoré dès le départ. b. Propriété
– L’opposition a été formée au nom de Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna (voir à nouveau l’acte d’opposition). Comme indiqué ci-dessus, la requérante n’a démontré pour aucune des marques invoquées à l’appui de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE que Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna était la titulaire enregistrée de ces marques au moment du dépôt de l’opposition, ni que l’opposante actuelle était la titulaire de ces marques. Compte tenu de tout ce qui précède, aucun des droits antérieurs invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC n’a été étayé par l’opposante, de sorte que le recours doit déjà, pour ces motifs, être rejeté comme non fondé.
II. La demanderesse n’était pas l’agent ni le représentant de l’opposante au moment du dépôt
– Même si nous considérons que la marque française antérieure n° 95 588 457 est invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC – ce qui est contesté –, la demanderesse et défenderesse n’était pas un agent ni un représentant de l’opposante, à savoir Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna. L’accord pertinent pour
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l’interprétation de cette exigence est l’accord en vigueur au moment du dépôt de la demande de marque communautaire le 1er avril 1996. Il s’agit de l’accord du 29 octobre 1993 figurant en tant qu’annexe K9.
a. Absence de preuve de la relation – autres parties
– Les parties à cet accord étaient Agros Co. Ltd. et Underberg AG à Rheinberg. Le dossier ne contient aucun élément de preuve attestant de l’existence d’une quelconque relation entre Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna, l’entité qui a formé l’opposition, et la défenderesse et titulaire de la marque demandée, Underberg AG, Suisse
[voir également la même conclusion sur l’article 11 MarkenG (l’équivalent allemand de l’article 18 du RMUE) dans l’arrêt du Tribunal fédéral allemand des brevets du 12 août 2009, pages 15/16 – présentée par la défenderesse dans son mémoire du 9 février 2010].
– Le dossier ne contient pas non plus d’éléments de preuve montrant que Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna entretenait une relation commerciale avec Agros Co Ltd. Les simples allégations de l’opposante concernant un système d’organisation des exportations dans l’ancienne Pologne communiste sont dénuées de pertinence étant donné que ces règles n’étaient plus applicables en 1996, lorsque la marque communautaire a été déposée, et qu’aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation n’a été fourni à aucun moment de la procédure (voir également en ce qui concerne la nécessité de déposer de tels éléments de preuve, la décision de la quatrième chambre de recours du 24 août 2020 dans l’affaire R 2982/20194, paragraphe 29 et suivants).
– Bien que la demanderesse ait entretenu une relation avec Agros Co. Ltd., elle n’en a jamais eu avec la prétendue titulaire de la marque, Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna, ni avec son prédécesseur. En outre, nous notons que la marque française n° 95 588 457 a été déposée par Przedsiebiorstwo Przemyslu Spirytusowego Polmos et qu’Agros Co. Ltd n’a été à aucun moment la titulaire de cette marque. Ce point a également été reconnu par la quatrième chambre de recours dans sa décision du 26 mars 2012 dans l’affaire R 2506/2010-4 (paragraphe 29).
– Enfin, dans l’annexe K20, l’opposante a décrit de manière détaillée l’historique allégué des droits de marque détenus par «Agros et PPS Polmos» (cette dernière étant Przedsiebiorstwo Przemyslu Spirytusowego Polmos d’après
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la définition donnée dans l’annexe K20, page 2 – 16 avril 1973). Toutefois, aucune preuve à l’appui de ces faits n’a été produite. En tout état de cause, il ressort clairement de la présentation contenue dans l’annexe K20 qu’il n’était même pas clair, entre «Agros et PPS Polmos», qui devait être – le cas échéant – le titulaire d’un quelconque droit sur la «bouteille contenant un brin d’herbe», étant donné que les parties étaient constamment en litige à leur sujet (tant en Pologne qu’à l’étranger). En particulier – et sans que son exactitude ait pu être établie – selon l’annexe K20, le 8 décembre 1998, les tribunaux polonais ont finalement «confirmé les droits existants d’Agros Holding S.A. découlant de l’enregistrement de marques à l’étranger» (sans savoir quels sont ces droits).
– Toutefois, si cette déclaration de l’opposante est correcte, le prédécesseur de l’opposante, à savoir Przedsiebiorstwo Przemyslu Spirytusowego Polmos, a déposé illégalement la marque française n° 95 588 457 en 1995.
– Dans ses dernières observations du 9 février 2021, au paragraphe 18, points i) et ii), l’opposante a formulé deux allégations non prouvées et erronées: Premièrement, le dossier ne contient aucun élément de preuve démontrant que l’opposante Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna, est le successeur d'«Agros» (la société exacte à laquelle il est fait référence reste peu claire).
– Deuxièmement, aucun des contrats figurant dans les annexes K9, K10 ou K11 ne mentionne «Polmos» (la société exacte à laquelle il est fait référence reste peu claire). De même, la requérante tente, au paragraphe 18, point iv), de ces observations, de donner l’impression que l’Office allemand des brevets et des marques avait reconnu que «Agros/Polmos» entretenaient une relation commerciale de longue date avec M. Underberg et ses sociétés affiliées pour la distribution et la vente en Allemagne de la vodka polonaise dénommée GRASOVSKA dans des bouteilles contenant un brin d’herbe à l’intérieur du liquide, et que les droits de propriété sur la «bouteille contenant le brin d’herbe» appartenaient à «Agros/Polmos» tant en Pologne qu’à l’extérieur (y compris en Allemagne).
– Toutefois, ainsi que nous l’avons indiqué dans notre mémoire du 9 février 2010, par arrêt du 12 août 2009 (présenté par la défenderesse dans son mémoire du 9 février 2010), le Tribunal fédéral allemand des brevets a annulé la décision de l’Office allemand des brevets et des marques et a conclu que la demanderesse n’avait agi ni de
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mauvaise foi ni en qualité d’agent déloyal lors du dépôt de l’enregistrement de la marque allemande n° 2 913 007, qui est identique à la demande en cause.
– En tout état de cause, il est clair que l’opposante n’a, à aucun moment, démontré l’existence d’une relation contractuelle entre elle-même, son prédécesseur Przedsiebiorstwo Przemyslu Spirytusowego Polmos, et la demanderesse et défenderesse.
b. Aucune référence aux marques de l’opposante dans l’accord
– Outre le fait qu’il n’existe aucune relation commerciale avec Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna, le dossier ne contient aucun élément de preuve attestant que l’une des marques de l’opposante a fait l’objet du contrat de distribution du 29 octobre 1993.
– L’accord de distribution du 29 octobre 1993 mentionne expressément à la section 1 A) que «AGROS vendra à L’IMPORTATEUR LA VODKA WYBOROWA et GRASOVKA» (ci-après le «PRODUIT»). Dans le même temps, l’accord mentionne à l’article 13 que «la marque Vodka WYBOROWA ainsi que les dessins ou modèles, emblèmes, étiquettes et emballages relatifs au PRODUIT sont la propriété d’AGROS». À aucun moment l’opposante n’a démontré qu’Agros Co. Ltd était, à l’époque, titulaire de l’une de ces marques.
– En outre, ni cette disposition ni l’accord en tant que tel ne définissent ce que l’on entend par «dessins ou modèles, emblèmes, étiquettes et emballages relatifs au PRODUIT». Il est difficile de déterminer si cette formulation était censée être liée aux marques de l’opposante. Toutefois, les termes «dessins ou modèles, emblèmes, étiquettes et emballages», de par leur signification littérale, font tous référence aux éléments extérieurs d’un produit et non au positionnement d’un brin d’herbe dans une bouteille.
– La simple formulation ne couvre déjà pas la marque en cause (voir également page 13 de l’arrêt du Tribunal fédéral allemand des brevets du 12 août 2009, présenté par la demanderesse avec son mémoire du 9 février 2010).
– Cela est à nouveau confirmé lorsqu’on examine les marques de l’opposante (pour autant qu’elles soient pertinentes):
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– Premièrement, l’enregistrement polonais n° 62 081 et l’enregistrement japonais n° 2 092 826 montrent tous deux une bouteille portant l’étiquette ŻUBRÓWKA, et donc une bouteille portant un nom qui n’est ni WYBOROWA ni GRASOVKA. Cela signifie nécessairement que ces marques ne faisaient clairement pas l’objet de l’accord de distribution du 29 octobre 1993.
– En ce qui concerne les autres marques invoquées au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC, à savoir l’enregistrement allemand n° 398 48 553 et l’enregistrement français n° 98 746 752, ces marques ont toutes les deux été déposées en 1998, soit bien après la signature de l’accord et le dépôt de la demande de marque communautaire contestée, et ne peuvent donc pas être prises en considération pour interpréter ce que l’on entendait en 1993 par «dessins ou modèles, éléments, étiquettes ou emballages»; elles sont donc également dénuées de pertinence.
– Étant donné que les enregistrements polonais n° 62 018 et n° 85 811 n’ont pas été étayés (voir ci-dessus), la seule marque pertinente reste l’enregistrement français n° 95 588 457 (qui n’a même pas été invoqué à juste titre au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC – voir ci-dessus, paragraphe 2).
– Toutefois, cette marque n’a été déposée que le 18 septembre 1995, soit près de deux ans après la signature de l’accord du 29 octobre 1993, de sorte qu’elle n’était pas non plus censée être mentionnée dans l’accord (ou, à tout le moins, ne pouvait pas être connue de l’opposante et donc mentionnée par cette dernière). En outre, l’enregistrement concerne une ligne noire sur la forme extérieure de la bouteille, comme l’a confirmé le Tribunal dans son arrêt du 23 septembre 2020 (voir, en particulier, point 115 dudit arrêt), tandis que la marque demandée concerne un brin d’herbe placé à l’intérieur d’une bouteille. Si le Tribunal
devait considérer que l’usage de entraîne une
altération du caractère distinctif de , alors la demande
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de ne devrait pas non plus pouvoir être considérée
comme un équivalent de et encore moins de .
– Même s’il devait être admis qu’aucune référence spécifique à l’une des marques antérieures mentionnées dans l’acte d’opposition ne devait être faite, le simple fait de faire référence à des «dessins ou modèles, emblèmes, étiquettes et emballages relatifs au PRODUIT» n’est pas suffisamment précis pour informer la demanderesse de l’existence de droits de marque sur une «bouteille contenant le brin d’herbe». Cela est d’autant plus vrai que de tels droits n’ont été établis que bien après la signature de l’accord du 29 octobre 1993 et que le titulaire de ces droits n’était pas la partie contractante mais un tiers. Rien dans le dossier ne prouve que la demanderesse ait jamais appris – avant le dépôt – que l’opposante était la titulaire de ces enregistrements ou revendiquait des droits sur une «bouteille contenant le brin d’herbe». Cela a également été reconnu par la chambre de recours dans sa décision du 26 mars 2012 dans l’affaire R 2506/2010 (paragraphe 30) et par le Tribunal fédéral allemand des brevets dans son arrêt du 12 août 2009, page 15/16 (présenté avec les observations du 9 février 2010). Dans ses dernières observations du 9 février 2021, l’opposante reste totalement silencieuse sur l’interprétation des accords, mais évite toute analyse détaillée.
III. Motifs légitimes
– Par souci d’exhaustivité, nous faisons valoir que la troisième condition visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMC n’est pas non plus remplie, à savoir que la demande a été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu’il y ait de motifs légitimes justifiant des agissements de l’agent ou du représentant. En effet, même si l’on voulait dire qu’il existait une relation contractuelle entre les «parties», ce qui est contesté comme indiqué ci- dessus, et que «Agros/Polmos» détenait des droits sur une «bouteille contenant le brin d’herbe», ce qui est contesté comme indiqué ci-dessus, l’accord antérieur conclu entre Agros Export Company et Diversa Spezialitäten GmbH le 8 mai 1987 (voir annexes K8 et K8a) permettait spécifiquement à cette dernière, au paragraphe 7, points 4
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et 8, de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des droits de propriété intellectuelle.
– Comme l’a souligné à juste titre le Tribunal fédéral allemand des brevets dans son arrêt du 12 août 2009 (pages 14/15), la demanderesse dans cette procédure a démontré qu’au moment du dépôt en 1994 (et certainement de la même manière en 1996) il existait un risque que des tiers tentent de demander la protection de la marque faisant l’objet de la présente procédure, étant donné qu’aucune protection n’existait à ce moment-là dans l’Union européenne. Afin de protéger ses propres investissements réalisés pendant 20 ans dans le développement et l’activation du marché, la demanderesse a déposé la demande en cause, a donc agi avec le consentement de la titulaire mentionnée dans cet accord antérieur et avait des motifs légitimes de justifier le dépôt en son propre nom.
– La demanderesse pourrait également croire qu’elle est habilitée à le faire: elle a vendu la marque GRASOVKA, y compris la «bouteille contenant le brin d’herbe», pendant deux décennies dans l’Union européenne. En outre, en 1994, soit bien avant la date de dépôt de la présente demande de marque de l’Union européenne, Agros a reconnu la propriété d’Underberg sur la marque GRASOVKA auprès de tiers, plus précisément dans une lettre jointe en tant qu’annexe 3 adressée à un client autrichien. En outre, elle a signé deux nouveaux accords le 18 août 1998 (annexe K10) et le 24 mai 1999 (annexe K11) et a officiellement convenu que la demanderesse était la titulaire de la marque GRASOVKA.
– Par conséquent, si l’on voulait suivre l’argument de l’opposante selon lequel le fait que GRASOVKA faisait partie des accords de distribution antérieurs incluait également les droits relatifs à une «bouteille contenant un brin d’herbe», alors l’opposante, avec la lettre jointe et les accords ultérieurs, reconnaissait clairement le droit de la demanderesse d’être la titulaire de la «bouteille contenant un brin d’herbe» dans l’Union européenne.
– Enfin, bien qu’elle ait eu connaissance de l’usage et de la demande en cause, Agros n’a jamais demandé le transfert de la demande de MUE.
– Par conséquent, la marque n’a pas non plus été déposée sans le consentement du titulaire et sans qu’il existe des motifs légitimes justifiant des agissements de l’agent ou du représentant.
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– L’article 8, paragraphe 3, du RMC doit être rejeté comme non fondé.
Article 8, paragraphe 4, du RMC
– Dans sa décision du 26 mars 2012 dans l’affaire R 2506/2010, la quatrième chambre de recours a souligné que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve à l’appui de l’article 8, paragraphe 4, du RMC. Nous sommes entièrement d’accord avec cette affirmation.
– Tout d’abord, il convient de noter que, dans l’acte d’opposition, la requérante n’a invoqué que des droits sur une marque non enregistrée pour une marque tridimensionnelle «Bouteille contenant un brin d’herbe» en ce qui concerne l’Allemagne. Dans le mémoire exposant les motifs du recours joint à l’acte d’opposition, elle a fait valoir, à la page 8, qu’elle avait également vendu le produit dans d’autres pays européens, à savoir la France, le Royaume- Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Italie et l’Espagne.
I. Allemagne
– La quatrième chambre de recours a considéré à juste titre, au paragraphe 23 de sa décision du 26 mars 2012 dans l’affaire R 2506/2010-4, que le seul élément de preuve produit par la requérante relatif à des droits non enregistrés en Allemagne concernait une déclaration d’Agros Trading Company Limited contenant un récapitulatif des chiffres des ventes de vodka GRASOVKA en Allemagne entre 1990 et 2000. Toutefois, le dossier ne contient pas non plus d’éléments de preuve démontrant en quoi un tel usage profiterait à la requérante. Il convient plutôt de souligner qu’un tel usage a été fait par la défenderesse.
– En outre, en vertu du droit allemand, des droits de marque non enregistrés n’existent que si une reconnaissance sur le marché peut être démontrée («Verkehrsgeltung» – article 4, paragraphe 2, MarkenG). Toutefois, la requérante n’a produit aucune étude de marché ni aucun autre élément de preuve susceptible de démontrer cette reconnaissance sur le marché (voir également nos observations du 22 novembre 2007, pages 15 et 16). Pour ces raisons déjà, l’opposition fondée sur ce motif doit être rejetée.
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II. Autres pays
– L’opposition doit également être rejetée en ce qui concerne les droits non enregistrés allégués pour tous les autres pays.
– Tout d’abord, on peut se demander si la simple référence aux autres pays dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé avec l’acte d’opposition (sans utiliser le formulaire officiel) est suffisamment claire. Toutefois, même si tel était le cas, l’opposition doit être rejetée pour les raisons suivantes:
Aucune preuve de l’usage de la marque non enregistrée n’a été produite pour ces pays et/ou
Aucune preuve d’une législation nationale accordant à l’opposante le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente sur la base de ce droit non enregistré n’a été produite (voir également nos observations du 22 novembre 2007, page 16).
– Selon une jurisprudence constante du Tribunal et des chambres de recours, l’opposante aurait été tenue de produire ces éléments de preuve (voir arrêt du Tribunal du 13 mai 2020 dans l’affaire T-443/18, Peek & Cloppenburg KG/EUIPO, point 72 et autres références à la jurisprudence). Tout élément de preuve produit à ce stade serait à nouveau largement tardif.
– Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit également être rejetée en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Motifs de la décision
Droit applicable
23 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références y mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1) codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
24 Compte tenu de la date de d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 1er avril 1996, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil [voir, mutatis
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mutandis, 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2].
25 La chambre de recours observe que la décision attaquée a été rendue le 18 octobre 2010 et, bien que cela ne soit pas précisé, il est supposé que lorsque la décision attaquée mentionne que «les motifs de l’opposition sont ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement sur la marque communautaire (RMC)», il s’agit du règlement n° 40/94 du Conseil et non du règlement n° 207/2009.
26 Par conséquent, en ce qui concerne les règles matérielles, les références faites par la division d’opposition dans la décision attaquée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC doivent être comprises comme renvoyant à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 40/94, dont le libellé est identique. Dès lors, il en va de même pour les références faites ci-après par la chambre de recours à l’article 8, paragraphes 3 et 4, du RMC (devenu l’article 8, paragraphes 3 et 4, du RMUE).
27 À titre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC et le règlement de procédure des chambres de recours continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas, conformément à son article 82.
28 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE (anciens articles 58, 59 et 60). Il est dès lors recevable.
Portée du recours
29 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
30 En vertu de l’article 35 du RDMUE, lorsqu’une décision d’une chambre de recours sur une affaire a été annulée ou réformée par un arrêt définitif du Tribunal ou, le cas échéant, de la Cour de justice, le président des chambres de recours, en vue de se conformer à cet arrêt conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, réattribue l’affaire à une chambre de recours.
31 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En rendant cette
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nouvelle décision pour remplacer l’acte annulé, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23; 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 41-42).
32 À la suite des échanges avec les parties, il est clair pour la présente chambre de recours qu’il reste à statuer sur l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphes 3 et 4, du RMC.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
33 L’opposante demande à la chambre de recours d’accepter les éléments de preuve supplémentaires de l’usage des droits antérieurs invoqués dans la présente procédure dans la vie des affaires et la présentation de vodkas de marque ŻUBRÓWKA avec toujours un brin d’herbe placé à l’intérieur de la bouteille, corroborant la position de l’opposante et complète les éléments de preuve produits jusqu’à présent, et énumérés ci-dessus.
34 L’opposante fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de produire ces éléments de preuve plus tôt, étant donné qu’elle n’y a eu accès que récemment. Elle fait valoir que les éléments de preuve produits sont pertinents en l’espèce, étant donné qu’ils prouvent également l’usage des droits antérieurs de l’opposante dans la vie des affaires et que le public en Allemagne et en France connaissait le brin d’herbe placé dans la bouteille de chaque vodka portant la marque ŻUBRÓWKA fabriquée en Pologne par l’opposante (ses prédécesseurs).
35 Dans le cadre de l’appréciation globale des circonstances pertinentes en l’espèce et au regard des motifs examinés, l’opposante estime qu’il convient de tenir compte du fait que la relation entre les prédécesseurs des parties remonte aux années 70; l’époque et les circonstances sont si éloignées que la collecte de tout élément de preuve se rapportant à cette époque était, de ce seul fait, très difficile.
36 Néanmoins, l’opposante estime que les éléments de preuve produits jusqu’à présent démontrent à suffisance que la marque contestée ne devrait pas être enregistrée au nom de la demanderesse conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, du RMC, respectivement.
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37 L’opposante suggère que l’ensemble du faisceau d’éléments de preuve doit être analysé une nouvelle fois par la chambre de recours, eu égard à des circonstances objectives telles que le système politique et la structure de propriété en Pologne avant 1989, et donc en utilisant une approche adéquate, c’est-à- dire sans analogie rapide et impossible avec les économies de marché, comme l’attente de l’existence d’une relation fondée sur la licence entre deux entités publiques (voir p. 11 de la décision du 18 octobre 2010).
38 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, décider si elle accepte ou non ces preuves complémentaires en tenant compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire et si l’existence de raisons valables justifie la présentation tardive des preuves.
39 Les éléments de preuve produits par l’opposante devant la chambre de recours l’ont été dans l’intention de compléter les éléments de preuve produits en première instance et en réponse aux conclusions de la division d’opposition. Le stade de la procédure auquel les éléments de preuve ont été produits ne fait pas obstacle à leur acceptation. En outre, les éléments de preuve complémentaires semblent revêtir une réelle pertinence pour l’issue de la présente procédure.
Article 8, paragraphe 3, du RMC
40 Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMC, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
41 Il ressort du libellé de cette disposition que, pour qu’une opposition aboutisse sur ce fondement, il faut:
(i) que l’opposant soit le titulaire de la marque antérieure;
(ii) que le demandeur de la marque soit ou ait été l’agent ou le représentant du titulaire de la marque;
(iii)que la demande ait été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu’il
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y ait de raisons légitimes justifiant les agissements de l’agent ou du représentant; et
(iv)que le dépôt concerne essentiellement des signes et des produits identiques ou similaires.
42 Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l’une des conditions n’est pas satisfaite, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMC ne saurait être accueillie. Il convient dès lors d’examiner si les conditions exigées par l’article 8, paragraphe 3, du RMC sont remplies en l’espèce (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61).
43 L’article 8, paragraphe 3, du RMC a pour objet de protéger les intérêts légitimes des titulaires de marques contre le détournement arbitraire de leurs marques en leur conférant le droit d’interdire des demandes d’enregistrement déposées par des agents ou des représentants sans leur consentement.
Titre de propriété de l’opposante sur les marques antérieures
44 Pour obtenir gain de cause au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC, l’opposante doit démontrer qu’elle est la titulaire d’une marque antérieure au sens de ladite disposition. Étant donné qu’il est essentiel de prouver ce point pour que l’opposition soit accueillie, la chambre de recours, dans le cadre de son examen complet du bien-fondé de l’opposition, évaluera tout d’abord si cette condition est satisfaite.
45 L’article 8, paragraphe 3, du RMC fait référence au «titulaire de la marque», sans préciser le type de marque antérieure et, en particulier, si la disposition juridique fait référence uniquement à une marque de l’Union européenne ou également à une marque étrangère (enregistrée ou non).
46 En ce qui concerne la propriété des marques antérieures citées, il convient de souligner que même les marques non enregistrées sont couvertes par la notion de «marque» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMC, mais uniquement dans la mesure où la législation du pays d’origine reconnaît des droits de ce type
[notamment, 02/12/2019, R 1311/2019-5, Educator/Educator,
§ 25; 08/05/2015, R 676/2014-2, TORNADO (marque fig.)/TORNADO (marque fig.), § 46-48].
47 Étant donné que l’article 8, paragraphe 3, du RMC vise à mettre en œuvre l’article 6 septies de la Convention de Paris, le terme «titulaire» doit être interprété en conséquence, ce qui permet également au titulaire d’une marque qui a été enregistrée en
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dehors de l’Union européenne d’évoquer sa protection. Ce principe a été confirmé par le Tribunal dans une affaire relative à une demande en nullité d’une demande de marque communautaire au titre de l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, sur la base d’une marque polonaise antérieure au moment où la Pologne ne faisait pas partie de l’UE (29/11/2012, T-537/10 & T–538/10, Fagumit, EU:T:2012:2952, § 19).
48 En particulier, le Tribunal a précisé que l’article 8, paragraphe 3, du RMC ne limite pas son champ d’application aux marques enregistrées dans un État membre ou produisant des effets dans cet État, sinon il ferait double emploi avec l’article 8, paragraphes 1 et 5, dudit règlement. En d’autres termes, le titulaire d’une marque dans n’importe quel pays de l’Union de Paris peut se prévaloir de l’article 8, paragraphe 3, du RMC si son agent ou représentant demande l’enregistrement de la marque dans l’UE sans son consentement.
49 En l’espèce, la chambre de recours fait remarquer que certains des droits antérieurs mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent être pris en considération étant donné qu’ils ont été déposés après la date de demande de la marque contestée, à savoir l’enregistrement de la marque allemande n° 398 48 553 et l’enregistrement de la marque française n° 98 746 752, et qu’ils ne peuvent dès lors servir de fondement à une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
50 En outre, la chambre de recours observe que l’opposante n’était pas la titulaire de l’enregistrement de la marque japonaise n° 2 092 826 au moment du dépôt de l’opposition, étant donné qu’elle était enregistrée au nom de Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Agros (voir annexes K15a et K15d).
51 Par conséquent, l’enregistrement de la marque japonaise ne répondait pas non plus à l’exigence de propriété au moment où l’opposition a été formée conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
52 Enfin, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse, l’enregistrement de la marque polonaise n° 62 018 n’a pas été renouvelé dans les délais prévus par la loi et a donc expiré. Étant donné qu’un droit antérieur doit bénéficier d’une protection le jour où la décision est rendue, l’enregistrement de la marque polonaise antérieure n° 62 018 ne peut plus constituer une base valable dans la présente procédure au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
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53 Par conséquent, les droits antérieurs qui peuvent être pris en considération sont les suivants: a) l’enregistrement de la marque polonaise n° 62 081
b) déposée le 30 août 1985, enregistrée le 20 novembre 1987 et renouvelée jusqu’au 30 août 2025 pour de la «vodka (produits alcooliques)» comprise dans la classe 33. Selon l’opposante, la marque a été déposée au nom de PHZ Agros. En 1987, la marque a été cédée à Przedsiębiorstwo Przemvslu Spiritusowego Polmos, qui, en 1999, l’a transférée à Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (prédécesseur de CEDC International Sp. z o.o. l'«opposante»).
Cette marque a été étayée par une traduction en anglais d’un extrait du registre des marques de l’Office polonais des brevets. Le certificat d’enregistrement et de renouvellement original en polonais a été fourni par l’opposante le 3 juillet 2008 (voir annexes K31 et K32), soit trois ans après l’expiration du délai pour étayer l’opposition conformément à la règle 19, paragraphes 1 et 2, point e), du REMC, délai qui expirait le 7 juillet 2005. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours en tiendra compte, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante.
c) l’enregistrement de la marque française n° 95 588 457
, déposée le 18 septembre 1995, enregistrée le 18 avril 1997 et renouvelée jusqu’au 20 novembre 2025 pour des produits compris dans la classe 33 (boissons alcoolisées) au nom de Przedsiębiorstwo Przemvslu Spiritusowego Polmos. En 2001, la marque a été cédée à Polmos Białystok Company Ltd (prédécesseur de CEDC International Sp. z o.o., l'«opposante»).
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d) l’enregistrement de la marque polonaise n° 85 811 , déposée le 2 août 1993 et enregistrée le 3 juillet 1995 pour des produits compris dans la classe 33 (produits alcooliques), renouvelée jusqu’au 2 août 2023 au nom de Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (prédécesseur de CEDC International Sp. z o.o. l'«opposante»).
54 L’opposante a réussi à établir qu’elle est la titulaire des marques antérieures susmentionnées au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
Relation d’agent ou de représentant
55 S’agissant des termes «agent» et «représentant» visés par l’article 8, paragraphe 3, du RMC (devenu l’article 8, paragraphe 3, du RMUE), ceux-ci doivent être interprétés largement, de façon à couvrir toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel aux termes duquel l’une des parties représente les intérêts de l’autre. Il suffit donc qu’il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté eu égard aux intérêts du titulaire de la marque (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).
56 En outre, une telle relation de confiance peut également apparaître implicitement, sur la base d’une relation de facto, sans qu’un contrat de distribution ou un contrat d’agence formel ait été signé par les parties. Par exemple, une relation contractuelle contraignante qui relève de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE peut également être établie au moyen d’un échange de lettres d’affaires entre les parties si le demandeur de marque s’est fortement appuyé sur les informations, les instructions et l’aide du titulaire afin de promouvoir efficacement les produits sur le marché (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 60).
57 Selon cette interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la protection du titulaire de la marque s’étend même après la cessation de la relation contractuelle dont découle une obligation de confiance. En ce sens, la protection conférée par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE s’applique également aux accords qui ont expiré avant la date de dépôt de la demande de
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MUE, à condition que le délai écoulé soit tel qu’il puisse être légitimement supposé que l’obligation de confiance et de confidentialité existait toujours lors du dépôt de la demande de marque (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).
58 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que cette condition de l’existence d’une relation antérieure entre les parties n’avait pas été établie. Elle a estimé que, bien qu’avant le dépôt de la marque contestée (1er avril 1996), un accord était en vigueur entre Agros Co LTD et Underberg AG (voir annexe K9), dans lequel cette dernière était mentionnée comme étant l’importateur exclusif en Allemagne des vodkas portant les noms «Wyborowa» et «Grasovka», l’opposition avait été formée par une société différente, Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (prédécesseur de CEDC International Sp. z o.o. «l’opposante»), qui est la titulaire de certaines des marques antérieures.
59 La division d’opposition a également souligné qu’il ressort des éléments de preuve produits que Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (ou son prédécesseur en droit Przedsiębiorstwo Przemvslu Spiritusowego Polmos) n’a jamais eu de contact direct avec Underberg AG et a estimé que l’opposante n’avait aucunement prouvé qu’Agros était le licencié ou le distributeur exclusif de vodkas de Polmos pour l’Allemagne.
60 En ce qui concerne l’annexe K19, la division d’opposition a affirmé qu’il s’agit d’une simple lettre de mise en demeure envoyée à Underberg AG par Polmos Bialistok, dans laquelle la société polonaise fait référence à l’existence d’accords de commercialisation selon lesquels Agros Trading Sa est «le médiateur exclusif de Polmos Bialistok pour l’exportation des boissons alcoolisées à base de vodka «Zubrsowka» et «Graseowka». En outre, ladite lettre était datée du 30 janvier 2002, c’est-à-dire bien après la date de dépôt de la marque contestée, et ne pouvait se substituer à un accord officiel de distribution.
61 Enfin, dans la décision attaquée, la division d’opposition a également souligné que les preuves produites ne contenaient qu’un seul accord formel entre Agros et Polmos Bialistok, à savoir l’accord de cession de la marque daté du 28 août 2001 (voir annexe K17), qui est postérieur au dépôt de la demande contestée et a une nature juridique différente de celle d’un accord de distribution.
62 À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition a conclu que, pour l’enregistrement de la marque polonaise n° 85 811 et
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l’enregistrement de la marque française n° 95 588 457, la demanderesse ne pouvait pas être considérée comme agissant en tant qu’agent ou représentant de l’opposante.
63 La chambre de recours observe qu’avant d’apprécier la nature des relations entre les parties, elle est tenue de retracer l’histoire des parties et de leurs relations dans l’ordre chronologique.
64 Historiquement, l’opposante trouve son origine dans une première unité de production publique fondée en avril 1973 pour la fabrication de vodka, dénommée Przedsiębiorstwo Przemvslu Spiritusowego Polmos («PPS Polmos»). Cette société et ses successeurs ultérieurs étaient responsables de la fabrication du produit vendu à l’étranger par une autre société publique, Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Agros («PHZ AGROS»), ainsi que de sa vente et de sa distribution en Pologne.
65 Selon l’opposante, la société PHZ AGROS a été fondée en octobre 1964 en Pologne en tant qu’unité commerciale publique et a commencé à exercer ses activités en 1966, ses activités consistant en la vente exclusive de spiritueux, notamment en dehors de Pologne. Selon un décret du ministre polonais du commerce extérieur daté du 31 août 1971, PHZ AGROS était en droit d’obtenir des droits de marque à l’étranger en son propre nom et/ou de faire enregistrer des marques à l’étranger si elle le juge nécessaire.
66 En 1975, l’État polonais a ordonné la cession des marques nationales polonaises de PHZ AGROS à PPS Polmos (prédécesseur de CEDC International Sp. z o.o., l'«opposante»). L’opposante affirme donc que les marques polonaises nationales pour de la vodka, y compris la «bouteille contenant un brin d’herbe», sont donc, jusqu’à présent, la propriété de l’opposante.
67 L’opposante présente l’annexe K15 afin de prouver le transfert des marques nationales polonaises de PHZ AGROS à PPS Polmos. Toutefois, la chambre de recours observe que les annexes K15a-c et K15d concernent trois enregistrements de marques au Japon, en France et en Allemagne, respectivement, et la traduction des certificats de ces enregistrements (voir annexes K15a et K15b). En effet, la demande de marque japonaise n° 2 092 826 a été déposée dix ans après la cession par PHZ AGROS.
68 En tout état de cause, la société PHZ AGROS était à l’époque la seule société habilitée à exporter la vodka du fabricant
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PPS Polmos. Depuis 1975, des accords de distribution existent, d’abord entre PHZ AGROS et Diversa Spezialitäten GmbH (1975-1992), prédécesseur de la demanderesse, puis entre AGROS Trading Co. Ltd et Underberg AG Semper idem. En vertu de ces accords, qui existaient encore lors du dépôt de la demande de MUE, la société PHZ AGROS détenait le droit exclusif de distribution de la vodka polonaise en Allemagne, initialement pour plusieurs marques, ainsi que de la vodka portant l’étiquette GRASOVKA.
69 L’opposante a présenté les annexes K1 à K11 en tant qu’élément de preuve des relations contractuelles de longue date entre les parties (PHZ AGROS/AGROS Holding S.A. et Diversa Spezialitäten GmbH et Underberg AG) et afin de prouver et d’expliquer la structure des liens entre PHZ Agros et Agros Trading Co. Ltd. en tant qu’entités publiques parties aux contrats conclus avec des importateurs ou distributeurs nationaux (tels que la demanderesse), responsables des exportations de spiritueux commercialisés sous la marque ŻUBRÓWKA (GRASOVKA pour le marché allemand) fabriqués par PPS Polmos, puis par Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (successeur de PPS Polmos et prédécesseur de CEDC International Sp. z o.o.).
70 La chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel, avant le dépôt de la marque contestée (1er avril 1996), un accord était en vigueur entre AGROS et Underberg AG (voir annexe K9), dans lequel cette dernière était mentionnée comme étant l’importateur exclusif en Allemagne des vodkas portant les dénominations «WYBOROWA» et «GRASOVKA».
71 Toutefois, la chambre de recours souligne que l’opposition a été formée par une société différente – Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (prédécesseur de CEDC International Sp. z o.o) – qui est la titulaire de l’enregistrement de la marque française n° 95 588 457 et des enregistrements des marques polonaises n° 62 081 et n° 85 811.
72 La chambre de recours souligne également que, d’après les éléments de preuve produits, il apparaît que CEDC International Sp. z o.o (ou son prédécesseur en droit Przedsiębiorstwo Przemvslu Spiritusowego Polmos) n’a jamais eu de contact direct avec Underberg AG.
73 En outre, l’opposante n’a nullement prouvé qu’AGROS était la licenciée ou le distributeur exclusif de vodkas de Polmos pour l’Allemagne. En effet, nulle part dans l’accord susmentionné la société AGROS n’est expressément désignée comme agissant en cette qualité.
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74 Contrairement aux conclusions figurant dans les observations de l’opposante du 9 septembre 2021, les éléments de preuve et arguments présentés ne prouvent pas ni n’expliquent l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, à savoir Underberg AG (la «demanderesse») agissant en qualité d’agent ou de représentant de Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (successeur de PPS Polmos et prédécesseur de CEDC International Sp. z o.o., l'«opposante»).
75 La chambre de recours renvoie à l’arrêt du 12 août 2009 du Tribunal fédéral allemand des brevets, qui est parvenu à la même conclusion que ci-dessus (voir pages 15 et 16 de l’arrêt du Tribunal fédéral allemand des brevets du 12 août 2009, présenté par la demanderesse avec son mémoire du 9 février 2010).
76 La chambre de recours observe également qu’en l’espèce, aucun élément de preuve ne montre que Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna entretenait une relation commerciale avec PHZ AGROS et Agros Co Ltd. Les simples allégations de l’opposante concernant un système d’organisation des exportations dans l’ancienne Pologne communiste sont dénuées de pertinence étant donné que ces règles n’étaient plus applicables en 1996, lorsque la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, et qu’aucune preuve à l’appui de cette allégation n’a été fournie à aucun moment de la procédure.
77 Bien que la demanderesse ait entretenu une relation avec Agros Co. Ltd., elle n’en a jamais eu avec la prétendue titulaire de la marque, Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok, Spolska Akcyjna, ni avec son prédécesseur.
78 Certes, à l’époque, les deux entités (PHZ AGROS et PPS Polmos) étaient peut-être des entités publiques et il n’était pas possible de mettre en place un quelconque régime de licence entre elles, étant donné que, en vertu de la loi, une entité publique (Agros) a été désignée pour représenter les intérêts de l’autre entité publique (Polmos) à l’étranger et que le bénéficiaire final (titulaire de tout droit/produit) était l’État de Pologne (République populaire de Pologne, et après la modification du système en 1989 – République de Pologne).
79 Selon l’opposante, après la privatisation d’entreprises publiques, Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (prédécesseur de CEDC International Sp.z o.o.) a acquis tous les droits sur la marque ŻUBRÓWKA (en Allemagne vendue sous le nom de GRASOVKA), y compris les droits antérieurs invoqués dans la présente procédure d’opposition. À cette fin, l’opposante
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renvoie aux annexes K17-K18a de l’acte d’opposition et K31-36 du mémoire du 3 juillet 2008.
80 Toutefois, comme expliqué ci-dessus, l’enregistrement de la marque allemande antérieure n° 398 48 553 ne saurait être pris en considération, étant donné que la date de dépôt est postérieure à celle de la demande de marque contestée (voir annexes K17 et K18a). En outre, la chambre de recours confirme la décision attaquée selon laquelle le seul accord conclu entre la société AGROS et le prédécesseur de l’opposante (Polmos Bialistok) produit par l’opposante (annexe K17 – accord de cession de la marque daté du 28 août 2001) est postérieur au dépôt de la demande de marque contestée (1er avril 1996) et a une nature juridique différente de celle d’un accord de distribution.
81 Les autres éléments de preuve produits par l’opposante, à savoir les annexes K31 à K36, sont également postérieurs au dépôt de la demande de marque contestée.
82 L’opposante demande à la chambre de recours de tenir compte de la situation très complexe dans l’ancienne Pologne communiste et de l’histoire de la structure des entreprises et des marques relatives au «brin d’herbe».
83 Toutefois, la chambre de recours doit se limiter aux éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver que la demanderesse de la marque contestée est ou a été l’agent ou le représentant de la titulaire des droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
84 En l’espèce, l’opposante, probablement en raison de la situation propre à la Pologne communiste de l’époque, n’est pas parvenue à prouver l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la demanderesse, ni avec PHZ Agros/Agros Trading Co. Ltd., que ce soit au moment où la demande de marque contestée a été déposée ou avant.
85 Compte tenu des circonstances objectives, telles que le système politique et la structure de la propriété avant 1989 en Pologne, la chambre de recours a apprécié l’ensemble des éléments de preuve et, par conséquent, en suivant une approche appropriée, doit conclure qu’en ce qui concerne les enregistrements de marques française et polonaises, la demanderesse de la marque contestée ne saurait être considérée comme agissant en qualité d’agent ou de représentant de l’opposante.
86 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque
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française n° 95 588 457 et les enregistrements des marques polonaises n° 85 811 et n° 62 081, l’opposition ne saurait être accueillie en ce qui concerne la deuxième condition énoncée à l’article 8, paragraphe 3, du RMC.
87 Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a procédé à un examen approfondi des éléments de preuve produits et conclut qu’aucun des accords contractuels produits ne fait explicitement référence aux marques antérieures susmentionnées, à savoir:
a) l’enregistrement de la marque polonaise n° 62 081
b) l’enregistrement de la marque polonaise n° 85 811
c) l’enregistrement de la marque française n° 95 588 457
88 Le premier accord (voir annexe K4) conclu pour la période comprise entre 1975 et 1979 concerne un «accord d’importation» (Diversa étant l’importateur) pour les marques de vodka «Wyborowa», «Krakus» et «ŻUBRÓWKA» indiquant que «Agros protégera ses marques et/ou ses droits de présentation» mais sans aucune spécification de ces marques et droits.
89 Les «accords d’importation» ultérieurs (K5 à K1 du 10 mai 1983, du 8 mai 1987 et du 29 octobre 1993) – Diversa ou la demanderesse (Underberg AG) étant l’importateur – ne font plus référence à la marque «ŻUBRÓWKA», mais à des marques de vodka telles que «Wyborowa», «Extra Zyntnia», «Grasovka», «Baltic», «Polowa», «Jarzebiak», «Krupnik», «Vistula» et, à
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partir de 1987, à d'«autres éléments de propriété industrielle, dont des étiquettes, emblèmes et éléments d’emballage relatifs à ces vodkas», sans, là encore, préciser ces «autres éléments de propriété industrielle».
90 Il est difficile de déterminer si cette formulation était censée être liée aux marques de l’opposante. Toutefois, les termes «dessins ou modèles, emblèmes, étiquettes et emballages», de par leur signification littérale, font tous référence aux éléments extérieurs d’un produit et non au positionnement d’un brin d’herbe dans une bouteille. Le simple libellé ne couvre déjà pas la marque en cause (voir également page 13 de l’arrêt du Tribunal fédéral allemand des brevets du 12 août 2009, présenté par la demanderesse avec son mémoire du 9 février 2010).
91 La chambre de recours souligne qu’il aurait été souhaitable que les accords produits par l’opposante fassent explicitement référence aux enregistrements des marques polonaises ou française (n° 62 081, n° 85 811 et n° 95 588 457), ou à tout le
moins à la représentation de ces marques, ,
et/ou . Or, ainsi qu’il ressort des documents fournis, tel n’est pas le cas en l’espèce.
92 En outre, deux des marques mentionnées n’ont pas été suffisamment étayées conformément à la règle 19, paragraphes 1, 2 et 3, du REMC. L’existence de l’enregistrement de la marque polonaise n° 62 081 a été étayée par une traduction en anglais d’un extrait de l’Office polonais des brevets. Le certificat d’enregistrement et de renouvellement original en polonais a été produit trois ans après l’expiration du délai imparti pour étayer ce droit. En outre, l’existence de l’enregistrement de la marque polonaise n° 85 811 n’a pas du tout été prouvée avant l’expiration du délai pertinent.
93 À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
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Article 8, paragraphe 4, du RMC
94 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMC, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
95 La disposition susmentionnée peut donc être résumée comme suit:
(i) une marque non enregistrée ou un autre signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
(ii) la portée de l’usage ne doit pas être seulement locale;
(iii)le droit doit avoir été acquis avant la date de dépôt de la marque contestée;
(iv)la titulaire du signe doit avoir le droit d’interdire l’utilisation de la marque contestée, en vertu de la législation nationale régissant ce droit.
96 Si les deux dernières conditions doivent être examinées par rapport au droit national de l’État membre pertinent, les deux premières sont appréciées en vertu du droit européen (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166; 24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 40-42).
97 Ces conditions sont cumulatives. Il suffit qu’une seule d’entre elles ne soit pas satisfaite pour qu’une demande soit rejetée et qu’il n’y ait pas lieu d’examiner les autres conditions (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 32, 33 et 47; 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35; 24/10/2018, T-435/12, 42 Below,
Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 51).
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98 La condition requérant un usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque communautaire (aujourd’hui une marque de l’Union européenne), indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
99 Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMC, la condition relative à l’usage d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale dans la vie des affaires vise à limiter le nombre de conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment notable, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle au dépôt d’une marque de l’Union européenne.
100 À cet égard, la Cour de justice a jugé que le signe invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMC doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et que, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme non local, cette utilisation doit avoir lieu sur une partie importante de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
101 Dans l’acte d’opposition, l’opposante a identifié la marque tridimensionnelle allemande «bouteille avec un brin d’herbe» telle que présentée au paragraphe 2 ci-dessus comme une marque non enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMC. Dans les motifs de l’opposition, l’opposante a également fait valoir qu’elle détenait des droits de marque non enregistrés pour la même marque dans plusieurs autres pays européens, à savoir la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Italie et l’Espagne.
102 La marque contestée a été déposée le 1er avril 1996. Il s’ensuit que l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel se fonde l’opposition était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne avant cette date.
103 Le 18 septembre 2003, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires. Les éléments de preuve consistent en un seul document, à savoir une déclaration d’Agros Trading Company Limited indiquant les ventes de vodka «GRASOVKA» en Allemagne au cours des années 1990 à 2000 (voir annexe K12).
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104 L’opposante demande à présent que tous les documents produits (en particulier les annexes K4-K11, K14-K15, K17-K18, K31-K36 et K20) soient analysés et pris en considération pour prouver un usage dont la portée n’est pas seulement locale.
105 Toutefois, à supposer que la chambre de recours admette que tous les documents sont pertinents, et même s’il était avéré qu’ils montrent un commerce important de vodka en Allemagne et en Pologne, aucun élément ne fait spécifiquement référence au droit antérieur non enregistré, mais à des vodkas qui sont désignées par des éléments verbaux.
106 La chambre de recours ne trouve aucune preuve de l’usage sérieux dans ces documents. La plupart de ces documents font allusion aux volumes des ventes, au nombre de bouteilles ou de litres et aux dépenses publicitaires, mais ils concernent «Grasovka» ou d’autres marques de vodka en Allemagne pour des périodes comprises entre 1990 et 2000.
107 La déclaration déposée en tant qu’annexe K12 ne donne aucune indication quant à l’usage possible de la marque non enregistrée par ou pour le compte de l’opposante, tel que revendiqué.
108 En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les annexes supplémentaires K39 et K40 présentées devant la chambre de recours ne suffisent pas non plus à prouver un usage significatif de la marque non enregistrée. Bien qu’il s’agisse de publications allemandes et françaises qui parlent de la vodka ŻUBRÓWKA, en particulier de ses caractéristiques et de son goût, elles ne présentent pas de données pertinentes sur l’usage économique du signe et ne fournissent pas les données nécessaires pour conclure qu’il est fait référence à la marque non enregistrée en l’espèce.
109 La portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMC.
110 Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu
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en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (arrêt du 24/03/2009, T-318/06 à T-321/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 36-37).
111 Comme indiqué ci-dessus, le signe sur lequel l’opposition est fondée est le suivant:
112 Ainsi que l’a observé à juste titre la division d’opposition, les éléments de preuve produits ne montrent nullement si ledit signe a effectivement été utilisé en tant que tel, ni qu’il est reconnu par le public allemand comme une indication claire de l’origine commerciale des produits.
113 Pour cette raison, il y a lieu de conclure que l’opposante n’a pas prouvé l’usage réel de la marque allemande non enregistrée revendiquée, et encore moins l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée, en Allemagne.
114 Il en va de même pour les prétendus droits de marque non enregistrés dans les autres pays européens. Pour aucun de ces pays, l’usage effectif de la marque non enregistrée revendiquée n’a été prouvé. En outre, pour tous ces pays, l’opposante n’a pas mentionné le droit national applicable selon lequel, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition était fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et les conditions dans lesquelles cet usage peut être interdit.
115 Étant donné que les conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMC ne sont remplies pour aucun des droits de marque non enregistrés revendiqués, l’opposition doit également être rejetée pour ce motif.
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Frais
116 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
117 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
118 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total dont doit s’acquitter l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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