LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 février 2021
Dans l’affaire R 1949/2020-2
Lionel Andres Messi Cuccittini Avenida Diagonal, 682-9°
08034 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L. Corró 199
08401 Granollers
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Jordi Güell Serra, Av. Diagonal 622, 3°, 08021, Barcelone, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 938 458 (demande de marque de l’Union européenne no 10 181 154)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/02/2021, R 1949/2020-2, MESSI (fig.)/MASSI et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 août 2011, Lionel Andres Messi Cuccittini (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 28 − Jeux et jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
2 La demande a été publiée le 23 août 2011.
3 Le 23 novembre 2011, Jaime Masferrer Coma, prédécesseur en droit de J.M.-E.V.
E HIJOS, S.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9 — Appareils et instruments de sauvetage;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
4 Les motifs de l’ opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.

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5 L’ opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 436 607 pour la marque verbale
MASSI
déposée le 31 octobre 2003, enregistrée le 3 septembre 2007 et dûment renouvelée pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.

b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 414 086 pour la marque verbale
MASSI
déposée le 27 novembre 1996, enregistrée le 20 juillet 1998 et dûment renouvelée pour, dans la mesure pertinente en l’espèce, les produits suivants:
Classe 9 — Casques pour cyclistes; vêtements de protection contre les accidents; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

Classe 28 — Gloves, épaules protectrices contre les accidents, coudières et genouillères.

6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de ses droits antérieurs pour tous les produits invoqués.
7 Par décision du 12 juin 2013 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion. La division d’opposition a considéré comme base de l’opposition l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 414 086 pour les «casques de cycliste» compris dans la classe 9 pour lesquels l’opposante a prouvé l’usage sérieux. Son raisonnement peut être résumé comme suit:
Les produits ont été jugés identiques ou similaires.
L’Union européenne est le territoire pertinent et les produits jugés identiques et similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Dès lors, le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans la mesure où ils coïncident par quatre lettres sur cinq, «M * SSI». Les seules différences entre les marques résident dans leurs deuxièmes lettres, respectivement «A» et
«E», et par les éléments figuratifs du signe contesté (élément fantaisiste en forme de V).

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Sur le plan conceptuel, en fonction de la langue parlée, les marques antérieures «MASSI» seront associées aux marques suivantes:
le pluriel de «MASA», signifiant «table», par la partie du public de langue bulgare du territoire pertinent;
le pluriel de «MASSO», signifiant «doux» ou «rock», ou un surnom courant pour «Massimo» ou «Massimiliano», par la partie italophone du public;
une expression argentée pour de l’argent ou une expression familière pour une petite purse ou une palette par la partie du public parlant le finnois;
Une forme de «masse» (signifiant «quantité, masse»), par la partie du public qui parle l’estonien.
L’élément verbal «MESSI» de la marque contestée sera perçu comme:
la troisième personne du singulier du verbe «mesia», signifiant «to knead», par la partie du public de langue bulgare;
la forme plurielle du participe passé du verbe «mettere», signifiant, entre autres, «to place», «porter», «to put», par la partie italophone du public;
la cuisine/cantine d’un navire par la partie du public parlant le finnois;
«salons», «Messi» étantune forme du substantif «mess»,signifiant «salon», par la partie du public qui parle l’estonien.
Indépendamment de la langue parlée, une partie du public du territoire pertinent associera «MESSI» au nom de famille du célèbre footballeur «Lionel
Andres Messi» (le demandeur). Pour la partie du public qui associe les marques à des significations différentes, ou pour laquelle l’une des marques n’a pas de signification, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public, à laquelle aucun des signes ne véhicule de signification, les signes n’ont pas de concept en commun.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
L’élément verbal d’une marque a un impact plus fort que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence à une marque en citant son nom qu’en décrivant les éléments figuratifs de celle-ci.
Dès lors, compte tenu de tous les facteurs pertinents en l’espèce, y compris le principe selon lequel un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits, qui s’applique en l’espèce, même si les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention accru à l’égard de certains des produits, ils pourraient croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
8 Le 9 août 2013, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 octobre 2013. La demanderesse a essentiellement fait valoir que l’opposition avait été formée par une personne qui n’était pas titulaire des marques antérieures et qu’elle aurait dû être rejetée en

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vertu de la règle 2 (1) du REMC. Elle a également fait valoir que les preuves de l’usage provenaient d’une autre partie et qu’elles ne démontraient pas un usage significatif. Enfin, en raison des différences entre les marques, la demanderesse a soutenu qu’il n’existait pas de risque de confusion.
9 Dans sa réponse reçue le 23 janvier 2014, l’opposante a demandé que les arguments de la demanderesse ne soient pas pris en considération étant donné qu’elle était la titulaire légale après un transfert des marques antérieures en 2012 et que des preuves suffisantes avaient été fournies. En raison de la quasi-identité des signes, il existe un risque de confusion et le recours doit être rejeté.
10 Par sa décision du 23/04/2014, R 1553/2013-1,MESS I (fig.) /MASSI et al, la première chambre de recours a rejeté le recours dans son intégralité. Les objections de la demanderesse concernant l’habilitation de l’opposante et la preuve de l’usage ont été considérées comme non fondées. La chambre de recours a par ailleurs confirmé la décision attaquée, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes:
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
Le public pertinent est composé de consommateurs ordinaires de l’Union européenne qui achètent des vêtements, des produits et des dispositifs sportifs
à des fins de protection. Ils sont normalement informés, attentifs et avisés.
Comparaison des produits
La chambre de recoursapprouve les conclusions énoncées dans la décision attaquée. Les produits sont identiques et similaires (même à un degré élevé).
Comparaison des signes
Lessignes ont été jugés fortement similaires sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique. Une différenciation conceptuelle ne sera opérée que, le cas échéant, par une partie du public pertinent qui comprendra le nom «Messi» comme appartenant au célèbre footballeur Lionel Messi.
11 La demanderesse a formé un recours devant le Tribunal contre la décision du
23/04/2014, R 1553/2013-1,MESS I (fig.) /MASSI et al. Elle a considéré que la conclusion de la chambre de recours concernant la comparaison des signes sur le plan conceptuel était incorrecte. Cette erreur a conduit à la conclusion erronée d’un risque de confusion.
12 Dans son arrêt du 26/04/2018, T-554/14, MESSI (fig.)/MASSI et al.,
EU:T:2018:230, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours en ce qu’elle a conclu à l’absence de risque de confusion. Tout en confirmant la (grande) similitude/identité des produits, elle a considéré que la similitude visuelle entre les signes n’était que moyenne. La similitude phonétique a été confirmée comme élevée. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, le
Tribunal a considéré que les signes étaient différents. En particulier, le caractère notoire du nom de famille du footballeur Lionel Messi est également un fait

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notoire qui aurait pu être pris en considération par la chambre de recours. OUne partie négligeable du public pertinent n’associerait pas directement le mot «Messi» au célèbre footballeur.
13 L’EUIPO a formé un pourvoi devant la Cour de justice contre l’arrêt du Tribunal. L’EUIPO a remis en cause les conclusions du Tribunal selon lesquelles une partie importante du public pertinent distinguera les signes d’un point de vue conceptuel; le Tribunal aurait dû apprécier si l’autre partie de ce public était également significative et, dans l’affirmative, prendre en considération l’existence éventuelle d’un risque de confusion en ce qui concerne cette partie.
14 Par son arrêt du 17/09/2020, C-449/18 P et C-474/18 P, MESSI (fig.)/MASSI et al., EU:C:2020:722, la Cour de justice a rejeté le recours en considérant qu’il reposait sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a considéré que, s’il était certes possible que certains consommateurs n’aient jamais entendu parler de M. Messi Cuccittini ou ne se souvenaient jamais de lui avoir entendu, tel ne serait pas le cas du consommateur moyen normalement attentif, normalement informé et avisé qui achetait des articles ou des vêtements de sport, seule une partie négligeable du public pertinent n’associerait pas directement le mot «Messi» au célèbre joueur de football. La renommée du footballeur «Messi» est telle que non seulement les consommateurs intéressés par le sport établiront une association entre le terme «Messi» et le nom de famille du footballeur. Par conséquent, la Cour a considéré que c’est au regard de la perception des marques par l’ensemble du public pertinent que le Tribunal a jugé que c’était à tort que la chambre de recours avait conclu à l’existence d’un risque de confusion.
15 Le 26 octobre 2020, et conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, l’affaire a été renvoyée à la deuxième chambre de recours sous le numéro d’affaire R 1949/2020-2.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu d’adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne.
18 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En prenant cette nouvelle décision en remplacement de la décision annulée, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, dans la mesure où ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmé

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par ordonnance 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector,
EU:T:2011:171, § 41-42).
Le consommateur pertinent et son niveau d’ attention
19 Le Tribunal a confirmé que le public pertinent se compose des consommateurs ordinaires de l’Union européenne qui achètent des vêtements, des articles de sport et des dispositifs à des fins de protection. Ils sont normalement informés, attentifs et avisés.
Comparaison des produits
20 Le Tribunal a confirmé que les produits compris dans les classes 9 et 25 sont identiques et que les produits compris dans la classe 28 de la marque contestée sont similaires, même fortement, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 de la marque antérieure (casques pour cyclistes).
Comparaison des signes
21 Sur le plan visuel, les signes sont similaires parce que l’élément dominant «MESSI» de la marque contestée est extrêmement similaire à l’élément «MASSI» de la marque antérieure. Toutefois, le Tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un degré moyen de similitude étant donné que l’élément figuratif de la marque demandée sera perçu par les consommateurs raisonnablement attentifs comme un élément ornemental, renforçant l’élément verbal.
22 Le Tribunal a confirmé que la similitude phonétique des marques est très élevée; l’élément figuratif serait perçu comme un élément purement décoratif et/ou comme une référence à la première lettre du mot. En outre, les consommateurs simplifient généralement la prononciation des mots dans un souci d’économie linguistique.
23 Sur le plan conceptuel, le Tribunal a conclu que les signes sont différents. Le footballeur Lionel Messi est une célébrité connue de la majorité du public [averti] et le caractère notoire de son nom de famille est un fait notoire.
Appréciation globale
24 Compte tenu de la similitude ou de l’identité des produits et du fait que les différences conceptuelles élevées neutralisent les similitudes visuelles et phonétiques, le degré de similitude entre les signes n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Conclusion
25 Par conséquent, le recours doit être accueilli et l’opposition rejetée. L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée est autorisé.

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Frais
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
27 En cequi concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 800 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
28 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 650 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 650 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz