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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2021, n° R1077/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1077/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 4 mai 2021
Dans l’affaire R 1077/2020-5
Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401
48163 Münster
Allemagne Titulaire/requérante représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
contre;
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG) Str. 189 de Georg-Wilhelm
21107 Hambourg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Andrea Pautsch, Schellerdamm 21, 21079 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3054145 (enregistrement international étendu à l’Union européenne no 1390036)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/05/2021, R 1077/2020-5, Residur/Relidur
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Décisions
En fait
1 Le 22 février 2018, l’Office a obtenu l’extension du droit de protection à l’Union européenne de l’enregistrement international de la marque verbale
au nom de Brillux GmbH & Co. KG (la «titulaire de l’IR») en ce qui concerne les produits compris dans les classes 2, 3 et 19, en particulier les produits suivants
(«les produits litigieux»):
Classe 2 — Peintures; Couleurs; Fibrisses; Vernis; Produits antirouille; Produits de conservation du bois; Peinture de primaire; Agents de teinture; Produits de protection du bois; Mordants, en particulier les mordants pour bois; Diluants pour tous les produits précités; Résines naturelles à l’état brut; Métaux foliaires et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes; Revêtements en matière plastique utilisés comme pâte et liquide pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre l’humidité; maculature tartinable.
2 La demande a été républiée par l’Office le 23 février 2018. La période d’opposition a débuté le 23 mars 2018.
3 Le 6 juin 2018, Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG) («l’opposante»), opposition à l’extension des droits de protection de l’enregistrement international pour une partie des produits demandés, à savoir tous les produits mentionnés au paragraphe 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposante a invoqué l’enregistrement allemand antérieur no 656069 de la marque verbale «Relidur», demandé le 7 juillet 1951, enregistré le 7 avril 1954 et actuellement valable jusqu’au 31 juillet 2021 pour des produits des classes 1, 2 et 17. L’opposition est fondée sur tous les produits enregistrés: «Teintures, peintures, couleurs d’émail, peintures à l’huile, liants pour colorants; peintures coupe-feu en tant que produits d’imprégnation et peintures anti-incendie, peintures anti-acidité et de rouille, peintures de marquage, peintures anti- pourriture; Vernis, vernis, laques isolantes, laques isolantes et autres vernis spéciaux destinés à des usages électriques».
6 Le 12 avril 2019, la titulaire de l’enregistrement international a soulevé l’exception d’usage et demandé la production d’une preuve de l’usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
7 Le 26 avril 2019, la division d’opposition a invité l’opposante à présenter les preuves nécessaires de l’usage avant le 1er juillet 2019 inclus. À la suite de la prolongation du délai accordée conformément à la demande, l’opposante a
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finalement produit, le 1er septembre 2019, les documents suivants à l’appui de la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition:
14 factures indicatives de 2012 à 2016; pour les années 2013, 2014 et 2015, le volume des ventes s’élève, selon les indications de l’opposante, à 325 à 366 kilogrammes par an, voire à près de 563 kilogrammes en 2016:
• Facture du 19 juin 2012 adressée à un destinataire inconsidéré à la chaïonne verte; les montants facturés sont occultés, seule la quantité en kilogrammes est indiquée; il s’agit de 6 bidons (correspondant à 36 kg) en bois et de 3 bidons (correspondant à 18 kg) de dureté de la marque
«RELIDUR»;
• 3 factures pour la période comprise entre le 24 janvier 2013 et le 20 février 2013, les destinataires des factures sont occultés, à l’exception des données relatives à la ville: les destinataires sont situés à Beilngries,
Bad Salzuflen et Grand-maischeid; les montants facturés sont occultés, seule la quantité en kilogrammes et en litres est indiquée; outre le vernis structurel (4 ans, équivalent à 20 kg) et le vernis de couverture (30 équip.
150 kg), des duretés (19 bidons, soit 114 kg), des diluants (1 bidon, équivalent à 5 litres) et des ampoules en bois (27 bidons, soit 162 kg) de la marque «RELIDUR» ont également été vendus;
• 3 factures pour la période allant du 28 janvier 2014 au 6 février 2014, les destinataires des factures sont occultés, à l’exception des données relatives à la ville: les destinataires sont situés à Munich, à Beilngries (ou
à Berching-Polanten) et à Bad Salzuflen; les montants facturés sont occultés, seule la quantité en kilogrammes et en litres est indiquée; outre le vernis structurel (5 ans, équivalent à 25 kg) et le vernis de couverture
(10 gicleurs, soit 50 kg), des duretés (13 bidons, soit 78 kg), des diluants
(2 bidons, équivalent à 10 l) et des ampoules en bois (27 bidons, soit
162 kg) de la marque «RELIDUR» ont également été vendus;
• 4 factures pour la période allant du 29 janvier 2015 au 11 mai 2015, les destinataires des factures sont occultés, à l’exception des données relatives à la ville: les destinataires sont situés à Hohenbrunn, Kehl-
Bodersweier, Beilngries (ou le destinataire des marchandises à Berching-
Polanten) et Aßlar; les montants facturés sont occultés, seule la quantité en kilogrammes et en litres est indiquée; outre les vernis de structure (3 ans, soit 15 kg) et les vernis de couverture (1 grêle, soit 5 kg), des duretés (19 bidons, soit 114 kg), des diluants (2 bidons, équivalent à
10 l) et des ampoules en bois (34 bidons, soit 204 kg) de la marque
«RELIDUR» ont également été vendus;
• 3 factures pour la période comprise entre le 14 janvier 2016 et le 2 novembre 2016, les destinataires des factures sont occultés, à l’exception des données relatives à la ville: les destinataires sont situés à Vechta,
Bad Salzuflen et Beilngries (ou le destinataire des marchandises dans les polants de Berching); les montants facturés sont occultés, seule la
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quantité en kilogrammes est indiquée; outre les vernis de structure (48 vernis, équivalent 240 kg) et le vernis de couverture (10 ans, soit 50 kg), des duretés (21 bidons, soit 126 kg), des diluants (2 bidons, équivalant à
8,8 kg) et des ampoules en bois (34 bidons, soit 204 kg) de la marque
«RELIDUR» ont également été vendus;
Étiquette «Relidur».
8 Par décision du 23 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté l’extension des droits de protection pour les produits suivants:
Classe 2 — Peintures; Couleurs; Fibrisses; Vernis; Produits antirouille; Produits de conservation du bois; Peinture de primaire; Agents de teinture; Produits de protection du bois; Mordants, en particulier les mordants pour bois; Diluants pour tous les produits précités; Métaux foliaires et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes; Revêtements en matière plastique utilisés comme pâte et liquide pour surfaces en bois et métal pour protection contre l’humidité.
9 En revanche, l’opposition a été rejetée pour les autres produits contestés et l’extension du droit de protection a été autorisée:
Classe 2 — Résines naturelles à l’état brut; maculature tartinable.
10 À cet égard, la division d’opposition s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
En ce qui concerne la preuve de l’usage demandée, la date de l’enregistrement international ou la priorité de la marque de base invoquée à cet effet, en l’occurrence le 17 mai 2017, est pertinente pour le calcul de la période de preuve de cinq ans. Par conséquent, l’opposante devait prouver l’usage sérieux de sa marque invoquée à l’appui de l’opposition du 17 mai 2012 au 16 mai 2017 inclus.
L’appréciation globale des preuves de l’usage produites ne prouve l’usage sérieux que pour une partie des produits antérieurs, à savoir pour les produits suivants: «Peintures», ainsi que «laques isolantes, vernis d’isolation électriques et autres revêtements spéciaux à usage électronique». Seuls ces produits peuvent être utilisés aux fins de la comparaison des produits.
À l’exception des «résines naturelles à l’état brut» et des «maculatures à tartiner», tous les produits contestés sont soit identiques, soit similaires sous des formes différentes aux produits précités de la marque antérieure.
Les produits identiques ou similaires s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels ayant des connaissances ou des connaissances professionnelles particulières.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont fortement similaires. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible, étant donné qu’aucun des deux signes n’a de signification pour le public pertinent.
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Le caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée à l’appui de l’opposition est normal.
Il existe donc un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits considérés comme identiques et similaires.
Pour les produits jugés dissemblables, l’opposition est rejetée comme non fondée.
11 Le 28 mai 2020, la titulaire IR a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 28 juillet 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
12 Par mémoire du 25 novembre 2020, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
13 Les arguments de la titulaire IR dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’étendue de l’usage prouvée doit être considérée comme un usage fictif. Les quantités vendues sont si faibles pour les produits pourtant relativement courants qu’elles ne plaident pas en faveur d’un sérieux.
La terminaison commune des deux signes «-dur» est un mot connu dans l’usage linguistique allemand, à savoir «fortk, fest, best», ou encore sous la forme d’une note musicale. En tout état de cause, les deux signes se présentent au consommateur allemand pertinent en tant que combinaisons de mots composées contenant l’élément «dur».
La terminaison «-dur» est un élément descriptif. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition doit être considéré comme considérablement limité.
S’il est vrai que les signes à comparer diffèrent par une seule lettre, ceux-ci, à savoir «l» et «s», sont des lettres totalement différentes.
Dans l’ensemble, les signes doivent être considérés comme dissemblables.
14 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Les factures produites en tant que preuve de l’usage montrent un chiffre d’affaires, quoique faible, mais constant. Au cours de la dernière année de la période considérée, une augmentation significative a même été observée.
Dans le contexte de la présente procédure, la syllabe finale «-dur» n’est pas perçue comme une indication d’un type de son musical.
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En tout état de cause, les signes à comparer sont presque identiques, puisqu’ils se distinguent par une seule lettre.
La marque invoquée à l’appui de l’opposition est utilisée pour des produits identiques et hautement similaires de la classe 2. En raison du risque de confusion, la marque contestée doit être «annulée» pour les produits compris dans la classe 2.
Considérants
15 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 Cependant, il n’est pas fondé.
Étendue du recours
18 L’objet du recours est limité aux produits litigieux mentionnés au point 8, étant donné que ce n’est que dans cette mesure que la titulaire de l’enregistrement international n’est lésée que conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE. L’opposante n’a pas formé de recours propre ni de recours incident.
Usage sérieux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition
19 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque nationale antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels il se fonde à l’appui de son opposition. Conformément à l’article 189, paragraphe 1, du RMUE, un enregistrement international désignant l’Union produit, à compter de la date d’enregistrement ou de la désignation postérieure de l’Union, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne.
20 La marque invoquée à l’appui de l’opposition a été enregistrée le 7 avril 1954. La date d’enregistrement de l’enregistrement international et de la désignation postérieure de l’Union européenne est le 9 novembre 2017. Toutefois, la marque revendique la priorité de l’enregistrement de base allemand no 302017012301 du 17 mai 2017. Ainsi, l’enregistrement de la marque invoquée à l’appui de l’opposition était antérieur de plus de cinq ans à cette date et la demande de production de la preuve de l’usage présentée par la titulaire de l’EI est recevable.
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21 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves servent à établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
22 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée en vertu du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’Office ne doit pas être considéré comme un dépôt stratégique et statique conférant un monopole juridique à un titulaire inactif pour une durée indéterminée. Au contraire, conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique des autres (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 67 et jurisprudence citée).
23 L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à examiner la stratégie commerciale d’une entreprise, ni à réserver la protection de la marque aux seules utilisations commerciales importantes de marques
(24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 18; 26/09/2013, C-609/11 P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B
PESARO, EU:T:2016:54, § 68).
24 L’usage sérieux doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque. L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours important pour être qualifié de «grave», une telle qualification dépendant des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37-39, 43;
19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29; 02/02/2016, T-171/13,
MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 69, 70).
25 L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-
356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28; 16/05/2013, T-530/10, Amadeus Mozart
PREMIUM, EU:T:2013:250, § 31; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 75).
26 À la demande de la division d’opposition, l’opposante devait prouver que la marque invoquée à l’appui de l’opposition avait fait l’objet d’un usage sérieux en
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Allemagne au cours de la période pertinente allant du 17 mai 2012 au 16 mai 2017 pour les produits enregistrés. En l’espèce, il s’agit des produits suivants:
Colorants, peintures, couleurs d’émaille, peintures à l’huile, liants pour colorants; peintures coupe- feu en tant que produits d’imprégnation et peintures anti-incendie, peintures anti-acidité et de rouille, peintures de marquage, peintures anti-pourriture; Vernis, vernis, laques isolantes, laques isolantes et autres vernis spéciaux à usage électrique.
27 Selon les indications de l’opposante (mémoire du 1er septembre 2019), il est courant dans le secteur des peintures et des vernis qu’un grand nombre de produits soient achetés en quantités relativement réduites, c’est-à-dire pour obtenir des nuances ou des effets différents ou pour répondre à des supports différents. Les produits attestés dans les factures exemplatives s’adressent tout d’abord aux professionnels du secteur de la peinture et du vernis. Le «Holzprimer» est un fond de fond en bois. Les couches de base sont généralement utilisées pour protéger les supports contre la peinture ou pour protéger la pourriture.
28 L’opposante ajoute qu’il est courant, dans le domaine commercial, d’utiliser des revêtements composés de deux composants composés d’un composant de base ou de vernis et d’un durcissement. En outre, si ces mélanges sont appliqués par pulvérisation, un diluant doit être ajouté. Le vernis, le durcissement et le diluant doivent être coordonnés.
29 Les constatations suivantes peuvent être tirées des 14 factures adressées à des destinataires dans neuf localités allemandes différentes:
En ce qui concerne les vernis structurels: 4 factures, à savoir du 24 janvier 2013 de 20 kg, du 6 février 2014 de 25 kg, du 27 avril 2015 de 15 kg et du 2 novembre 2016 de 240 kg, adressées à des destinataires inconnus dans quatre localités allemandes différentes. La facture du 27 avril 2015 fait état d’un prix normal de 7,54 EUR/kg pour le vernis structurel. Sur cette base, les chiffres d’affaires prouvés par l’opposante pour le vernis structurel s’élevaient à environ 150 EUR en 2013, à environ 188 EUR en 2014, à environ 113 EUR en 2015 et à environ 1 809 EUR en 2016; par conséquent, un volume de ventes total de 300 kg, soit environ 2 262 EUR, a été démontré pour la période de cinq ans pertinente pour le vernis structurel;
En ce qui concerne les vernis de couverture: 4 factures, à savoir du 31 janvier 2013 de 150 kg, du 28 janvier 2014 de 50 kg, du 11 mai 2015 de 5 kg et du
27 juillet 2016 de plus de 50 kg, adressées à des destinataires inconnus dans deux localités allemandes différentes. Par conséquent, pour la période pertinente, un volume de ventes total de 255 kg de vernis de couverture à deux clients différents a été démontré;
En ce qui concerne les durcissements: 12 factures, à savoir du 19 juin 2012 d’un montant de 18 kg, du 31 janvier 2013 de 60 kg, du 20 février 2013 de 54 kg, du 28 janvier 2014 de 12 kg, du 29 janvier 2014 de 54 kg, du 6 février
2014 de 12 kg, du 29 janvier 2015 de 12 kg, du 16 mars 2015 de 90 kg, du 27 avril 2015 de 12 kg, du 14 janvier 2016 de 66 kg, du 27 juillet 2016 de 12 kg, du 2 novembre 2016 de 48 kg, adressée à des destinataires inconnus dans 7
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localités allemandes différentes. La facture du 27 avril 2015 fait état d’un prix normal de 8,30 EUR/kg pour les durcis et la facture du 2 novembre 2016 est un prix normal de 19,27 EUR/kg. Au total, le volume des ventes démontrées pour les durcissements s’élève donc à 450 kg. La contre-valeur présumée en euros varie entre 3 735 EUR et 8 671 EUR au total, en fonction du prix du kg utilisé;
En ce qui concerne les diluants: 4 factures, à savoir du 24 janvier 2013 de 5 litres, du 6 février 2014 de 10 litres, du 29 janvier 2015 de 10 litres et du 27 juillet 2016 de 8,8 kg à des destinataires inconnus dans 4 localités allemandes différentes. Par conséquent, un volume de ventes total de 25 litres et de
8,8 kg a été démontré pour les diluants pour la période pertinente;
En ce qui concerne les prédateurs en bois: 5 factures, à savoir du 19 juin 2012 de 36 Kg, du 20 février 2013 de 162 kg, du 29 janvier 2014 de 162 kg, du 16 mars 2015 de 204 kg et du 14 janvier 2016 de plus de 204 kg, adressées à des destinataires inconnus dans deux localités allemandes différentes. Par conséquent, un volume de ventes total de 768 kg à deux clients différents a été démontré pour la période pertinente.
30 Les factures présentées pour les années 2012 à 2016 prouvent une vente d’environ 550 kg de vernis, de 768 kg de poitrine en bois et de 450 kg de dureté sur l’ensemble du territoire allemand. Si l’on tient compte des prix des produits indiqués sur les factures du 27 avril 2015 et du 2 novembre 2016, seul le produit
«Härter» se situe dans la fourchette moyenne à 4 chiffres de l’euro. Par conséquent, pour tous les produits, la preuve d’une vente se situant au moins dans la fourchette inférieure à cinq chiffres de l’euro a été établie.
Date, lieu et nature de l’usage
31 Toutes les factures produites proviennent de la période pertinente, qui commence le 17 mai 2012 et se termine le 16 mai 2017. Ils sont tous adressés à des clients en Allemagne, à savoir dans 9 localités différentes sur l’ensemble du territoire allemand. Les factures mentionnent expressément la marque invoquée à l’appui de l’opposition en combinaison avec les produits concrets de dureté, de diluant, de préfabriqué en bois, de vernis de structure et de vernis de couverture. Les numéros de produits 466-80 et 405-80 figurant sur l’étiquette présentée à titre d’exemple d’utilisation correspondent aux numéros de produits utilisés dans les factures pour les vernis structurels et les thermodurcis (voir, par exemple, facture du 24 janvier 2013 pour les vernis de structure RELIDUR).
32 Par conséquent, les documents relatifs à l’usage produits satisfont aux exigences relatives à la durée, au lieu et à la nature de l’usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Importance de l’usage
33 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque de l’Union européenne, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant
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laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte fréquence ou une grande constance dans le temps des actes d’usage de cette marque et inversement(13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 84, 85 et jurisprudence citée).
34 En tant que critère de l’importance de l’usage, il suffit, pour que l’usage soit sérieux, que le titulaire utilise la marque pour créer ou conserver un débouché, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique.
35 Enfin, il convient également de tenir compte du fait que la production de chiffres d’affaires ou de ventes n’est pas indispensable pour prouver un usage sérieux de lamarque(0 8/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43). Cependant, si de tels chiffres font défaut, les efforts sérieux du titulaire de la marque aux fins de créer ou de conserver un débouché pour la marque en cause doivent résulter autrement et indubitablement des circonstances objectives et concrètes du cas.
36 En l’espèce, il ressort des factures un usage continu dans le temps, c’est-à-dire couvrant l’ensemble de la période de cinq ans. En outre, les neuf localités dans lesquelles les produits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition ont été expédiés sont réparties dans toute l’Allemagne.
37 En outre, le fait que les factures produites ne portent pas de numéros d’ordre et qu’elles comportent des dates de mois et d’années différentes permet de considérer que l’opposante n’a produit que des preuves d’exemples de vente. Toutefois, ces exemples permettent, avec un degré de certitude raisonnable, de considérer que la totalité des ventes des produits concernés est en réalité nettement plus importante que celles expressément mentionnées. De même, le fait que ces factures soient adressées à des acheteurs situés dans des localités différentes montre que l’usage est suffisamment important pour répondre à un effort commercial réel et sérieux et qu’il ne s’agit pas d’une simple tentative de tromper l’usage sérieux en utilisant toujours les mêmes circuits de distribution (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 87; 16/11/2011, T-308/06,
Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 71).
38 Dans l’ensemble, les ventes annuelles continues de plusieurs centaines de kilogrammes ou litres de produits de traitement de surface à des clients établis sur le territoire allemand peuvent donc être considérées comme un usage sérieux de la marque (27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl/DURATINT et al.). L’usage prouvé sur les factures se situe dans la fourchette inférieure à cinq chiffres de l’euro (voir point 30 ci-dessus).
Utilisation seulement pour une partie des produits
39 Toutefois, la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’a été utilisée que pour une partie des produits enregistrés. Les produits «vernis de structure» et «vernis
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de couverture» mentionnés sur les factures doivent être considérés comme un usage pour des «vernis, vernis isolants». Selon les indications de l’opposante, les «durcis» et les «diluants» servent à achever la peinture ou sont utilisés pour l’application des revêtements; le «Holzprimer» est également utilisé comme base de bois pour une meilleure conservation de la peinture. Ces produits prouvent ainsi l’usage pour des «agents colorants».
40 Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion n’est examinée plus avant que pour ces produits.
Risque deconfusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE
41 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure telle que définie à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
42 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation doit être effectuée du point de vue du public pertinent, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes, de celle des produits et du caractère distinctif (09/07/2003,
T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
43 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent avec ceux pour lesquels la parque antérieure est enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Le public pertinent
44 La perception des marques par le public pertinent pour les produits joue un rôle déterminant dans l’appréciation du risque de confusion.
45 Le public pertinent est le consommateur moyen des produits ou des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26.
46 Les produits à comparer couvrent non seulement les peintures et vernis, mais également d’autres produits de traitement de surface tels que les «conservateurs
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du bois», les «métaux bleus et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes» ou les «produits antirouille». Les peintures destinées au traitement de surface, par exemple les murs, relèvent donc essentiellement de cette classe.
47 Les produits à comparer s’adressent en partie au grand public et en partie au public spécialisé. Le degré d’attention déployé est normal à élevé. Un degré d’attention accru est notamment admis pour les peintures de haute qualité ou pour les produits qui doivent être contactés à leur gré, qui doivent être coordonnés (par exemple, un revêtement composé de deux composants) ou dont l’utilisation requiert des connaissances préalables.
Comparaison des produits
48 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37), leur origine commerciale habituelle et les consommateurs pertinents des produits ou services.
49 Ce qui est déterminant, c’est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits litigieux peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
50 Les produits pertinents aux fins de la comparaison sont les suivants:
Marque antérieure Marque contestée
Liants colorants; Vernis; Laques isolantes. Classe 2 — Peintures; Couleurs; Fibrisses; Vernis; Produits antirouille; Produits de conservation du bois; Peinture de primaire;
Agents de teinture; Produits de protection du bois; Mordants, en particulier les mordants pour bois; Diluants pour tous les produits précités;
Métaux foliaires et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes; Revêtements en matière plastique utilisés comme pâte et liquide pour surfaces en bois et métal pour protection contre l’humidité.
51 Les «peintures; Couleurs; Fibrisses; Les vernis» sont identiques aux «vernis» de la marque antérieure. Les «peintures» couvrent également, en tant que terme générique plus large, les «laques» antérieures (23/10/2002, T-388/00, ELS,
EU:T:2002:260, § 53; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop,
EU:T:2006:247, § 29; 14/07/2011, T-222/10, Zufal, EU:T:2011:383, § 34;
11/06/2014, T-62/13, Metabiomax, EU:T:2014:436, § 44). «Couleurs; Les vernis» peuvent également être conçus comme des vernis.
13
52 En outre, les «produits antirouille» contestés sont eux aussi: Produits de conservation du bois; Peinture de primaire; Produits de protection du bois;
Soumettre les mordants, en particulier les mordants pour bois», au terme générique «laques» de la marque antérieure et donc être identiques, étant donné que ces produits peuvent également être conçus comme un mélange liquide qui, après séchage, forme un revêtement brillant et protecteur (voir https://www.duden.de/rechtschreibung/Lack — consulté le 3mai 2021).
53 Les «diluants pour tous les produits précités» contestés relèvent de la notion générique de «préjudice colorant» de la marque antérieure et sont identiques à cet égard.
54 Les autres produits contestés «métaux bleus et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes; Les revêtements en matière plastique en tant que pâte et liquide pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre l’humidité» sont hautement similaires aux produits de la marque antérieure. Il s’agit là aussi de produits de traitement de surface ou de composants de ceux-ci, de sorte qu’ils ont le même domaine d’application et sont de même nature. Ils sont régulièrement fabriqués par les mêmes fabricants que les produits invoqués à l’appui de l’opposition et sont disponibles dans les mêmes magasins spécialisés ou les mêmes départements spécialisés. Elles sont en partie en concurrence avec les produits invoqués à l’appui de l’opposition, par exemple les «produits de revêtement en matière plastique en tant que pâte pour surfaces en bois pour la protection contre l’humidité» avec un vernis de protection en bois visé par la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Ils sont en partie complémentaires, tels que les «métaux bleus et les métaux sous forme de poudre pour peintres», qui peuvent également être utilisés dans les vernis de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
55 Les «teintures» de la marque contestée doivent être considérées comme moyennement similaires aux produits de la marque antérieure. Il s’agit de la catégorie très large de colorants chimiques ou naturels pouvant être utilisés pour colorer un large éventail d’objets. Ces produits peuvent souvent être fabriqués par les mêmes fabricants que les produits d’opposition et peuvent ensuite être obtenus par les mêmes canaux de distribution. Un rapport de concurrence avec les produits antérieurs est concevable, à savoir lorsqu’un objet peut modifier sa couleur par un revêtement de sa surface à l’aide de vernis, ou encore par une coloration à l’aide d’un colorant.
56 Dans l’ensemble, tous les produits contestés sont donc soit identiques, soit similaires à ceux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Comparaison des signes
57 Conformément à la jurisprudence constante, deux marques sont considérées comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (02/11/2003,
T-286/02, Kiap Mou, EU:T:2003:311, § 38). Selon la jurisprudence de la Cour, les aspects pertinents sont les aspects visuels, phonétiques et conceptuels
14
(23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 12/09/2007, T-363/04, La
Española, EU:T:2007:264, § 98; 28/01/2016, T-687/14, African SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 72).
58 À cet égard, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques et, en particulier, de tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27;
06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28. En outre, le caractère distinctif plus ou moins élevé d’un élément commun aux marques à comparer est également l’un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de leursimilitude(18/05/2011, T-376/09, Polo Santa Maria, EU:T:2011:225, § 35; 24/09/2015, T-195/14, PRIMA KLIMA/PRIMAGAZ et al., EU:T:2015:681, § 40).
59 Les signes à comparer sont les suivants:
RELIDUR Residur
Marque antérieure Demande contestée
60 La marque antérieure est un enregistrement de marque allemand. Dans le cadre de la comparaison des signes, il convient donc de se fonder sur la perception des deux signes par les consommateurs allemands.
61 Les deux signes sont des marques verbales, de sorte que le terme est protégé en tant que tel, indépendamment de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06,
RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332,
§ 65).
62 La marque antérieure est la suite de lettres en sept parties «RELIDUR». Le signe contesté est la suite de lettres en sept parties «Residur».
63 Selon une jurisprudence constante, il y a lieu de considérer que les consommateurs décomposent un signe composé de plusieurs éléments en des éléments verbaux quivéhiculent une signification concrèteou qui ressemblent aux mots connus (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 06/09/2013,
T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104). La titulaire internationale insiste sur le fait que, dans les signes à comparer, la terminaison «-dur» serait comprise comme une référence à «fort, ferme, continu».
64 Les consommateurs qui attribuent une signification «-dur» le perçoivent comme un élément descriptif qui n’a donc pas de caractère distinctif et qui ne domine pas l’impression d’ensemble produite par les signes. Un élément du signe est considéré comme descriptif s’il a une signification claire et fait référence de manière directe et spécifique aux produits ou aux services qui font l’objet de la marque (22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.),
15
EU:T:2018:91, § 24; 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels pour un petit prix! (fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 40). En l’espèce, le terme «-dur» présume simplement la stabilité et la durabilité des peintures et autres produits de traitement de surface, si l’on attribue à cette terminaison un contenu sémantique.
65 D’autre part, une similitude entre les signes ne peut pas être automatiquement exclue lorsqu’il existe une concordance pour des éléments faiblement distinctifs
(25/03/2010, T-5/08 &T-7/08, Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 46, 47,
49; 05/02/2015, T-33/13, bonus & more, EU:T:2015:77, § 41, 42; 15/02/2017, T-
568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 58.
66 Il convient en outre de tenir compte du fait que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début du signe (30/11/2011, T-477/10,
SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 17/03/2004, T-183/02 & T-
184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81).
67 L’autre partie des consommateurs pertinents perçoit globalement les signes à comparer comme des termes de fantaisie et ne dissocie pas, dans l’esprit, la terminaison «-dur».
68 Dans l’ensemble, le fait que la terminaison concordante «-dur» soit perçue comme descriptive et donc faiblement distinctive ou comme les trois dernières lettres d’un terme de fantaisie ne fait donc pas de différence essentielle.
69 Sur le plan visuel, les signes concordent par la suite de lettres «RE-IDUR», c’est-
à-dire en six des sept lettres. Ce n’est qu’en troisième position que la marque antérieure présente un «L», tandis que le signe contesté est un «S». En raison de ces concordances, qui existent tant au début qu’à la fin du signe, de la longueur totale identique et du fait que la seule différence n’existe que dans une lettre différente au milieu du signe, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
70 Du point de vue phonétique, la marque antérieure est exprimée par les consommateurs allemands pertinents en tant que/RE/LI/DUR et le signe contesté en tant que/RE/SI/DUR/. Il y a correspondance entre les syllabes initiales et finales, le nombre de syllabes et le rythme d’intervention. La syllabe moyenne présente également une identité en ce qui concerne la voyelle «I» et n’est différente que dans les consonnes «L» et «S». Étant donné qu’il n’y a pas d’accent particulier sur ces consonnes, mais que la prononciation se fonde plutôt sur la voyelle «I» qui suit, les signes doivent être considérés dans leur ensemble comme présentant un degré élevé de similitude phonétique.
71 Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes, pris dans leur ensemble, n’a de signification claire et immédiatement perceptible (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 54). Par conséquent, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan conceptuel.
16
Risque de confusion
72 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05, P Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
73 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03,
Venado, EU:T:2006:397, § 74).
74 La marque invoquée à l’appui de l’opposition a un caractère distinctif intrinsèque moyen, car, dans le contexte des produits antérieurs dans son ensemble, elle ne véhicule pas de signification descriptive.
75 Les produits à comparer sont pour la plupart identiques et au demeurant hautement ou moyennement similaires. Les deux signes sont hautement similaires.
76 Même si, conformément à l’argumentation de la titulaire de l’enregistrement international, l’on ignorait totalement, dans le cadre de la comparaison des signes, la terminaison «-dur» en tant que purement descriptive — et donc seulement
«reli» avec «resi», la concordance par trois des quatre lettres serait suffisante pour constater un risque de confusion pour les produits identiques et similaires. En effet, même pour ces signes ainsi abrégés, la seule différence résiderait dans une consonne non tonique sur les plans visuel et phonétique, alors que la longueur totale, le début du signe, la fin du signe ainsi que toutes les voyelles, et donc l’accentuation et le rythme de parole, resteraient identiques.
77 En tout état de cause, la titulaire d’EI n’a pas démontré que tous les consommateurs pertinents, ou même une partie prépondérante de celui-ci, comprendraient effectivement la terminaison «-dur» comme une indication de la stabilité des produits. Et même pour ces consommateurs, le terme «-dur», en tant qu’élément incorporé dans les signes, ne serait pas invisible pour la comparaison visuelle des signes et il est toujours prononcé lors de la désignation des signes.
78 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
79 Le recours est rejeté comme étant non fondé.
17
Coûts
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours.
81 Ceux-ci se composent, pour la procédure de recours, des frais de l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
82 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
18
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. La titulaire internationale doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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