LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF

DÉCISION de la première chambre de recours du 17 décembre 2021
dans l’affaire R 972/2020-1
Karolien Dehaen De Nachtegaal 25A
2970 Schilde
Belgique demanderesse en nullité/requérante
représentée par VAN INNIS & DELARUE, Wapenstraat 14, 2000 Anvers (Belgique) contre
National Geographic Society 1145 17th Street N.W.
Washington D.C. 20 036-4688
États-Unis d’Amérique titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par TRADEMARK CAFE LIMITED, Cricket Chambers, 16 Ranelagh Grove, St Peters, Broadstairs CT10 2TE (Royaume-Uni)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 13 022 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 2 148 799)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 mars 2001, National Geographic Society (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits suivante:
Classe 18 – Sacs à dos, bagagerie, malles de voyage; sacs de paquetage; sacs d’athlétisme, sacs de coursiers, housses à vêtements; trousses à cosmétiques vendues vides; trousses à usages multiples vendues vides; étiquettes à bagages; sacs en cellophane/pour accessoires, fourre-tout, sacs banane, porte-monnaie, portefeuilles, serviettes, porte-documents; étuis pour cartes de visite et parapluies;
Classe 25 – Vêtements et chaussures.
La titulaire de la marque de l’Union européenne (MUE) a revendiqué les couleurs suivantes: jaune, noir
2 La demande a été publiée le 22 avril 2002 et la marque a été enregistrée le
18 décembre 2002. Le 26 février 2021, la marque a été renouvelée.
3 Le 26 mai 2016, M^me Karolien Dehaen (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour une partie des produits,
à savoir:
Classe 25 – Vêtements et chaussures.
Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 2 novembre 2016, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve de l’usage dans le délai imparti. La titulaire de la MUE ayant demandé de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, les éléments de preuve sont énumérés dans les termes les plus généraux sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
une déclaration sous serment datée du 2 novembre 2016, émanant de la vice- présidente et du conseiller juridique principal de la titulaire de la marque de l’Union européenne, et ses pièces (énumérées ci-dessous).
D’après cette déclaration, la titulaire de la MUE est une organisation à but non lucratif fondée en 1888 et organisée selon les lois des États-Unis. Elle publie un magazine célèbre «National Geographic», qui traite de géographie, d’histoire et de culture mondiale et dont le tirage mondial est d’environ 6,7 millions d’exemplaires par mois. En 1997, elle a lancé ses premières chaînes de télévision en Australie, en Europe et au Royaume-Uni.
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La titulaire de la MUE est présente sur les médias sociaux tels que Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, Facebook et Google+. Elle a acquis une renommée dans l’UE en tant qu’indication de l’origine et de l’authenticité des produits, y compris des produits contestés provenant de la titulaire de la MUE, de ses sociétés liées et de ses licenciés autorisés.
La boutique en ligne de la titulaire de la MUE (accessible aux consommateurs de l’UE) propose un large éventail de produits, y compris des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie de la marque National Geographic.
La titulaire de la MUE a également conclu des contrats de licence avec des tiers afin de commercialiser des produits portant la marque National Geographic, en particulier dans l’UE, y compris ceux faisant l’objet de la procédure d’annulation. L’un des licenciés a été autorisé à développer des points de vente au détail dans l’UE afin de distribuer divers produits de la marque National Geographic. En 2008, le premier magasin de vente au détail
National Geographic a été ouvert au Royaume-Uni (Londres), et en 2010, deux magasins ont été ouverts en Espagne (Malaga jusqu’en 2011 et Madrid). Les produits de la marque National Geographic sont également commercialisés par l’intermédiaire de points de vente dans de grande surfaces de vente au détail, telles que Corte Inglés en Espagne. Des magasins ont également été ouverts en Italie et en Irlande. Entre 2013 et 2014, les ventes totales des produits contestés ont dépassé 1 000 000 EUR. Les produits étaient également disponibles en ligne sur le site web de la titulaire de la MUE et sur le site web d’Amazon.
La titulaire de la MUE a également conclu une licence avec Buffera Ltd. pour l’usage de la marque «National Geographic» en rapport avec des produits de chapellerie (décrits comme «accessoires pour cheveux» dans les factures présentées dans la Pièce 19) en 2008. La titulaire de la MUE a également conclu un contrat de licence avec Uniqlo Co. Ltd. en 2012, concernant l’usage du signe contesté pour des t-shirts.
Pièce JMF1: extraits de l’encyclopédie Wikipédia en ligne sur la titulaire de la MUE «National Geographic Society», le magazine «National Geographic»
(publié sans interruption depuis 1888) et la «National Geographic Channel»
(chaîne de télévision détenue par la titulaire de la MUE).
Pièce JMF2: extraits de divers médias sociaux (Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, Facebook et Google+) — pages pour «National Geographic» montrant que la titulaire de la MUE compte 13,8 millions d’abonnés sur
Twitter et 61,8 millions d’abonnés sur Instagram.
Pièce JMF3-1 et JMF3-2: tableau présentant des «commandes sur catalogue par des pays de l’UE» – la description des produits comprenait les éléments suivants: casquettes, tee-shirts, jupes, vestes, chapellerie, manteaux, cardigans, sandales, tuniques, chaussettes, chandails, shorts, et photographies correspondantes de certains de ces articles (tels que des casquettes, des tee- shirts) portant le signe «National Geographic», comme suit:
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La titulaire de la MUE a également présenté des bons de commande pour les mêmes produits, datés de 2011 à 2016 et adressés à des clients en Grèce, en Espagne, en Croatie, au Luxembourg, en Autriche, en Slovaquie, en Finlande et au Royaume-Uni.
Pièce JMF3-3: photographies de vêtements et de chaussures portant le signe «National Geographic» tel qu’enregistré ou sans couleurs:
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Pièce JMF4: article daté d’octobre 2015 intitulé «National Geographic Expands Relationship with IMG» concernant la licence octroyée par la titulaire de la MUE à IMG pour la distribution de produits de la marque National Geographic, y compris des vêtements.
Pièce JMF5: des images montrant l’usage d’une marque sur des vêtements et des chaussures (par exemple, des manteaux, des chandails, des t-shirts, des pantalons, des chemises, des casquettes, des chaussures). Le signe contesté est apposé sur les produits.
Pièce JMF6: articles, datés de novembre 2008, concernant l’ouverture du magasin de vente au détail «National Geographic» à Londres, publiés par The
Guardian: «National Geographic opens up a new world of shopping on Regent Street» [National Geographic ouvre un nouveau monde de courses dans
Regent Street] et Retail Week: «National Geographic: International
Geographic». Des images du magasin «National Geographic» de Regent
Street; divers vêtements, chaussures et accessoires sont visibles.
Pièce JMF7: article tiré de Retail Week (9 octobre 2009): «The Retail Interiors Awards 2009 – It’s what’s inside that count» [Les Retail Interiors
Awards 2009 – C’est ce qu’il y a dedans qui compte], indiquant que le magasin
«National Geographic» de Londres a remporté le prix de la «destination de vente au détail de l’année».
Pièce JMF8: article daté du 14 novembre 2011 tiré de Retail Week: «National Geographic to open in Knightsbridge» [National Geographic va ouvrir à
Knightsbridge] concernant la relocalisation du magasin de vente au détail à
Londres et des images du magasin (y compris des vêtements).
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Pièce JMF9: communiqué de presse daté du 22 mars 2010: «National Geographic ouvre un premier magasin en Espagne».
Pièce JMF10: photographies du magasin phare de National Geographic à Madrid (y compris des vêtements).
Pièce JMF11: article daté du 9 décembre 2010, tiré de Globedia: «El Corte Inglés ouvre des espaces pour National Geographic dans ses centres commerciaux» et de Europa Press du 7 décembre 2010: «National
Geographic ouvre un magasin à Palma».
Pièce JMF12: photographies d’un magasin «National Geographic» à l’aéroport de Rome Fiumicino (y compris des vêtements).
Pièce JMF13: communiqués de presse, datés de juin 2014: «New National Geographic store to open at Dublin airport» [Ouverture d’un nouveau magasin National Geographic à l’aéroport de Dublin] et, de Moodie Davitt, «National Geographic opens first Irish store at Dublin airport T1» [National Geographic ouvre le premier magasin irlandais à l’aéroport de Dublin T1].
Pièces JMF14-1 à JMF14-13: factures adressées au licencié de la titulaire de la MUE, Worldwide Retail Sore S.L. (ou «WRS») pour la fabrication de vêtements, de chaussures et de chapellerie, datant de la période pertinente
(2012-2014), et photographies de certains des produits arborant «National Geographic». Elles sont adressées à des clients de l’UE (Espagne et Royaume- Uni). Le signe est représenté sur certaines des factures. Sur d’autres factures, le logo «National Geographic» est indiqué dans la description des produits.
Pièces JMF15-1 à JMF16-10: factures relatives à des vêtements, chaussures et articles de chapellerie de WRS adressées à des magasins de vente au détail
«National Geographic» et à des distributeurs agréés, notamment en Espagne, en France et au Royaume-Uni, datées de 2011 à 2014.
Pièce JMF17: factures pour des chaussures et des vêtements de WRS adressées à El Corte Inglés, S.A., datées de 2014 et 2015.
Pièces JMF18-1 et 18-2: factures pour des vêtements (robes, t-shirts) de WRS adressées à Amazon EU SARL (BuyVip) en Espagne, datées de 2015.
Amazon EU SARL est un club de vente au détail réservé aux membres. Les deux factures portent sur un total d’environ 20 000 produits.
Pièce JMF18-3: facture pour des vêtements (robes, t-shirts) de WRS à Vente- Privee.com SA en France, datée de 2015. Vente-Privées.com est une plateforme discount en ligne spécialisée dans la vente de stocks de fin de série et de fin de saison. La facture porte sur un total d’environ 17 000 articles.
Pièce JMF19: extraits du site web du magasin britannique «National Geographic» (www.shopnatgeo.co.uk) datés de 2014, obtenus de la Wayback Machine d’Internet Archive. Des vêtements sont proposés à la vente.
Pièces JMF20-1 et JMF20-2: tableaux intitulés «ventes de National Geographic Buff (licencié de la titulaire de la MUE) dans les pays de l’UE» pour la période 2012-2015) et extraits du site web www.buffstore.eu, datés de la période 2011-2015, obtenus de la Wayback Machine d’Internet Archive et montrant des articles de chapellerie sous le nom «National Geographic Buff»
(foulards, écharpes, bandeaux, chapellerie et accessoires pour cheveux).
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Pièce JMF21: extraits du site web britannique d’Uniqlo, datés de 2013, obtenus de la Wayback Machine d’Internet Archive, montrant des t-shirts «National Geographic».
Pièces JMF22-1 et JMF22-2: extraits des sites web Amazon (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni) imprimés le 18 octobre 2016, montrant des vêtements (par exemple, des vestes, des pantalons, des ceintures) portant la marque contestée «National Geographic»:
, , .
5 Le 28 septembre 2018, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires en réponse aux observations de la demanderesse en nullité.
Annexe 1: extraits du site web de la titulaire de la MUE shop.nationalgeographic.com obtenus de la Wayback Machine d’Internet Archive, datés de 2014 à 2016, montrant des vêtements proposés à
la vente sous la marque (chandails, vestes, etc.).
Annexe 2: extraits du site web de la titulaire de la MUE shop.nationalgeographic.com obtenus de la Wayback Machine d’Internet Archive, datés d’avril 2016. Ils mentionnent «Shop National Geographic men’s clothing for a selection of comfortable, durable, functional, and travel inspired clothes frome cultures round the world…» [Vêtements pour hommes de Shop National Geographic pour une sélection de vêtements confortables, durables, fonctionnels et inspirés de voyages, issus de cultures du monde entier, etc.] et «Shop National Geographic wons clothing for versatile, beautiful wardrobe pieces perfect for travel or a night on the town»
[Vêtements pour femmes de Shop National Geographic pour de belles pièces de garde-robe polyvalentes, parfaites pour les voyages ou une soirée en ville].
Annexe 3: illustration des factures de WRS à des clients au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Espagne et en France pour la vente de produits «National
Geographic» au cours de la période pertinente, avec des photos des produits énumérés dans les factures, identifiés par leur description et leurs codes d’articles.
6 Par décision du 4 février 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Le 24 juin 2019, après l’expiration du délai, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires en réponse aux dernières observations de la demanderesse en nullité.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou ne peut pas exercer la compétence que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE de prendre en considération les preuves supplémentaires n’a pas à être tranchée, car les éléments de preuve produits dans le délai imparti et les éléments de preuve
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susmentionnés produits le 28 septembre 2018 sont suffisants pour prouver l’usage sérieux requis de la marque contestée.
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 26 mai 2011 au 25 mai 2016 inclus.
La plupart des éléments de preuve, en particulier les factures et certains extraits de sites web de vente au détail (pièces JMF19, JMF21), datent de la période pertinente.
Certains des éléments de preuve sont datés d’avant et d’après cette période. Les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes du fait que la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente également. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier de manière plus précise la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque.
Les éléments de preuve, en particulier les extraits de sites web et les factures, font référence à plusieurs pays de l’UE, notamment l’Espagne et le Royaume- Uni.
À cet égard, il peut être déduit des éléments de preuve (déclaration sous serment et corroborés par les pièces) que certains produits sont fabriqués en dehors de l’Union européenne et ensuite importés pour être vendus par l’intermédiaire de magasins de vente au détail situés dans l’Union (Espagne, Italie et Royaume-Uni) ou par l’intermédiaire de sites web accessibles aux consommateurs de l’UE (Amazon, Ventes-privées.com ou le site web de la titulaire de la MUE). Ils constituent une preuve de l’usage au sein de l’UE.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, en particulier les factures et les extraits des sites internet, sont datés régulièrement durant toute la période pertinente et montrent la fréquence de l’usage de la marque contestée au cours de cette période. Selon la déclaration sous serment, entre 2013 et 2014, la titulaire de la MUE a vendu des vêtements et des chaussures de la marque National Geographic pour une valeur de plus de
1 000 000 EUR. En outre, il peut être déduit des factures qu’entre 2012 et 2014, un total de près de 80 000 vêtements et chaussures ont été fabriqués et importés dans l’UE par le licencié de la titulaire de la MUE (pièces JMF14- 1 à JMF14-13). La titulaire de la MUE a également fourni une liste de produits vendus dans divers pays de l’UE au cours de la période pertinente, pour un montant total d’environ 17 000 USD à environ 155 000 EUR (pièces JMF3- 1).
La plupart des éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’il a été enregistré, ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée,
c’est-à-dire en noir et blanc.
Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque pour ces produits. C’est ce que l’on peut déduire notamment des photos des magasins de la titulaire de la MUE et des extraits des sites internet de la titulaire de la MUE
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sur lesquels le signe est représenté en relation avec des vêtements et des chaussures. Cela est également corroboré, par exemple, par les factures montrant la fabrication de ces produits par le licencié de la titulaire de la MUE.
La MUE a été utilisée en tant que marque. Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, considérés dans leur ensemble, montrent que le signe contesté était apposé sur les produits et/ou sur leurs étiquettes. Il était également présenté en relation avec les produits pertinents sur les sites web de la titulaire de la MUE et utilisé dans la description des produits sur les sites web de distributeurs tels qu’Amazon.
À cet égard, la demanderesse en nullité a considéré qu’un tel usage ne constitue pas un usage en tant qu’indication de l’origine des produits étant donné que les consommateurs associeront le nom «NATIONAL GEOGRAPHIC» aux activités de la titulaire de la MUE pour la faune et la planète et non au nom du fabricant des produits. Elle a également souligné que certains des produits portant le signe «NATIONAL GEOGRAPHIC» portent également un autre signe. La demanderesse en nullité a conclu qu’en raison de la renommée de la titulaire de la MUE, l’usage du signe contesté pour des vêtements et des chaussures ne constitue pas un usage en tant que marque (indication de l’origine) mais du marchandisage pour la promotion des activités de la titulaire de la MUE.
En l’espèce, la marque contestée a été enregistrée notamment pour des produits compris dans la classe 25 et les éléments de preuve montrent que le signe est apposé sur des vêtements et des chaussures comme suit:
En outre, le fait que la titulaire de la MUE puisse jouir d’une renommée pour d’autres activités ne l’empêche pas de vendre des produits qui ne sont pas liés à ces activités. La preuve de l’usage sérieux de la marque n’implique pas de démontrer la renommée de la marque pour les produits pertinents, mais l’usage du signe sur le marché pour identifier les produits, ce qui est le cas en l’espèce.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la titulaire de la MUE (ou ses distributeurs et licenciés autorisés) a commercialisé des produits portant le signe contesté dans l’UE au cours de la période pertinente.
Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance de droit pour les facteurs pertinents, la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage, et ce pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25 – Vêtements et chaussures.
7 Le 8 juin 2015, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 juin 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 août 2020, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
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9 Le 25 janvier 2017, dans la procédure d’annulation parallèle n° 14 389 C,
VF INTERNATIONAL SAGL a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 25 – Vêtements et chaussures.
10 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
(cause de nullité relative fondée sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires), et à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
11 Par décision du 28 mai 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et, à la suite d’un recours, la première chambre de recours a confirmé le rejet par sa décision du 21 mai 2020, R 1664/2019-1, NATIONAL GEOGRAPHIC
(fig.)/Geographic.
12 Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal dans l’affaire T-518/20. La procédure de nullité en l’espèce pourrait avoir une incidence sur le recours en cause étant donné qu’elle concerne les mêmes produits compris dans la classe 25. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, par décision provisoire du 15 mars 2020, la première chambre de recours a suspendu la présente affaire dans l’attente d’une décision finale sur la validité de la marque antérieure dans la procédure d’annulation n° 14 389 C.
13 Par décision du 10 novembre 2021, dans l’affaire T-518/20, NATIONAL
GEOGRAPHIC (fig.)/Geographic, EU:T:2021:784, le Tribunal a rejeté le recours et confirmé les conclusions selon lesquelles la demanderesse en nullité n’a pas démontré, au moyen d’éléments de preuve concrets et objectifs, que la marque non enregistrée «GEOGRAPHIC» était utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en rapport avec les produits revendiqués avant la date de dépôt de la MUE contestée.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Premièrement, la demanderesse en nullité a fait observer que les observations présentées par la titulaire de la MUE le 24 juin 2019 sont irrecevables au motif qu’elles ont été déposées en dehors du délai imparti par la division d’annulation.
La notion d'«usage sérieux» a été définie par la Cour de justice de l’Union européenne.
Il ressort des arrêts «Steirisches Kürbiskernöl» [07/06/2018, T-72/17, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335; 17/10/2019, C-514/18 P, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878] que la condition de l’usage conformément à la fonction essentielle d’indication de l’origine n’est pas remplie lorsque le titulaire d’une marque a autorisé plusieurs entreprises à produire et à distribuer des produits portant sa marque, même si ces entreprises
«ne sont pas économiquement liées […] et ne constituent pas, dans la vie des affaires, une “entreprise unique” à laquelle peut être attribuée la responsabilité de la qualité de leurs produits». Le simple fait que la titulaire de la marque surveille et contrôle le processus de production à chaque étape afin de s’assurer
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que les produits en cause sont fabriqués conformément à certaines spécifications ne suffit pas, car cela ne fait que permettre à la marque contestée de remplir sa fonction de garantie de la qualité des produits, mais pas sa fonction essentielle de garantie que tous les produits proviennent d’une «entreprise unique».
Dans l’affaire «N&NF Trading» [07/06/2018, T-807/16, N & NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337], le Tribunal
a jugé que les chambres de recours avaient commis une erreur de droit en considérant que la marque litigieuse, concédée sous licence à plusieurs entreprises, exerçait sa fonction essentielle simplement parce que les consommateurs considéreraient chaque usage de cette marque comme un usage fait en coopération avec la titulaire de la MUE.
Le raisonnement suivi par la Cour dans les affaires «Gözze» (08/06/2017, C- 689/15, Gözze/VVB, EU:C:2017:434) et «Steirisches Kürbiskernöl» confirme également que la simple apposition d’un signe sur un produit ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un «usage sérieux» de ce signe pour ce produit. L’usage sérieux est, en définitive, une question de perception du consommateur pertinent. En effet, lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, l’Office doit examiner l’affaire du point de vue du consommateur moyen et doit tenir compte de toutes les circonstances de l’usage qui sont susceptibles d’intervenir dans l’esprit de ce consommateur lors de l’examen de la marque.
La demanderesse en nullité a fait valoir, en faisant référence aux affaires «Gözze» et «Steirisches Kürbiskernöl», que la marque contestée n’a pas été utilisée conformément à sa fonction essentielle d’indication de l’origine parce qu’elle était utilisée simultanément par plusieurs entreprises, que la division d’annulation n’a pas examiné les éléments de preuve de la titulaire de la MUE sous cet angle, mais a simplement considéré que tout usage de la marque contestée «par ces autres entreprises était fait avec le consentement de la titulaire de la MUE et équivalait donc à un usage par la titulaire de la MUE elle-même». La division d’annulation a considéré que la marque contestée était également «utilisée en tant que marque» parce qu’elle «était apposée sur les produits», même s’il existe une jurisprudence abondante confirmant que la simple apposition d’une marque sur un produit ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un caractère sérieux pour ce produit.
La déclaration sous serment de la vice-présidente de la titulaire de la MUE, M^me Jeanne M. Fink, confirme que, au cours de la période pertinente, la titulaire de la MUE a autorisé au moins 11 entreprises différentes à fabriquer et à vendre des vêtements portant la marque contestée dans l’Union européenne. Il s’agit notamment de WRS, Buffera, Global Retailer, WWN 2002 UK, Areas, Barcelona-WRS Spain, Original Buff, Uniqlo, El
Corte Inglés, Dachstein et Craghoppers.
En effet, sur son site internet, IMG Licensing vend activement des licences d’utilisation de la marque contestée (et d’autres marques emblématiques, telles qu’Aston Martin, Ducati, Volkswagen, Jeep, Billboard, Pepsi, Texaco, Maserati et 7up) sur tous types de produits, tels que des vêtements, des chaussures, des articles de lunetterie, de l’électronique, des sacs, de la papeterie et même de la nourriture et des boissons:
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À la lumière de ces faits, qui sont communs aux parties, il est impossible de soutenir que la titulaire de la MUE a utilisé la marque contestée conformément
à sa fonction essentielle. Il existe deux raisons à cela, qui sont distinctes tout en se renforçant mutuellement:
(i) l’usage de la marque contestée par plusieurs entreprises qui ne sont pas économiquement liées;
(ii) compte tenu de l’immense renommée dont jouit la marque contestée en tant qu’organisation à but non lucratif consacrée à la protection de la faune et des habitats de la planète, il est extrêmement peu probable que le consommateur moyen raisonnablement attentif perçoive cette même marque comme un indicateur de l’origine commerciale de produits complètement différents, tels que des vêtements ou des chaussures.
Les licenciés de la titulaire de la MUE ne paient pas de frais de licence pour utiliser le logo «National Geographic» parce qu’il est connu comme étant une marque pour des vêtements ou des chaussures, mais uniquement parce qu’ils souhaitent bénéficier de la renommée et du prestige acquis par ce logo en tant que signe distinctif pour les services à but non lucratif et la cause sociale de la titulaire de la MUE. Ils n’utilisent pas la marque contestée comme une indication d’origine, mais comme une référence (promotionnelle) à l’organisation à but non lucratif éponyme et à sa cause sociale. En effet, lorsque ces licenciés appliquent la marque contestée à leurs vêtements, ils n’utilisent pas la marque conformément à sa fonction essentielle qui est d’indiquer l’origine de ces vêtements, mais plutôt conformément à sa fonction qui est de faire la publicité de la cause sociale ou de communiquer le soutien du licencié à cette cause sociale.
Plutôt que de préserver la fonction essentielle d’indication de l’origine de la marque en s’attachant à un seul licencié exclusif, la titulaire de la MUE a
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autorisé au moins 11 entreprises différentes à produire et à vendre des vêtements portant la marque contestée dans l’Union européenne.
Le fait que la titulaire de la MUE collabore avec plusieurs entreprises du secteur de l’habillement qui sont largement connues en tant que fabricants et détaillants de produits dérivés. Uniqlo, par exemple, est un fabricant de vêtements renommé, connu pour vendre une large gamme de produits dérivés typiques, à savoir des t-shirts arborant toutes sortes de marques célèbres et de personnages de dessins animés/de films (les collections «UT Graphic Tee» et
«The Brands»). La pièce JMF21 montre qu’Uniqlo a proposé des t-shirts portant la marque contestée, parmi d’autres t-shirts portant d’autres marques emblématiques, tels que Coca-Cola, MTV, Disney et Ladurée. Lorsqu’ils seront confrontés à ce type de t-shirts, les consommateurs les percevront comme des produits dérivés vendus sous la marque Uniqlo, et non sous la marque Coca-Cola, MTV, Disney ou National Geographic.
Il est tout aussi fréquent que des organisations à but non lucratif commercialisent, par exemple, des t-shirts portant leur nom ou leur logo, soit pour promouvoir leurs travaux et leurs projets, soit pour permettre aux personnes de montrer leur allégeance à leur cause sociale en portant un tel t- shirt.
La titulaire de la MUE admet qu’elle abuse de la loi dans son propre intérêt. La vérité est que la titulaire de la MUE ne concède pas de licence sur une marque pour des vêtements, mais une marque renommée pour des services sans but lucratif.
La demanderesse en nullité ne conteste pas le fait que le titulaire d’une marque renommée peut étendre ses activités sur d’autres marchés. Elle ne conteste pas non plus le fait que le titulaire d’une marque renommée peut mettre en œuvre un modèle commercial de concession de licences et accorder à des tiers une licence pour appliquer sa marque renommée à d’autres produits. La seule chose que la demanderesse en nullité conteste est que l’usage dans le cadre d’un tel modèle commercial de concession de licences constitue un «usage sérieux» et justifie le maintien de droits exclusifs sur la marque pour ces autres produits, plutôt que pour les produits pour lesquels la marque jouit effectivement d’une renommée.
Comme expliqué dans les affaires «Gözze» et «Steirisches Kürbiskernöl», la seule question pertinente est de savoir si ce même consommateur perçoit la marque contestée comme garantissant que tous les produits qui la portent proviennent d’une «entreprise unique» à laquelle peut être attribuée la responsabilité de la qualité des produits. Tel n’est clairement pas le cas en l’espèce.
Liste des pièces fournies dans la procédure de recours:
• extraits de l'Encyclopedia Britannica et de Conservapoedia concernant la National Geographic Society;
• informations sur IMG Licensing et la coopération entre IMG Licensing et la National Geographic Society;
• entretien avec M^me Rosa Zeegers, vice-présidente de la National Geographic Society, chargée des produits de consommation;
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• exemples de vêtements présentant des versions surdimensionnées de la marque contestée;
• exemples de produits dérivés portant d’autres marques célèbres;
• informations sur les licences de marque proposées par IMG;
• exemples de produits dérivés portant les noms ou les logos d’autres organisations à but non lucratif;
• exemples de marketing social;
• exemples d’autres produits promotionnels portant la marque contestée;
• exemples de produits vendus par la National Geographic Society portant d’autres marques;
• informations sur la collection de t-shirts Uniqlo;
• informations sur des produits de Buff arborant d’autres marques ou œuvres d’art emblématiques;
• foulards Buff arborant à la fois la marque contestée et la marque «Buff»;
• chaussures Dachstein arborant à la fois la marque contestée et la marque «Dachstein»;
• produits vendus sur le site internet de National Geographic Society qui ne portent pas la marque contestée;
• extrait du site internet de National Geographic Society;
• arrêt de la Cour d’appel de La Haye du 29 août 2017 (The Night Watch);
• arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 3 octobre 2003 (Le Journal d’Anne Frank);
• arrêt de la Cour de justice Benelux du 19 décembre 1997 dans l’affaire A 96/2 (Beaphar/Nederma).
15 Les arguments avancés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La division d’annulation a expressément fait observer que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage par ces tiers a été fait avec le consentement de la titulaire de la MUE et est, dès lors, considéré comme équivalent à un usage par la titulaire de la MUE.
Le fait que le titulaire d’une marque enregistrée soit une organisation sans but lucratif est dénué de pertinence. Le fait qu’une association ne cherche pas à réaliser un profit ne signifie pas que son objectif ne peut être de créer et, par la suite, de conserver un débouché pour ses produits ou services.
Il convient tout d’abord de noter que la preuve de l’usage de la titulaire de la MUE a été déposée le 2 novembre 2016 et le 28 septembre 2018. Les observations présentées le 24 juin 2019 n’ont pas introduit de nouveaux éléments de preuve, mais simplement renforcé et précisé les éléments de preuve produits en novembre 2016 et septembre 2018. La division d’annulation a fait observer que sa compétence de prendre en considération les preuves supplémentaires n’a pas à être tranchée, car les éléments de preuve produits précédemment sont suffisants pour prouver l’usage sérieux requis de la marque contestée.
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Les décisions antérieures auront été déterminées par un ensemble unique de faits et il ne peut exister aucune analogie entre les différentes affaires. Les fragments isolés mis en avant par la demanderesse en nullité sont sortis du contexte de l’ensemble des arrêts, sans aucune référence aux subtilités factuelles des affaires citées et ne sont pas utiles à l’espèce. En effet, lors de l’examen des faits essentiels des affaires citées, il est clair que les décisions n’étayent pas les affirmations de la demanderesse en nullité.
La demanderesse en nullité a cité ces affaires afin de mettre l’accent sur des citations/extraits choisis au hasard qui étayent prétendument ses allégations, mais qui conduisent en réalité à des conclusions trompeuses parce qu’aucune des affaires n’est analogue à l’espèce. Le point commun dans toutes les affaires citées est que les marques spécifiques en cause, pour diverses raisons, n’ont pas fonctionné comme une indication de l’origine. Plusieurs des affaires citées (Gözze, N&NF Trading) concernaient des marques enregistrées en tant que marques individuelles mais utilisées exclusivement pour certifier les qualités ou les caractéristiques des produits ou des services auxquels la marque était appliquée; plusieurs des affaires citées (Piccolo, Cystus, Teflon, Steirisches
Kürbiskernöl) concernaient des marques qui, de prime abord, étaient exclusivement descriptives de l’espèce, de la qualité, de l’origine géographique, de la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou des services; d’autres affaires concernaient des noms de personnes (Mozart, Sherlock Holmes, Pierre de Coubertin, Picasso, Anne Frank) qui ne fournissaient pas d’informations sur l’origine commerciale des produits ou des services; tandis que d’autres affaires concernaient des marques (Steirisches Kürbiskernöl, Chiemsee) qui fonctionnaient comme une indication géographique plutôt que comme une désignation de l’origine commerciale.
Les preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE comprennent un large éventail d’éléments de preuve de la période pertinente, qui consistent en de nombreuses factures de fournisseurs, des photographies de vêtements (qui ont été identifiés au moyen du numéro de référence correspondant figurant sur les factures), des photographies des magasins de vente au détail phares de la défenderesse à Londres et à Madrid montrant des vêtements et des chaussures, des étiquettes, des étiquettes mobiles, des extraits de places de marché en ligne tels qu’Amazon montrant des produits portant la marque contestée, et des articles provenant de sources tierces concernant l’activité de vente au détail de la titulaire de la MUE.
Les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE sont claires: «l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire». L’article 18, paragraphe 2, du RMUE n’est pas ambigu. Il ne s’agit pas d’une disposition discrétionnaire: elle n’indique pas que l’usage de la marque de l’UE avec le consentement du titulaire peut être considéré comme fait par le titulaire. Il s’agit d’une disposition impérative: l’usage de la marque de l’UE avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
La titulaire de la MUE observe qu’aucun des exemples figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours, ni aucun de ceux comprenant les pièces 10, 13 ou 14, n’est un élément déposé par la titulaire de la MUE à titre de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans l’UE. En effet, tous
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les documents comprenant les pièces 10, 13 et 14 sont des extraits de l’internet de janvier/mars/avril 2018, ce qui est bien en dehors de la période pertinente.
La chambre de recours est invitée à rejeter ces éléments de preuve et les arguments de la demanderesse en nullité fondés sur ceux-ci.
Les collaborations et le comarquage sont largement utilisés comme une stratégie de marketing connue de la plupart des consommateurs. La stratégie utilise plusieurs noms de marque sur un produit ou un service dans le cadre d’une alliance stratégique. Également connu sous le nom de «partenariat de marque», le comarquage englobe plusieurs types différents de collaborations en matière de marque impliquant généralement les marques d’au moins deux entreprises. Le but du comarquage est de combiner la puissance du marché, la notoriété de la marque, les associations positives et le cachet de deux ou plusieurs marques pour contraindre les consommateurs à acheter le produit ou le service. Différents types d’entreprises ont recours au comarquage pour créer des synergies fondées sur les points forts uniques de chaque marque.
La titulaire de la MUE a exercé un contrôle sur la qualité des produits contestés afin de s’assurer qu’ils sont compatibles avec la renommée et l’image de sa marque. Par conséquent, il n’y a aucune raison que le consommateur n’apprécie pas la présence de la marque contestée et de la marque du partenaire de comarquage comme indicateurs de l’origine et représentatifs d’une coopération entre deux organisations indépendantes.
Les preuves de l’usage produites montrent également que la titulaire de la MUE, par l’intermédiaire de sa boutique en ligne et de ses catalogues, a réalisé d’importantes ventes des produits contestés à des clients dans l’UE tout au long de la période pertinente.
Il n’y a aucune raison que la titulaire de la MUE, ou la titulaire d’une marque déjà établie comme indiquant l’origine de certains produits ou services, ait l’obligation d’informer le public que sa marque intrinsèquement distinctive est capable de remplir la fonction d’indicateur de l’origine pour tout autre produit ou service. C’est notamment le cas lorsque les produits en cause sont liés aux produits ou aux services pour lesquels la marque est connue ou utilisée initialement.
Il est important de rappeler et de souligner qu’il est indifférent que le titulaire d’une marque enregistrée soit une organisation à but non lucratif. La décision rendue dans l’affaire «Radetzky» (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696) précise que l’usage d’une marque par des entreprises à but non lucratif ou caritatives peut constituer un usage sérieux.
La question de savoir si la marque contestée est perçue ou non comme une sorte d'«indication de soutien» aux causes sociales de la titulaire de la MUE est dénuée de pertinence au regard de la capacité de la marque à garantir l’origine et ne déroge pas à l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits contestés, comme indiqué dans les observations et les éléments de preuve de la titulaire de la MUE.
Motifs de la décision
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Toutefois, le recours n’est pas fondé et il est rejeté.
19 À la suite de l’arrêt du Tribunal du 10/11/2021, T-518/20, NATIONAL GEOGRAPHIC (fig.)/Geographic, EU:T:2021:784, qui a rejeté le recours contre la marque en cause, les produits contestés en l’espèce restent valables et la procédure en cours peut être reprise.
Portée du recours et remarque liminaire
20 La demanderesse en nullité a contesté la décision attaquée en ce qui concerne l’usage de la marque par des tiers et l’usage en relation avec sa fonction essentielle pour les produits contestés, à savoir:
Classe 25 – Vêtements et chaussures.
21 Le 24 juin 2019, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires en réponse aux observations complémentaires de la demanderesse en nullité.
22 En l’espèce, la division d’annulation a déclaré que la question de savoir si l’Office peut ou ne peut pas exercer la compétence que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE de prendre en considération les preuves supplémentaires n’a pas été tranchée, car les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont suffisants pour prouver l’usage sérieux requis de la marque contestée.
23 En l’espèce, la division d’annulation a commis une erreur. L’article 95, paragraphe 2, du RMUE s’applique simplement aux preuves qui n’ont pas été produites «en temps utile». Toutefois, lorsque la demanderesse en nullité critique spécifiquement les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, la division d’annulation doit inviter la titulaire de la MUE à présenter des observations en réponse, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du RMUE, parmi lesquelles figure la présentation d’éléments de fait ou de preuve (16/05/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:326, conclusions de l’avocat général Sharpston,
§ 49). Les éléments de preuve ont donc été présentés en temps utile. En outre, elle ne faisait que compléter la première série d’éléments de preuve et aucune tactique dilatoire n’était apparente. Toutefois, la décision attaquée ne devrait être annulée que sur ce point, si elle modifie le résultat. Comme tel n’est pas le cas, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres éléments de preuve.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
24 En vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire de la MUE est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la
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présentation de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée.
25 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lorsque le titulaire de la MUE ne produit aucune preuve de l’usage sérieux de la MUE contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
26 La première question invoquée par la demanderesse en nullité, avant d’analyser en détail l’usage sérieux au regard des documents fournis, est l’usage de la marque par des tiers.
Usage de la marque par des tiers sous licence/autorisés
27 Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, qui est suffisamment clair en l’espèce, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Cela signifie que le titulaire doit avoir donné son consentement avant l’usage de la marque par le tiers. Une acceptation ultérieure est insuffisante. Un cas typique d’usage par des tiers est l’usage fait par des licenciés. De même, l’usage par des sociétés économiquement liées au titulaire de la marque, telles que des membres du même groupe de sociétés (sociétés affiliées, filiales, etc.) doit être considéré comme un usage autorisé (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38). Lorsque des produits sont fabriqués par le titulaire d’une marque (ou avec son consentement) puis écoulés sur le marché par des distributeurs, que ce soit dans le cadre du commerce de gros ou de détail, cela est présumé être un usage de la marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47,
§ 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
28 En l’espèce, il convient de noter que les parties économiquement liées désignent le lien économique entre la titulaire de la MUE et le licencié et non le lien entre tous les licenciés. La demanderesse en nullité confond ses arguments relatifs à l’usage de la marque par un licencié et son usage en rapport avec sa fonction principale.
29 Au stade de la preuve, il suffit que l’opposante apporte uniquement la preuve de l’usage de la marque par un tiers. L’Office déduit de cet usage, et de la capacité de l’opposante à en apporter la preuve, que l’opposante a donné son consentement préalable et explicite (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25, confirmé par 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310).
30 En outre, aucune limitation n’est imposée en ce qui concerne le nombre de licenciés auxquels la titulaire de la MUE peut transférer ses droits d’usage de la marque. Ainsi, le fait que la titulaire de la MUE a autorisé «au moins 11 entreprises différentes» à appliquer la marque contestée à des vêtements et que, même si, par conséquent, le marché est inondé de vêtements et de chaussures portant à la fois la marque contestée et d’autres marques, «tous les produits ayant une autre origine», ne pourrait modifier les dispositions explicites de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, selon lesquelles l’usage par des licenciés et des distributeurs agréés, auquel la titulaire de la MUE a consenti, est considéré comme une preuve acceptable de l’usage de la marque contestée.
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31 À l’appui de sa position, la demanderesse en nullité fait valoir que l’usage par plusieurs licenciés/distributeurs confirme que la marque contestée n’a pas été utilisée conformément à sa fonction essentielle d’indication de l’origine.
32 La demanderesse en nullité fait valoir que la titulaire de la MUE collabore avec plusieurs entreprises du secteur de l’habillement qui sont largement connues en tant que fabricants et de détaillants de produits dérivés. Uniqlo, par exemple, est un fabricant de vêtements renommé, connu pour vendre une large gamme de produits dérivés typiques, à savoir des t-shirts arborant toutes sortes de marques célèbres et de personnages de dessins animés/de films (les collections «UT Graphic Tee» et
«The Brands»). La pièce JMF21 montre qu’Uniqlo a proposé des t-shirts portant la marque contestée, parmi d’autres t-shirts portant d’autres marques emblématiques, tels que Coca-Cola, MTV, Disney et Ladurée. Lorsqu’il sera confronté à ce type de t-shirts, le consommateur pertinent les percevra comme des produits dérivés vendus sous la marque Uniqlo, et non sous la marque Coca-Cola, MTV, Disney ou
National Geographic.
33 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, il est très courant que, dans certains segments du marché, les produits et services soient revêtus non seulement de leur marque individuelle, mais aussi de la marque du groupe d’entreprises ou de produits («marque maison»). Cela est d’autant plus vrai dans le cas du comarquage, où deux entreprises issues de domaines d’activité et d’une renommée différents se joignent à un produit qui est produit après la contribution des deux parties. Dans ces cas, les deux marques indépendantes sont valablement utilisées simultanément.
34 Il n’existe aucun principe juridique dans le système des marques de l’Union européenne qui obligerait l’opposante à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure de manière isolée lorsqu’il existe une obligation d’usage sérieux au sens de l’article 47 du RMUE. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée (T-463/12, MB,
EU:T:2014:935, § 43). Il est pratique courante dans la vie des affaires de représenter des marques indépendantes dans différentes tailles et polices de caractères, de sorte que ces différences claires, qui mettent en évidence la marque de maison, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome (07/08/2014, R 1880/20131,
HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).
35 La Cour a confirmé que la condition d’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être remplie lorsque cette marque est utilisée en tant qu’élément d’une autre marque complexe ou bien lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, même si la combinaison des marques est elle-même enregistrée comme marque
(18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36). De même, la Cour a précisé que l’usage peut être sérieux lorsqu’une marque figurative est utilisée en combinaison avec une marque verbale qui lui est surimposée, même si la combinaison de ces deux marques est elle-même enregistrée, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).
36 En outre, comme l’a indiqué la titulaire de la MUE, les collaborations et le comarquage sont largement utilisés comme une stratégie de marketing connue de
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la plupart des consommateurs. La stratégie utilise plusieurs noms de marque sur un produit ou un service dans le cadre d’une alliance stratégique.
37 La position de la demanderesse en nullité concernant l’utilisation par les licenciés, et concernant des stratégies telles que le comarquage, ignore le fait que de nombreux titulaires de marques opèrent dans le cadre d’un modèle commercial de concession de licences et que sa position priverait ces titulaires de la protection de la marque. De toute évidence, en plus de ne pas tenir compte de la législation (à laquelle l’article 18, paragraphe 2, du RMUE fait référence), l’affirmation de la demanderesse en nullité ne reconnaît pas la réalité du marché où l’octroi de licences de marque est un secteur d’activité énorme et en pleine croissance. Par ailleurs, aucune disposition de la législation applicable ou de la jurisprudence n’établit que les licences simples ou non exclusives sont incompatibles avec la protection des marques et il faut certainement s’attendre à ce que, dans une juridiction de la taille de l’UE, plus d’un licencié soit nécessaire.
38 La ligne de démarcation consiste plutôt à déterminer si la marque est utilisée d’une manière qui montre que le titulaire exerce, directement ou indirectement, un contrôle sur les caractéristiques du produit ou si la marque est simplement utilisée comme un concept pour décorer le produit. En l’espèce, la manière dont la marque contestée est utilisée dans le contexte des produits donne l’impression que la titulaire de la MUE contrôle la qualité et d’autres caractéristiques du produit.
39 Qui plus est, la titulaire de la MUE utilise le signe contesté sans l’associer à une autre marque et vend des produits sans collaboration dans ses propres magasins, comme le montrent les pièces JMF 5, JMF6 et JMF10 fournies le
2 novembre 2016:
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40 La vente des produits contestés est également montrée dans les extraits du site web de la titulaire de la MUE shop.nationalgeographic.com (annexe 1).
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41 Les preuves de l’usage comprennent un large éventail d’éléments de preuve, dont de nombreuses factures de fournisseurs, des photographies de vêtements (qui ont été identifiées au moyen du numéro de référence correspondant figurant sur les factures), des photographies des magasins de vente au détail phares de la titulaire de la MUE à Londres et à Madrid, et d’autres points de vente à Rome, à Malaga et à Dublin, montrant des vêtements et des chaussures, des étiquettes, des étiquettes mobiles, des extraits de places de marché en ligne tels qu’Amazon montrant des produits portant la marque contestée. Par conséquent, cette allégation de la demanderesse en nullité n’est pas fondée.
42 En ce qui concerne l’usage de la marque avec sa fonction essentielle, il s’agit de l’usage sérieux de la marque.
Usage sérieux de la marque
43 La division d’annulation a procédé à une appréciation détaillée de la preuve de l’usage en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris la durée de l’usage, le lieu de l’usage, l’importance de l’usage, la nature de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, la nature de l’usage par rapport aux produits enregistrés, la nature de l’usage en tant que marque. La division d’annulation a admis que les éléments de preuve montrent que la marque contestée était apposée sur des produits et/ou leurs étiquettes, ainsi que pour les produits pertinents.
44 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06,
Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 27).
45 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36 et 37).
46 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
(12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
47 Enfin, l’usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
[15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 26 et jurisprudence citée].
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48 Il convient de noter, en ce qui concerne les éléments de preuve produits par le titulaire de la MUE, que le Tribunal a souligné qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 52).
49 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dès lors, le caractère suffisant des indications et des preuves relatives au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits en l’espèce; la titulaire de la MUE conteste uniquement les conclusions énoncées dans la décision attaquée concernant la nature de l’usage de la marque en cause.
50 En l’espèce, la demanderesse en nullité n’a pas contesté les conclusions de la division d’annulation en ce qui concerne la durée, le lieu et l’importance de l’usage.
51 Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 26 mai 2011 au 25 mai 2016 inclus.
52 La plupart des éléments de preuve, en particulier les factures et certains extraits de sites web de vente au détail (pièces JMF19, JMF21), datent de la période pertinente.
53 Les éléments de preuve, en particulier les extraits de sites web et les factures, font référence à plusieurs pays de l’UE, notamment l’Espagne et (en son ancienne qualité) le Royaume-Uni.
54 Pour ce qui est de l’étendue de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 41-42).
55 Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, en particulier les factures et les extraits des sites internet, sont datés régulièrement durant toute la période pertinente et montrent la fréquence de l’usage de la marque contestée au cours de cette période. Selon la déclaration sous serment, entre 2013 et 2014, la titulaire de la MUE a vendu des vêtements et des chaussures de la marque National Geographic pour une valeur de plus de 1 000 000 EUR. En outre, il peut être déduit des factures qu’entre 2012 et 2014, un total de près de 80 000 vêtements et chaussures ont été fabriqués et importés dans l’UE par le licencié de la titulaire de la MUE (pièces JMF14-1 à JMF14-13). La titulaire de la MUE a également fourni une liste de produits vendus dans divers pays de l’UE au cours de la période
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pertinente, pour un montant total d’environ 17 000 USD à environ 155 000 EUR (pièces JMF3-1).
56 En ce qui concerne la nature de l’usage, la demanderesse en nullité n’a pas contesté l’usage de la marque pour les produits contestés, à savoir des vêtements et des chaussures. Toutefois, la demanderesse en nullité a fait valoir que la marque contestée est utilisée par l’organisation à but non lucratif à des fins promotionnelles étant donné que la titulaire de la MUE est une organisation à but non lucratif notoirement connue.
La finalité de l’usage
57 Comme l’a fait valoir la titulaire de la MUE, lorsque la marque est protégée pour des produits ou des services d’entreprises à but non lucratif et que la marque a été utilisée, le fait qu’il n’existe aucun motif lucratif à l’origine de l’usage est dénué de pertinence: «La circonstance qu’une association caritative ne poursuit pas un but lucratif n’exclut pas qu’elle puisse avoir pour objectif de créer et, par la suite, de conserver un débouché pour ses produits ou ses services» (09/12/2008, C-
442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 17). Il est donc très clair que le statut de la titulaire de la MUE est dénué de pertinence et que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, elle a le droit de créer et de développer son marché pour vendre des produits au public lui-même ou par l’intermédiaire de licenciés, peu importe que ces licences soient accordées gratuitement ou non.
58 En outre, en l’espèce, les produits contestés sont manifestement vendus et ne sont pas donnés gratuitement. Selon la déclaration sous serment, entre 2013 et 2014, la titulaire de la MUE a vendu des vêtements et des chaussures de la marque
National Geographic pour une valeur de plus de 1 000 000 EUR. Par conséquent, l’intention est clairement de préserver le marché des ventes des produits contestés et de réaliser un bénéfice sur ces ventes (soit par l’intermédiaire de licenciés, soit par la titulaire de la MUE elle-même). Il est de jurisprudence constante que lorsque des objets promotionnels sont distribués pour récompenser l’achat d’autres produits et pour encourager la vente de ces derniers, les marques perdent leur raison d’être commerciale pour lesdits produits et ne peuvent être considérées comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché des produits compris dans cette classe (15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 22). Les produits contestés n’ont pas été distribués pour récompenser l’achat d’autres produits afin d’encourager la vente de ces autres produits. Les arguments de la demanderesse en nullité à cet égard sont dénués de fondement.
59 La demanderesse en nullité conteste l’appréciation faite par la division d’annulation de l’usage de la marque conformément à sa fonction essentielle et de l’usage de la marque par des tiers.
60 La condition de l’usage sérieux de la marque conformément à sa fonction essentielle n’est pas remplie lorsque la marque qui est apposée sur un produit ne contribue pas à créer un débouché pour ce produit ou à distinguer ce produit des produits d’autres entreprises. En d’autres termes, la marque devrait être perçue comme une indication de l’origine du produit ou du service pour que cet usage soit couvert par l’expression «usage sérieux».
61 Dans l’affaire 08/06/2017, C-689/15, Gözze/VVB, EU:C:2017:434 citée par la demanderesse en nullité, la CJUE a jugé que la marque figurative représentant une fleur de coton enregistrée pour des textiles serait d’abord et avant tout perçue par
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le public comme un label de qualité et ne véhiculerait donc aucun message quant à l’origine des produits par une seule source, ce qui est typique d’une marque individuelle par opposition à une marque collective. La CJUE a conclu que, lorsque l’usage d’une marque individuelle, «tout en certifiant la composition ou la qualité des produits ou des services», ne garantissait pas aux consommateurs que ces produits ou ces services provenaient d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils étaient fabriqués ou fournis et à laquelle, par conséquent, pouvait être attribuée la responsabilité de la qualité desdits produits ou services, un tel usage n’était pas fait conformément à la fonction d’indication d’origine. Comme l’a relevé la titulaire de la MUE, la différence fondamentale, qui distingue totalement l’affaire «Gözze», est le fait que la marque en cause, bien qu’elle ait été enregistrée en tant que marque individuelle, a été utilisée exclusivement pour certifier la composition ou la qualité des produits. Toutefois, la marque «Cotton Flower» a été concédée sous licence à des fabricants de produits en coton et apposée sur les produits des licenciés dans le seul but d’informer les consommateurs que le tissu composant les produits était constitué à 100 % de coton. Une marque individuelle utilisée en tant que label de qualité pourrait certifier la composition ou la qualité des produits et services labellisés mais ne garantit pas l’identité d’origine.
62 En ce qui concerne l’arrêt cité du 07/06/2018, T-72/17, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, 17/10/2019, C-514/18 P, Steirisches Kürbiskernöl (fig.),
EU:C:2019:878, «Steierisches Kürbiskernöl» est une indication géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CE) n° 1263/96 du Conseil du 1er juillet 1996. La marque en cause, en tant que marque figurative, qui comprend les mots «Steierisches Kürbiskernöl», a été enregistrée en tant que marque individuelle. Bien que certifiant la provenance géographique des produits et les qualités attribuables à la provenance des produits de différents producteurs conformément aux spécifications sous-tendant le règlement (CE) n° 1263/96 du
Conseil dans la classe 29, elle n’a pas été utilisée conformément à la fonction d’indication de l’origine et ne remplissait pas la fonction essentielle d’une marque individuelle.
63 Dans l’affaire 07/06/2018, T-807/16, N & NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337, la marque en cause «NF» a été enregistrée en tant que marque individuelle, mais a néanmoins été utilisée en tant que marque de certification pour certifier certains services (classes 35 et 39) de sorte que le public pertinent percevrait la marque comme signifiant que les services respectent certaines caractéristiques certifiées par le titulaire plutôt que d’identifier les services comme provenant d’une entreprise particulière. Le Tribunal a cité l’affaire «Gözze» dans la décision «NF», car les marques en cause, bien qu’enregistrées en tant que marques individuelles, étaient utilisées exclusivement en tant que marques collectives ou de certification.
64 Par conséquent, comme l’a affirmé à juste titre la titulaire de la MUE, les fragments isolés mis en avant par la demanderesse en nullité sont sortis du contexte de l’ensemble des arrêts, sans aucune référence aux subtilités factuelles des affaires citées. Il n’y a pas d’analogie à établir entre l’usage de la marque contestée, une marque possédant un caractère distinctif intrinsèque, et une marque utilisée exclusivement pour désigner la qualité (Gözze) ou en tant qu’indication géographique (Steirisches Kürbiskernöl) et non en tant qu’indication de l’origine des produits arborant la marque.
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65 Par conséquent, l’Office estime que la division d’annulation n’a pas commis d’erreur en n’appliquant pas les principes des arrêts «Gözze» et «Steirisches Kürbiskernöl» dans son examen de l’usage sérieux de la marque contestée. Il n’y a aucune raison pour que ces décisions, qui reposent sur des faits fondamentalement différents, soient invoquées en l’espèce.
66 La deuxième partie de l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel, dans la mesure où la titulaire de la MUE jouit d’une renommée importante pour ses activités en tant qu’organisation sans but lucratif, sans rapport avec les produits contestés, il est extrêmement peu probable que le consommateur moyen raisonnablement attentif perçoive cette même marque comme une indication de l’origine commerciale de produits complètement différents, tels que des vêtements ou des chaussures, est également dénué de fondement. La division d’annulation a conclu à juste titre que la preuve de l’usage sérieux de la marque n’implique pas de démontrer la renommée de la marque pour les produits pertinents, mais l’usage du signe sur le marché pour identifier les produits, ce qui est le cas en l’espèce.
67 Il n’y a aucune raison que la titulaire d’une marque déjà établie comme indiquant l’origine de certains produits ou services, ait l’obligation d’informer le public que sa marque intrinsèquement distinctive est capable de remplir la fonction d’indicateur de l’origine pour tout autre produit ou service. Les consommateurs, qui sont en général raisonnablement bien informés, s’attendraient également à ce que tout produit ou service portant la marque contestée le fasse avec l’autorisation de la titulaire de la MUE, et cette attente n’est en rien diminuée par le fait que la marque figure sur les produits contestés.
68 Comme indiqué ci-dessus au paragraphe 57, il est indifférent que le titulaire d’une marque enregistrée soit une organisation à but non lucratif. Comme pour toute entreprise commerciale, les marques d’une organisation sans but lucratif garantissent au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. L’objet de la marque est de garantir que tous les produits ou services qui l’arborent ont été fabriqués par une entreprise responsable de leur qualité ou fournis sous son contrôle. Il n’y a aucune raison pour que les marques d’une organisation à but non lucratif ne remplissent pas cette fonction essentielle. Même si l’organisation à but non lucratif n’utilise pas elle-même une marque pour des produits ou services particuliers, il est évident qu’elle peut accorder à un tiers une licence d’utilisation de la marque pour ces produits ou services particuliers, dans le but de générer des revenus qu’elle peut utiliser pour ses activités, et l’usage par le licencié sera attribué au titulaire de la marque. En outre, la titulaire de la MUE a exercé un contrôle sur la qualité des produits contestés afin de s’assurer qu’ils sont compatibles avec la renommée et l’image de sa marque. Par conséquent, il n’y a aucune raison que le consommateur n’apprécie pas la présence de la marque contestée et de la marque du partenaire de comarquage comme indicateurs de l’origine et représentatifs d’une coopération entre deux organisations indépendantes qui prêtent des droits de marque à un véhicule en vue de leur exploitation conjointe.
69 La demanderesse en nullité fait également référence à la pratique connue sous le nom de «marketing social» ou de «marketing vert» et suggère qu’il est courant pour des organisations à but non lucratif de commercialiser des t-shirts et des casquettes portant leur nom soit pour promouvoir leur travail et leurs projets, soit pour permettre aux personnes de montrer leur allégeance à la cause sociale. Que la
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marque contestée soit perçue ou non comme une sorte d'«indication de soutien», les causes sociales de la titulaire de la MUE sont dénuées de pertinence pour ce qui est de la capacité de la marque à garantir l’origine et ne dérogent pas à l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits contestés. Ainsi, le fait que la titulaire de la MUE soit une organisation sans but lucratif renommée dans différents secteurs de marché n’exclut pas l’indication de l’origine pour les produits contestés dans des secteurs de marché totalement différents si la marque est utilisée correctement.
70 Compte tenu des observations qui précèdent, le recours est rejeté dans son intégralité et la décision attaquée de la division d’annulation est confirmée.
Frais
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
72 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la
MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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