DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 110
Bio Hazard, Inc., 320 East 3 rd Street, Suite A, 90013 Los Angeles, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Regimbeau, 87, rue de Sèze, 69451 Lyon Cedex 06, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
TMS International Corp, 1146 N Central Ave Suite 262, 91204 Gllale, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Katarzyna Binder-Sony, Ul. Poznańska 23/6, 00- 685 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 25/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:



1. L’opposition no B 3 115 110 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 193 505 est rejetée dans son intégralité.

3. Letitulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 30/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 193 505 BYO (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
11 832 912. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tuyaux en verre à fumer.

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Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Pipes; Hookahs; Parties et accessoires à capuchon, à savoir tuyaux, vases, bols, bouches, voiles, poignées de tuyaux, embouts de bouche, mélasses, plateaux à charbon en métal, bols à argile, bols à funnel, valves d’air, chopes de cendres, pinces; Accessoires pour crochets, à savoir, kits convertisseurs de tuyaux composés d’un adaptateur et d’un tuyau flexible.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lestuyaux de fumagecontestés incluent, en tant que catégorie plus large, lestuyaux de verre à fumer de l'opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiquesaux produits de l’opposante;
Les hookahs contestés; Parties et accessoires à capuchon, à savoir tuyaux, vases, bols, bouches, voiles, poignées de tuyaux, embouts de bouche, mélasses, plateaux à charbon en métal, bols à argile, bols à funnel, valves d’air, chopes de cendres, pinces; Les accessoires pour crochets, à savoir, des kits de convertisseurs de tuyaux composés d’un adaptateur et d’un tuyau sont similaires aux tuyaux en verreà fumer de l’opposante. Tous ces produits sont des articles pour fumeurs, ils ont une finalité similaire, ils peuvent coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs. En outre, les produits sont hautement complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Mêmesi les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les

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consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
Le niveau d’attention est donc supérieur à la moyenne.
c) Les signes
BYO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément BIO dans le droit antérieur est dérivé du grec «bios», qui signifie «vie», et est un élément de nombreux mots composés qui présentent un lien avec le terme «life» (voir arrêt du 19 janvier 2005, T-387/03, «Bioknoward», point 20). En ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, «BIO» est une référence habituelle à l’agriculture biologique. Toutefois, en l’espèce, compte tenu des produits, elle conserve sa signification mais doit être considérée comme distinctive (29.04.2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25 et DÉCISION DU 24 novembre 2014 — R 559/2014-5 — BYOTHEA (MARQUE FIGURATIVE)/Thea).
Lebouquet à gaz masqué à l’intérieur de la lettre B est un élément de très petite taille et est à peine perceptible. S’il est perçu dans sa signification, il est considéré comme distinctif, mais secondaire. La police de caractères fantaisiste est remarquée mais moins d’attention. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les lettres BIO constituent l’élément dominant de la marque antérieure.
La marque contestée est une marque verbale BYO dépourvue de signification apparente. Il ne peut être exclu qu’une partie du public considère la lettre Y comme équivalent à la lettre I, ou la perçoive comme une orthographe erronée, auquel cas la même signification est perçue comme dans la marque antérieure. En tout état de cause, la marque est distinctive.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils contiennent tous deux trois lettres, commençant par la lettre «B» et se terminant par la lettre O. Les marques diffèrent par les deuxièmes lettres I/Y, ainsi que par la police de caractères et l’élément figuratif de la marque antérieure.
Parconséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.

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Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «B» et «O», et, dans une majorité des langues, également par les sons produits lors de la lecture des lettres I/Y dans une telle position.
Parconséquent, les signes sont très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public qui perçoit les deux marques ayant la même signification faisant référence à BIO, les marques sont fortement similaires sur le plan conceptuel, étant donné que la comparaison est influencée par la signification dérapante du masque gazier de la marque antérieure.
Pour la partie restante du public qui perçoit les significations des éléments de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, mais l’autre signe n’a pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, sont très similaires, voire identiques, voire similaires sur le plan conceptuel, soit très similaires soit ne sont pas similaires, selon la perception du public pertinent. Les mots des deux marques ont été jugés distinctifs.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il peut être facilement induit en erreur parce qu’il devra se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée enmémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La marque antérieure et le signe contesté ont été jugés similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils ont en communles lettres «O» dans le même ordre. Ils diffèrent visuellement par les lettres I/Y placées en leur milieu, et par l’élément figuratif, un petit masque en gaz et une police de caractères fantaisiste, de la marque antérieure. Comptetenu également du fait que les signes sont identiques sur le plan phonétique pour la majorité du public, ilest probable que les différences entre les signes soient ignorées et ne sauraient l’emporter sur la similitude des lettres/sons communs dans le même ordre dans les éléments distinctifs.

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Comme indiqué, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Les similitudes entre les signes sont donc suffisantes pour amener au moins une partie du public à croire que les produits en conflit, qui sont identiques et similaires, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 832 912 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la protection de la marque contestée au sein de l’Union européenne doit être refusée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Lademanderesse étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article18, paragraphe1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Erkki Münter Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.

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