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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2021, n° 000044231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044231 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 44 231 (INVALIDITY)
Sefar Ag, Moosstr. 2, 8803 Rüschlikon, Suisse (partie requérante), représentée par WUNDERLICH indirects Heim Patentanwälte, Irmgardstrasse 3, 81479 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SAATI S.P.A., Via Milano, 14, 22070 Appiano Gentile (Como), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Dott. Franco Cicogna indirects C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie (représentant professionnel).
Le 30/07/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 309 171 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 29/05/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 309 171 NANOMESH (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 10/10/2017 et enregistrée le 23/01/2018. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 17: Membranes polymères; Membranes étanches non métalliques; Membranes imperméables en caoutchouc; Membranes isolantes imperméables à l’eau; Membranes de freins [mi-ouvrées]; Membranes de séquençage en polyamides; Membranes de transfert en polyamides; Membranes de transfert en cellulose; Membranes de séquençage en cellulose;
Membranes imperméables en fibre vulcanisée; Membranes imperméables en polymères;
Membranes imperméables destinées à la fabrication; Membranes de séquençage en polyfluorure de vinylidène; Membranes en polymère réticulé sous forme de feuilles;
Membranes poreuses polymères sous forme de feuilles; Membranes de transfert en polyfluorure de vinylidène; Membranes et matériaux de filtrage synthétiques mi-ouvrés;
Membranes polymères poreuses sous forme de fibres creuses; Membranes de transfert en produits dérivés de la cellulose; Membranes en polymère réticulé sous forme de fibres creuses; Membranes de séquençage en dérivés de la cellulose; Résines polymères mi- ouvrées; Films polymères destinés à la fabrication; Résines polymères mi-ouvrées sous forme de balles; Résines polymères mi-ouvrées sous forme de bandes; Résines polymères mi-ouvrées sous forme de plaques; Résines polymères mi-ouvrées sous forme de fibres; Résines polymères thermoplastiques mi-ouvrées utilisées pour la fabrication; Film polymère utilisé pour la fabrication de circuits électroniques; Résines polymères thermoplastiques mi- ouvrées utilisées pour la fabrication de cathéters à ballonnet; Latex [caoutchouc]; Gutta-
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percha; Mica; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Matériaux d’étanchéité; Mastic de calfeutrage; Matériaux isolants; Tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 24: Filtrantes (matières -) [matières textiles]; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de filtres industriels; Tissus; Tissus élastiques; Tissus adhésifs collables à chaud; Tissus imitant la peau d’animaux; Laine (tissus de -); Tissus en fibres de verre à usage textile; Flanelle [tissu]; Peau de moelle; Crêpe [tissu]; Taffetas [tissu]; Tulles; Tissus gommés; Textiles à motifs destinés à la broderie; Textiles en flanelle; Textiles en lin; Textiles en matières synthétiques; Articles textiles ménagers en matières non tissées; Brocarts; Drapeaux brochés; Cotonnades; Tissus mixtes à base de coton; Damas [étoffe]; Nappes de damages; Lin (tissus de -); Étoffes tissées; Jersey [tissu]; Rayonne (tissus de -); Couvertures en soie; Soie (tissus de -); Velours; Tissus floqués; Zéphyr [tissu]; Tissu chenillé; Tissus de chanvre.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
La demanderesse fait valoir que la marque «NANOMESH» a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 (1) (b) et (c) du RMUE. La marque se compose de deux éléments qui seront aisément perçus par les consommateurs ayant les significations suivantes:
NANO: très petite taille.
MAILLE: tout espace ouvert d’un filet, d’un écran, d’un tamis, etc.
Les définitions sont extraites du site www.collinsdictionary.com, daté du 26/05/2020 et les extraits sont joints en annexe.
Le consommateur anglophone pertinent, qui sera un spécialiste des domaines de la nanotechnologie et de la nanoscience, comprendra le signe «NANOMESH» comme signifiant «espaces ouverts extrêmement petits». Les produits en cause compris dans les classes 17 et 24 incluent les membranes, diaphragmes, matières filtrantes, tissus et tissus qui disposent de petits espaces ouverts pour permettre un passage de gaz et/ou de liquides.
Par conséquent, «NANOMESH» décrit certaines caractéristiques des produits enregistrés, à savoir que les produits consistent en des espaces ouverts ou contiennent des espaces ouverts dans une nanoscale.
La demanderesse a joint des documents pour prouver que le terme «NANOMESH» est largement utilisé pour des matériaux ayant une structure avec des espaces ouverts fins.
La demanderesse a joint les annexes suivantes à l’appui de ses arguments:
A1-2: Des copies des définitions des dictionnaires, telles que mentionnées ci-dessus, des mots «NANO» et «mesh».
A3: Article intitulé «Boron nitride Nanomesh» de SCIENCE VOL 303, 9 janvier 2004, www.sciencemag.org. A4: Article intitulé «Nanomesh — Nouvelle Mesh for HRTEM Observation» dans la requête Brief, horizontale High-Tech Corporation, SMI no 04, 2006.4.
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A5: Article intitulé «autoassemblage d’un nitride Hexagonal Boron Nanomesh on Ru (0001)» à Langmuir 2007, 23, 2928-2931, publié sur le Web 02/08/2007. A6: Demande de brevet international WO 2011/094597 A2 intitulée «GRAPHENE NANOMESH AND MEOD OF MAKING THE SAME», publiée le 4 août 2011.
La demanderesse a présenté une deuxième série d’observations en réponse aux arguments présentés par la titulaire de la MUE. Ils peuvent être résumés comme suit:
Le terme «NANOMESH» n’est pas une expression fantaisiste inventée par la titulaire. Il est fait référence aux éléments de preuve précédemment produits en tant qu’annexes 3 à 6 démontrant un usage courant du mot NANOMESH pour des matériaux présentant une structure de porc ou de maille très petite, datant d’avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le terme «NANOMESH» est structuré de manière régulière, composée du préfixe «nano-» suivi du substantif «mesh», ce qui le rend clairement compréhensible. Le terme «NANOMESH» est descriptif de tous les produits contestés compris dans les classes 17 et 24. Les enregistrements similaires cités par la titulaire ne sauraient changer le caractère descriptif du terme. En ce qui concerne les preuves de l’usage produites par la titulaire, les documents ne démontrent pas un usage suffisant ou une forte présence sur les marchés internationaux, comme affirmé.
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que «NANOMESH» est un terme fantaisiste qu’il a inventé et qui n’a de signification dans aucune langue de l’Union européenne. Le préfixe «nano-» est utilisé pour former de nombreux mots différents ayant de nombreuses significations et «mesh» a également plusieurs significations différentes, telles que «netting». «Réseau», «tracerie», «travaux d’ouverture» ou «treillis». La marque de l’Union européenne ne véhicule aucune signification qui sera immédiatement perçue par le public pertinent et, en tant que telle, ne saurait être considérée comme descriptive des produits en cause.
Même si «NANOMESH» était décomposé en deux mots, chacun ayant des significations distinctes, ces mots ne font pas référence aux produits en cause. En outre, un terme doit être évalué dans son ensemble et non arbitrairement scindé.
La MUE fait l’objet de nombreux enregistrements dans le monde entier et n’a pas été refusée par l’EUIPO.
Enfin, la marque de l’Union européenne est largement utilisée et jouit d’une renommée en raison de sa présence sur les marchés internationaux. Par conséquent, il a acquis une signification secondaire en tout état de cause. Des éléments de preuve sont produits à cet effet.
Dès lors, la demande en nullité doit être rejetée.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’appui de son affirmation ne sont pas numérotés, mais se composent globalement des éléments suivants:
Plusieurs certificats d’enregistrement de marque pour NANOMESH
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Un document en chinois. Certaines fiches qui mentionnent «SAATINANOMESH AETHEX».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une deuxième série d’observations en réponse aux observations de la demanderesse.
La titulaire réitère en grande partie ses arguments précédents. En outre, elle cite des marques enregistrées par l’Office telles que «FASTWEB», «MASTERCHEF», «MASTERCARD» et «SUPERDRY», qui sont des termes génériques et composés de parties ayant des significations spécifiques, alors que «NANOMESH» n’est pas composé de parties ayant des significations spécifiques.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
REMARQUE LIMINAIRE
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le fait que l’EUIPO n’ait pas refusé sa marque d’emblée est pertinent. Toutefois, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne saurait créer une confiance légitime dans le chef du titulaire de cette marque quant au résultat d’une procédure de nullité ultérieure, dès lors que la réglementation applicable permet expressément de contester ultérieurement cet
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enregistrement dans le cadre d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010, T-108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité, lorsque l’objet et les motifs étaient les mêmes, serait privée de tout effet utile, alors même qu’une telle contestation serait admise par le RMUE (22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La marque de l’Union européenne contestée se compose de la marque verbale «NANOMESH» déposée le 10/10/2017.
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Pour rappel, les produits contestés sont les suivants:
Classe 17: Membranes polymères; Membranes étanches non métalliques; Membranes imperméables en caoutchouc; Membranes isolantes imperméables à l’eau; Membranes de freins [mi-ouvrées]; Membranes de séquençage en polyamides; Membranes de transfert en polyamides; Membranes de transfert en cellulose; Membranes de séquençage en cellulose; Membranes imperméables en fibre vulcanisée; Membranes imperméables en polymères; Membranes imperméables destinées à la fabrication; Membranes de séquençage en polyfluorure de vinylidène; Membranes en polymère réticulé sous forme de feuilles; Membranes poreuses polymères sous forme de feuilles; Membranes de transfert en polyfluorure de vinylidène; Membranes et matériaux de filtrage synthétiques mi-ouvrés; Membranes polymères poreuses sous forme de fibres creuses; Membranes de transfert en produits dérivés de la cellulose; Membranes en polymère réticulé sous forme de fibres creuses; Membranes de séquençage en dérivés de la cellulose; Résines polymères mi- ouvrées; Films polymères destinés à la fabrication; Résines polymères mi-ouvrées sous forme de balles; Résines polymères mi-ouvrées sous forme de bandes; Résines polymères mi-ouvrées sous forme de plaques; Résines polymères mi-ouvrées sous forme de fibres; Résines polymères thermoplastiques mi-ouvrées utilisées pour la fabrication; Film polymère utilisé pour la fabrication de circuits électroniques; Résines polymères thermoplastiques mi- ouvrées utilisées pour la fabrication de cathéters à ballonnet; Latex [caoutchouc]; Gutta- percha; Mica; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Matériaux d’étanchéité; Mastic de calfeutrage; Matériaux isolants; Tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 24: Filtrantes (matières -) [matières textiles]; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de filtres industriels; Tissus; Tissus élastiques; Tissus adhésifs collables à chaud; Tissus imitant la peau d’animaux; Laine (tissus de -); Tissus en fibres de verre à usage textile; Flanelle [tissu]; Peau de moelle; Crêpe [tissu]; Taffetas [tissu]; Tulles; Tissus gommés; Textiles à motifs destinés à la broderie; Textiles en flanelle; Textiles en lin; Textiles en matières synthétiques; Articles textiles ménagers en matières non tissées; Brocarts; Drapeaux brochés; Cotonnades; Tissus mixtes à base de coton; Damas [étoffe]; Nappes de damages; Lin (tissus de -); Étoffes tissées; Jersey [tissu]; Rayonne (tissus de -); Couvertures en soie; Soie (tissus de -); Velours; Tissus floqués; Zéphyr [tissu]; Tissu chenillé; Tissus de chanvre.
En l’espèce, la plupart des produits désignés par la marque contestée sont spécialisés et s’adressent à des consommateurs spécialisés qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé, tandis que certains des produits compris dans la classe 24 peuvent s’adresser au consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention normal.
En outre, étant donné que la marque contient un préfixe et un mot anglais, le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus est le consommateur anglophone de l’Union (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323,
§26; Et 27/11/2003, 348/02-, Quick, ECLI:EU:T:2003:318, §30), à savoir les consommateurs en Irlande et à Malte.
Selon les extraits du Collins English Dictionary déposés par la demanderesse, le préfixe «NANO» et le substantif «mesh» peuvent être définis comme suit:
NANO: très petite taille.
MAILLE: tout espace ouvert d’un filet, d’un écran, d’un tamis, etc.
Les définitions sont extraites du site www.collinsdictionary.com, daté du 26/05/2020 et les extraits sont joints en annexe.
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Par conséquent, le terme «NANOMESH» signifie «espaces ouverts extrêmement petits tels qu’un filet, un écran, un tamis, etc.» La division d’annulation est convaincue que ces mots avaient également cette signification au moment du dépôt de la MUE, à savoir le 10/10/2017.
Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer si le public pertinent établira un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression et les produits/services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004-, 311/02, LIMO, ECLI:EU:T:2004:245, § 30).
Les produits en cause compris dans la classe 17 sont une gamme de produits spécialisés qui peuvent être divisés comme suit:
Membranes, films, diaphragmes (par exemple, membranes polymères; Films polymères destinés à la fabrication; Membranes de freins [mi-ouvrées]. Matériaux spécifiques (par exemple: matériaux de serrage; Mastic de calfeutrage; Matières isolantes).
Il existe également différents produits spécifiques, à savoir, Latex [caoutchouc]; Gutta- percha; Mica; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Tuyaux flexibles non métalliques.
Le premier groupe de produits est constitué de couches fines de matériaux composés de différentes substances et utilisés à des fins diverses. Lorsque l’élément «NANOMESH» est vu en combinaison avec ces produits, le consommateur pertinent comprendra que ces fines couches sont composées d’un «nanomesh», c’est-à-dire d’un matériau avec des espaces ouverts extrêmement petits incorporés dans sa surface. Ils comprendront que «NANOMESH» décrit l’espèce des produits.
De même, en ce qui concerne le second groupe de produits, indépendamment de la finalité des matériaux en cause, lorsqu’il est vu en combinaison avec «NANOMESH», le consommateur pertinent comprendra que les matériaux sont composés d’un «nanomesh», c’est-à-dire d’un matériau avec des espaces ouverts extrêmement petits incorporés dans sa surface. Une fois de plus, ils comprendront que «NANOMESH» décrit le type de produits.
En ce qui concerne les autres produits, ceux-ci peuvent être utilisés dans la production d’un «NANOMESH» (par exemple, un latex) ou peuvent en incorporer un (par exemple, des tuyaux flexibles, non métalliques). Dès lors, le terme décrit la destination des produits ou une caractéristique technique de ceux-ci.
Les produits compris dans la classe 24 sont tous des tissus, tissus ou tissus. Lorsque ces produits sont examinés conjointement avec «NANOMESH», le consommateur pertinent comprendra le terme comme décrivant le type de produits. En d’autres termes, les tissus en cause consistent en une structure en maille avec des trous extrêmement petits.
Par conséquent, la marque «NANOMESH» véhicule des informations évidentes et directes concernant la nature, la destination ou une caractéristique technique de tous les produits en cause.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que, plutôt que de transmettre un message direct en rapport avec les produits, le terme «NANOMESH» est une expression fantaisiste inventée. La titulaire souligne que «mesh» a plusieurs significations différentes. La titulaire prétend également que la demanderesse a arbitrairement découpé «NANOMESH» et ne l’a pas perçu dans son ensemble. Elle fait également valoir qu’aucun élément de la marque n’a de signification en rapport avec les produits.
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Même en tenant compte de l’existence d’autres définitions du terme «mesh», il convient de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Pour cette raison, l’argument de la titulaire selon lequel les mots de la marque ne font pas référence aux produits doit être écarté. La référence faite par la titulaire à d’autres marques acceptées par l’Office, telles que «FASTWEB», «MASTERCHEF», «MASTERCARD» et «SUPERDRY», ne permet pas d’écarter ce fait. En effet, il est difficile de voir ce que ces marques ont en commun avec la marque de l’Union européenne contestée, hormis le fait qu’elles consistent en deux mots accolés. La titulaire affirme que dans ces marques, chaque mot décrit les produits. Toutefois, tel est également le cas de «NANOMESH», comme expliqué en détail ci-dessus. Par conséquent, cette allégation doit également être rejetée.
En outre, bien que la titulaire prétende avoir inventé l’expression «NANOMESH», il est clair que le préfixe «NANO» et le substantif «mesh» existent en anglais et que les définitions pertinentes pour chaque terme ont été fournies par la demanderesse. L’expression dans son ensemble est facilement comprise par le consommateur pertinent en rapport avec les produits. Il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le mot entier fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire pour refuser un signe. En particulier, pour les termes composés, les dictionnaires ne mentionnent pas toutes les combinaisons possibles. Ce qui importe est sa signification ordinaire et évidente. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, ou comme une caractéristique des produits et services (17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18/11/2015, T- 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).
En outre, une simple combinaison d’éléments, dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services eux-mêmes, reste descriptive desdites caractéristiques. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif. La combinaison du préfixe «NANO» et du substantif «mesh» n’a rien d’inhabituel. En conclusion, la MUE ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent.
La titulaire affirme avoir des enregistrements de marques pour «NANOMESH» dans le monde entier et produit des éléments de preuve à cet effet. Selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; Son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Caractère distinctif acquis — article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du RMUE
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La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a acquis un caractère distinctif par son usage intensif et de longue durée.
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En outre, en ce qui concerne les procédures d’annulation, l’article 59, paragraphe 2, du RMUE dispose que lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces dispositions sont donc rédigées de manière similaire, la seule différence étant les dates pour lesquelles le caractère distinctif acquis doit être prouvé (respectivement, à la date de dépôt de la marque contestée et à la date de dépôt de la demande en nullité). Par conséquent, en vertu de ces dispositions, une marque qui était initialement descriptive et dépourvue de caractère distinctif peut être maintenue, si elle est contestée, si la preuve est rapportée qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union européenne pour laquelle l’objection au caractère enregistrable a été constatée (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 82 et 83).
Il incombe à la titulaire de la MUE de démontrer que sa marque avait acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne où le motif absolu de refus était né, soit avant la date de dépôt de la marque contestée (10/10/2017), soit avant la date de dépôt de la demande en nullité (29/05/2020).
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par son usage, la division d’annulation doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Dans ce contexte, il convient d’examiner, entre autres, la part de marché détenue par la marque; L’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; L’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; Et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 79 et jurisprudence citée).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation:
Plusieurs certificats d’enregistrement de marque pour NANOMESH Un document en chinois. Certaines fiches qui mentionnent «SAATINANOMESH AETHEX».
Ces documents sont clairement insuffisants et ne permettent pas de démontrer un quelconque degré de caractère distinctif acquis pour la MUE. Les certificats d’enregistrement montrent simplement qu’une marque a été enregistrée, mais ne permettent pas de démontrer l’usage. Le document en chinois ne peut être pris en considération étant donné qu’il n’est pas rédigé dans la langue de procédure et qu’il porte en outre une date (25/09/2020) qui ne relève pas de la période pertinente. Enfin, les fiches contiennent une référence à un produit dénommé «SAATINANOMESH AETHEX». Ce n’est clairement pas le
Décision sur la demande d’annulation no C 44 231 Page sur 10 11
même que le terme descriptif «NANOMESH» et, en tout état de cause, les fiches techniques produites par une entreprise pour décrire ses produits ne sauraient servir à démontrer l’usage effectif sur le marché. La titulaire n’a produit aucun élément de preuve permettant de démontrer l’usage effectif sur le marché, comme des factures, des publicités, des déclarations de chambres de commerce ou des catalogues et/ou des listes de prix.
Par conséquent, la titulaire de la MUE n’a pas prouvé que la MUE contestée «NANOMESH» a acquis un caractère distinctif dans les territoires anglophones de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Malte.
Conclusion
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés au moment de son dépôt. La titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité.
À la lumière de ce qui précède, la demande est totalement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Lucinda Carney Michaela Simandlova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur la demande d’annulation no C 44 231 Page sur 11 11
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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