DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 668 (INVALIDITY)
Zhongshan Jinsan Mannequin Co., Ltd., Plant 5, Changzhou Shishan Industrial Zone, West Area, 528401 Zhongshan City, Guangdong Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Andrea Albert CATALA, C/ALMIRANTE Cadarso 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Changsha Ayiyun E-Commerce Co., Ltd, RM 419, Bldg 2, dres cheng Tech Park, No.588, Yuelu West Str., 410000 Changsha, République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé). Le 15/11/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.

2. La marque de l’Union européenne no 18 342 254 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 10: Appareils de massage; Seringues vaginales; Vibromasseurs; Appareils dentaires électriques; Poupées érotiques [poupées sexuelles].

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir: Classe 10: Appareils pourmassages esthétiques; Appareils pour la physiothérapie; Masques pour le visage à usage médical; Bouchons pour les oreilles; Appareils de puériculture.

4. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS
Le 26/04/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 342 254 WMDOLL (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 10. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de

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l’Union européenne no 15 333 693. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes sont manifestement identiques et renvoie à cet égard à l’arrêt du 20/03/2003, 291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169. La requérante fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif non seulement dans l’Union, mais également aux États-Unis d’Amérique, en Australie, en Chine, au Japon et au Royaume-Uni. Elle fait valoir que le «WMDOLL» est une marque célèbre et connue pour distinguer des poupées réalistes et d’autres jouets et accessoires sexuels qui sont vendus à grande échelle en Europe. En tant que tels, ils revendiquent un caractère distinctif plus élevé et produisent des éléments de preuve à l’appui de cette affirmation, qui seront énumérés ci- dessous dans la présente décision. La requérante fait valoir que les signes en conflit sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que l’absence d’élément figuratif ne différencie pas les signes. Elle fait également valoir que les produits en conflit sont tous identiques ou très similaires étant donné que la marque de l’Union européenne contestée inclut des produits déjà protégés par la marque antérieure. Elle compare les différents produits et les juge identiques ou similaires. En ce qui concerne les appareils dentaires, les masques électriques pour le visage à usage médical, les tampons d’oreilles et les appareils de puériculture, elle fait valoir qu’il s’agit d’une indication ou d’une catégorie générale de la classe 10 et couvre la même mesure que la marque antérieure. Elle fait valoir que lorsque le droit antérieur comprend une indication générale ou une catégorie générale qui couvre les produits de la marque contestée dans leur intégralité, les produits doivent être considérés comme identiques et l’Office ne peut décomposer d’office la catégorie générale et cite les arrêts 17/01/2012-, 522/10, Hell, EU:T:2012:9 et 07/09/2006,-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247. La demanderesse fait valoir que le public pertinent est le grand public et que son niveau d’attention varie de moyen à moyen. Par conséquent, elle soutient qu’il existe un risque de confusion entre les marques. Elle invoque également l’identité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.

La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien que invitée à le faire par l’Office.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises

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liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 10: Pessaires; Préservatifs; Contraceptifs non chimiques; poupées érotiques [poupées sexuelles]; jouets sexuels; Mâchoires artificielles. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils pourmassages esthétiques; appareils demassage; Seringues vaginales; Vibromasseurs; appareilsdentaires électriques; Appareils pour la physiothérapie; Masques pour le visage à usage médical; Bouchons pour les oreilles; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Appareils de puériculture.

À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;

Les poupées érotiques [poupées sexuelles] figurent à l’ identique dans les deux listes de produits. Appareils de massage contestés; Les vibromasseurs se chevauchent avec les produits antérieurs étant donné que les jouets sexuels de la demanderesse peuvent contenir différents types d’appareils de massage ou de vibromassage érotiques. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux produits de la demanderesse. Les appareils dentaires contestés, électriques, sont faiblement similaires aux mâchoires artificielles antérieures étant donné que ces produits coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Les seringues vaginales contestées peuvent être utilisées pour traiter les maladies ou les craies menstruelles, pour le contrôle de la naissance ou comme applicateurs de lubrifiants. Ces produits ont une application médicale ou thérapeutique. La marque antérieure couvre des pessaires qui sont des types de prothèses ou d’implants qui sont insérés dans le vagin pour apporter un soutien dans le domaine d’une propension et ont donc également une finalité médicale ou thérapeutique. Bien que la destination de ces produits soit différente, ils

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pourraient être utilisés ensemble lorsqu’une provive est traitée et il existe un besoin de médicaments pour traiter un trouble ou un trouble continu du fait de l’esthétique. Ils pourraient s’adresser au même utilisateur final et être vendus par les mêmes canaux de distribution. Partant, les produits sont faiblement similaires.

Lesappareils de physiothérapiecontestés sont des machines ou des outils utilisés pour aider les personnes souffrant de blessures, de maladie ou de handicap par le mouvement et l’exercice, ou soutenir la thérapie manuelle, l’éducation et les conseils des kinésithérapeutes. Les appareils de massage esthétique contestés sont des produits dont la finalité est d’améliorer l’apparence globale de la peau, du visage ou du corps en améliorant la circulation, la relaxation ou la tonification des muscles, etc. La marque antérieure couvre des pessaires, comme indiqué ci- dessus, qui sont des types de prothèses ou d’implants et les mâchoires artificielles sont un type de prothèses dentaires. Ces produits ont également une application médicale ou thérapeutique. Toutefois, ces produits antérieurs sont très spécifiques et diffèrent substantiellement des appareils contestés de physiothérapie; Appareils de massage ESTHETIC. Le fait qu’ils puissent avoir une application médicale ou thérapeutique, voire une application esthétique, n’est pas suffisant pour conclure à une similitude étant donné qu’ils ont une destination, une utilisation et des utilisateurs finaux différents. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. En tant que tels, ils sont différents. En outre, ils seraient également différents des jouets sexuels antérieurs étant donné que la destination de ces produits est pour le plaisir et qu’ils n’ont pas d’effets esthétiques contrairement aux produits contestés. Ils sont vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution et de points de vente différents, ils ont généralement une origine commerciale différente et ils sont vendus à des utilisateurs finaux différents. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il en va de même pour les autres produits de la marque antérieure. Par conséquent, ils sont également différents.
Masques pour le visage contestés à usage médical; Bouchons pour les oreilles; Les appareils pour infirmir les bébés sont différents de tous les produits antérieurs étant donné qu’ils ont des finalités très spécifiques, de protéger des gérages, de protéger les oreilles de la son ou de l’eau et de nourrir les nourrissons tandis que les produits de la marque antérieure sont des types de prothèses, de jouets sexuels ou de contraceptifs. Bien qu’ils puissent avoir une application médicale, la nature et la destination des produits sont différentes. Les produits s’adressent à des utilisateurs finaux différents, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En tant que tels, ils sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou faiblement similaires s’adressent au grand public et/ou au spécialiste des domaines médical, orthopédique ou dentaire.

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Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, ainsi que, pour certains des produits, de leur impact sur la santé de l’utilisateur.

c) Les signes
WMDOLL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque figurative composée de la lettre «W» dans une police de caractères majuscule légèrement stylisée et entourée de blanc sur un fond carré noir à droite, et légèrement inférieure, la lettre «M» représentée dans une police de caractères majuscule blanche et noire, légèrement stylisée, placée sur un fond carré noir, au-dessus de la lettre «W», dans laquelle figure le mot «doll» écrit en lettres majuscules noires plus petites et noires. L’élément figuratif du signe tel que décrit ci-dessus est purement décoratif, la stylisation des lettres n’est pas si fantaisiste qu’elles sont illisibles, ne sert qu’à mettre en évidence les lettres et, en tant que tel, cet élément jouera un rôle plus secondaire dans le signe. Les lettres «W» et «M» n’ont de signification exacte en rapport avec aucun des produits et sont donc distinctives. À tout le moins pour la partie anglophone du public, le mot «doll» sera compris comme «un petit modèle de silhouette humaine, généralement celle d’un bébé ou d’une fille, utilisé comme jouet pour enfants» (définition extraite du dictionnaire Oxford Online English Dictionary le 04/11/2021). Ce mot est descriptif pour certains des produits, à savoir les poupées amour [poupées sexuelles] et est donc dépourvu de caractère distinctif; il est toutefois normalement distinctif pour les autres produits. En outre, pour les autres consommateurs qui ne comprennent pas la signification de ce mot, il est distinctif pour l’ensemble des produits pertinents. La partie la plus distinctive de la marque antérieure est constituée par les lettres «W» et «M», pour les consommateurs anglophones, tandis que c’est l’élément verbal dans son ensemble «W M doll» qui est l’élément le plus distinctif pour les autres consommateurs. L’élément le plus dominant de la marque antérieure est constitué par les lettres «W» et «M» en raison de leur grande taille et de leur position en haut et en début du signe.

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La marque contestée est une marque verbale composée du terme «WMDOLL». Bien que le signe ne soit pas décomposé visuellement en différentes parties, le fait qu’il n’y ait pas de voyelle entre les lettres «W», «M» et «D» aura pour conséquence que le public pertinent décomposera ces éléments en «W», «M» et «doll». La division d’annulation renvoie à ses conclusions antérieures concernant les significations et le caractère distinctif respectif de chacun de ces éléments, qui, pour des raisons analogues mentionnées ci-dessus, s’appliquent également à ce signe. La différence réside dans le fait que le signe contesté est une marque verbale et ne contient donc aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant que d’autres éléments. Dans le cas peu probable où le public pertinent ne décomposerait pas les différents éléments mais percevrait le signe comme un mot inventé, c’est le signe dans son ensemble qui est distinctif.

Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’intégralité de l’élément verbal, à savoir «WMDOLL». Ils diffèrent par la représentation figurative des lettres «W» et «M» et par la stylisation et la disposition des éléments de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Par conséquent, étant donné que les deux signes coïncident par les six lettres qui constituent l’élément le plus distinctif des deux signes, les signes sont considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes les lettres «WMDOLL» et, en tant que tel, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions précédentes concernant les significations des deux signes et leurs éléments distinctifs respectifs. Pour le public du territoire pertinent qui percevra la signification de «poull» dans les deux signes, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Bien qu’en ce qui concerne les produits pour lesquels ce mot est descriptif, l’incidence de cette identité conceptuelle sera limitée, tout au plus. Pour le public qui ne comprendra pas la signification des deux signes, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure

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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif, à tout le moins pour le public anglophone et pour une partie des produits pertinents, dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela s’applique également au public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.

Les signes ont été jugés similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique, et pour une partie du public, les signes sont identiques sur le plan conceptuel, bien qu’en ce qui concerne les produits pour lesquels le mot «doll» est descriptif, l’incidence de cette coïncidence soit limitée, voire nulle, ou que la comparaison conceptuelle soit neutre pour le reste du public. La demanderesse a fait valoir que les signes sont manifestement identiques et renvoie à l’arrêt du 20/03/2003, 291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169. Toutefois, pour être identiques, les différences entre les signes ne seraient pas directement perceptibles et, en l’espèce, les différences sont clairement visibles. Par conséquent, les signes ne sont pas strictement identiques, comme examiné ci-dessus, et cet argument doit être rejeté.
Les produits en conflit ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à un faible degré et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est le grand public et/ou le public de professionnels et le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Pour les raisons susmentionnées et en application du principe d’interdépendance susmentionné, notamment en raison des similitudes frappantes entre les signes, il existe un risque de confusion. Cette conclusion s’applique aux produits qui ont été jugés identiques ainsi qu’à ceux jugés faiblement similaires, même pour le

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public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects secondaires.

Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’Union européenne et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 333 693 de la demanderesse. Étant donné que la demande en nullité est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme le prétend la demanderesse, même pour les produits identiques et faiblement similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure par rapport aux produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. Au vu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou faiblement similaires à ceux de la marque antérieure. Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie. La demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes ne sont pas strictement identiques et que les autres produits sont différents.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.

Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

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De la division d’annulation
Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Michaela Simandlova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.