EUIPO, 31 mai 2021, R 0708/2021‑1, MOB (fig.)

EUIPO 31 mai 2021

Arguments

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Accepté
Désignation d'un représentant
La chambre de recours a jugé que la désignation d'un représentant peut être corrigée au stade du recours, permettant ainsi de remédier à l'irrégularité initiale.
Accepté
Clarté et précision de la spécification des services
La chambre de recours a considéré que la modification apportée à la spécification des services répondait aux objections soulevées par l'examinateur et était suffisamment claire et précise.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 31 mai 2021, n° R0708/2021-1
Numéro(s) :	R0708/2021-1
Textes appliqués :	Article 33 EUTMR, Article 33(2) EUTMR, Article 33(4) EUTMR, Article 41 EUTMR, Article 119(2) EUTMR, Article 120(1) EUTMR, Article 182 EUTMR, Article 193(2) EUTMR, Article 193(6) EUTMR, Article 33(d) EUTMDR, Article 33(2)(a) EUTMIR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision annulée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 31 mai 2021
Dans l’affaire R 708/2021-1
DESSIN OU MODÈLE DE BEAUTÉ POUR FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES 2-8677 Weston Rd,
Woodbridge Ontario L4L 1A6
Titulaire de l’enregistrement Canada
international/requérante représentée par Lisbet Andersen, c/o Aumento Law Firm, Ny Østergade 3, 1101 København K (Danemark)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 1 563 191
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et N. Korjus (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/05/2021, R 708/2021-1, MOB (fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 septembre 2020, MOB BEAUTY DESIGN ULC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Cosmétiques, à savoir crèmes, gels, laits, poudres et lotions pour le visage, le corps et les mains; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; parfums à usage personnel, produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de Cologne, eaux parfumées, lotions pour la peau, savons, compositions et moussants pour le bain et la douche; produits de maquillage, à savoir mascara, crayons pour les sourcils, crayons pour les yeux, ombrelles pour les yeux, liners pour les yeux liquides, produits de maquillage pour les yeux, cils artificiels, pains pour les yeux, rouges à lèvres, baumes pour les lèvres, baumes pour les lèvres, palettes pour les lèvres, vernis à ongles, blush, bâtonnets de fond, poudre presée, poudre pour le maquillage, produits cosmétiques pour le visage, matières tinctoriales et pastilles à usage multiples; préparations de protection solaire, à savoir laits, gels et huiles de bronzage; huiles essentielles à usage personnel; gels, produits de soin capillaire, vaporisateurs et baumes pour la coiffure et les soins capillaires; laques pour les cheveux; shampooings, après-shampooings, traitements, sérums, masques et mousses pour les cheveux; nettoyants, à savoir nettoyants pour le visage et nettoyants pour la peau; exfoliants, à savoir exfoliants pour la peau et le visage; hydratants pour le visage et le corps, masques pour le visage et le corps, toners, crèmes pour les yeux, lingettes nettoyantes pour la peau; crèmes, lotions, huiles, sprays et gels pour le visage et le corps, non médicinaux; crèmes, lotions, sérums et sprays pour le visage et le corps pour le visage et le corps; vernis à ongles, vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles;

Classe 18 — Sacs à cosmétiques pneumatiques vendus vides; trousses de maquillage réutilisables vendues vides; sacs à raser réutilisables vendus vides; récipients réutilisables pour cosmétiques, produits de parfumerie et produits de beauté;

Classe 35 — Services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques, de toilette, de parfumerie et de soins de beauté et d’accessoires; magasins de vente au détail proposant des produits et accessoires cosmétiques, de toilette, de parfumerie et de soins de beauté;

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Classe 44 — Fourniture d’informations concernant l’utilisation et le choix de cosmétiques, de préparations pour le soin de la peau, de préparations capillaires et de préparations de soins solaires par le biais de l’internet.

2 Le 4 décembre 2020, l’examinateur a émis un refus provisoire provisoire ex officio de protection conformément aux articles 33 (2), 41 et 193 du RMUE, à l’article 33 du REMUE et à l’article 5 du protocole de Madrid, règle 17 (1) et (2) du règlement relatif à l’arrangement de Madrid. Un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international pour surmonter le motif d’objection fondé sur l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse.
3 Le 9 mars 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 33, paragraphe 4, 41 (4), 119 (2) et 120 (1) du RMUE et à l’article 182 du RMUE, en ce qui concerne les services suivants:
Classe 35: «Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits et accessoires cosmétiques, de toilette, de parfumerie et de soins de beauté; des magasins de vente au détail proposant des produits cosmétiques, de toilette, de parfumerie et de soins de beauté et des accessoires;
étant donné que les services susmentionnés n’étaient pas entièrement conformes à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et n’étaient pas non plus un représentant de l’UE désigné par la demanderesse. La titulaire n’a pas présenté d’observations et n’a pas désigné de représentant dans le délai imparti. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Dans le refus partiel provisoire, la titulaire de l’enregistrement international a été informée que la liste des services n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a indiqué que le libellé des services en classe 35 était imprécis et peu clair et a recommandé de remédier à l’irrégularité en consultant la base de données harmonisée (BDH). Pour les services de vente au détail ou les services similaires compris dans la classe 35 en rapport avec la vente de produits, tels que les services de vente en gros, les services de vente par correspondance et les services de commerce électronique, l’Office applique l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425. Le terme «services de vente au détail» n’est acceptable que si le type de produits à vendre ou à regrouper pour le compte de tiers est indiqué avec suffisamment de clarté et de précision.
Il n’est pas suffisamment précis pour préciser les produits ou services en utilisant des termes tels que «y compris», «notamment», «par exemple»,
«présentant» ou «comme», puisque tous ces termes signifient, en principe,
«par exemple». Elles ne limitent pas les produits ou services qui suivent. Par conséquent, le terme «contenant» utilisé dans la classification des services compris dans la classe 35 pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international sollicite une protection devrait être remplacé par «en ce qui concerne» compris dans la classe 35, étant donné qu’il restreint les produits suivants.

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L’examinateur a suggéré la modification suivante:
Classe 35 — «Services en ligne de magasins de détail de produits cosmétiques, de toilette, de parfumerie et de soins de beauté et accessoires; les magasins de vente au détail en ce qui concerne les produits cosmétiques, les produits de toilette, les produits de parfumerie et les produits et accessoires de soins de beauté.»
En outre, la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations et n’a pas non plus désigné de représentant de l’UE dans le délai imparti, l’Office a maintenu son objection et a refusé la protection dans l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: «Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits et accessoires cosmétiques, de toilette, de parfumerie et de soins de beauté; des magasins de vente au détail proposant des produits cosmétiques, de toilette, de parfumerie et de soins de beauté et des accessoires;
L’enregistrement international a été accepté pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Cosmétiques, à savoir crèmes, gels, laits, poudres et lotions pour le visage, le corps et les mains; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; parfums à usage personnel, produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de Cologne, eaux parfumées, lotions pour la peau, savons, compositions et moussants pour le bain et la douche; produits de maquillage, à savoir mascara, crayons pour les sourcils, crayons pour les yeux, ombrelles pour les yeux, liners pour les yeux liquides, produits de maquillage pour les yeux, cils artificiels, pains pour les yeux, rouges à lèvres, baumes pour les lèvres, baumes pour les lèvres, palettes pour les lèvres, vernis à ongles, blush, bâtonnets de fond, poudre presée, poudre pour le maquillage, produits cosmétiques pour le visage, matières tinctoriales et pastilles à usage multiples; préparations de protection solaire, à savoir laits, gels et huiles de bronzage; huiles essentielles à usage personnel; gels, produits de soin capillaire, vaporisateurs et baumes pour la coiffure et les soins capillaires; laques pour les cheveux; shampooings, après-shampooings, traitements, sérums, masques et mousses pour les cheveux; nettoyants, à savoir nettoyants pour le visage et nettoyants pour la peau; exfoliants,
à savoir exfoliants pour la peau et le visage; hydratants pour le visage et le corps, masques pour le visage et le corps, toners, crèmes pour les yeux, lingettes nettoyantes pour la peau; crèmes, lotions, huiles, sprays et gels pour le visage et le corps, non médicinaux; crèmes, lotions, sérums et sprays pour le visage et le corps pour le visage et le corps; vernis à ongles, vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles;

Classe 44 — Fourniture d’informations concernant l’utilisation et le choix de cosmétiques, de préparations pour le soin de la peau, de préparations capillaires et de préparations de soins solaires par le biais de l’internet.

4 Le 19 avril 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre l’intégralité de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour les services compris dans la classe 35 et la demande a été refusée en vertu des articles 119 (2)

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et 120 (1) du RMUE. Le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 27 avril 2021 a été reçu le même jour par l’Office.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
En ce quiconcerne la désignation d’un représentant, la titulaire de l’enregistrement international a désigné Lisbet Andersen, ID no 21 453, en tant que représentant professionnel de l’UE. Même si la nomination a eu lieu après que la décision attaquée a été rendue, la désignation devrait être acceptable.
Enréférence à l’affaire R 1518/2020-2, SERKO LIMITED, il peut être remédié au non-respect des articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE devant les
Chambres de recours. Selon la pratique générale, un représentant peut être désigné au stade du recours. Ainsi, une conséquence naturelle du fait qu’un représentant peut être désigné dans le cadre d’un recours est que le représentant doit également être autorisé à effectuer sa mission en tant que représentant et à répondre au refus provisoire. Dans le cas contraire, la désignation du représentant serait totalement dénuée de fondement.
En ce quiconcerne les services compris dans la classe 35, la raison pour laquelle la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse au refus provisoire émis par l’examinateur avant que la décision attaquée ne soit rendue est l’absence d’un représentant établi dans l’UE. La titulaire de l’enregistrement international a accepté la modification suggérée par l’examinateur, de sorte que la description modifiée des services pertinents compris dans la classe 35 sera libellée comme suit:
Classe 35 — Services de magasins de vente au détail en ligne concernant les produits cosmétiques, les produits de toilette, les produits de parfumerie et les produits et accessoires de soins de beauté; magasins de vente au détail en ce qui concerne les produits cosmétiques, les produits de toilette, les produits de parfumerie et les produits et accessoires de soins de beauté.

Comme indiqué dans le refus provisoire, la spécification des produits et services a été considérée comme n’étant pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. La modification requise n’est qu’un remplacement de «figure» par «en ce qui concerne», afin que le libellé limite les produits ou services qui suivent, comme indiqué dans la décision susmentionnée. Cela signifie que, dans ces circonstances, la modification demandée de la liste des services est une limitation qui est clairement couverte par le libellé initial et relevant de son champ d’application. Par conséquent, il n’est pas question d’étendre les services et, par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’acceptation du présent recours ne devrait pas susciter de préoccupations.

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6 Le 29 avril 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours, y compris la désignation d’un représentant et la limitation déposée le 27 avril 2021.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 Dans son acte de recours, la titulaire de l’enregistrement international a indiqué qu’elle rejetait la décision attaquée dans son intégralité.
10 Toutefois, la demande n’a été rejetée que pour une partie des services contestés, à savoir pour les services compris dans la classe 35, tandis que la spécification a été acceptée pour les produits et services compris dans les classes 3, 18 et 44. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de la titulaire de l’enregistrement international en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la demande a été acceptée (article 67 du RMUE).
11 La portée du recours est donc limitée aux services compris dans la classe 35 pour lesquels la protection a été refusée à la demande.
12 Ils’ensuit que la chambre de recours limitera son examen aux services compris dans la classe 35 pour lesquels le signe contesté a été rejeté et contre lesquels la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours. Ce point est également étayé par le fait que la titulaire de l’enregistrement international a demandé, dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’annulation de la décision attaquée en vue d’accepter la marque avec la spécification modifiée des services, comme l’a suggéré l’examinateur (voir paragraphe 3 ci-dessus).
13 En ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 3, 18 et
44 pour lesquels la protection est demandée, la décision attaquée est devenue définitive.
Représentation professionnelle
14 La décision attaquée a refusé la marque en vertu des articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, lus conjointement avec l’article 182 du RMUE.
15 Sur ce point, la décision attaquée était un refus de protection au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel basé sur l’EEE. Une telle désignation est obligatoire pour les

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titulaires d’EI qui n’ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE, conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, lus conjointement avec l’article 182 du RMUE.
16 La question est de savoir si l’absence de désignation d’un représentant professionnel pour un enregistrement international peut encore être corrigée lors du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé dûment désigné et reconnu, de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture de la procédure. La titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant ayant un domicile professionnel ou un emploi dans l’EEE au stade du recours.
17 Selon une jurisprudence constante des chambres de recours, il est possible de remédier à une telle irrégularité au stade du recours. Cela a été constamment confirmé à diverses reprises [16 mars 2020, R 2252/2019-2, ARCTIC ENERGY
(marque fig.); 21 juin 2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20 février 2018, R
1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 23 octobre 2017, R 1848/2017-4, TI ORA, § 17; 8 juillet 2015, R 126/2015-4, Fontus, § 12; 23 octobre 2006, R 521/2006-4, green plus, § 29; 8 septembre 2008, R 398/2008-4, CIRQUE on ice, § 11; 13 août 2014,
R 921/2014-2, Bruno, § 21; 29 avril 2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
18 S’il est exact que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, et (6), du RMUE, est toujours garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’UE.
19 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où la demande a été rejetée en vertu des articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
Clarté et précision de la spécification des services
20 La protection de la demande de marque a été refusée en vertu des articles 33 (4) et 41 (4) du RMUE, lus conjointement avec l’article 182 du RMUE.
21 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et selon une jurisprudence constante, les produits et services pour lesquels la protection de l’enregistrement international est demandée doivent être identifiés par la titulaire de l’enregistrement international avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque (19 juin 2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 64).
22 Le recours soulève la question préalable de savoir s’il est possible de surmonter un motif de refus au stade du recours, même si la décision de l’examinateur était correcte.
23 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et services visés par sa demande, à condition que la limitation

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n’élargisse pas l’objet de la demande telle qu’elle a été déposée initialement, ce qui est le cas en l’espèce. Les chambres de recours ont accepté à plusieurs reprises de remédier à une telle irrégularité au stade du recours (6 août 2007, R 228/2007-
4, EMIGO; 10 décembre 2007, R 1142/2007-4, la graisse, § 11, 12; 20 mars
2019, R 20/2019-4, Emil Reimann Dresden).
24 Bien qu’il soit exact que l’absence d’identification des produits et services pour lesquels la protection est demandée avec suffisamment de clarté et de précision conformément à l’article 193, paragraphe 2, et (6) du RMUE, lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 6, du RMUE est toujours remplie, qui consiste à surmonter le motif de refus de protection.
25 Il ressort des déclarations de la titulaire de l’enregistrement international, y compris de celles mentionnées dans le mémoire exposant les motifs du recours, que la titulaire de l’enregistrement international demande sans équivoque une modification de la liste des services. En particulier, la titulaire de l’enregistrement international souhaite préciser, dans le cadre du recours, les services compris dans la classe 35 comme suit:
Classe 35 — «Services de magasins de vente au détail en ligne en rapport avec les cosmétiques, les produits de toilette, les produits de parfumerie et les produits et accessoires de soins de beauté; magasins de vente au détail en ce qui concerne les produits cosmétiques, les produits de toilette, les produits de parfumerie et les produits et accessoires de soins de beauté»
26 Del’avis de la chambre de recours, cette clarification répond à l’objection principale soulevée par l’examinateur dans son refus partiel, à savoir l’absence d’indication claire quant à l’objet des services de vente au détail.
27 La chambre de recours accepte la modification demandée et la considère suffisamment claire et précise conformément aux règles énoncées par la Cour de justice de l’Union européenne (19 juin 2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64). Dans le même temps, une telle modification constitue une clarification du terme vague et n’étend pas la liste des services. Conformément à l’article 9, point iii), du protocole de Madrid, le Bureau international de l’OMPI inscrit au registre international toute limitation, pour tout ou partie des parties contractantes, des produits et services énumérés dans l’enregistrement international.
28 Par conséquent, la décision attaquée doit être partiellement annulée, le refus provisoire partiel doit être retiré et, conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du REMUE, le Bureau international de l’OMPI doit en être informé.
29 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. À cet égard, il convient de noter que la titulaire de l’enregistrement international a eu l’occasion de proposer la modification susmentionnée de la spécification des services en réponse à la communication de

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l’examinateur du 4 décembre 2020, mais n’a pas remédié à l’irrégularité susmentionnée au cours de la procédure en première instance.

1 0 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où elle a rejeté la protection pour les services compris dans la classe 35;
2. Ordonne que le Bureau international de l’OMPI soit informé que le refus partiel de protection est retiré et que l’enregistrement international est protégé dans l’Union européenne pour:
Classe 35: «Services de magasins de vente au détail en ligne en rapport avec les cosmétiques, les produits de toilette, les produits de parfumerie et les produits et accessoires de soins de beauté; des magasins de vente au détail en ce qui concerne les produits cosmétiques, les produits de toilette, les produits de parfumerie et les produits et accessoires de soins de beauté».
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema