DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 42 640 (INVALIDITY)
Rich AG, Maximilianstr.35a, 80539 Munich (Allemagne), représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rich d.o.o. za prodaju bezalkoholnihpica, Podravska 20, 31000 Osijek, Croatie (titulaire de l’ enregistrement international), représentée par Željko Bihar, Admoveo d.o.o., Gracanska cesta 111, 10000
Zagreb, Croatie (mandataire agréé).
DÉCISION
1) la demande en nullité est accueillie.
2. l’enregistrement international no 1 300 105 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 300 105 «RICH» (marque verbale).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international.La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 281 775 «RICH SECCO ROSÉ».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que ses produits ont fait l’objet d’une large publicité et ont été vendus en Europe et dans d’autres pays, et que les marques antérieures jouissent d’une renommée;les produits sont identiques et les signes sont très similaires étant donné qu’ils coïncident par le terme «RICH» et que les mots «SECCO» et «DRY» seront compris comme des termes descriptifs.Par conséquent, elle soutient que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique.
La titulairede l’enregistrement international fait valoir que la demanderesse a toléré l’usage de la marque contestée.Elle fait valoir que la marque antérieure «RICH SECCO ROSÉ» n’est utilisée que pour des boissons alcoolisées et a invité la demanderesse à prouver l’usage de la marque.Elle produit des preuves du refus de l’enregistrement international no 887 677 RICH pour l’Union européenne pour des boissons alcoolisées comprises dans la classe 33.
Dans sa réplique, la demanderesse conteste l’allégation de forclusion par tolérance, elle explique que la demande de preuve de l’usage est irrecevable et réitère les arguments relatifs au risque de confusion.

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Enfin, dans ses dernières observations, la titulaire de l’enregistrement international réitère son allégation de forclusion par tolérance et affirme à nouveau que la marque antérieure n’est pas utilisée pour des produits compris dans la classe 32.
SUR LA FORCLUSION PAR TOLÉRANCE
Conformément à l’article 61, paragraphe 1 et (2), du RMUE, lorsque le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une MUE postérieure sur le territoire sur lequel la marque ou le signe antérieur est protégé en connaissance de cet usage, il n’est plus en droit, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, de demander la nullité de la MUE postérieure, à moins que l’enregistrement de la MUE postérieure n’ait été demandé de mauvaise foi.Cette défense peut également être invoquée, par analogie, à l’encontre des demandes en nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.
La période de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la marque postérieure, après son enregistrement (23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 21).
Il ne suffit pas de prouver une connaissance potentielle du demandeur ou d’établir des indices permettant de présumer une telle connaissance, mais il est nécessaire de démontrer que le demandeur avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 30-35).
En l’espèce, la titulaire de l’ enregistrement international affirme que la demanderesse a toléré l’usage de l’ enregistrement international contesté.
Il incombe au titulaire de l’enregistrement international contesté de démontrer que:
Lenregistrement international contest a t utilis dans lUnion europenne pendant au moins cinq annes conscutives;
La demanderesse en nullit avait effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T-150/17, FLGEL/… VERLEIHT FLGEL et al., EU:T:2018:641, 34- 35);
Bien que le demandeur en nullit aurait pu mettre un terme lusage, il est nanmoins rest passif (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, 44).
Les trois conditions doivent être satisfaites.Le délai de forclusion par tolérance commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de l’enregistrement international postérieur.Cette date doit nécessairement être postérieure à celle de l’enregistrement international contesté, c’est-à-dire lorsque les droits sur l’enregistrement international sont obtenus et qu’il est utilisé en tant que marque enregistrée sur le marché, des tiers ayant donc connaissance de son usage.C’est à ce stade que le titulaire de la marque antérieure a la possibilité de ne pas tolérer son usage et, partant, de s’y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33;06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56;04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL/… VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

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Il ne saurait être exigé de la titulaire de la marque contestée qu’elle prouve, outre la connaissance par la demanderesse en nullité de l’ usage de l’enregistrement international contesté, que la demanderesse en nullité avait également connaissance de son enregistrement, depuis au moins 5 ans, en tant qu’EI.La référence faite à l’article 61, paragraphe 1 et (2) du RMUE à la forclusion par tolérance dans l’usage d’une «MUE» ultérieure fait simplement référence à l’exigence selon laquelle le signe postérieur doit avoir été enregistré en tant qu’enregistrement international depuis au moins 5 ans.Il s’agit d’une exigence objective, indépendante de la connaissance du demandeur en nullité [21/10/2008, R 1299/2007-2, Ghibli (fig.), § 41-47].
La titulaire de l’enregistrement international déclare ce qui suit:
En 2012, par une lettre de mise en demeure sur la base de lenregistrement international no 887677 RICH dsignant la Croatie, la demanderesse (par lintermdiaire de son PDG) a t informe de lexistence dun enregistrement de marque croate pour le signe RICH compris dans la classe 32.Le PDG de cet enregistrement de marque croate a tabli la titulaire de lenregistrement international dans la prsente procdure et lui a transfr lenregistrement de la marque croate.Lanciennet de lenregistrement international contest a t revendique par la titulaire de lenregistrement international sur la base dudit enregistrement de la marque croate uniquement pour des boissons nergisantes.En outre, de srieux investissements ont t raliss pour promouvoir la marque croate de la titulaire de lenregistrement international, notamment par le parrainage dactivits sportives telles que la formule 1, les sports motoriss, etc. Tout cela prouve que le PDG de la demanderesse avait connaissance de lexistence de la marque dtenue par la titulaire de lenregistrement international. La Croatie a rejoint lUnion europenne en 2013, de sorte que lusage de cette marque uniquement sur le territoire croate (et lexistence de son enregistrement correspondant), la connaissance vidente de la demanderesse au sujet de la marque conteste, milite en faveur del’application delarticle 61, paragraphe 1, et (2), du RMUE.
En l’espèce, la déclaration d’octroi de la protection de l’enregistrement international contesté (c’est-à-dire la date qui serait équivalente à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne) est le 22/01/2019, de sorte que la titulaire de l’enregistrement international ne saurait prétendre que la demanderesse a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage de l’enregistrement international contesté.
Les conclusions ci-dessus ne sont pas remises en cause par les arguments et éléments de preuve concernant l’échange entre le PDG de la demanderesse et une société croate (liée à la titulaire de l’enregistrement international) concernant l’existence d’un enregistrement de marque croate ou par la revendication d’ancienneté de cet enregistrement de marque croate pour l’enregistrement international contesté.
En premier lieu, la revendication d’ancienneté a été déposée par la titulaire de l’enregistrement international le 27/05/2020, c’est-à-dire après le dépôt de la présente demande en nullité, et ne peut donc servir à démontrer la connaissance de l’usage de l’enregistrement international contesté avant cette date.

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En outre, l’ancienneté a pour seul effet que, lorsque le titulaire d’une MUE renonce à la marque antérieure pour laquelle l’ancienneté a été revendiquée ou la laisse s’éteindre, le titulaire sera réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.En ce sens, les droits sur une marque nationale avant l’adhésion de la Croatie à l’UE ne sauraient être interprétés comme une tolérance à l’usage d’un enregistrement international postérieur désignant l’ensemble de l’UE.
Par conséquent, l’article 61, paragraphe 1 et (2) du RMUE ne saurait s’appliquer et l’argument de la titulaire de l’enregistrement international doit être rejeté.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE.

Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 281 775 de la demanderesse;
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32:Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32:Boissons énergétiques.
Dans la mesure où les boissons énergétiques sont incluses dans la catégorie générale des boissons non alcooliques, les produits sont identiques.

b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.

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En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
RICHE SECCO ROSÉ RICH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément commun «RICH» est dépourvu de signification pour la partie non anglophone du public (dont les consommateurs italiens), tandis que les termes «SECCO» et «ROSÉ» seront compris par le public italien et, par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pertinent.Ce mot est distinctif pour les produits en cause dans les deux marques.Les marques ne présentent aucun élément dominant.
Les éléments «SECCO» et «ROSÉ» seront compris par les consommateurs pertinents car ils sont d’usage courant pour désigner des caractéristiques du vin (vin qui est «dry» et «light pink»).Étant donné que les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée sont des boissons non alcooliques, qui incluent des vins non alcooliques, ces dénominations sont descriptives pour eux.
La première partie des marques en conflit est identique et, à cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.En outre, compte tenu des conclusions susmentionnées sur le caractère distinctif des éléments qui diffèrent, il existe un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.Toutefois,sur le plan conceptuel, les marques ne seront pas similaires étant donné que les consommateurs connaîtront la signification de «SECCO» et de «ROSÉ», tandis que la marque contestée est dépourvue de signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.

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D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
La titulaire de l’enregistrement international a refusé l’enregistrement international no 887 677 «RICH» dans l’Union européenne en raison du caractère descriptif de la marque et de son absence de caractère distinctif.Toutefois, le refus était fondé sur les consommateurs anglophones, qui ne sont pas le public pertinent en l’espèce.Pour les consommateurs non anglophones, le terme RICH ne signifie rien et est intrinsèquement distinctif, tout comme la marque antérieure dans son ensemble.
E) Appréciation globale
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’ association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Par ailleurs, si le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik, précité, point 26).
Les marques ont en commun un élément qui occupe une position distinctive autonome dans la marque antérieure, et le reste des mots est descriptif des produits;tout cela implique un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.L’absence de similitude conceptuelle doit être replacée dans le contexte de deux termes placés après le mot commun.Il convient également de tenir compte du fait que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17) et, en l’espèce, les produits sont identiques.
Par conséquent, le public, qui est composé de consommateurs moyens d’attention moyenne, pourrait penser que les produits sont mis sur le marché par les mêmes entreprises ou par des entreprises ayant des liens économiques.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public.Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.

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Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 281 775 de la demanderesse et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif, comme le prétend la demanderesse.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 281 775 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE María Belén IBARRA Denitza Stoyanova-
DE DIEGO Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.