LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 avril 2021
Dans l’affaire R 1751/2020-4
Coinbase, Inc. 548 market Street relais 23008
San Francisco CA 94104
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/requérante représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam (Allemagne) 1 contre
bitFlyer Inc. 9-7-1 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 1070052
Titulaire de l’enregistrement Japon international/défenderesse représentée par VOSSIUS aboutissement PARTNER Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr.3, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 24 242 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 308 248)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/04/2021, R 1751/2020-4, coinbase/Coinbase

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Décision
Résumé des faits 1 Enregistrement international désignant l’UE no 1 308 248
a été enregistrée le 03/02/2016 avec une date de priorité du 18/12/2015 au nom de bitFlyer Inc. pour une longue liste de produits et services.
2 Le 29/06/2018, Coinbase Inc. a déposé une demande en nullité contre tous les produits et services désignés par l’enregistrement international, fondée sur
Causes de nullité relative [article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE], à savoir le risque de confusion [article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE] avec, entre autres, l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 216 587 «COINBASE», enregistré le 14/06/2014;
Le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la mauvaise foi.
3 En raison de la mauvaise foi, il a été avancé que la titulaire de l’enregistrement international avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’usage intensif antérieur de la marque par la demanderesse en nullité, principalement aux États-Unis, mais aussi dans l’Union européenne, pour un logiciel permettant le commerce avec la cryptomonnaie «Bitcoin». Des éléments de preuve concernant cet usage ont été produits (énumérés à la page 14 du bas — page 16 de la décision attaquée).
4 Le 26/06/2020, la division d’annulation a décidé ce qui suit:
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 308 248 est déclaré nul pour l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Caisses enregistreuses; machines à compter ou trier des pièces de monnaie; programmes de jeux électroniques pour machines de jeux vidéo; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo à usage domestique; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés avec des programmes de jeux portables avec un écran à cristaux liquides; fichiers d’images téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; tous ces éléments ne relèvent pas du domaine des télécommunications.

Classe 36: Évaluation financière du crédit de l’entreprise; location de machines de comptage ou de traitement de monnaie et de monnaie; location de distributeurs automatiques de billets; location de distributeurs automatiques de billets; encaissement du paiement de marchandises;

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agences pour le commerce à terme de matières premières; courtage d’assurance-vie; souscription d’assurances vie; agences d’assurance non-vie; règlement de sinistres pour assurance non-vie; souscription d’assurances non-vie; calcul des primes d’assurance.

Classe 38: Donner du temps d’accès à des bases de données informatiques permettant aux utilisateurs de rechercher et d’obtenir des informations concernant des transactions commerciales électroniques.

Classe 42: Conseils technologiques en matière d’ordinateurs; authentification en ligne de l’identification de l’utilisateur vers le tiers dans les transactions de commerce électronique; conception, programmation ou maintenance de programmes informatiques destinés aux transactions commerciales électroniques; mise à disposition de moteurs de recherche pour transactions commerciales électroniques; authentification des utilisateurs de transactions commerciales électroniques par le biais de lignes de communication; conception, programmation ou maintenance de programmes informatiques (logiciels) destinés à authentifier les utilisateurs dans les transactions commerciales électroniques; conception, programmation ou maintenance de sites Web sur Internet pour des transactions commerciales électroniques; tous ces éléments ne relèvent pas du domaine des télécommunications.

3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: Bouchons d’oreilles pour nageurs; tampons d’oreilles pour plongée; ozoniseurs
[ozonisateurs]; électrolyseurs [cellules électrolytiques]; Mire-œufs; appareils pour photocalques; panneaux de signalisation électriques pour afficher des chiffres cibles, des résultats courants ou similaires; photocopieurs; instruments mathématiques; machines à imprimer l’heure et la date; pointeurs [horloges pointeuses]; machines de bureau à cartes perforées; machines à voter, appareils de contrôle de timbres; mécanismes pour portails de stationnement de voitures à prépaiement; dispositifs de sauvetage; extincteurs; prises de cheminée; tuyaux d’incendie; lances à incendie; systèmes d’arrosage pour la protection contre le feu; avertisseurs d’incendie; alarmes de gaz; avertisseurs contre le vol; les casques de protection; appareils de signalisation ferroviaire lumineux ou mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; appareils de plongée à des fins de sauvetage; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; simulateurs d’entraînement sportif; appareils et instruments de laboratoire; machines et appareils photographiques; machines et appareils cinématographiques; machines et appareils optiques; machines et instruments de mesure ou d’essai; machines et appareils de distribution ou commande électriques; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; piles solaires; batteries et piles; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques; Compteurs Geiger; cyclotrons à usage non médical; machines et appareils à rayons X à usage industriel autres qu’à usage médical; baltatrons industriels autres qu’à usage médical; prospecteurs magnétiques; détecteurs d’objets magnétiques; machines et appareils d’exploration sismique; appareils et machines pour l’hydrophone; échaporants; détecteurs de défauts à ultrasons; capteurs à ultrasons; systèmes électroniques de commande de fermeture de portes; microscopes électroniques; cordons magnétiques; câbles de résistance; électrodes, autres que électrodes de soudage ou électrodes médicales; bateaux-pompes à incendie; satellites à usage scientifique; fourgons d’incendie; masques anti-poussière; masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifuges; hottes de prévention contre les catastrophes; gants de protection contre les accidents; lunettes [lunettes et lunettes]; casques de protection pour le sport; ceintures de plombs pour plongeurs; bouteilles d’air pour plongée sous-marine; régulateurs [pour plongée sous-marine]; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés avec programmes de performance automatiques pour instruments de musique électroniques; effets pour instruments de musique électriques ou électroniques; disques acoustiques; fichiers de musique téléchargeables; disques vidéo enregistrés et bandes vidéo; films cinématographiques impressionnés; films pour diapositives impressionnés; supports de films pour diapositives; tous ces éléments ne relèvent pas du domaine des télécommunications.

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Classe 35: Promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; services d’analyses pour la direction des affaires ou conseils en affaires; gérance organisationnelle d’hôtels; l’établissement des états financiers; bureaux de placement; vente aux enchères; agences d’import-export; services d’abonnement à des journaux; services de sténographie; transcription; reproduction de documents; travaux de bureau, à savoir dépôt de documents ou bandes magnétiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; fourniture d’assistance commerciale à des tiers pour l’exploitation d’appareils pour le traitement de l’information, à savoir, ordinateurs, machines à écrire, télex et autres machines de bureau similaires; services d’accueil de visiteurs dans des bâtiments; location de matériel publicitaire; location de machines à écrire, de photocopieuses et de processeurs de texte; fourniture d’informations en matière d’emploi; services de revues de presse; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail ou en gros de liqueurs; services de vente au détail ou en gros de viande; services de vente au détail ou en gros d’aliments en mer; services de vente au détail ou en gros de légumes et de fruits; services de vente au détail ou en gros de confiserie, pain et petits pains; services de vente au détail ou en gros de riz et de céréales; services de vente au détail ou en gros de lait; services de vente au détail ou en gros de boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes] et boissons à base de jus de fruits non alcoolisées; services de vente au détail ou en gros de thé, café et cacao; services de vente au détail ou en gros de nourriture transformée; services de publicité et de publicité; recherches ou analyses de marché; mise à disposition d’informations en matière de ventes commerciales (y compris fourniture d’informations via l’internet); mise à disposition d’informations en matière de services publicitaires et publicitaires (y compris fourniture d’informations via l’internet); services intermédiaires en matière de contrats de vente et d’achat de marchandises dans des transactions commerciales électroniques; gestion et gestion commerciales concernant des transactions commerciales électroniques; systématisation d’informations dans un fichier central; services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail ou en gros de couches; services de vente au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de sacs et sachets; services de vente au détail ou en gros de tissus et de literie; services de vente au détail ou en gros d’articles personnels sous forme de breloques ou bijoux à usage personnel; services de vente au détail ou en gros de produits alimentaires et de boissons; services de vente au détail ou en gros d’automobiles; services de vente au détail ou en gros de véhicules à moteur à deux roues; services de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en gros de meubles; services de vente au détail ou en gros d’accessoires de menuiserie; services de vente au détail ou en gros de tatamis; services de vente au détail ou en gros d’équipements rituels; services de vente au détail ou en gros d’outils à main à main, outils à main et matériel informatique; services de vente au détail ou en gros d’équipements de cuisine, outils de nettoyage et ustensiles de lavage; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents; services de vente au détail ou en gros de machines, instruments et fournitures agricoles; services de vente au détail ou en gros de fleurs naturelles et arbres; services de vente au détail ou en gros de carburants; services de vente au détail ou en gros de produits de l’imprimerie; services de vente au détail ou en gros de papier et de papeterie; services de vente au détail ou en gros pour articles de sport; services de vente au détail ou en gros de jouets, poupées, machines et appareils de jeu; services de vente au détail ou de vente en gros d’instruments et disques de musique; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils photographiques et de fournitures photographiques; services de vente au détail ou en gros d’horloges, de montres et de lunettes; services de vente au détail ou en gros de tabac et articles pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de matériaux de construction; services de vente au détail ou en gros de pierres précieuses mi-ouvrées et de leurs imitations; services de vente au détail ou en gros pour animaux de compagnie.

Classe 36: Gestion d’immeubles; services d’agence pour le crédit-bail ou la location d’immeubles; crédit-bail ou location de bâtiments; achat et vente de bâtiments; services d’agence pour l’achat ou la vente d’immeubles; estimations immobilières; gérance de

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terrains; services d’agence pour la location ou la location de terrains; affermage de terrains; achat et vente de terrains; services d’agence pour l’achat ou la vente de terrains; mise à disposition d’informations en matière d’immeubles ou de terrains [affaires immobilières]; estimation d’antiquités; estimation d’objets d’art; estimation de pierres précieuses; estimation d’automobiles usagées; agences de recouvrement des paiements de distribution de gaz ou d’électricité; collecte de bienfaisance.

Classe 38: Agences de presse.

Classe 42: Fourniture d’informations météorologiques; conception architecturale; arpentage; expertises ou recherches géologiques; conception de machines, appareils, instruments [y compris leurs pièces] ou systèmes composés de ces machines, appareils et instruments; services de conception; conseils technologiques concernant les automobiles et machines industrielles; essai, inspection ou recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de denrées alimentaires; recherche dans le domaine de la planification de la construction ou de la ville; tests ou recherches en matière de prévention de la pollution; tests ou recherches sur l’électricité; essais ou recherches en matière de génie civil; tests, inspections ou recherches dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage du bétail ou de la pêche; essais ou recherches sur des machines, appareils et instruments; location d’appareils de mesure; location d’appareils et d’instruments de laboratoire; location d’instruments de dessin; tous ces éléments ne relèvent pas du domaine des télécommunications.

4. Chaque partie supporte ses propres frais.
5 Ladivision d’annulation a, en substance, suivi le raisonnement suivant:
Pour les motifs visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union européenne devaient être déclarés nuls pour tous les produits et services identiques ou similaires, étant donné que les marques sont identiques.
Le motif de nullité tiré de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la mauvaise foi, a été rejeté dansson intégralité.
La division d’annulation a considéré que la demanderesse n’avait pas produit de preuve concrète et convaincante que la titulaire de l’enregistrement international avait agi de manière malhonnête lorsqu’elle a demandé l’enregistrement international contesté. La demanderesse n’a pas avancé suffisamment de faits, d’indications objectives et de preuves qui permettraient de conclure à l’existence d’une mauvaise foi, autres que le recours à des suppositions et à des suppositions. Les documents produits ne démontrent pas qu’au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté, la titulaire de l’enregistrement international avait effectivement l’intention d’empêcher la demanderesse d’entrer sur le marché de l’UE et ne démontre pas les intentions malhonnêtes de la titulaire de l’enregistrement international au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que la titulaire de l’enregistrement international avait l’intention de bloquer la demanderesse. La demanderesse n’a pas présenté d’argumentation cohérente selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers, étant donné que les autres produits et services contestés compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 (c’est-à-dire ceux pour lesquels il

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n’existe pas de risque de confusion) sont clairement différents des produits et services couverts par les marques antérieures, étant donné qu’ils appartiennent à des secteurs de marché différents. En outre, même en admettant une certaine renommée des marques antérieures, les marques antérieures n’ont pas acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent pour les produits et services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Les produits et services sont si différents que rien n’indique que la titulaire de l’enregistrement international avait l’intention de tirer profit de la renommée des marques antérieures.
Enfin, les parties sont des concurrents et rien ne prouve qu’en demandant l’enregistrement international contesté, il y a eu violation d’un quelconque accord contractuel ou commercial et/ou de la relation entre les parties.
6 Le 26/08/2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours reçu le 26/10/2020, dans lequel elle demande l’annulation partielle de la décision attaquée et l’annulation de la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international également pour les autres produits et services (tels qu’énumérés, à savoir ceux énumérés au paragraphe 3 de l’ordonnance de la décision attaquée).
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours et précédemment devant la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
Les parties sont des concurrents mondiaux sur un marché hautement spécialisé.
La titulaire de l’enregistrement international avait connaissance des marques de la requérante et de ses activités commerciales actuelles et planifiées dans l’Union européenne.
Il n’existait aucune logique commerciale pour le dépôt de l’enregistrement international contesté, si ce n’était d’empêcher la requérante d’étendre ses activités. Si la titulaire de l’enregistrement international utilisait la marque pour les services de «commerce électronique» annulés ou pour des «bouchons d’oreilles pour nageurs», cela entraînerait certainement une confusion dans l’esprit du public; il n’existe aucune logique commerciale dans l’utilisation d’une marque identique. La titulaire de l’enregistrement international profiterait de la renommée de la requérante.
La requérante est titulaire de marques antérieures identiques.
Il est peu probable que la titulaire de l’enregistrement international utilise la marque pour un éventail aussi large de produits et de services.
La division d’annulation a apprécié ces points de manière isolée et non, comme elle aurait dû le faire, au total.
Le mémoire exposant les motifs du recours conclut que le fait de ne pas supposer la mauvaise foi en l’espèce permettrait aux demandeurs de marques ayant des motifs évidents d’utiliser des marques en tant qu’armes malhonnêtes.

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8 La titulaire de l’enregistrement international a contesté ces arguments et observations. Elle a affirmé que la demanderesse en nullité n’avait obtenu une licence dans l’UE qu’en 2018, par l’autorité britannique chargée de la conduite financière. Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international concernant le lancement de sa marque dans l’Union européenne étaient sporadiques compte tenu de la date de dépôt de l’enregistrement international contesté et se rapportaient principalement à la période suivante. Cela montrait que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas à connaître les projets de la demanderesse en nullité, mais plutôt que les deux parties avaient développé leurs activités en parallèle. Les arguments relatifs à l’absence d’intention d’usage étaient dénués de pertinence et non fondés. Devant la division d’annulation, la titulaire de l’enregistrement international a également fait valoir que, dans le domaine des opérations cryptomonétaires «Bitcoin», le terme «Coinbase» désignait un type particulier de transactions, à savoir la première transaction d’un bloc, à savoir l’ «exploitation minière».
9 La titulaire de l’enregistrement international a conclu au rejet du recours et à la condamnation aux dépens.
Motifs

10 Le recours n’est pas fondé.
Recevabilité et portée du recours

11 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la portée du recours a été limitée aux produits et services pour lesquels la demanderesse en nullité n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse, à savoir ceux énumérés au paragraphe 3 du dispositif de la décision attaquée.
12 Pour ces produits et services, le recours est recevable et l’annulation de l’enregistrement international pour les produits et services énumérés au paragraphe 2 de la décision attaquée est déjà devenue définitive.
13 Le seul motif invoqué à l’appui du recours est que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a fait une application erronée de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la cause de nullité relative prévue à l’article 60, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE n’est plus poursuivie (article 27, paragraphe 2, du RDMUE).
14 La portée du recours se limite à la question de savoir s’il y a eu ou non mauvaise foi [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE] en ce que la titulaire de l’enregistrement international a déposé la marque pour les produits et services énumérés au paragraphe 3 de la décision attaquée. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas expressément indiqué que la mauvaise foi devait uniquement être examinée à leur égard, mais elle est indirectement partie de cette

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base, en soulignant que le bain était exclu dans la mesure où les autres produits et services contestés compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 sont clairement différents des produits et services couverts par les marques antérieures.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE

15 Il est communément admis que la charge de la preuve pour établir l’existence d’une mauvaise fois incombe au demandeur en annulation (13/12/2012, T- 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57). Il est généralement affirmé que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (23/05/2019, T-3/18 indirects T- 4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 34), mais ce que signifie en réalité le demandeur d’une marque de l’Union européenne (ou d’un enregistrement international désignant l’UE) ne doit pas donner de raisons légitimes pour déposer une demande ou justifier ses actions ou omissions. La demanderesse en nullité doit prouver l’existence de la mauvaise foi du titulaire de la MUE (ou du titulaire d’un enregistrement international désignant l’UE) au moment du dépôt de la MUE (ou de l’enregistrement international), par exemple, que le titulaire de la MUE (ou le titulaire d’un EI désignant l’UE) avait enregistré le signe sans intention de l’utiliser, mais dans le seul but d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 48, 56, 57).
16 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le demandeur a déposé la demande de marque dans le but non pas de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’origine (12/09/2019, C- 104/18, Stylo émetteurs Koton, EU:C:2019:724, § 46).
17 Il n’existe pas de définition exhaustive ou de liste des cas de mauvaise foi, mais les types de cas les plus importants sont:
(a) le dépôt d’une demande de signe déjà utilisé par une autre partie dans le but de faire obstacle au «goodwill» créé par cet usage antérieur (11/06/2009, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 38); (b) déposer une demande dans le but d’extorquer de l’argent ou d’inciter des tiers, sous peine de sanctions légales, à abandonner ou transférer leurs marques (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 145; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 72); (c) abuser des systèmes de marque pour des objectifs qui ne correspondent pas aux fonctions essentielles des marques et en se fondant sur des positions purement formelles (voir 07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 108; 25/11/2013, R 2292/2012-4, LUCEO, § 33).

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Autres dispositions

18 Le principe de base est que les droits sur une marque enregistrée existent uniquement contre des produits et services qui sont identiques ou similaires à ceux de la défenderesse, article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19 Ce principe de base ne saurait être contourné en affirmant que le dépôt d’une marque pour des produits et services différents créerait un risque de confusion sur le marché ou que le titulaire de la marque antérieure a l’intention d’étendre ses activités dans les domaines du commerce «différents».
20 Inversement, cela signifie que l’enregistrement d’une marque plus récente pour des produits et services différents ne peut jamais produire de droits exclusifs à l’encontre du titulaire de la marque antérieure et ne peut jamais «empêcher» ce dernier d’exercer son activité dans le domaine des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
21 Le motif d’annulation de la mauvaise foi est fondamentalement différent des causes de nullité relative visées à l’article 8, paragraphe 2, (5) du RMUE (12/09/2019, C-104/18, Stylo émetteurs Koton, EU:C:2019:724, § 46, 53).
22 En l’espèce, cela signifie que l’enregistrement des produits énumérés au point 3 de la décision attaquée ne peut jamais «empêcher» la demanderesse en nullité d’utiliser les produits et services pour lesquels la marque antérieure «COINBASE» est enregistrée, tandis que pour tous les produits et services pour lesquels une telle «fonction de blocage» pourrait se produire, l’enregistrement international contesté a déjà été annulé par la partie de la décision attaquée qui est devenue définitive.
23 Des produits et services différents peuvent être attaqués au titre de l’article 8 du RMUE dans des conditions très strictes, à savoir que la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne et que l’usage de la marque plus récente tirerait indûment profit de la marque antérieure ou lui porterait préjudice. Même lorsque la renommée (dans l’UE) a été démontrée, et lorsque la marque antérieure jouit d’une immense renommée pour certains types de produits ou services spécifiques, et que la marque antérieure est unique pour tous les produits ou services, et lorsque, pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la marque postérieure évoque la marque antérieure, que, en soi, la marque postérieure n’est pas suffisante pour établir que l’usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit de la marque antérieure 64, ou lui porterait préjudice (EU:C:2008:655, § 80). Il reste nécessaire d’expliquer en quoi l’usage de la marque plus récente tirerait indûment profit ou porterait préjudice.
24 Le RMUE repose sur le principe de territorialité (voir aussi l’article 6, paragraphe 3, de la Convention de Paris). Ce n’est que dans les conditions prévues à l’article6 de la Convention de Paris et à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE qu’une marque qui est enregistrée en dehors de l’UE peut être

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invoquée en tant que telle contre une MUE plus récente (ou un enregistrement international, article 196, paragraphe 198, du RMUE), à savoir lorsque la marque antérieure est notoirement connue dans l’UE ou lorsque le demandeur de la marque contestée était l’agent ou le représentant d’un titulaire de marque résidant en dehors de l’UE, l’article 8, paragraphe3, du RMUE et l’article 6 de la Convention de Paris. Dans le cas contraire, la même marque peut être enregistrée dans différents États pour différents titulaires et, comme en l’espèce, pour des produits ou services différents.
25 Au contraire, la notion de mauvaise foi doit être interprétée de manière autonome et non comme une sorte de prorogation ou de substitution pour des motifs relatifs de refus pour lesquels le titulaire de la marque antérieure n’a pas obtenu gain de cause ou qui n’ont même pas été invoqués.
26 Il peut être considéré que la mauvaise foi correspond à «une pratique malhonnête ne répondant pas aux critères d’un comportement commercial acceptable». La condition exigeant que l’usage de la marque soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale doit être considérée comme constituant en substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes des titulaires de la marque (07/01/2004, C-100/02, Gerri, EU:C:2004:11, § 24). Le simple dépôt d’une demande de marque à l’encontre de laquelle des droits antérieurs peuvent être invoqués avec succès, ou contre lequel des motifs absolus de refus peuvent être invoqués, est un acte légitime de protection de son propre intérêt commercial.
27 L’affaire devra être appréciée au regard des scénarios de base exposés au paragraphe 17 ci-dessus et des arguments spécifiques soulevés par la demanderesse en nullité.
Le scénario «Goldhase» [point 17, sous a)]

28 Dans l’affaire «Goldhase», la Cour de justice (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53) a jugé que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce doivent être pris en considération, en particulier:
– premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;
– deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que
– troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

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29 Le Tribunal a précisé, en outre, qu’une présomption de connaissance, par la requérante, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut résulter notamment d’une connaissance générale dans le secteur économique concerné d’une telle utilisation et que cette connaissance peut être déduite, notamment, de la durée d’une telle utilisation. En effet, plus cette utilisation est ancienne, plus il est vraisemblable que le demandeur en avait connaissance au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Cependant, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, depuis longtemps, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur. Il convient plutôt d’apprécier si le seul objectif de la requérante était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (points 38 à 40 de l’arrêt).
30 En l’espèce, aucun de ces facteurs soulevés par la demanderesse en nullité, pris isolément ou combinés, ne s’applique.
31 La demanderesse en nullité a fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international avait effectivement connaissance de l’utilisation du terme «COINBASE» en tant que marque par la demanderesse en nullité, mais n’a pas réussi à le prouver, ce que la titulaire de l’enregistrement international a nié. En particulier, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne comprennent aucune communication ni aucun contact commercial entre les parties dont une telle connaissance effective pourrait être déduite. Le raisonnement avancé par la demanderesse en nullité repose plutôt sur l’argument selon lequel la titulaire de l’enregistrement international aurait dû avoir connaissance de l’usage fait par la demanderesse en nullité parce que les deux sont des concurrents sur le même marché.
32 La demanderesse en nullité se fonde sur un calendrier d’événements très restreint. Le monde des cryptomonnaie était très nouveau au moment du dépôt de l’enregistrement international et est toujours en évolution rapide. Indépendamment de l’usage qui a été fait par la demanderesse en nullité et de l’endroit où il s’est produit, rien ne permet d’affirmer que l’usage était «de longue date» et/ou que la demanderesse en nullité avait déjà obtenu une position consolidée sur le marché en 2016, lorsque l’enregistrement international a été déposé ou en 2015, la priorité qu’elle revendique valablement.
33 Cette «connaissance présumée» est un argument plutôt faible. Elle pénalise de manière tendentielle la partie qui effectue des recherches avant le dépôt ou qui est bien informée de la situation du marché. Il n’existe aucune obligation légale d’effectuer de telles recherches. En outre, le demandeur d’une marque n’a aucune obligation de rechercher des droits antérieurs utilisés dans d’autres juridictions. La «connaissance présumée» ne saurait être considérée au même titre que la connaissance effective.

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34 Qui plus est, aucun élément de preuve ne permet de conclure que la titulaire de l’enregistrement international avait l’intention de bloquer la demanderesse en nullité. En particulier, le dossier ne contient aucun courrier dans lequel la titulaire de l’enregistrement international aurait invoqué la marque contre la demanderesse en nullité.
35 Enfin, le degré de protection du signe «COINBASE» de la demanderesse en nullité est minime. Seuls les produits et services pris en compte dans cette appréciation pour lesquels la demande en nullité a été rejetée, qui sont tous clairement différents. La demanderesse en nullité n’a pas fait valoir qu’elle avait utilisé le signe «COINBASE» pour ces produits et services différents.
36 Même pour les services utilisés par la demanderesse en nullité, le degré de protection de la demanderesse en nullité n’est pas élevé: La zone dans laquelle les deux parties exercent leurs activités est le monde des devises, notamment «Bitcoin». Le mot «COINBASE» établit un lien avec ce terme «Bitcoin», dans lequel la demanderesse en nullité n’a pas de droit de marque (alors qu’il n’y a pas lieu de se prononcer ici sur la question de savoir s’il s’agit d’une marque). La titulaire de l’enregistrement international a prouvé [annexes 1 a) et b) de ses observations présentées devant la division d’annulation, auxquelles il est fait référence à la page 5 de la décision attaquée] que dans le jargon de ceux qui traitent des cryptomonnaies, «COINBASE» est utilisé comme terme technique pour le processus d’ «extraction» d’un bitcoin (quoi qu’il en soit exactement). En d’autres termes, le signe est plutôt faible et ne peut bénéficier d’un degré élevé de protection au regard de l’arrêt «Goldhase».
37 L’intention du demandeur est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé de manière objective par les autorités administratives ou judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit faire l’objet d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (12/09/2019, C-104/18, Stylo èches Koton, EU:C:2019:724, § 47).
38 En résumé, rien dans le dossier ne permet de conclure qu’en ce qui concerne les produits et services différents faisant l’objet du recours, la titulaire de l’enregistrement international avait des intentions malhonnêtes et avait mal tenté de bloquer l’usage légitime d’une marque par un concurrent.
Dépôt d’une demande dans le but d’extorquer de l’argent ou à des fins d’envoi noir [voir paragraphe 17, point b)]

39 En principe, la fonction essentielle d’une marque est de permettre à un opérateur d’utiliser un signe distinctif afin d’éviter un risque de confusion avec les signes d’autres opérateurs. Il est même diamétralement contraire à la fonction essentielle qu’un demandeur de marque n’utilise la protection conférée par l’enregistrement d’une marque que pour extordre de l’argent de tiers ou obtenir d’autres avantages

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indus (voir 07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 145; 08/05/2014, T- 327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 72).
40 Le dossier ne contient aucun élément en ce sens. Il n’a pas été soutenu que la titulaire de l’enregistrement international avait contacté la demanderesse en nullité avec une demande ou une demande d’indemnisation financière.
Autres types d’abus du système de la marque [paragraphe 17, point c)]

41 Aucun argument ne permet de conclure à un quelconque autre comportement abusif de la part de la titulaire de l’enregistrement international.
42 En ce qui concerne l’intention d’usage, ce n’est pas seulement la demanderesse en nullité qui utilise la marque (pour des produits et services différents de ceux visés par le recours), mais également la titulaire de l’enregistrement international, bien que relevant de juridictions différentes.
43 La question de savoir si l’une des parties a l’intention ou non d’utiliser la marque également pour les produits et services faisant l’objet du recours reste purement spéculative. Il n’existe pas de «droit automatique» pour la demanderesse en nullité d’étendre ses activités au domaine des produits et services faisant l’objet du recours, alors qu’il en serait de même «malhonnête» si la titulaire de l’enregistrement international l’avait fait.
44 Les arguments de la demanderesse en nullité à cet égard ne sont spéculatifs ni en l’espèce ni en l’espèce. Il n’appartient pas à la demanderesse en nullité de spéculer sur la question de savoir si la titulaire de l’enregistrement international utiliserait ou non la marque pour un large éventail de produits ou de services (par opposition à l’absence d’usage; il semble être admis que la titulaire de l’enregistrement international utilise, ou a tendance à utiliser, la marque pour certains produits et services), et il n’appartient pas à la demanderesse en nullité de discuter de la «logique commerciale» de la liste de produits et services contestée. Selon la Cour de justice, une demande de marque déposée sans intention d’utiliser la marque pour les produits et services couverts par l’enregistrement constitue une mauvaise foi si (nous ajoutons: ce n’est que si) le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts des tiers, soit d’obtenir, sans même viser un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque (29/01/2020, C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 81). En d’autres termes, une prétendue absence d’intention d’usage à la date de dépôt ne suffit pas à elle seule à annuler la marque; il doit y avoir d’autres circonstances ou critères, qui ont tous été examinés ci-dessus. La Cour de justice a indiqué qu’au cours des 5 premières années, le demandeur n’était pas tenu d’utiliser la marque du tout et a jugé que la mauvaise foi du demandeur de la marque ne saurait, dès lors, être présumée sur la base de la seule constatation que, au moment du dépôt de sa demande, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant

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aux produits et services visés dans cette demande (points 76 et 78). En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international exerce une activité économique.
45 Le point 79 de cet arrêt n’est pas différent. Cela ne saurait être interprété comme signifiant que la demanderesse doit prouver une activité économique ou un intérêt pour chacun des groupes de produits et services concernés. Au contraire, cela ne fait que souligner le principe de base selon lequel les motifs de nullité doivent être appréciés par rapport aux produits et services faisant l’objet de la procédure de recours.
46 Bien au contraire, l’argument le plus pertinent à cet égard est qu’en cas de mauvaise foi pour certains produits, en général, la marque devrait être annulée pour tous les produits et services. Cette question a été au centre du débat dans l’arrêt du 12/09/2019, C-104/18, Stylo émetteurs Koton (EU:C:2019:724). La Cour de justice a considéré que le seul fait que les produits et services en cause soient différents n’exclut pas l’application de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (point 57). Toutefois, cela ne signifie pas que la dissemblance des produits et services constitue automatiquement une mauvaise foi. En revanche, lorsqu’un demandeur a déposé une marque de mauvaise foi pour des produits et services spécifiques pour lesquels il a été établi qu’il existait une mauvaise foi (à savoir le scénario «Goldhase» décrit au paragraphe 17, point a), ci-dessus), les autres produits et services «dissemblables» peuvent encore être «sauvés» au motif qu’aucun risque de confusion ne peut jamais exister avec les produits et services utilisés par la demanderesse en nullité. En l’espèce, il n’a nullement été établi que la titulaire de l’enregistrement international était de mauvaise foi; dès lors, la question de savoir si la constatation de mauvaise foi doit être «étendue» à des produits et services sans rapport avec le litige commercial entre les parties ne se pose pas.
47 À cet égard, il est utile de citer les conclusions de l’avocat général (du 04/04/2019 dans l’affaire C-108/18), selon lesquelles, à la différence des autres causes de nullité, la mauvaise foi n’est pas un défaut inhérent à la marque elle-même, mais découle des circonstances dans lesquelles elle a été demandée. En cas de défauts d’une marque, il est tout à fait concevable que ceux-ci ne concernent que certains produits ou services, sans que son usage soit exclu pour d’autres produits ou services. En revanche, il est beaucoup plus difficile de reconnaître qu’une demande de droit exclusif de marquer certains produits ou services d’un signe particulier a été présentée de bonne foi si ce même droit est également demandé de mauvaise foi pour d’autres produits ou services. La décomposition d’une demande d’enregistrement en partie déposée de mauvaise foi et une partie déposée de bonne foi constitueraient une incitation à demander l’enregistrement de marques pour un ensemble de produits et de services plus important que ne le justifie l’usage prévu.
48 Cela semble tout à fait convaincant. Or, en l’espèce, la prémisse de base n’est pas remplie, à savoir que l’existence d’un comportement malhonnête a été prouvée. En résumé, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande de

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marque en violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et les deux parties sont concurrentes, ni moins ni plus.
Conclusion

49 C’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté le motif de nullité prévu à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient à présent de répondre à la question de savoir si la décision attaquée permettrait aux demandeurs de marques présentant des motifs évidents d’utiliser des marques en tant qu’armes malhonnêtes. C’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a pas qualifié les actes de la titulaire de l’enregistrement international de «sincéral» ou de «malhonnête».
50 Le recours de la demanderesse en annulation doit être rejeté.
Frais

51 La demanderesse en nullité (requérante) est la partie perdante dans la procédure de recours et est condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international (la défenderesse) conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. À la suite de la procédure d’annulation, il n’en demeure pas moins que les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause, à savoir l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la défenderesse à 550 EUR pourla procédure de recours.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’annulation et la requérante à supporter les frais de la procédure de recours, fixés en faveur de la défenderesse à 550 EUR.

Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz