LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 mai 2021
Dans l’affaire R 1026/2020-5
REWE-Chem Group, SL Calle Velázquez 24-7° izd.
28001 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Maria Eugenia Mateu Prades, Serrano 19, 4° Derecha, 28004 Madrid (Espagne)
contre
Rem Industrie S.r.l. Via Cavazzana, 5
Padova
Titulaire de l’enregistrement Italie international/défenderesse représentée par Dr. Modiano indirects Associati S.p.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 068 145 (enregistrement international no 1 410 903 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/05/2021, R 1026/2020-5, Thinking head! (marque fig.)/Thinking head (marque fig.) et al.

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juillet 2017, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international no 014 410 903 (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque figurative ci-dessous enregistrée le même jour au nom de Rem Industrie
S.r.l. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»)

protégeant les produits suivants:
Classe 7 – Appareils de soudure électrique; machines à souder électriques; machines à cacheter à usage industriel; fraiseuses; foreuses; appareils pour enlever le Swarf; machines à chanfreiner; machines pour le traitement superficiel des métaux par chaleur; machines pour modifier les propriétés mécaniques des matériaux métalliques; machines pour modifier la composition superficielle des matériaux; chalumeaux à souder; machines de forage; Fraiseuses [machines]; tours [machines]; centres d’usinage; machines à étouper; machines-outils; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques;

Classe 25 – Vêtements imperméables; habillement pour cycliste; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements, qui ne sont pas des vêtements de protection, incorporant des éléments ou du matériau réfléchissants ou fluorescents; chaussures de sport; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; aubes; blouses; manteaux de laboratoire; chapeaux; manteaux; ceintures [habillement]; cravates; foulards [foulards]; vestes; vareuses; blousons; vestes sans manches; gants [habillement]; leggins [pantalons]; livrées; bonneterie; sous-vêtements; tricots
[vêtements]; maillots de sport; chandails; pantalons; souliers; chaussures de gymnastique; souliers de sport; bottes; tee-shirts; uniformes; vêtements, chaussures, chapellerie.

2 Le 9 juillet 2018, l’enregistrement international contesté a été republié par l’Office.
3 Le 7 novembre 2018, Thinking Heads Group, SL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 17 877 662 pour la marque figurative:
déposée le 20 mars 2018 et enregistrée le 4 septembre 2018 pour les services suivants:

---

3
Classe 35 — Produits Publicité; Services de conseillers en affaires; Prestation de conseils commerciaux; Services d’organisation et de gestion des affaires; Services de conseils en matière de publicité de célébrités et de locuteurs ou écrivains célèbres et prestigieux; Services de gestion d’affaires pour artistes, sportifs et haut-parleurs; Services de conseils commerciaux aux artistes, aux célébrités et aux locuteurs célèbres et prestigieux; Services de conseils en matière d’images de marques pour artistes, célébrités et haut-parleurs célèbres; Services d’agence pour la promotion de personnalités; Organisation de foires, de spectacles et d’expositions à buts culturels ou éducatifs;

Classe 41 — Services d’agences de divertissement; Mise à disposition de personnes, d’experts et de personnalités en tant qu’orateurs lors de réunions, de conférences, de séminaires et de présentations; services éducatifs; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation et cours; publication de livres et de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, autres que textes publicitaires; orientation professionnelle dans le domaine de l’éducation et de la formation; services de conseil en matière d’éducation et de formation de la direction et du personnel.

b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 559 073 pour la marque figurative:
déposée le 29 janvier 2009 et enregistrée le 24 décembre 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Magazines, livres, manuels et publications imprimées; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);

Classe 35 — Services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; gestion des affaires commerciales en rapport avec les franchises; conseils en affaires; conseils en gestion commerciale; direction des affaires des artistes du spectacle, des sportifs et des haut-parleurs;

Classe 41 — Services éducatifs; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation et cours; organisation de foires, de spectacles et d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication de livres et de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, autres que textes publicitaires; orientation professionnelle dans le domaine de l’éducation et de la formation; services de conseil en matière d’éducation et de formation de la direction et du personnel.

c) Enregistrement espagnol no 2 541 220 de la marque figurative
déposée le 19 mai 2003 et enregistrée le 16 avril 2004 pour les services suivants:

---

4
Classe 41 — Éducation; Formation; Services de gestion et d’organisation de conférences;

Classe 45 — Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

4 L’opposante a revendiqué la renommée des marques antérieures. À titre de preuve, les documents suivants ont été fournis:
– Annexe 1: EInforma Company profil de l’opposante (en espagnol avec une traduction partielle en anglais) fournissant, entre autres, le chiffre d’affaires pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et d’autres informations financières sur l’opposante tirées des données déposées auprès du Registro Mercantil;
– Annexe 2: Extrait de la base de données WHOIS concernant la création du nom de domaine https://www.thinkingheads.com le 5 mars 2003;
– Annexe 3: Extraits de la base de données eInforma des bilans et comptes de pertes et profits pour les années 2012 à 2017 déposés au Registro Mercantil
(en espagnol avec une traduction partielle en anglais);
– Annexe 4: Des impressions non datées du site internet de l’opposante( www.thinkingheads.com/enon sur ses «services d’assistance»; Un extrait du blog (www.thinkingheads.com/en/blog/), «Les idées qui influencent le monde», des extraits de ses pages de médias sociaux, Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, avec 6 693 abonnés et un extrait de vidéos populaires sur les chefs de question publiées sur YouTube;
– Annexe 5: des impressions non datées du site web de l’opposante www.thinkingheads.com sur les activités et les clients de l’opposante;
– Annexe 6: Des impressions non datées de la page web de l’opposante www.thinkingheads.com/en/ sur les services d’édition et les profils de vingt clients de haut profil en Espagne et au niveau international, comme Felipe
Gonzalez, Jose Luis Rodriguez Zapatero, Al Gore, Gorbachov;
– Annexe 7: une déclaration sous serment du directeur général de l’opposante datée du 7 juin 2019, fournissant des chiffres de vente annuels nets de 2012 à 2017 et expliquant les activités de l’opposante consistant à gérer des conférences mondiales pour des leaders importants au sein des entreprises, de la direction, de l’industrie, de la société, de l’économie, de la démocratisation, de la politique et des ressources humaines, ainsi que des services de couragements pour les événements, la création de sites internet et de blogs pour les orateurs en Espagne, en Corée et aux États-Unis et la création et la distribution de leurs articles et livres;
– Annexe 8: une déclaration conjointe de témoin du directeur mondial et du directeur du marketing des chefs de Thinking Group SL, datée du 7 juin
2019, fournissant des chiffres annuels sur les dépenses relatives à la promotion et à la publicité des «chefs de Thinking» de 2012 à 2019;

---

5
– Annexe 9: Une déclaration sous serment du journaliste, de l’aventeur et du créateur des séries télévisées espagnoles (Al filo de lo impossible –«à la périphérie de l’impossible»), datée du 12 juin 2019, indiquant qu’il a travaillé avec l’opposante pendant de nombreuses années et loué les produits et services de l’opposante pour divers projets. La déclaration sous serment indique également qu’à sa connaissance, l’opposante est l’une des marques dominantes dans son domaine et qu’en raison de sa présence de longue date sur le marché (17 ans) et de l’excellence, de l’exclusivité et de la haute qualité de ses produits et services, les marques de l’opposante sont très reconnues dans son domaine de spécialisation en tant que marques renommées;
– Annexe 10: Copie d’un certificat d’attribution de services communautaires reçu par l’opposante en 2017 et d’une impression d’un article daté du 16 octobre 2017 («Les chefs de file reçoivent le prix du service communautaire de reconnaissance internationale par l’IASB-International Association of Speaker’s Bureaus») publié sur le site web de l’opposante, ainsi qu’une impression d’un article publié à l’adresse www.lawyerpress.com ( en espagnol), daté du 30 novembre 2015 intitulé Icade Asociación authentique de homenaje a la celencia, sur l’attribution de la «Premio Icade Asociación al
Charteracto»;
– Annexe 11: Rapport Google Analytics de 2013 à 2019 publié par l’AgenciaSeo.eu montrant plus de 800 000 sessions web en espagnol et en anglais;
– Annexe 12: Extraits de 23 articles (en espagnol avec une traduction partielle en anglais portant des dates comprises entre 2010 et 2019, par exemple
Vanity Fair du 1 novembre 2013, Tiempo du 15 octobre 2010, Interviú du 3 avril 2012, El Pais du 15 septembre 2013, FARO DEVIGOdu 17 octobre
2013, La blanción du 19 octobre 2013, Funds Societydu 14 juin 2019, Diario de Cádiz du 9 juin 2015,LA VOZ DE Cádiz (www.lavozdigital.es), du 12 mai
2018, Top Comunicacióndu 13 mai 2016,ABC Economía, Vancouvzérique,
Interzdiz, LA VOZ DE Cádiz ( http://www.interviu.es/);
– Un document intitulé «Votre partenaire dans le marché hispanophone», contenant des photos de onze personnalités espagnoles qui ont été
«présentées exclusivement par des chefs de Thinking»;
– Programme d’événements ExpoManagement 2010 (en espagnol);
– Annexe 13: Captures d’écran de la chaîne YouTube de l’opposante;
– Annexe 14: Documentation sur les activités de parrainage: Cibecom — Congreso iberoamerciano de communicacion, événement à Madrid du 8 mai 2019 au 10 mai 2019; Une impression d’un article de Cibecom (https://cibecom.lat), daté du 13 décembre 2018 intitulé «THINKING HEADS
SE UNE A CI BECOM» 2019 COMO PARTNER DE contenido»; Forum international pour la croissance au Portugal 2019; Le 10 avril 2019, Miami émerge la plateforme américaine, 14 mars 2019 «Des chefs de Thinking

---

6
collabore avec les futurs chefs de pays en développement» sur le parrainage par l’opposante d’un étudiants de Sierra Leone au LSE;
– Annexe 15: Capture d’écran du 14 février 2019 d’un programme «Tele 5» à l’adresse http://www.telecinco.es d’un entretien avec l’un de ses clients, qui est l’auteur du livre Fake actualités: La nueva arma de destrucción;
– Annexe 16: Impressions du site internet Wayback Machine de l’opposante en.thinkingents.com les 3 juin 2012 et 5 juin 2014, et www.thinkingheads.com le 18 août 2015, le 18 juillet 2016, le 2 janvier 2018 et le 21 août 2018; impression des résultats de la recherche sur Google et de la recherche sur Google des «têtes de pensée».
5 Après l’échange d’observations, par décision du 23 mars 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international, fixés à 300 EUR. La décision attaquée est résumée comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: Absence de risque de confusion
– Les produits désignés par l’enregistrement international contesté compris dans la classe 7 diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution des produits et services de l’opposante. Le public pertinent ne coïncide pas. Il n’existe pas de relation complémentaire. Le public pertinent ne pensera pas que leur origine provient de la même entreprise.
– Les produits désignés par l’enregistrement international contesté compris dans la classe 25 ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage des produits et services de l’opposante. Il n’existe pas de relation complémentaire. Le simple fait que certains des produits désignés par l’enregistrement international contesté puissent constituer un merchandising ne les rend pas similaires aux produits et services de l’opposante. Les produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leur commerce et ils proviennent d’entreprises différentes. Ces produits et services ne sont pas similaires.
– Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Renommée des marques antérieures
– Les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer la renommée des marques antérieures.
– Les chiffres du compte de pertes et profits pour les années 2012 à 2017, étayés par des extraits de la base de données eInforma (annexes 1, 3 et 7),

---

7
bien que relativement élevés, font référence à l’activité de l’opposante en général, et non aux marques de l’opposante. Aucune information n’est fournie concernant le territoire couvert par ces chiffres. Les chiffres relatifs aux investissements réalisés pour promouvoir les marques «thinking Head» au cours de la période 2012-2019, présentés dans la déclaration sous serment
(annexe 8), sont relativement faibles et ne sont étayés que par une seule capture d’écran d’un programme Tele 5 du 14 février 2019 (annexe 15) — soit postérieure à la date pertinente et ne montre la marque de l’opposante que dans le contexte. Aucune information n’a été fournie sur le nombre de spectateurs possibles ou sur la nature de l’apparence télévisée. Il n’y a pas d’autre élément de preuve concernant des campagnes promotionnelles.
– Des impressions non datées du site internet et du blog de l’opposante (annexes 4, 5 et 6), les extraits archivés du site internet de l’opposante et des résultats de recherches effectuées sur Google (annexe 16) attestent simplement de la présence de l’opposante sur l’internet et non de la reconnaissance des marques antérieures parmi le public pertinent. Il en va de même pour les informations relatives à l’enregistrement du nom de domaine de l’opposante. Le rapport Google Analytics de 2013 à 2019 (annexe 11), sur le nombre de sessions en ligne en espagnol et en anglais, ne fournit aucune information quant aux pays depuis lesquels ces sessions ont débuté, et il est difficile de savoir si les chiffres reflètent uniquement de nouvelles sessions ou incluent des visites répétées provenant de la même source. Il est difficile de savoir où les abonnés et les téléspectateurs provenaient des impressions des comptes Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram de l’opposante, montrant le nombre de abonnés ou de similaires (annexe 4), ainsi que de vidéos sur YouTube, montrant le nombre de téléspectateurs (pièce 13). La valeur probante des éléments de preuve, dont la source est l’opposante, est faible, même si certains chiffres politiques peuvent être ses clients.
– Les articles de l’annexe 12 font référence à l’activité de l’opposante en général, font référence à ou contiennent des entretiens avec le PDG de l’opposante. Seuls quelques-uns contiennent l’élément figuratif des marques de l’opposante. Le nombre d’articles n’est pas particulièrement élevé et près de la moitié sont datés après la date pertinente. Il n’est pas non plus possible d’établir leur contenu complet. Certes, les articles montrent que l’opposante a fait preuve d’un certain degré d’attention médiatique. Toutefois, ils ne sont pas étayés par des études de marché ou des informations sur les parts de marché dans le secteur des entreprises en question. Il en va de même pour la déclaration sous serment émise par l’un des clients de l’opposante (annexe 9), qui n’est pas une source indépendante.
– La récompense reçue en 2017 (annexe 10) à la convention annuelle de l’Association internationale de Speaker Bureaus (IASB), qui s’est tenue à Las Vegas en avril 2017, concerne le service communautaire de l’opposante. L’article daté du 30 novembre 2015, publié sur les actualités de droit à l’adresse www.lawyerpress.com, n’est pas traduit dans la langue de procédure. La copie d’un programme de Madrid en 2019 (qui se situe bien en dehors de la période pertinente), qui énumère des «chefs de Thinking» parmi

---

8
d’autres partenaires de l’événement (annexe 14) et une copie du programme d’un autre événement en 2010 (annexe 12) contenant, entre autres, la marque figurative de l’opposante, en l’absence de tout autre élément de preuve, comme le nombre d’participants à ces événements, leur degré de publicité ou la couverture médiatique qu’ils ont reçue, concernent simplement les activités principales de l’opposante et ne fournissent aucune information sur les marques de l’opposante.
– Les impressions de quelques articles de la section «actualités» du site web de l’opposante (annexe 14) font référence à des événements qui se sont déroulés près de deux ans après la date pertinente (l’un d’entre eux dans Miami).
– L’opposante n’a pas produit de déclarations émanant de tiers indépendants (en particulier de chambres de commerce et/ou d’autres associations professionnelles) attestant de l’usage intensif ou de la reconnaissance de ses marques antérieures, ni de données sur les parts de marché, les sondages d’opinion ou les études de marché, qui sont les moyens de preuve les plus appropriés pour fournir des informations sur le degré de connaissance des marques, la part de marché qu’elles possèdent ou la position qu’elles occupent sur le marché par rapport aux produits et/ou services des concurrents. Bien que les éléments de preuve susmentionnés indiquent que les marques antérieures «Thinking Chefs» ont été utilisées depuis au moins cinq ans avant la date pertinente pour organiser/gérer des conférences ou d’autres événements similaires, elles ne fournissent pas d’indications suffisantes quant au degré de reconnaissance des marques de l’opposante par le public pertinent en Espagne et dans l’Union européenne.
– Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
6 Le 22 mai 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 juillet 2020.
7 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
8 L’opposante fait valoir les arguments suivants dans le cadre du recours:
A. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Comparaison des marques
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres [T-h-i-n-k-i-n-g-H-e-a- d-s] qui constituent les éléments verbaux distinctifs et dominants des signes. L’élément figuratif des marques antérieures (une tête de réflexion), qui n’a pas d’équivalent dans l’enregistrement international contesté, renforce

---

9
l’élément verbal dominant. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
– Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. Ils coïncident par le son des lettres [T-h-i-n-k-i-n-g-H-e-ad-], qui constituent l’ensemble des éléments verbaux distinctifs et dominants des signes. Ils ont le même nombre de syllabes, le même rythme, l’intonation et la prononciation.
– Sur le plan conceptuel, les consommateurs européens et espagnols percevront les deux signes comme faisant référence au même concept de «réalisation de processus intellectuels afin de former des associations et des modèles psychologiques du monde». Les signes sont conceptuellement identiques.
Famille de marques
– Les marques antérieures forment une famille ou une série de marques contenant le même élément distinctif et dominant «THINKING HEADS» et sont utilisées sur les territoires pertinents (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473). L’enregistrement international contesté reflète la structure de sa famille de marques.
Les produits et services
– Les produits et services en cause sont complémentaires. Le public pertinent considérera que les vêtements, les chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25 sont des produits de merchandising directement liés aux produits et services des marques antérieures et liés à ceux-ci. Le merchandising devrait être fourni lors de la conférence/conférence/symposium par le même organisateur.
– Les «distributeurs automatiques» de l’enregistrement international contesté compris dans la classe 7 sont visiblement situés dans des salles de conférence, des hôtels, des zones de cotravail, des salles d’attente dans les aéroports, des bibliothèques, des magasins de livres, etc., où des conférences/symposiums sont organisés, des publicités/publicités sont placées ou des livres vendus. Le type de consommateur participant à un événement organisé par l’opposante pourrait supposer que le «distributeur automatique» est directement lié à la famille de marques «Chefs de sort» de l’opposante ou est parrainé/autorisé/autorisé/autorisé par l’opposante.
– Le public pertinent de la marque antérieure comprend les hommes et les femmes du secteur industriel auxquels les produits industriels de l’enregistrement international contesté compris dans la classe 7 peuvent s’adresser. Par conséquent, en raison du caractère distinctif accru des marques antérieures, il est probable et réaliste que le consommateur moyen
(en Espagne et en Europe) perçoive les produits et services en cause comme similaires.
Renommée des marques antérieures

---

10
– La division d’opposition a critiqué les différents documents et n’a pas accordé l’importance requise aux éléments de preuve de la renommée dans leur ensemble.
– Les directives de l’Office indiquent ce qui suit: «Compte tenu du volume des documents souvent nécessaires pour prouver la renommée, il peut suffire de traduire uniquement les parties matérielles des documents ou publications longs». En l’espèce, il n’était pas nécessaire de traduire des documents qui contenaient principalement des chiffres ou des statistiques.
– La renommée des marques antérieures en Espagne et dans l’Union européenne a été prouvée. L’Espagne est une partie substantielle de l’Union européenne.
– La renommée a acquis plus de 17 ans en raison de l’usage intensif et de l’exploitation des marques «Thinking head».
– D’autres entreprises n’utilisent ni ne commercialisent leurs produits/services sous des marques identiques. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté le caractère distinctif accru des marques antérieures.
Le lien entre les signes
– Un lien sera établi entre les signes étant donné que les marques en conflit sont identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, l’intensité de la renommée des marques antérieures a acquis plus de 17 ans de promotion et d’exploitation importantes, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, l’existence de la famille de marques «Thinking head» et le caractère complémentaire des produits et services.
– Même si aucun lien direct n’était établi entre les produits et services, une association avec la (les) marque (s) antérieure (s) de l’opposante est possible, compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes («Thinking
Chefs»/«Thinking head») et de la forte renommée des marques antérieures.
Profit indu (parasitisme)
– L’image des marques «Thinking Chem» et ses caractéristiques projetées seront transférées aux produits désignés par l’enregistrement international contesté, de sorte que la commercialisation des produits de la titulaire de l’enregistrement international sera facilitée par une telle association. À cette fin, une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché aux marques antérieures «Thinking Chefs» n’est pas requise. Elle n’est pas non plus tenue de démontrer que le bénéfice de la titulaire de l’enregistrement international porte préjudice aux intérêts économiques de l’opposante. Le public pertinent sera amené à transférer les valeurs d’efficacité, de haute qualité, d’excellence et d’innovation de l’opposante vers les produits couverts par l’enregistrement international contesté, ce qui, par conséquent, sera indûment renforcé par l’association avec les marques antérieures.

---

11
Préjudice porté au caractère distinctif (dilution)
– La commercialisation de vêtements ou distributeurs automatiques de «têtes de sort» par la titulaire de l’enregistrement international réduira le caractère distinctif de la marque antérieure et le consommateur moyen sera, à moyen ou long terme, moins enclin à associer immédiatement les marques à l’origine de Thinking Chem SL, étant donné que l’enregistrement international contesté aura pour effet de réduire le pouvoir d’attraction des marques antérieures, entraînant une dispersion de l’identité et de l’emprise sur l’esprit du public des marques antérieures «Thinking Cheings». La fonction publicitaire des marques antérieures sera entravée et celles-ci ne seront plus en mesure de créer une association immédiate avec l’opposante.
– La titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé que les entreprises d’autres secteurs utilisent les marques «Thinking head». Plus la marque antérieure est unique, plus le risque que l’usage d’une marque postérieure identique ou similaire porte préjudice à son caractère distinctif est important.
Préjudice porté à la renommée (ternissement)
– Les produits de la titulaire de l’enregistrement international diminueront et dévalueront les marques antérieures. Il convient de souligner que la renommée d’une marque antérieure peut être dévasée même dans un contexte qui n’est pas intrinsèquement désagréable, mais qui s’avère incompatible avec une image particulière que la marque antérieure a acquise aux yeux du public en raison de l’effort promotionnel de son titulaire, comme en l’espèce. Dès lors, il peut être affirmé que les vêtements demandés compris dans la classe 25, notamment les articles de bonneterie, les sous-vêtements, les vêtements imperméables, les vêtements incorporant des éléments réfléchissants, les chaussettes absorbant la transpiration ou les tenues et les machines demandées dans la classe 7, telles que les distributeurs automatiques ou les incubateurs pour œufs, présentent des caractéristiques susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’image des marques antérieures.
Juste motif
– La titulaire de l’enregistrement international contesté n’a prouvé aucun juste motif à l’usage de l’enregistrement international contesté. En l’absence de toute indication, l’absence de juste motif doit être présumée.
A. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Le niveau d’attention du consommateur est moyen. Le public pertinent étant le grand public et les professionnels (pour toutes les marques en cause), le risque de confusion doit être apprécié par rapport à la perception de la partie du public faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé.
– Il a été prouvé que les marques antérieures jouissent d’une renommée.

---

12
– Les signes sont identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant donné qu’ils partagent tous le même élément dominant «Thinking Heads», l’élément verbal étant le plus important dans tous les cas.
– Les produits et services en cause sont complémentaires et donc similaires. Les produits désignés par l’enregistrement international contesté compris dans la classe 25 seront perçus comme des produits de merchandising liés aux produits et activités fournis sous les marques antérieures. Le consommateur moyen percevra les distributeurs automatiques comme provenant de l’opposante ou avec son consentement, étant donné que les distributeurs automatiques sont placés dans des aéroports, des salles de conférence ou des hôtels où l’opposante organise des conférences et des endroits publicitaires.
Sur le risque de confusion
– Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru, les signes sont identiques et les produits sont similaires. L’enregistrement international contesté reflète la structure de la famille de marques antérieures. Compte tenu du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
11 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui ne sont pas soumises à l’inspection publique, notamment si la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
12 Si un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce est invoqué conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
13 En l’espèce, l’opposante a demandé, en termes généraux, que les preuves de la renommée présentées devant la division d’opposition restent confidentielles. Toutefois, elle n’a fourni aucune raison expliquant pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable, et la chambre de recours n’a trouvé aucune indication susceptible de justifier l’existence d’un intérêt particulier pour les éléments de preuve, dont la majorité relève du domaine public, comme les

---

13
extraits de sites web, les publications et les états financiers du registre public qui peuvent être contrôlés par n’importe qui [03/05/2017, R 2246/2016-2, GREEN MUSHROOM FARM INTERNATIONAL (fig.)/GREEN FARMS (fig.), § 13-
17; 31/01/2008, R 966/2007-2, MAKO (fig.)/MALO, § 11-13; 03/03/2008, R
429/2007-2, FITCOIN/coin (fig.) et al. § 23-24).
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
15 Par conséquent, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque demandée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, il doit exister un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (06/07/2012, 60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 20, 21; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, §
30; 09/09/2020, T-669/19, PRIMUS, EU:T:2020:408, § 21).
16 Plus précisément, la troisième des conditions susmentionnées vise trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient toutefois de souligner que, dans aucun de ces cas, il n’est nécessaire qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit; le public pertinent doit seulement être en mesure d’établir un lien entre eux et ne doit pas nécessairement les confondre (22/03/2007, T-215/03,

---

14
Vips, EU:T:2007:93, § 36-42; 29/10/2015, T-517/13, QUO VADIS/QUO
VADIS, EU:T:2015:816, § 23).
17 En l’espèce, l’opposante a invoqué tous les risques susmentionnés. La chambre de recours accueille l’opposition en raison du préjudice porté à la renommée (ternissement), pour les raisons exposées ci-après. Les risques restants ne doivent donc pas être pris en considération.
Territoire pertinent
18 Les marques antérieures sont une marque espagnole et deux marques de l’Union européenne. Les territoires pertinents sont l’Espagne et l’Union européenne. En ce qui concerne l’Union européenne, la renommée sur le territoire d’un seul État membre peut suffire (voir, en ce sens et par analogie, 06/10/2009, C-301/07,
Pago, EU:C:2009:611, § 28).
Dates pertinentes
19 La date pertinente à laquelle la renommée doit être établie est le 6 juillet 2017.
Renommée
20 Pour satisfaire à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une marque doit être connue d’une partie significative du public pertinent au regard des produits ou services couverts par cette marque (27/06/2019, T-334/18, Ana de Altún, EU:T:2019:451,
§ 34; 26/06/2019, T-651/18, HAWKERS, EU:T:2019:444, § 15). Le Tribunal a jugé à cet égard qu’il n’est pas nécessaire qu’une marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public pertinent pour pouvoir être considérée comme renommée (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 49), ou qu’elle jouisse d’une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent, pour autant qu’elle jouisse d’une renommée dans une partie substantielle de celui-ci (16/10/2018, T-548/17, Anokhi, EU:T:2018:686, § 94). En effet, en ce qui concerne la MUE, le territoire d’un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union européenne (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30, 32).
21 Il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve produits par le titulaire de la marque afin de déterminer si celle-ci est notoirement connue (10/05/2012, C-100/11 P, Botolist, EU:C:2012:285, § 72). Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (26/06/2019, T-651/18, Hawkers, EU:T:2019:444, § 29).
22 Bien que, dans le cadre de l’appréciation de la renommée, il soit tenu compte de tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (02/10/2015, T-624/13, Darjeeling, EU:T:2015:743, § 75;

---

15
25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34), la liste ci-dessus étant purement illustrative, et il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur tous ces éléments (26/06/2019, T-651/18, Hawkers, EU:T:2019:444, § 24; 08/11/2017, T-754/16, CC, EU:T:2017:786, § 101). Dès lors, le seul fait que des éléments de preuve n’ont pas été fournis à titre de parts de marché ne permet pas de conclure que la marque antérieure n’était pas connue d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente.
23 Ladivision d’opposition n’a pas tenu compte de bon nombre des articles présentés dans la pièce 12, car ils renvoyaient au PDG et non à l’entreprise de l’opposante. Toutefois, lorsque des services professionnels sont en cause, comme en l’espèce, la nature exacte des services dépendra de l’expertise, des compétences, des qualifications et de l’expérience de personnes clés dans l’entreprise. Il est donc tout naturel que certains articles de presse mentionnent le PDG et le fondateur de l’opposante lorsqu’ils décrivent les activités de l’opposante. L’article de Vanity Fair du 1 novembre 2013, qui fait référence au PDG et au fondateur de l’opposante en tant qu’agent des plus célèbres locuteurs au monde tels que l’ancien premier ministre espagnol Jose Maria Aznar et Felipe Gonzales ainsi qu’un ancien ministre de l’économie espagnol et l’article de FARO DE VIGO daté du 17 octobre 2013, qui le mentionne comme le directeur de la carrière et de la conférence du célèbre, peut être pris en considération dans l’appréciation des éléments de preuve dans leur ensemble. En tout état de cause, il n’est pas exact qu’il n’est pas fait référence à «THINKING HEADS» et ne mentionne que le PDG: Par exemple, l’article susmentionné de FARO DE VIGO indique que «Daniel Romero-Abreu a fondé plus d’une décennie et demi des chefs de Thinking, qui est actuellement l’une des principales entreprises de promotion des idées».
24 En tout état de cause, il y a suffisamment de mentions de «THINKING HEADS» dans les autres articles. Les éléments de preuve dans leur ensemble révèlent que le signe qui constitue le nom de l’opposante a été utilisé de telle manière qu’un lien a été établi entre ce signe et certains des services spécifiques suivants: Ainsi, par exemple, l’article d' Interviú (http://www.interviu.es/) daté du 3 avril 2012 intitulé El mánager de los politicos/The manager of the politiciens indique que
«la même agence qui représente Zapatero gère les conférences des anciens ministres Pedro Solbes, Elena Salgado et Josep Piqué. […] Les chefs de pensée sont l’agence de haut-parleurs la plus renommée en Espagne et en Amérique latine» (voir, par analogie, 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 22,
23).
25 La critique formulée par la division d’opposition dans la décision attaquée selon laquelle bon nombre des articles sont datés après la date pertinente et ne peuvent être pris en considération ne tient pas compte du fait que les nombreux articles contiennent des informations corroborant la renommée préexistante du signe antérieur sur le marché de niche des services de conseil et d’agence relatifs à la publicité et à l’image de marque de célébrités et de locuteurs ou écrivains célèbres et prestigieux. Par exemple, LA VOZ DE Cádiz (www.lavozdigital.es, datée du 12 mai 2018, indique qu’en quinze ans, l’opposante est allée d’être une start-up à une entreprise mondiale et une référence dans son secteur, et l’une des principales

---

16
entreprises de promotion des idées. De même, la publication Vive Saludable, datée du 10 février 2019, mentionne les «Chefs de sort, en tant que premiers conseils professionnels spécialisés dans le positionnement en Espagne.
26 Le fait que l’opposante fournisse des services aux chefs de file, aux célébrités et aux célèbres est confirmé par la déclaration sous serment du journaliste, de l’aventurer et du créateur des séries télévisées espagnoles (Al filo de lo impossible
– à l’exception de l’impossible)(pièce 9), qui atteste du fait qu’il a travaillé avec l’opposante pendant de nombreuses années et a loué les produits et services de l’opposante pour différents projets. De toute évidence, seul un client serait en mesure d’attester des informations sur la durée, la nature et l’étendue de sa relation commerciale avec l’opposante. La division d’opposition a donc commis une erreur en refusant de tenir compte de cette déclaration sous serment en considérant qu’elle émanait d’une personne liée à l’opposante.
27 L’importance des activités de l’opposante est en outre corroborée par les chiffres d’affaires annuels de 2012 à 2017 déposés auprès du Registro Mercantil espagnol d’environ 3.4 millions d’EUR en 2017 et de 2.5 millions d’EUR par an au cours des années précédentes, ce qui, compte tenu de la nature spécialisée du marché sur lequel l’opposante opère et du fait qu’il fournit des services personnalisés pour sélectionner des individus, est suffisamment élevé. En outre, dans la mesure où les preuves dans leur ensemble révèlent que l’opposante était la première en Espagne à offrir le type de services qu’elle propose, et qu’elle est présente de longue date sur ce marché, il est évident qu’une partie substantielle du chiffre d’affaires a été générée en Espagne et qu’une partie substantielle de ses activités sont exercées sur ce territoire. Les chiffres relatifs au chiffre d’affaires annuel ne peuvent être exclus simplement parce qu’il ressort des éléments de preuve que l’opposante possède des succursales aux États-Unis et en Corée.
28 Les éléments de preuve dans leur ensemble contenant les extraits de ses pages web confirment donc la présence de l’opposante sur le marché de niche spécialisé des services de conseil et de publicité relatifs à l’image de marque de célébrités et de locuteurs ou écrivains célèbres et prestigieux. Les «chefs de réflexion» fournissent à ses clients les outils d’influence nécessaires pour renforcer la diffusion de leurs idées, de leur vision, de leurs pensées et de leurs valeurs personnelles, qui ont le plus d’impact sur la société. Compte tenu de la nature personnelle des services proposés et du fait que le public ciblé est des célébrités et des personnes célèbres, un chiffre d’affaires suffisamment élevé a été généré au fil des ans à un niveau qui indiquerait qu’un certain degré de renommée en Espagne a été acquis auprès du public pertinent composé de célébrités et de célébrités.
29 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que la renommée a été établie pour les services suivants protégés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 877 662 pour la marque figurative:

---

17
Classe 35 — Services de conseils en matière de publicité de célébrités et de locuteurs ou écrivains célèbres et prestigieux; Services de conseils en matière d’images de marques pour artistes, célébrités et haut-parleurs célèbres; Services d’agence pour la promotion de personnalités.

L’existence d’un lien
30 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (30/04/2009, C-136/08 P, Camelo, EU:C:2009:282, § 25; 25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 22;
14/12/2012, T-357/11, Grupo BIMBO (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2012:696, §
29).
31 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figure le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’ existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45;
30/04/2009, C-136/08 P, Camelo, EU:C:2009:282, § 26).
32 À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice. Il est rappelé que le lien entre les signes peut être établi même en l’absence de toute proximité entre les produits en conflit (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 52). En effet, lorsque le préjudice porté à la renommée (ternissement) est allégué, comme en l’espèce, un tel préjudice se produit précisément dans les cas où la marque contestée est utilisée pour des produits différents.
Les signes
33 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude entre les marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et le signe contesté ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas
(27/10/2016, T-625/15, Spa Village, EU:T:2016:631, § 34).
34 Plus ces produits sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera la marque antérieure renommée dans l’esprit du public pertinent. Par ailleurs, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44, 54).

---

18

Marque antérieure Enregistrement international contesté
35 Les signes à comparer sont les suivants:
36 La marque antérieure est une marque figurative composée du libellé «Thinking Chem», écrit en caractères gras standard en dessous duquel figure l’expression «crafted LEADERSHIP» en très petites lettres majuscules, qui, en tant que telles, sont à peine lisibles. La police de caractères et la présentation spécifiques en caractères gras n’ajoutent aucune caractéristique figurative ou autre susceptible de distinguer les mots qui la composent. L’élément le plus frappant et dominant de la marque antérieure est le libellé «Thinking head».
37 L’enregistrement international contesté est également une marque figurative, composée de l’expression «Thinking head!» en caractères gras épais dans une police de caractères standard sur deux plans. Le poêle vertical de la lettre «T» est accolé au trait vertical de la lettre «h» et la partie verticale du dernier trait de l’avant-dernière lettre «n» de «Thinking» est accolée au trait vertical du point d’exclamation. Le point d’exclamation est un ajout insignifiant et mineur qui ne fait que renforcer l’élément verbal. Ni le point d’exclamation ni la stylisation ne modifieront la perception que le consommateur aura de la marque demandée comme étant composée de l’expression «Thinking head», qui est l’élément dominant et le plus distinctif de la marque contestée.
38 Sur le plan visuel, les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne étant donné que l’élément dominant et le plus distinctif dans les deux marques est l’expression identique «Thinking head».
39 Sur le plan phonétique, les marques en conflit sont identiques dans la mesure où les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, qui, en raison de leur position et de leur taille, ne seront très probablement pas prononcés.
40 Sur le plan conceptuel, les marques sont identiques pour le public qui comprend l’anglais, en percevant dans les marques le sens de «prendre en compte des événements et des questions importants». Pour les locuteurs non anglophones, aucun des signes n’a de signification, et compte tenu de l’absence de contenu sémantique clair de l’un ou l’autre signe, la comparaison conceptuelle est neutre du point de vue de ces locuteurs. Dans l’ensemble, les signes sont similaires à un degré très élevé, voire presque identiques.

---

19
41 L’élément verbal «Thinking Heads» de la marque antérieure, qui fait allusion aux «capacités intellectuelles du public», est également intrinsèquement distinctif pour le public ayant une connaissance de l’anglais, pour les services en cause.
Les produits désignés par l’enregistrement international contesté
42 L’enregistrement international contesté couvre, dans la classe 25, des vêtements, chaussures et articles de chapellerie en général (chapeaux; manteaux; ceintures
[habillement]; cravates; foulards [foulards]; vestes; vareuses; blousons; vestes sans manches; gants [habillement]; leggins [pantalons]; bonneterie; sous- vêtements; tricots [vêtements]; chandails; pantalons; souliers; bottes; tee-shirts; chaussettes; vêtements, chaussures, chapellerie), mais aussi spécifiquement vêtements et chaussures de sport et de gymnastique (vêtements pour cyclistes; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; chaussures de sport; chaussettes absorbant la transpiration; maillots de sport; ; chaussures de gymnastique; chaussures de sport), vêtements pour activités en plein air (vêtements imperméables; vêtements, autres que vêtements de protection, contenant des éléments ou du matériau réfléchissants ou fluorescents et vêtements de travail
(blouses; manteaux de laboratoire; uniformes; aubes; les livrées). Le publicpertinent des produits contestés s’étendra du grand public à la recherche de vêtements de consommation courante ou de sport et de gymnastique aux professionnels du lieu de travail.
43 L’enregistrement international contesté couvre une gamme variée de machines et machines-outils, de moteurs et de composants compris dans la classe 7. Il inclut les distributeurs automatiques utilisés pour la fourniture d’aliments, de boissons et d’autres produits; incubateurs pour les œufs, c’est-à-dire des dispositifs simulant l’incubation de l’avière en maintenant les œufs à chaud dans une certaine température et dans l’hygrométrie correcte avec un mécanisme de tournage pour les couver; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission autres que pour véhicules terrestres, à savoir produits pour l’application commande de puissance dans des machines autres que les véhicules terrestres; Appareils de soudure électrique; machines à souder électriques; chalumeaux à souder destinés au processus de fabrication de matériaux d’assemblage; travaux d’usinage tels que machines à fraiser; foreuses; machines de forage; Fraiseuses [machines]; machines à chanfreiner destinées à fabriquer des produits et pièces de haute précision dans les magasins et les industries; tours [machines]; centres d’usinage; machines-outils, qui sont des produits utilisés pour la découpe des métaux; machines d’élimination du Swarf destinées à éliminer les débris ou les déchets résultant de procédés de fabrication d’usinage, de travail du bois ou de procédés de fabrication subtractifs (détachants) similaires; machines pour le traitement superficiel des métaux par chaleur; machines pour modifier les propriétés mécaniques des matériaux métalliques; machines pour modifier la composition superficielle des matériaux; machines à étouper; machines d’étanchéité à usage industriel utilisées pour l’étanchéité des joints ou des coutures contre les fuites dans différentes structures et canalisations. Les produits de l’enregistrement international contesté compris dans cette classe sont donc destinés à être utilisés dans l’industrie ou l’agriculture, ou dans la vente

---

20
automatisée de en-cas, de boissons, de cigarettes et d’autres produits à partir d’une machine. Le public pertinent pour ces produits contestés compris dans la classe 7 est composé de professionnels et de spécialistes de l’industrie, de l’agriculture ou du commerce.
44 Il est vrai que les produits contestés n’ont manifestement aucun point commun avec les services de conseil et de publicité relatifs à l’image de marque de célébrités et de locuteurs ou écrivains célèbres et prestigieux pour lesquels la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en Espagne. En effet, le degré de proximité des produits et services en cause est faible. Toutefois, comme déjà souligné, cela n’est pas déterminant pour le risque de préjudice porté à la renommée (ternissement), qui se produit précisément dans les cas où la marque contestée est utilisée pour des produits différents (22/3/2021, R 1913/2020-5,
MAZAR/MAZARS).
Sur la question de savoir si un lien sera établi
45 En l’espèce, les signes en conflit sont presque identiques et l’expression «Thinking Heads» est intrinsèquement distinctive pour les services de la marque antérieure. Deuxièmement, bien que les produits désignés par l’enregistrement international contesté soient différents des services fournis par l’opposante, il ne peut être exclu que les services de l’opposante puissent être fournis à une partie très large du public professionnel de l’industrie, du commerce et de l’agriculture qui, sans être concerné par les produits désignés par l’enregistrement international contesté, pourrait être confronté de manière incidente à ces produits dans leur vie quotidienne. En effet, par exemple, comme l’opposante l’a souligné, les distributeurs automatiques peuvent être situés dans des locaux où ses clients sont engagés comme haut-parleurs. Troisièmement, il est prouvé que la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne pour les services de conseil et de publicité relatifs à l’image de marque de célébrités et de locuteurs ou écrivains célèbres et prestigieux qu’elle a établis en tant que première entreprise espagnole à avoir exploité un tel marché en Espagne. Par conséquent, la chambre de recours conclut qu’un lien peut être établi aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Préjudice porté à la renommée des marques antérieures
46 En ce qui concerne le préjudice porté à la renommée de la marque, également appelé «ternissement» ou «dégradation», un tel préjudice est constitué lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé s’adressent au public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 46). Le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptible d’exercer une influence négative sur l’image de la marque (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40).
47 Il peut y avoir ternissement lorsque la marque renommée est liée à des produits qui évoquent des associations mentales indésirables ou douteuses qui sont en

---

21
conflit avec les associations ou l’image générées par l’usage légitime de la marque renommée par son titulaire.
48 Le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits proposés par la titulaire de l’enregistrement international possèdent une caractéristique ou une qualité susceptible d’avoir une incidence négative sur l’image de la marque antérieure renommée (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40). L’arrêt «Claeryn/Klarein» de la Cour de justice Benelux (01/03/1975, affaire A 74/1), qui concernait les marques prononcées à l’identique «Claeryn» pour un gin néerlandais et «Klarein» pour un détergent liquide, a été cité dans l’avis de l’AG Jacobs du 10/07/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:404, § 38 est un exemple classique du risque de ternissement.
49 Les chambres de recours ont conclu que la renommée des préparations pour le traitement topique du fugus des ongles était ternie par une marque postérieure pour les herbicides (27/6/2019, R 1446/2018-4, excinail +/excilor), l’usage d’une marque postérieure similaire pour des services de publicité, de marketing et de promotion, des services de gestion des affaires commerciales et des services administratifs, l’assistance commerciale porterait préjudice au caractère spécial et unique d’une marque antérieure jouissant d’une renommée élevée pour des cigarettes et des produits de tabac (24/7/2019, R 1889/2017-2, R 24/10/2012, R
2342/2011-1).
50 Il convient également de rappeler que l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de préjudice (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, §
40). Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (10/05/2012, C-100/11 P, Botolist/Botocyl, EU:C:2012:285, § 95; 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 59).
51 En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’il existe une interdépendance entre, d’une part, la renommée et le caractère distinctif des marques antérieures et, d’autre part, l’existence d’un risque que l’une des trois atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE puisse se produire, dans la mesure où plus le caractère distinctif et la renommée sont importants, plus il sera facile d’admettre ces risques, ce qui implique également que ZIA sera plus facile à satisfaire à son obligation de prouver l’existence d’une atteinte couverte par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (3ème type de la marque TUARA, EU:T:2019:241, §
53).
52 L’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée par rapport au public pertinent des services de l’ opposante et non par rapport au public pertinent des produits pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été demandée.

---

22
53 L’opposante fournit sous la marque antérieure le secteur exclusif et spécialisé de la carrière de marketing, des traits ou des cadres professionnels, des célébrités et des personnes célèbres. La renommée de la marque antérieure comporte une association avec les noms de célébrités, de meneurs et de personnes célèbres qu’elle a positionnées, grâce à ses services de conseils, de publicité et d’imagerie commerciale, en tant qu’autorités dans leurs domaines d’intérêt, d’activité ou d’industrie, en les rendant plus crédibles et en les différenciant de la compétition. La marque antérieure serait donc associée à l’image d’exclusivité, d’excellence et de communication.
54 Detoute évidence, en l’espèce, l’image de la marque antérieure jouissant d’une renommée en Espagne, pour les services de marques personnelles exclusifs pour sélectionner des individus, ne sera pas compatible avec l’enregistrement international contesté, qui est pratiquement identique à la marque antérieure, qui protège les articles de mode, sous-vêtements, sous-vêtements, bonneterie, bonneterie compris dans la classe 25 (y compris articles de mode à bas prix), vêtements de sport et de gymnastique, vêtements de travail et tenues, peignoirs
(albes), distributeurs automatiques ou outils et machines-outils pour l’agriculture, par exemple dans l’agriculture et la menthe. La spécification des produits de l’enregistrement international contesté n’exclut pas les produits de consommation courante à bas prix, les produits de nature fonctionnelle, les produits destinés à l’industrie et à l’agriculture, qui peuvent avoir un effet négatif sur l’image de la marque antérieure et ne sont pas compatibles avec celle-ci. Par conséquent, le risque de préjudice porté à la renommée ne peut être exclu.
Juste motif
55 En ce qui concerne la dernière condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe demandé soit sans juste motif, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39). En effet, lorsque le titulaire de la marque antérieure a démontré l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir l’existence d’un juste motif pour l’usage de cette marque (07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 34).
56 À cet égard, l’existence d’un juste motif permettant d’utiliser une marque portant atteinte à une marque renommée doit être interprétée de manière restrictive
(09/09/2020, T-669/19, Primus, EU:T:2020:408, § 21; 16/03/2016, T-201/14,
SPA Wisdom, EU:T:2016:148, § 65).
57 La titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucun élément de preuve pour établir l’existence d’un juste motif pour l’usage de l’enregistrement international contesté et considère simplement qu’il ne saurait y avoir de préjudice porté à la renommée de l’opposante.
58 À la lumière de tout ce qui précède, l’opposition est accueillie et la décision attaquée doit être annulée. Le recours est accueilli et la protection de l’enregistrement international contesté a été refusée dans son intégralité.

---

23
Préjudice porté au caractère distinctif (brouillage)
59 Étant donné que l’opposition est accueillie et que la protection de l’enregistrement international contesté est refusée dans son intégralité, la chambre de recours n’a pas besoin d’examiner le profit indu ou le préjudice porté au caractère distinctif des marques antérieures.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.

---

24
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et refuse la protection de l’enregistrement international;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.

Signature Signature Signature
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza