EUIPO, 2 juin 2021, R 1221/2020‑5, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al.

EUIPO 2 juin 2021

Arguments

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Rejeté
Principe du premier déposant
La cour a estimé que la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque a été établie, ce qui justifie la décision de nullité.
Rejeté
Absence de mauvaise foi
La cour a jugé que les circonstances entourant le dépôt de la marque indiquent une intention de nuire aux intérêts de la demanderesse en nullité.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 2 juin 2021, n° R1221/2020-5
Numéro(s) :	R1221/2020-5
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 juin 2021
Dans l’affaire R 1221/2020-5
Dino Baumberger AM Schornacker 66
46485 Wesel
Autriche Titulaire de la MUE/requérante représentée par Kanzlei Kötz Fusbahn Rechtsanwälte, Rosenstraße 11a, 40479 Düsseldorf (Allemagne)
contre
NUBE, S.L. Avenida 8 de Agosto, 27
07800 Ibiza
Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par BAYLOS, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 25 762 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 194 872)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/06/2021, R 1221/2020-5, LIO (fig.)/El LIO (fig.) et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juin 2015, DBM Videovertrieb GmbH a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits et services suivante:
Classe 21 — Cobelets et tasses; Chopes en verre; Tasses;
Classe 24 — serviettes de bain; Draps de bain;
Classe 25 — tee-shirts; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues;
Polos en tricot; Polos; Casquettes de base-ball;
Classe 34 — cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; Cendriers;
Classe 40 — Impression sur T-shirt;
Classe 42 − Conception de logos pour tee-shirts.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes: Jaune doré et noir.
2 La demande a été publiée le 11 juin 2015 et la marque a été enregistrée le 15 novembre 2016.
3 Le 28 novembre 2016, le transfert de la MUE contestée à Dino Baumberger (ci- après la «titulaire de la MUE») a été notifié à l’Office.
4 Le 26 juillet 2018, nube, S.L. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
6 Les droits antérieurs invoqués par la demanderesse en nullité dans le cadre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE étaient les suivants:

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– La marque de l’Union européenne no 9 806 324, déposée le 14 mars 2011 et enregistrée le 28 août 2012 pour des services compris dans les classes 41 et 43;
– La marque de l’Union européenne no 13 130 364, déposée le 31 juillet 2014 et enregistrée le 3 mars 2017 pour des services compris dans les classes 41 et 43;
– Enregistrement espagnol no M 2 974 171, déposé le 14 mars 2011 et enregistré le 8 juillet 2011 pour des services compris dans les classes 41 et
43.
7 Dans le contexte de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, la
demanderesse en nullité a invoqué son droit d’auteur sur le signe tel qu’il est protégé en vertu du droit espagnol.
8 Au cours de la procédure devant la division d’annulation, les observations suivantes ont été incluses, entre autres:
9 Le 26 juillet 2018, la demanderesse en nullité a produit les pièces 1 à 27 afin d’étayer l’allégation de mauvaise foi. En particulier, les éléments de preuve suivants étaient pertinents en l’espèce:
– Pièce jointe 4:
o Une impression de la page Facebook de la titulaire de la marque de l’Union européenne (version espagnole) datée du 5 avril 2018; sous favoritos, il énumère, entre autres, «Restaurant LIO, Ibiza»;
o Une impression du site www.northdata.de indiquant que l’objet commercial de la titulaire de la marque de l’Union européenne est l’achat et la vente de biens immobiliers et de services connexes. En

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outre, la production et la distribution de supports multimédias de sons et d’images ainsi que de revues d’images et de magazines photo;
– Pièces 9 à 10: Coupures de presse, par exemple Diario de Ibiza, El Pais, La Vanguardia, NY Times, The Guardian ou Telegraph sur la
«restauration»/«club cabaret» Lío, parmi lesquelles figuraient des articles de presse auxquels Christian Audigier et Karim BENZEMA ont assisté à l’inauguration du restaurant; que Rossy de Palma, Paul Anka et les Kings Gypsy ont donné des représentations; que, entre autres, Giorgio Armani,
Roberto Cavalli, Irina Shayk, Lionel Messi, Carles Puyol, Ronaldo, Frank
Ribery, Rafa Nadal, Justin Bieber, Orlando Bloom, plomb di Caprio, Zac
Efron, Michelle Rodriguez, Arnold Schwarzenegger et Shakira étaient des invités; la participation spontanée d’Anne Hathaway à un spectacle; des publicités pour différentes représentations;
– Pièce jointe 11: Aperçu financier des activités de restaurants de Lío au cours des années 2011 à 2017;
– Pièce jointe 13: Captures d’écran de la page facebook de Lío, compte Instagram (avec 58.1 000 abonnés) et compte Twitter, a débuté en avril 2011 avec 12.3 millions de abonnés;
– Pièce jointe 15: Offre de vente faite par la titulaire de la MUE à l’agent de la demanderesse en nullité Morgades del Rio S.L. du 13 décembre 2016 pour la marque «LIO» pour le merchandising, demandant un prix de vente important et indiquant que l’offre était limitée dans le temps. Le nom de domaine www.Lio-DESIGNS.com/de/LIOIBIZA faisait partie de l’offre;
– Pièce jointe 16: Offre de vente du 12 juin 2017 adressée à Trilantique Europe, indiquant que le titulaire de la marque de l’Union européenne a pris connaissance du club «Ibiza top club, LIO» durant ses vacances en 2015 et proposant l’autre marque de l’Union européenne, le site web www.lio- designs.com, et a déjà conçu et produit des articles de merchandising pour un montant considérable au demandeur en nullité. En outre, la demanderesse en nullité a été informée que des articles de merchandising étaient déjà en vente
à Ibiza;
– Pièce jointe 17: Couverture de presse de février 2017 sur le groupe d’investisseurs Trilantique Europe achetant des parts du groupe PACHA, auquel appartient «Lrécio», la valeur de cette transaction est estimée à 350 millions d’EUR;
– Pièce jointe 19: Lettre de cessation et d’abstention du 12 janvier 2018 adressée par la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque de l’Union européenne; il est également indiqué que la demanderesse en nullité n’a jamais répondu à la première offre de vente;
– Pièce jointe 20: Réponse du 22 janvier 2018 à la lettre de cessation et d’abstention, réitérant l’offre de vente initiale et le prix;

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– Pièce jointe 21.1: Impressions de la boutique en ligne www.pacha.com montrant divers articles et accessoires vestimentaires avec le logo PACHA;
– Pièce jointe 21.2: Catalogue PACHA été 2017;
– Pièce jointe 21.3: Les reçus d’achat pour l’année 2012 pour plusieurs milliers de t-shirts «LIO» par PACHA Merchandise et de l’année 2015 pour une centaine de t-shirts «LIO»;
– Pièce jointe 22: Preuve d’une réservation au nom de la titulaire de la MUE à «Lío» en mai 2017;
– Pièce jointe 23: Les impressions du site web www.lio-designs.com, datées du 5 avril 2018, ne montrent aucun article pour chiens ni aucune référence aux chiens.
10 Le 3 septembre 2018, le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations indiquant que la principale zone de distribution de ses produits était l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse et qu’aucune boîte de nuit d’Ibiza n’était visée par ses MUE. L’Office a été invité à rejeter la demande en nullité, faute de quoi «des pertes considérables surviennent après nos années d’activité». Un catalogue de produits non daté des dessins ou modèles LIO contenant 12 articles, dont aucun n’est destiné aux chiens, a été présenté avec ces observations. Aucune référence à un chien n’a été faite dans ce catalogue de produits. Toutefois, la dernière page montre un cadran sur une plage.
11 Le 26 février 2019, la demanderesse en nullité a présenté d’autres observations en réponse et, entre autres, en annexe 4 à ces observations, d’autres articles de presse concernant la renommée internationale de «LÍO», à savoir Paris Match, Forbes
France, i Entertainment News. Il ressort de ces articles que le terme «LÍO» a été inauguré en 2011 et qu’il donnerait des performances dîtables à Londres à Londres en février 2019 avec des billets proposés à partir de 180 GPB par personne et des performances DJ d’Idris Elba. En outre, «LÍO» a été nommé no 83 dans la liste de l’Association internationale des boîtes de nuit des 100 clubs au monde en octobre 2017. Il ressort de l’annexe 2 des présentes observations que la version imprimée d’ICANN WHOIS pour le domaine lio-designs.com a été créée le 31 janvier 2016.
12 Le 17 juillet 2019, la demanderesse en nullité a présenté d’autres observations, parmi lesquelles une décision de l’Oficina Española de Patentes y Marcas portant la référence 210 818 (pièce jointe 1), dans laquelle l’Office espagnol a conclu, au point 7.3, que la notoriété des marques «LÍO» avait été établie.
13 Par décision du 28 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits et services.
14 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:

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La titulaire de la marque de l’Union européenne dans une procédure parallèle concernant la MUE no17 225 939, DBM Videovertrieb GmbH, est la société dont la titulaire de la MUE contestée en l’espèce est le directeur général. Étant donné que le directeur général et la société sont mentionnés de manière interchangeable dans les observations et que M. Baumberger est la personne qui contrôle l’entité commerciale qui est l’autre titulaire de la marque de l’Union européenne, toute référence à la titulaire de la MUE inclut une référence à DBM Videovertrieb GmbH.
En 2011, le restaurant cabaret et la boîte de nuit «LÍO» ont été inaugurés à Ibiza par la demanderesse en nullité, qui est également titulaire du club et de
la marque . Depuis, et en particulier au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, «LÍO»a été utilisé dans des publicités, dans les médias sociaux et en tant que décoration pour les locaux, citer uneboîte de nuit couronnée de succès et renommée à Ibiza.
Lorsde la finalisation de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée , la titulaire de la marque de l’Union européenne a proposé de vendre la marque de l’Union européenne contestée à la demanderesse en nullité pour une quantité considérable d’argent.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a expliqué à la demanderesse en nullité qu’elle avait eu connaissance de la boîte de nuit «LÍO» en 2015, au cours d’un séjour de vacances à Ibiza. Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas été en mesure d’acheter un bouchon avec le logo«LÍO» pour son chien, également appelé LIO, il a décidé d’enregistrer la marque de l’Union européenne contestée à son retour en Allemagne.
L’achat de la marque de l’Union européenne contestée a une nouvelle fois été proposé à la demanderesse en nullité pour un montant deux fois plus élevé que le prix de vente initial.
Trois mois après cette deuxième offre de vente, à savoir le 20 septembre 2017, DBM Videovertrieb GmbH a déposé une deuxième demande de
marque de l’Union européenne pour le même logo pour des produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 20, 26 et 25. Cette deuxième marque «LÍO» (ci-après l’ «autre marque de l’Union européenne»)
a été enregistrée le 8 janvier 2018.
Le 22 janvier 2018, une troisième offre de vente a été soumise à la demanderesse en nullité, revenant au prix initial.
Au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence de la marque «LÍO» et de son usage par la demanderesse en nullité pour des produits et services différents de ceux visés par la demande. La marque de l’Union européenne contestée est globalement

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similaire à la marque de l’Union européenne antérieureno 13 130 364.
Toutefois, la dénomination «LÍO»avait été utilisée sans éléments figuratifs avant le dépôt de l’autre marque de l’Union européenne et de la marque de l’Union européenne contestée.
Les produits enregistrés sous la marque de l’Union européenne contestée sont des produits promotionnels et leur diffusion est une pratique courante dans le secteur des boîtes de nuit et des spectacles. À cet effet, la demanderesse en nullité importe également, en particulier, des t-shirts «LÍO» en 2012 et les a vendus en 2015.
Les offres de vente multiples sur une période relativement courte, demandant des prix différents et élevés, sans indiquer de raisons économiques à l’origine de la modification des prix, ne sont pas conformes à une activité commerciale réelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne sous la marque de l’Union européenne contestée.
En outre, les premiers produits couverts par la marque de l’Union européenne contestée étaient des produits dérivés à Ibiza, de tous les endroits possibles, où la boîte de nuit de la demanderesse en nullité portant le même nom jouit d’une renommée évidente.
La première justification du dépôt de la MUE contestée, à savoir pouvoir produire un bouchon pour le chien de la titulaire de la MUE, est absurde. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également expliqué que le chien est notoirement connu en Allemagne, en Autriche et en République tchèque, étant donné que son épouse avait rédigé un livre à ce sujet. Toutefois, la renommée du chien n’a pas été prouvée et aucune référence au chien n’est faite dans le catalogue de la titulaire de la MUE. Au contraire, la dernière page du catalogue représente la mer et une plage, ce qui peut être compris comme une référence à Ibiza.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas pu établir sa propre activité commerciale réelle sous la marque de l’Union européenne contestée.
Il s’ensuit que la marque de l’Union européenne contestée n’a été déposée que dans le but d’empêcher la demanderesse en nullité d’entrer sur le marché des produits promotionnels et de merchandising, en vue d’obtenir une compensation financière.
La mauvaise foi est constatée pour l’ensemble des produits et services enregistrés sous la MUE contestée.
15 Le 15 juin 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 août 2020.

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16 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 octobre 2020, la demanderesse en nullité
a demandé le rejet du recours.
17 Le 10 décembre 2020, la titulaire de la MUE a présenté de nouveaux arguments et faits faisant référence à l’arrêt de l’Oberlandesgericht München du 3 décembre 2020 dans la procédure de recours contre le jugement du Landgericht München dans la procédure 33 O 12787/18.
18 Le 18 janvier 2020, la demanderesse en nullité a déposé des observations en réponse, ainsi que l’arrêt du Landgericht München du 3 décembre 2019 dans la procédure 33 O 12787/18; une traduction en anglais a été fournie.
19 Le 3 mars 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations en réponse aux dernières observations de la demanderesse en nullité ainsi qu’à l’arrêt rendu par l’Oberlandesgericht München le 3 décembre 2020 dans la procédure 29 U 7097/19 (la décision de recours dans la procédure 33 O
12787/18 devant le Landgericht München). Aucune traduction dans la langue de procédure n’a été fournie.
Moyens et arguments des parties
20 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le système de la MUE repose sur le principe du premier déposant, codifié à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Le club«LÍO» est un lieu cachant pour des célébrités, qui se cachent des touristes et des visiteurs habituels d’Ibiza. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un lieu connu et fréquenté par le public ou une partie significative des personnes recherchant une nuit vibrante, mais d’un lieu d’intérêt particulier et retraité pour le riche et célèbre (voir observations du 10 octobre 2018, page
12, point d).
La demanderesseen nullité, bien qu’elle soit une titulaire expérimentée de la marque de l’Union européenne, avait librement décidé de ne pas demander la protection des produits couverts par la marque de l’Union européenne contestée. Des exemples tirés du portefeuille de marques de la demanderesse en nullité sont indiqués, qui s’étendent aux classes 9, 18, 24, 25 et 35. Il s’ensuit donc que la décision commerciale de la demanderesse en nullité concernant sa marque «LÍO» ne visait pas à obtenir une protection pour la vente de produits.
La titulaire de la marque de l’Union européenne avait procédé à un examen minutieux des registres des marques afin de s’assurer que la demanderesse en nullité n’utilisait pas le signe «LÍO» pour les produits enregistrés sous la marque de l’Union européenne contestée (voir observations du 10 octobre 2018, page 2, point c, page 3). Dans sa réponse à la procédure en contrefaçon devant le Landgericht München, la titulaire de la marque de l’Union

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européenne déclare même avoir vérifié, dans les propres locaux de LÍO, qu’aucun produit similaire ou identique à ceux couverts par la marque de l’Union européenne contestée n’a été vendu par la demanderesse en nullité (voir page 6 de la réplique, jointe en annexe 1 aux observations de la demanderesse en nullité du 26 février 2019).
Une telle décision commerciale se reflète également dans le fait que la marque de l’Union européenne no 10 620 839 de la demanderesse en nullité de 2012 incluait des produits compris dans les classes 32 et 33, tandis que la demande postérieure no 13 130 364 ne couvrait que des services. Même en 2017, la demanderesse en nullité n’avait toujours pas tenté de protéger sa marque «LÍO» pour les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée.
Dès lors, sur la base de la volonté libre et de la décision de la demanderesse en nullité, son degré de protection pour les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée était nul.
Toutefois, des produits et services dissemblables, tels que ceux en cause, ne sauraient, par définition, démontrer un lien étroit.
En outre, il n’existe pas de groupe de produits tel que cité par la division d’annulation: «produits promotionnels et de merchandising». La titulaire de la marque de l’Union européenne ne fabrique et ne vend pas de tels produits, mais ces produits sont enregistrés sous sa MUE.
L’ «apparence blanche feel» de la gamme de produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne est totalement indépendante et différente de l’activité de la demanderesse en nullité. La titulaire de la marque de l’Union européenne a créé lesite web www.lio-designs.com afin de souligner le caractère indépendant de son entreprise de mode.
Bien que le nom de son chien notoirement connu LIO ait inspiré le titulaire de la marque de l’Union européenne pour enregistrer la marque de l’Union européenne contestée, ce n’était jamais l’intention de produire des vêtements pour animaux de compagnie, mais des articles de mode. Le chien était déjà connu dans la mesure où il appartenait au célèbre champion allemand de skiting Tanja Szweczenko, qui lui est apparue à la télévision. Après que le titulaire de la marque de l’Union européenne et son épouse avec le nom artiste BUSTER ont acheté le chien, elle a écrit un livre portantle titre ohne
Maulkorb, qui renforçait encore la notoriété du chien LIO en Allemagne, en
Autriche et en République tchèque (voir observations du 3 mai 2019).
C’est un phénomène typique des temps actuels que les entreprises étendent leurs activités sur de nouveaux marchés. Par exemple, le produit original «Red Bull» était la limonade, mais il gère aujourd’hui une équipe de courses automobiles, entre autres. En particulier, les constructeurs automobiles traditionnels tels que BMW, Mercedes ou Land Rover produisent également des sacs, des portefeuilles et des articles vestimentaires. Les marques de bière traditionnelles, telles que Guinness, Paulaner ou Erdinger, vendent désormais

10
des vêtements. Même les assureurs, banques ou sociétés de logiciels étendent toutes leurs activités à la mode, aux gadgets électroniques ou à d’autres produits et services sans lien avec leur activité initiale et principale.
Toutefois, la simple possibilité d’entrer sur de nouveaux marchés, comme le montrent les exemples ci-dessus, ne signifie pas que tous les produits et services peuvent être considérés comme similaires. Ce n’est que parce que des produits et services non liés pourraient être vendus par la même entreprise un jour que celle-ci ne constitue pas un lien étroit entre eux.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas connaissance de l’usage antérieur ou de l’enregistrement de la marque d’un tiers pour les produits en cause, étant donné qu’il n’en existait aucune. La titulaire de la
marque de l’Union européenne a simplement demandé la marque manuscrite et après avoir vérifié que cette écriture n’était pas protégée, a demandé la marque de l’Union européenne contestée et, par la suite, l’autre marque de l’Union européenne.
La raison pour laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas pu établir une activité commerciale plus importante sous la marque contestée et l’autre marque de l’Union européenne est simplement le fait qu’en 2015, la demanderesse en nullité a commencé à s’opposer à l’utilisation des marques par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Des actions en justice contre la titulaire de la MUE pour contrefaçon de marque ont été intentées le 12 septembre 2018 devant le Landgericht
München (référence: 33 O 12787/18). En outre, les MUE prévoient un délai de grâce de cinq ans avant que leur usage ne devienne obligatoire. Tant l’autre que la marque de l’Union européenne en cause en l’espèce continuent de relever de leurs périodes de grâce.
La demanderesse en nullité a elle-même déclaré dans ses observations du 26 février 2019 qu’en 2015, c’est-à-dire au moment du dépôt des MUE de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il était «trop tôt pour tester suffisamment les activités commerciales sous la marque «LIO» pour décider de prendre définitivement le saut en matière de produits de merchandising». La demanderesse en nullité n’avait pas de plan concret d’entrée sur le marché des produits enregistrés sous la marque de l’Union européenne contestée au moment de son dépôt.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a procédé à une vérification intensive des registres et des activités commerciales et n’a constaté aucun risque de collision.
La titulaire de la marque de l’Union européenne ne pouvait donc avoir aucune intention d’interférer avec les propres entreprises de la demanderesse en nullité étant donné qu’aucun n’était discernable au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.

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Les offres de vente de la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité ont été une réaction à l’opposition de cette dernière à l’usage des marques par la titulaire de la MUE. Le prix élevé était censé refléter la valeur et l’importance de ces marques pour le titulaire de la marque de l’Union européenne et, en réalité, il n’avait pas l’intention de renoncer à ces marques.
21 Par ses observations du 10 décembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a complété les observations susmentionnées par les éléments suivants:
Le 3 décembre 2020, l’Oberlandesgericht München a statué sur le recours dans le cadre de l’action en contrefaçon engagée par la demanderesse en nullité contre la titulaire de la MUE selon laquelle, étant donné que les produits et services examinés dans cette procédure étaient différents, aucune contrefaçon n’avait été commise.
Le fait que la demanderesse en nullité ait engagé cette procédure reflète la gravité des activités commerciales de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui, à son tour, ne saurait être considérée comme dénuée de pertinence.
En outre, le fait que les produits et services ont été jugés totalement différents par l’Oberlandesgericht démontre qu’il n’existe pas de lien étroit entre eux.
22 Dans ses dernières observations du 3 mars 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne insiste une nouvelle fois sur le fait qu’il y avait eu une activité commerciale sous la marque de l’Union européenne contestée, qui a dû être arrêtée en raison de la procédure judiciaire engagée par la demanderesse en nullité. En outre, sur la base du délai de grâce de cinq ans, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas tenue d’exercer une activité commerciale au cours de la période en cause. Enfin, et comme l’a clairement confirmé l’Oberlandesgericht München, les produits et services en cause sont totalement différents. Par conséquent, il ne peut pas non plus exister de lien étroit entre eux. La titulaire de la marque de l’Union européenne cite (avec traduction dans la langue de procédure) certains éléments de l’arrêt.
23 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La mauvaise foi constitue une exception manifeste au principe du premier déposant.
Lefait que la demanderesse en nullité n’a pas demandé la protection d’une marque pour les produits enregistrés sous la marque de l’Union européenne contestée est dénué de pertinence aux fins de la constatation de la mauvaise foi. Il est fait référence à l’ arrêt «NEYMAR»(14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 54-56) dans ce contexte.
La demanderesse en nullité utilisait ses signes«LÍO» lors du dépôt de la MUE contestée.

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– Les produits et services sont voisins des services de divertissement et de restauration. Dans la perception des consommateurs, il existe une corrélation étroite, en particulier lorsqu’il s’agit d’une marque couronnée de succès et renommée, telle que lamarque «LÍO» de la demanderesse en nullité.
– À cet égard, le titulaire de la marque de l’Union européenne a lui-même reconnu dans le mémoire exposant les motifs du recours que les entreprises de tous les secteurs cherchent à étendre leurs activités en vendant des produits et accessoires de mode de consommation courante.
– Ence qui concerne le secteur du divertissement, les consommateurs s’attendent à ce que les entreprises actives dans ce secteur proposent des produits de merchandising et de promotion dans le but spécifique de leur offrir un souvenir de l’expérience. Il existe donc un lien étroit entre les articles de souvenir, tels que ceux enregistrés sous la marque de l’Union européenne contestée, et les services fournis par la demanderesse en nullité. Cela s’applique d’autant plus lorsque les produits font référence à une boîte de nuit renommée, telle que celle dirigée par la demanderesse en nullité.
– En tout état de cause, la similitude des produits et services n’est pas une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi. Il est fait référence à l’arrêt du 12/09/2019, C-104/18P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51-59.
– Les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ont pas un aspect différent. Dans ce contexte, la marque de l’Union européenne contestée n’apparaît jamais telle qu’elle est enregistrée, mais dans d’autres couleurs qui coïncident avec les couleurs et la stylisation utilisées par la demanderesse en nullité sur ses réseaux sociaux, la décoration des locaux et les publicités utilisées pour promouvoir la boîte de nuit.
– Si la marque de l’Union européenne contestée avait réellement porté sur le chien, le site web et le catalogue auraient dû apparaître le chien d’une manière ou d’une autre. Elle est totalement absente de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
– Il convient d’accorder uneattention particulière aux circonstances suivantes: un mois seulement après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a contacté la demanderesse en nullité avec une offre de vente pour cette marque. Les premiers produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été mis en vente à Ibiza, à tous les endroits. Les motifs invoqués par le titulaire de la marque de l’Union européenne pour cette activité commerciale, à savoir son chien, étaient dénués de sens. Aucune preuve d’une activité commerciale viable sous la marque de l’Union européenne contestée n’a été prouvée.

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– Même avant que la demanderesse en nullité n’engage des actions en justice contre l’usage de la marque de l’Union européenne contestée, aucune activité commerciale réelle n’a eu lieu.
– Enoutre, l’argument selon lequel c’est en raison des actions de la demanderesse en nullité que le titulaire de la marque de l’Union européenne a dû mettre un terme à sa commercialisation de la marque de l’Union européenne contestée n’a été introduit dans la procédure qu’avec le mémoire exposant les motifs du recours. Cela met en évidence son manque de cohérence. Au cours de la procédure, le titulaire de la marque de l’Union européenne a déjà modifié ses arguments à plusieurs reprises, ce qui ne renforce pas leur crédibilité.
– Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne insiste sur le fait que les produits et services respectifs sont différents, ce qui signifie que la marque de l’Union européenne contestée ne saurait être considérée comme un obstacle aux efforts commerciaux de la demanderesse en nullité, il devrait en être de même pour les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
– L’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne d’entraver l’activité de la demanderesse en nullité est également démontrée par le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne no 17 935 177 de la
demanderesse en nullité du 25 juillet 2018 pour des produits compris dans les classes 9, 18 et 25 et des services compris dans les classes 41 et 42. L’opposition était également dirigée explicitement contre les services.
– Lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne entendait empêcher la demanderesse en nullité de prendre l’étape de la logique commerciale consistant à étendre ses activités à la vente d’articles promotionnels, tels que ceux couverts par la marque de l’Union européenne contestée. Une telle extension avait déjà eu lieu en ce qui concerne l’autre club de nuit PACHA de la demanderesse en nullité.
24 Les observations du 18 janvier 2021 peuvent être résumées comme suit:
– Les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le recours formé par la demanderesse en nullité devant le Landgericht München doivent être rejetées au motifqu’elles sont tardives, étant donné que ce document du 18 septembre 2018 aurait pu être produit à un stade antérieur de la procédure.
– La raison pour laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fait référence à la procédure en contrefaçon à un stade antérieur était qu’il n’était pas certain du résultat final. En effet, dans la décision rendue en première instance le 3 décembre 2019 par le Landgericht München (33 O

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12787/18), le tribunal a conclu à l’existence d’un degré suffisant de similitude entre les produits et services pour qu’il y ait contrefaçon.
– La demanderesseen nullité n’a pas fait référence à cette procédure, étant donné que les conditions et exigences relatives à la contrefaçon sont différentes de celles relatives à la mauvaise foi. Les procédures sont juridiquement indépendantes l’une de l’autre.
– Laprésente action en nullité conteste la marque de l’Union européenne contestée au niveau du registre, tandis que l’action en contrefaçon poursuit tout usage au niveau du marché. Ces deux actions ne sont ni alternatives ni exclusives, elles ne sont pas non plus liées entre elles.
– Même s’il existait une activité commerciale réelle sous la marque de l’Union européenne contestée, la mauvaise foi ne saurait être exclue.
– Enoutre, le moment de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi est la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir juin 2015. Toutefois, l’action en contrefaçon n’a été introduite que trois ans plus tard, en septembre 2018. Par conséquent, l’action en contrefaçon ne saurait servir d’excuse à l’absence d’activité commerciale réelle au cours de la période pertinente. Ainsi qu’il ressort des captures d’écran historiques du site web www.lio-designs.com (à présent présentées en pièce jointe 2), ce site web n’a eu aucune activité avant mai 2018.
– Il est souligné que la conclusion relative à la dissemblance entre les produits et services dans le cadre de la procédure en contrefaçon devant le tribunal allemand ne fait pas obstacle à la présente procédure. En particulier, la constatation d’une similitude entre les produits et services n’est pas une condition obligatoire de la mauvaise foi.
– Les documents suivants sont joints à ces observations: en annexe 1, le jugement du Landgericht München dans la procédure 33 O 12787/18 du 3 décembre 2019 et une traduction en anglais; En annexe 2, une impression de
«the Wayback Machine» montrant que le site web www.lio-designs.com a été
«enregistré 22 fois entre mai 28, 2018 et novembre 25, 2019». Aucune activité antérieure au 28 mai 2018 pour ce site Internet ne ressort de cette impression.
– Dans le résumé des faits, le Landgericht München a déclaré que «sur la base de la propre estimation de la demanderesse en nullité, environ 1,140,000 invités se sont rendus à LÍO depuis son inauguration en juin 2011 et qu’au cours de la période 2014-2018, la demanderesse en nullité a généré des recettes totales de 97,224, 000 EUR auprès de LÍO». Ces affirmations sont également reproduites dans l’arrêt ultérieur de l’Oberlandesgericht München.

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Motifs
25 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
26 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
27 Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Le régime de la MUE repose sur le principe du «premier déposant» conformément à l’article 8, paragraphe 2, duRMUE (28/01/2016, T-335-14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 43). Toutefois, cette règle est nuancée, en particulier, par la notion de «mauvaise foi» au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon laquelle une MUE doit être déclarée nulle lorsque le titulaire de la
MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe à la demanderesse en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque (28/01/2016, T-335-14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 44).
29 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’étant pas définie par le législateur de l’Union, sa signification et sa portée doivent être déterminées conformément à sa signification habituelle dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle se situe et des objectifs poursuivis parle RMUE [12/09/2019, C-104/18P, STYLO indirects
KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 43, 44].
30 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. L’objectif de cette loi est l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles relatives à la marque de l’Union européenne visent, notamment, à contribuer au système de concurrence non faussé dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin d’attirer et de retenir la clientèle par la qualité de ses produits ou services, pouvoir faire enregistrer en tant que marques des signes qui permettent au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance (27/06/2013, C-320/12, bouteille en plastique (3D),
EU:C:2013:435, § 35; 12/09/2019, C-104/18P, STYLO indirects KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 45).
31 Par conséquent, la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une MUE a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans le but de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes,

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aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent de l’arrêt attaqué (12/09/2019, C-104/18 P, EU:C:2019:724).
32 L’intention du titulaire d’une MUE est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé de manière objective (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO indirects
KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47). La notion de «mauvaise foi» se rapportait donc à une motivation subjective de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir une intention malhonnête ou autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale
(07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28; 21/04/2021, T-663/19,
MONOPOSITION, EU:T:2021:211, § 41).
33 La bonne foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne est présumée jusqu’à preuve du contraire [08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOSITION, EU:T:2021:211, § 42). Une fois que cette présomption ne s’applique plus, il appartient au titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la MUE contestée, afin d’établir que ses intentions étaient légitimes (05/05/2017, T- 132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59; 21/04/2021, T-663/19,
MONOPOSITION, EU:T:2021:211, § 43, 44).
34 La mauvaise foi peut également être établie dans des circonstances différentes de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [12/09/2019, C-104/18P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51]. En particulier, l’utilisation par un tiers sur le marché intérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires n’est pas une condition préalable pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 52]. Il y a lieu de considérer que, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en l’absence d’usage, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur [12/09/2019, C-104/18P, STYLO indirects KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 56; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOSITION,
EU:T:2021:211, § 37).
35 En particulier, il peut également être tenu compte de l’origine du mot ou du signe constituant la MUE contestée, de son usage antérieur dans la vie des affaires en tant que marque, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que MUE, et de la chronologie des événements relatifs au dépôt (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 23; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39;
26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 28/01/2016, T-
335-14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 48; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOSITION,
EU:T:2021:211, § 38).

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36 La prétendue mauvaise foi doit être démontrée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 26),à savoir le 3 juin 2015.
Les faits de l’espèce
37 En 1984, le titulaire de la marque de l’Union européenne a commencé ses activités commerciales, selon son propre profil Facebook. Le précédent Dodi Immobilien GmbH est devenu l’actuel DBM Videovertrieb GmbH en octobre 2011 (annexe 4 des observations du 26 juillet 2018).
38 En 2011, LÍO a été inaugurée à Ibiza. Il s’agit d’un restaurant, cabaret et discothèque, ouvert par la même entité, qui, à cette époque, gérait également la boîte de nuit «PACHA» renommée à Ibiza. Son inauguration a déjà attiré des célébrités, comme le designer français Christian Audigier et le footballeur Karim
BENZEMA. Au cours de son existence, elle a constamment attiré de célèbres artistes et DJs, tels que Paul Anka ou Gypsy Kings, et des célèbres invités tels que
Lionel Messi, Irina Shayk, Shakira, Arnold Schwarzenegger ou PL di Caprio
(annexes 9 et 10 des observations du 26 juillet 2018).
39 Les locaux «LÍO» montrent les logos suivants (annexes 9 et 10 des observations du 26 juillet 2018 et annexe 4 des observations du 26 février 2019):
(ici, Giorgio
Armani et Lionel Messi)

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(en l’espèce avec Paul Anka au cours de ses prestations le 4 août 2012)
.
40 Avant d’ouvrir «LÍO», la demanderesse en nullité a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 806 324 et de l’enregistrement espagnol no
M 2 974 171 et, en juillet 2014, pour la marque de l’Union européenne
no 13 130 364 pour des services compris dans les classes 41 et 43.
41 Au cours d’un voyage de vacances à Ibiza en 2015, la titulaire de la marque de l’Union européenne a eu connaissance du «club de premier plan» de la demanderesse en nullité(comme indiqué dans l’annexe 16 des observations de la demanderesse en nullité du 26 juillet 2018, voir paragraphe 9 ci-dessus). Il a également constaté qu’aucune marchandise n’était vendue avec le «logo LÍO».

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la titulaire de la marque de l’Union européenne à LÍO
42 Le 3 juin 2015, la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, qui a été enregistrée le 15 novembre 2016. Le 31 janvier 2016, le nom de domaine lio – designs.com a été enregistré (voir annexe 2 des observations du 26 février 2019).
43 Le 13 décembre 2016, la titulaire de la marque de l’Union européenne a contacté un agent de la demanderesse en nullité et a proposé la vente de l’autre marque de l’Union européenne et du nom de domaine www.lio-designs.com pour un montant considérable.
44 En février 2017, le groupe d’investisseurs Trilantique Europe a commencé à investir dans le groupe PACHA, la société mère de «LÍO» (voir pièce jointe 17 des observations de la demanderesse en nullité du 26 juillet 2018).
45 Le 29 mai 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne disposait d’une réserve dans l’affaire «LÍO».
46 Le 12 juin 2017, une deuxième offre de vente a été envoyée à Trilantique Europe avec un montant encore plus élevé. La demanderesse en nullité a également été informée que des articles de merchandising portant la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient actuellement en vente à Ibiza et que la campagne de marketing pour 2018 était sur le point de commencer. Si la demanderesse en nullité souhaitait «intégrer les droits de merchandising LIO dans
(son) groupe de sociétés PACHA», une notification était attendue dans les plus brefs délais.
47 Le 20 septembre 2017, l’autre marque de l’Union européenne no 17 225 939 a été demandée. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, cette autre marque de l’Union européenne visait à étendre la portée des classes protégées de la marque de l’Union européenne contestée.
48 En octobre 2017, «LÍO» a été inclus dans la liste des 100 meilleurs clubs au monde (voir point 11 ci-dessus).

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49 Le 12 janvier 2018, la demanderesse en nullité a contacté la titulaire de la marque de l’Union européenne en lui demandant de cesser et d’interdire l’usage de ses deux marques de l’Union européenne contestées.
50 Le 22 janvier 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une troisième offre de vente, remontant au prix de vente initial, mais élevé. Étant donné que cette proposition de «solution» a été publiée en réponse à la lettre de cessation et d’abstention, il est entendu qu’elle couvre désormais les deux marques de l’Union européenne de la titulaire de la MUE.
51 Le 12 août 2018, la demanderesse en nullité a engagé une action en contrefaçon contre la titulaire de la MUE devant le Landgericht München.
52 Le 14 août 2018, le titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré que la principale zone de distribution de ses MUE était l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. «Une discothèque d’Ibiza n’est pas affectée, ni même pas leurs marques enregistrées». Un catalogue de produits non daté couvrant 12 articles a été présenté.
53 Le20 août 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé deux oppositions contre la demande de marque de l’Union européenne no 17 935 177
de la demanderesse en nullité, pour des produits et services compris dans les classes 9, 18 et 25.
54 Aucun chiffre de vente ou autre document concernant la vente effective d’articles de marque «LIO» par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a été présenté.
Appréciation juridique des faits
55 La titulaire de la marque de l’Union européenne admet avoir eu connaissance du club «LÍO» lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (voir la deuxième offre de ventes, pièce 16 des observations de la demanderesse en nullité du 26 juillet 2018). Toutefois, la connaissance de l’usage antérieur du signe par la demanderesse en nullité n’est pas suffisante, en soi, pour conclure que la demanderesse avait agi de mauvaise foi (28/01/2016, T-335-14, DoggiS,
EU:T:2016:39, § 74).
56 De l’avis de la chambre de recours, les facteurs suivants doivent être pris en considération et, dans leur résumé, établir la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée en juin 2015.
57 Premièrement, la marque de l’Union européenne contestée est presque identique au logo «LÍO» de la demanderesse en nullité (28/01/2016, T-335-14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 76). Dans cette mesure, la marque de l’Union européenne contestée est une reproduction fidèle du style écrit «LÍO» tel qu’il est utilisé par la demanderesse en nullité depuis 2011 et tel qu’il est également protégé par ses marques de l’Union européenne antérieures.

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Logos LÍO utilisés par la demanderesse en nullité Signe contesté
58 Si la seule idée du titulaire de la MUE avait réellement été de créer une ligne de vêtements et d’accessoires inspirés du nom de son chien LIO, toute autre stylisation ou au moins une stylisation suffisamment différente du terme «LIO» aurait servi cette finalité.
59 En outre, selon le catalogue de produits présenté par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 14 août 2018, l’usage allégué du logo «LÍO» par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne correspond même pas à la combinaison de couleurs enregistrée, mais attire considérablement l’attention sur l’écriture utilisée par la demanderesse en nullité. Les exemples suivants illustrent clairement cet état de fait:
60 La titulaire de la marque de l’Union européenne a délibérément tenté de s’approprier le logo de la demanderesse en nullité.
61 Deuxièmement, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait pleinement connaissance de l’activité commerciale de la demanderesse en nullité lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. À son retour de vacances à Ibiza en 2015, où il s’était rendu «LÍO», il a demandé immédiatement la marque de l’Union européenne contestée.
62 La question de savoir si la demanderesse en nullité jouit d’une grande renommée au niveau international et dans quelle mesure la titulaire de la MUE avait connaissance de cette renommée internationale est secondaire. S’il est exact que

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l’étendue de la renommée d’un signe peut justifier un intérêt à assurer une protection juridique plus étendue de celui-ci (11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 51, 52; 28/01/2016, T-335-14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 83), l’existence d’une renommée, internationale, emblématique ou tout autre, n’est pas une condition obligatoire pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi. L’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d’un tiers peut également s’appliquer aux signes ou aux entreprises qui ne sont pas renommés.
63 À partir de la tenue du club, la fixation des prix des événements (à Londres, les prix des billets ont commencé à 180 GBP par personne), la clientèle qui a visité le club, sa taille, la qualité de la nourriture et la qualité de la nourriture et montre, que la titulaire de la marque de l’Union européenne pouvait avoir elle-même connaissance de la visite du club en 2015 et à nouveau en 2017, ainsi que de l’affiliation de LÍO au groupe PACHA, que la titulaire de la MUE souligne elle- même dans sa deuxième offre de vente. Selon les statistiques commerciales confidentielles produites par la demanderesse en nullité en tant qu’annexe 11 avec les observations du 26 juillet 2018 et les déclarations faites devant les juridictions allemandes, le chiffre d’affaires commercial de LÍO était effectivement important depuis son ouverture.
64 Enoutre, les coupures de presse et les articles de presse de divers pays et magazines importants relatifs au club, ainsi que la longue liste de célébrités internationales de tous les secteurs (sport, mode, musique, film) qui visitent le club pendant son existence, suggèrent un certain degré accru de notoriété du club «LÍO». En particulier, parmi l’ensemble d’Ibiza jet-let et les fans et abonnés de célébrités et d’artistes visitant le club, «LÍO» peut être considéré comme notoirement connu. Le titulaire de la marque de l’Union européenne mentionne lui-même le Restaurant «LIO» d’Ibiza comme l’un de ses lieux favoris dans son profil Facebook (pièce jointe 4 des observations de la demanderesse en nullité du
26 juillet 2018, voir paragraphe 9 ci-dessus).
65 Enfin, le fait que l’implication de l’entité d’investissement «Trilantique Europe» dans le groupe PACHA ait été couverte par la presse en février 2017 (annexe 17 des observations du 26 juillet 2018), qui estimait cette participation à 350 millions d’EUR, ainsi que le fait que la titulaire de la MUE a répondu à sa deuxième offre de vente de juin 2017 à Trilantique Europe, au lieu de la demanderesse en nullité, a demandé plus de deux fois le prix de vente initial, insinuant que l’achat de l’autre marque de l’Union européenne serait également dans l’intérêt du groupe PACHA.
66 Dans l’ensemble, la chambre de recours est convaincue que le titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant qu’homme d’affaires lui-même, avait un degré suffisant de compréhension de la valeur commerciale et du recours de LÍO, de manière à apprécier la valeur financière et l’importance du logo pour la demanderesse en nullité et son recours auprès du public.
67 Troisièmement, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas été en mesure de démontrer un usage adéquat et économiquement viable de la marque de l’Union européenne contestée, ni, en réalité, aucune activité commerciale elle-

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même liée à une logique commerciale honnête. Bien qu’ayant déjà demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée le 3 juin 2015, après avoir enregistré le nom de domaine lio-designs.com le 31 janvier 2016 et avoir averti la demanderesse en nullité le 12 juin 2017 que la merchandise «LIO» était alors en vente à Ibiza et «réunion avec très bonne réponse», la seule preuve tangible d’un quelconque usage de la marque de l’Union européenne contestée au dossier concerne un certain usage du site internet de la titulaire de la MUE à partir de mai 2018 (voir pièce jointe 2 des observations de la demanderesse en nullité du 18 janvier 2021) et la création d’un catalogue de produits comportant seulement 12 pages et quelques pages seulement.
68 Par ailleurs, un mois seulement après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a contacté la demanderesse en nullité et a proposé de vendre l’autre marque de l’Union européenne avec le domaine pour une quantité importante d’argent, tout en fixant un délai d’un mois pour la validité de l’offre. Six mois plus tard, bien que la demanderesse en nullité n’ait pas répondu à cette première offre, une deuxième offre de vente non sollicitée a été soumise pour plus de deux fois le prix initial, affirmant que la marchandise «LIO» de la titulaire de la marque de l’Union européenne était déjà en vente à Ibiza et qu’une future campagne de marketing était imminente, à moins que la demanderesse en nullité n’achète la marque. Six mois plus tard, en réponse à une lettre de cessation et d’abstention de la demanderesse en nullité et après avoir demandé l’enregistrement de l’autre marque de l’Union européenne no 17 225 939 afin d’élargir la gamme des produits et services couverts, une troisième offre de vente a été présentée, demandant à nouveau le prix initial.
69 Par conséquent, les seules preuves versées au dossier d’une activité commerciale économiquement viable impliquant la marque de l’Union européenne contestée et l’autre marque de l’Union européenne — qui auraient généré un bénéfice très élevé pour la titulaire de la marque de l’Union européenne si elle avait obtenu gain de cause — sont les offres de vente triques et non sollicitées de la demanderesse en nullité au cours d’environ 14 mois.
70 L’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle, en raison de l’action en contrefaçon devant le Landgericht München, il était trop risqué d’exercer ses activités sous la marque de l’Union européenne contestée est totalement dénuée de fondement. La procédure n’a été engagée que le 12 août 2018, soit près d’un demi-an après le lancement de la troisième offre de vente en ce qui concerne la demanderesse en nullité et plus de trois ans après le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
71 Si les affirmations formulées par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans sa deuxième offre de vente du 12 juin 2017 étaient correctes, à savoir que la marchandise «LIO» avait déjà été vendue avec une «très bonne réponse» à Ibiza et que la campagne de marketing pour 2018 était sur le point de commencer, il aurait pu et dû être en mesure d’apporter la preuve de cette activité commerciale, à savoir celle qui a eu lieu avant le dépôt de la demande en contrefaçon. S’il est vrai que le délai de grâce de cinq ans n’a pas encore expiré, il n’en demeure pas

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moins que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a révélé aucune stratégie commerciale honnête sous-tendant le dépôt de la marque.
72 Quatrièmement, et dans ce contexte, il convient de souligner que les marques de l’Union européenne peuvent, en principe, être utilisées comme une matière première. Aucune disposition de la marque de l’Union européenne n’interdit l’enregistrement et la vente de MUE en tant qu’objet commercial, pour autant que cette activité commerciale ne s’écarte pas d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle.
73 Toutefois, les détails des tentatives de la titulaire de la marque de l’Union européenne de vendre les MUE à la demanderesse en nullité semblent contenir certains éléments de «pression» indus, ce qui semble contraire à une pratique commerciale éthique et honnête.
74 Immédiatement après que le titulaire de la marque de l’Union européenne a obtenu pour lui-même un effet de levier juridique purement formel, à savoir un monopole sur le logo de la demanderesse en nullité pour certains produits et services qui ne sont pas directement protégés par la demanderesse en nullité, il a contacté la demanderesse en nullité de sa propre initiative. Il a demandé une somme d’argent disproportionnée pour le transfert de ce droit de monopole à la demanderesse en nullité, en fixant un délai serré d’un mois et en soulignant que la conséquence de la non-acceptation de l’accord serait la commercialisation du droit de monopole par le titulaire de la MUE lui-même (annexe 15 des observations du 26 juillet 2018). La demanderesse en nullité n’ayant pas réagi, six mois plus tard, la titulaire de la marque de l’Union européenne a contacté Trilantique Europe, un nouvel investisseur de la demanderesse en nullité, de son propre chef. Il a désormais demandé plus de deux fois le montant déjà disproportionné pour le transfert du droit de monopole et a souligné à nouveau les conséquences si la demanderesse en nullité n’acceptait pas l’accord. En outre, la référence au groupe PACHA lié pourrait être comprise comme une insinuation selon laquelle l’accord proposé serait également dans l’intérêt de ce groupe, tout comme le rejet de l’accord lui porterait préjudice (annexe 16 des observations du 26 juillet 2018). Après que la demanderesse en nullité a répondu par une lettre de cessation et d’abstention et annoncé de nouvelles actions en justice, la titulaire de la marque de l’Union européenne est revenue sur le prix de vente initial et disproportionné.
75 Les allégations du titulaire de la marque de l’Union européenne dans ce contexte selon lesquelles ses triple offres de vente non sollicitées étaient en réalité l’expression de sa réticence à vendre ses marques « LÍO» et du prix de vente disproportionné reflétant la valeur des marques pour lui, sont dépourvues de toute crédibilité. Il n’a pas été établi que la demanderesse en nullité avait connaissance de l’existence de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou des marques de l’Union européenne contestées avant la première offre de vente non sollicitée.
76 Cinquièmement, il n’existe aucun lien compréhensible entre la marque de l’Union européenne contestée et le titulaire de la marque de l’Union européenne et son entreprise. Selon les informations que le titulaire de la marque de l’Union européenne a publiées sur son propre profil Facebook, il est le directeur général

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de la société DBM Videovertrieb GmbH depuis 1984. Selon les informations extraites du site www.northdata.de, la titulaire de la marque de l’Union européenne était le directeur général de Dodi Immobilien GmbH depuis 2005, qui est ensuite devenu la DBM Videovertrieb GmbH en octobre 2011. Le ou les objet
(s) commercial (s) de ces sociétés relèvent du domaine immobilier et de la production de magazines et vidéos photographiques.
77 Pendant plus de trois décennies, la titulaire de la marque de l’Union européenne a exercé des activités commerciales sans utiliser la marque de l’Union européenne contestée ou tout signe similaire à celle-ci. Le livre sur le chien prétendument célèbre «LIO» a été publié en mars 2015. Si la titulaire de la marque de l’Union européenne avait voulu produire des casquettes pour chiens, comme indiqué initialement, ou «produire des articles de mode inspirés du nom du chien», comme affirmé dans les observations du 3 mai 2019, elle aurait pu le faire en utilisant tout logo ou toute écriture, autre que celui déjà utilisé par la demanderesse en nullité.
78 Sixièmement, dans l’ensemble, les explications de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas exemptes de contradictions et leur crédibilité est donc plutôt faible. Par exemple, dans ses observations du 14 août 2018, il déclare que sa principale zone de distribution de ses produits LÍO- est l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse et qu’aucune boîte de nuit à Ibiza n’est visée par ces produits, bien qu’en juin 2017, il ait annoncé au demandeur en nullité que les premiers articles de merchandising étaient prétendument vendus à Ibiza de tous lieux et qu’en décembre 2016, il avait proposé à la demanderesse en nullité un domaine lio-deisgns.com/de/lioibiza. Dans un premier temps, l’enregistrement de la MUE contestée a été déclenché par le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas en mesure d’acheter un bouchon avec le logo «LÍO» pour son chien, mais qu’une ligne de mode pour les êtres humains devait être créée sur la base du nom du chien, mais en utilisant le logo créé par la demanderesse en nullité. En outre, bien que le livre sur le soi-disant célèbre chien LIO ait déjà été publié en mars 2015, la marque de l’Union européenne contestée n’a été demandée qu’après que le titulaire de la marque de l’Union européenne est revenu de son voyage à Ibiza, où il avait pris connaissance du club «LÍO».
79 Compte tenu des six facteurs susmentionnés, la chambre de recours ne peut que conclure que le titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la marque de l’Union européenne contestée dans l’intention de tirer indûment profit de la renommée du club (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, §
55). Compte tenu de la situation créée par le titulaire de la marque de l’Union européenne en enregistrant la marque de l’Union européenne contestée, cela pourrait notamment être réalisé en vendant ses MUE à la demanderesse en nullité
à un prix disproportionné.
80 Il ne peut être déduit des circonstances particulières de l’espèce que le véritable objectif de la logique commerciale sous-tendant la MUE contestée du titulaire de la MUE était de tirer profit de la renommée de la demanderesse en nullité et de tirer profit de cette renommée, notamment en vendant les marques à la demanderesse en nullité pour un très grand bénéfice (14/05/2019, T-795/17,
NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51).

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81 Enfin, en ce qui concerne l’insistance de la titulaire de la MUE quant à l’absence de similitude entre les produits et services enregistrés sous la MUE contestée et les services enregistrés sous les droits antérieurs de la demanderesse en nullité, cet argument est dénué de pertinence. Il a déjà été indiqué que la mauvaise foi peut également être établie dans des circonstances différentes de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (voir point 34 ci-dessus). En effet, la mauvaise foi est un défaut inhérent à la demande de marque, et non à la marque, qui vicie fondamentalement l’enregistrement indépendamment d’autres circonstances (conclusions du 12/03/2009 dans l’affaire C-529/07 Lindt Goldhase, § 41).
82 C’est donc à juste titre que la division d’annulation a conclu que la marque de l’Union européenne contestée devait être déclarée nulle conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
83 Le recours est rejeté.
Frais
84 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
85 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de
550 EUR.
86 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:

Signature
H. Dijkema