DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 40 740 (NULLITÉ)
Prevention at Sea Ltd, Athinon 8, 4 Fanaria, Floor 10, Flat 1002, 6023 Larnaca, Chypre (requérante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kleopatra Gkegka, 30 Kyrinaikis Str, 13122 Ilion, Grèce (titulaire de la MUE), représentée par Ace Lawyers Pappas — Katsaros, Sina 28, Kolonaki, 10672 Athènes (Grèce) (représentant professionnel).
Le 16/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 15 550 072 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1080 EUR.
MOTIFS
Le 15/01/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 15 550 072, «e-ORB électronique Oil Record Book» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 16/06/2016 et enregistrée le 27/12/2019. La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 42: Location de logiciels.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et l’article 7 (3) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES

La demanderesse fait valoir que la marque contestée a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 (1), points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, étant donné que la marque contestée n’a pas acquis de caractère distinctif par l’usage, ni avant ni après son enregistrement, et que les éléments de preuve du caractère distinctif acquis produits par la titulaire ne répondent pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sont manifestement insuffisants pour prouver lecaractère distinctif acquis.
«e-ORB» signifie «e-ful Record Book». Les carnets d’huile doivent être conservés par tous les navires auxquels s’ applique la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires («MARPOL», 1973). Dans un livre de bord pétrolier (ORB),

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les transferts et décharges pétroliers sont enregistrés. L’industrie adopte des livrets d’huile électroniques, communément désignés comme eORB ou e-ORB.
Le terme e-ORB est donc couramment utilisé comme acronyme de livres de fichiers électroniques d’huile dans l’industrie marine pertinente et désigne, entre autres, l’espèce et la destination des logiciels et des services de logiciels connexes. Ce point a été confirmé par diverses décisions de l’Office, qui ont confirmé qu’e-ORB est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les logiciels informatiques et les services connexes dans le domaine marin.
L’Office a refusé que plusieurs marques soient ou contiennent le terme «e-ORB» en raison de son caractère descriptif/non distinctif en ce qui concerne les logiciels et les services connexes dans le domaine marin. Voir, par exemple, la marque de l’Union européenne no 17 875 534 «prévention en mer e-ORB» de la demanderesse et la marque de l’Union européenne no 17 874 322 «prévention en mer — ORB» désignant des produits et services comparables compris dans les classes 9 et 42.
La marque contestée a initialement été déposée pour divers produits et services liés aux logiciels compris dans les classes 9 et 42, mais elle a reçu une objection de caractère distinctif le 08/07/2016 pour tous les produits et services, à l’exception de la location de logiciels compris dans la classe 42. L’examen des motifs absolus a été rouvert et, le 18/06/2018, un second refus a été émis en concluant que la marque est également dépourvue de caractère distinctif pour la location de logiciels compris dans la classe 42 (ci-après la«deuxième décision de refus»). L’Office a conclu que la marque contestée était également dépourvue de caractère distinctif pour ces services.
En réponse, la titulaire de la MUE a revendiqué un caractère distinctif acquis et a produit des éléments de preuve en octobre 2018. Le 17/04/2019, l’Office a rendu une décision («décision sur le caractère distinctif acquis») confirmant l’acceptation de la marque sur la base du caractère distinctif acquis pour la location de logiciels, bien qu’aucun des éléments de preuve n’ait trait à la location de logiciels. En outre, l’examinatrice a erronément extrapolé les preuves limitées de l’usage produites par la titulaire pour parvenir à la conclusion que «les logiciels en cause ont été utilisés dans une part significative du marché du secteur maritime» et ont donc acquis un caractère distinctif pour les services en cause.
Toutefois, après examen des éléments de preuve produits, aucun de ces éléments ne concerne la location de logiciels, de sorte qu’il apparaît que la titulaire n’a aucunement prouvé l’acquisition d’un caractère distinctif pour ces services. Ce fait a été totalement ignoré dans la décision sur le caractère distinctif acquis, ce qui la rend révocable sur ce seul point.
Bien que la nature des éléments de preuve produits par le titulaire soit liée aux logiciels, aucun élément de preuve concernant les services de location fait totalement défaut. Il existe une nette différence entre la fourniture de logiciels et les services de location de logiciels. À cet effet, plusieurs extraits présentant les différences entre l’achat et la location de logiciels sont joints (pièce jointe 6).
La demanderesse renvoie à certains éléments de preuve et commente les raisons pour lesquelles ils n’auraient pas dû être acceptés et affirme que, si l’on considère les éléments de preuve dans leur ensemble, il n’y a pas d’usage de la marque contestée en ce qui concerne la location de logiciels compris dans la classe 42. Les éléments de preuve ne donnent aucune indication sur la manière dont la marque peut être utilisée pour de tels services. Elle concerne la vente de logiciels ou, tout au plus, l’installation du

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logiciel de la titulaire. Il est donc clair que les éléments de preuve fournis concernent exclusivement les produits et services pour lesquels l’Office a refusé la marque dans sa première décision de refus.
Compte tenu de la nature différente de la vente/installation de logiciels et de la location de logiciels, il est hautement inapproprié d’échanger — sans aucune motivation — les preuves de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant la vente/l’installation de logiciels avec les éléments de preuve qui seraient nécessaires pour démontrer la location de logiciels compris dans la classe 42.
En outre, les éléments de preuve ne démontrent pas correctement la nature de l’usage de la marque pour des produits et services, pas même les logiciels de la titulaire. C’est ce qui ressort de l’annexe 51, qui contient des extraits du site internet de la titulaire, qui montrent l’usage de PROIMIO e-ORB électronique Oil Record Book (ou PROIMIO e- ORB), dont il ressort que PROIMIO est le nom distinctif et e-ORB est simplement utilisé de manière descriptive pour désigner des livres de fichiers d’huile électroniques.
Enfin, et ce n’est pas le moins important, les preuves du caractère distinctif acquis par la titulaire sont en tout état de cause insuffisantes pour satisfaire aux critères fixés pour le caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3. Il n’y a pas eu de preuve d’un usage intensif, répandu ou ancien sur l’ensemble du territoire de l’UE. En fait, il n’y a eu que des preuves d’un certain usage dans un nombre très limité de pays de l’UE (et, en tout état de cause, pas pour les services en cause, comme indiqué ci- dessus).
En ce qui concerne les territoires géographiques, les éléments de preuve produits consistent en des impressions et en 22 factures concernant des clients et/ou des navires qui peuvent être reliés à Chypre, à la Grèce, à Malte et, dans une mesure très limitée, au Royaume-Uni. Il n’existe aucune preuve d’un commerce étendu, voire constant, dans ces pays. En outre, aucun élément de preuve n’a été fourni en ce qui concerne les 24 autres États membres de l’Union, y compris ceux ayant une présence marine importante.
En outre, la marque n’a fait l’objet d’aucun usage de longue date. La titulaire a produit des éléments de preuve visant à démontrer que la marque a été sur le marché depuis, au plus tôt, 2012. Il s’agit d’une durée d’usage relativement courte. Selon la pratique de l’Office, l’usage de longue durée est un élément important en faveur d’un caractère distinctif acquis et, lorsque cette durée fait défaut, d’autres éléments sont censés compenser un usage minime. Un tel usage n’a pas été démontré.
En outre, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage intensif. Les éléments de preuve contiennent très peu de factures. Il ne semble pas y avoir eu de publicité ou de promotion de la part de la titulaire. Il n’existe guère d’éléments de preuve démontrant la manière dont la marque a été effectivement utilisée; en particulier, les preuves concernant la nature de l’usage sont largement manquantes. En outre, les chiffres relatifs aux parts de marché (y compris des informations sur la taille du marché pertinent) ainsi que les chiffres relatifs au chiffre d’affaires sont également totalement absents.
En ce qui concerne la reconnaissance de la marque par le consommateur, la titulaire n’a pas présenté d’enquêtes ou de sondages d’opinion. Elle a produit des éléments de preuve sous la forme de quatre déclarations de ses clients/revendeurs, qui sont clairement des parties intéressées et non des parties indépendantes, pour démontrer qu’il existe une prétendue connaissance du logiciel «e-ORB». Il n’existe aucune preuve objective de la connaissance de la marque par le consommateur. En outre, les consommateurs pertinents sont non seulement des clients existants, mais également

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des consommateurs potentiels. Deuxièmement, il convient de noter que les déclarations subjectives en cause montrent, tout au plus, uniquement la connaissance de la marque par le client/revendeur en ce qui concerne le produit logiciel lui-même, et non le service de location de logiciels.

En outre, l’Office a également commis une erreur dans sa décision sur le caractère distinctif acquis lorsqu’il a apprécié le public pertinent. La location de logiciels est une catégorie générale de services et n’est pas spécifiquement adaptée au domaine marin. Les services connexes «maritime», «marine» ou «naval» ne sont pas qualifiés. L’Office aurait donc dû identifier le public pertinent comme étant le grand public anglophone. Même si une limitation du public pertinent aux professionnels de l’industrie maritime était appliquée (qui sont réputés avoir une bonne connaissance de l’anglais), le secteur de la navigation est une industrie européenne importante et prospère. La demanderesse en apporte la preuve dans son annexe 7. L’UE accueille des ports de cargaison importants et importants, les plus busides, y compris le port de Rotterdam, le port d’Anvers, le port de Hambourg, le port d’Amsterdam et le port de Marseille. Bien qu’il s’agisse des plus grands ports d’Europe, la titulaire n’a produit aucune preuve pour les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et la France. L’Office a commis une erreur en extrapolant les éléments de preuve limités fournis par la titulaire à un très petit nombre d’États membres de l’UE afin de tirer des conclusions plus larges pour l’ensemble du secteur maritime de l’UE.
À l’appui de ses observations, la requérante renvoie à la jurisprudence et a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1: Première décision de refus de l’Office du 08/07/2018 accompagnée d’une traduction anglaise informelle;
Pièce jointe 2: La deuxième décision de refus de l’Office du 18/06/2018, accompagnée d’une traduction anglaise informelle;
Pièce jointe 3: Décision sur le caractère distinctif acquis de l’Office du 17/04/2019, accompagnée d’une traduction anglaise informelle;
Pièce jointe 4: Refus par l’Office d’autres marques électroniques ORB et leurs extraits;
Pièce jointe 5: Extraits internet décrivant les différences entre l’achat et la location de logiciels;
Pièce jointe 6: Annexes 5 et 6 (vues de bord), 7 à 42 (factures et leurs traductions), 43 à 47 et 45A (correspondance du client/distributeur et déclarations) et 51 (extraits du site web de priomio e-ERB) des observations de la titulaire du 18/10/2018 sur lesquelles la décision sur le caractère distinctif acquis était fondée (ou n’auraient pas dû être fondées);
Pièce jointe 7: Informations sur l’industrie du transport maritime de l’UE.
La titulairede la marque de l’Union européenne fait valoir que le concept d’un livre électronique d’huile et le titre «e-ORB électronique Record Record book» ont été introduits et créés sur le marché par le logiciel créé par la titulaire elle-même. Le logiciel a été le premier au monde à afficher cette fonctionnalité. Le logiciel a fait l’objet d’une promotion depuis 2012. Jusqu’en 2016, le logiciel a fait l’objet d’une promotion sous les noms «e-ORB électronique Oil Record Book», «E-ORB», «electronic Oil Record Book», «e-ORB Guidelines», «pro-ORB» et «e-ORB». Depuis 2014'e-ORB électronique Oil Record Book’ est disponible sur le site https://e-orb.proimio.com. Les six marques susmentionnées font partie d’une même série ou famille de marques. La marque contestée et «e-ORB» sont des marques de l’Union européenne enregistrées.
La titulaire affirme qu’en 2012, le terme «e-ORB» n’était pas utilisé dans l’industrie maritime. La titulaire utilise la marque depuis février 2012 pour distinguer le premier livre

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d’enregistrement électronique de fichiers pétroliers, publié dans le monde entier sur le marché de la navigation internationale.
Les logiciels «e-ORB» sont fiables par les grandes compagnies maritimes. Au cours de la période comprise entre le 24/02/2021 et aujourd’hui, sept compagnies de transport ont installé le logiciel sur leurs navires de mer. Ce nombre est en augmentation constante (voir pièces 5 et 5A). En outre, le logiciel «e-ORB» a été installé dans plus de 1500 navires votant dans le monde entier (voir pièce 6A).
La titulaire renvoie aux éléments de preuve et commentaires joints en détail sur les pièces 43 à 47 et affirme que le logiciel a acquis une grande renommée dans le secteur maritime pertinent en raison de sa grande promotion, de son usage intensif et de son acceptation par les compagnies maritimes, et qu’il a acquis la confiance des plus grandes compagnies maritimes au niveau international. Lorsque les personnes du secteur de l’expédition font référence à «e-ORB», elles font référence aux logiciels de la titulaire.
Les concurrents incluent ceux qui utilisent des termes complètement différents de «e- ORB» pour désigner leurs logiciels avec des fonctionnalités similaires. Une société, prévention at Sea Ltd, c’est-à-dire la requérante, a exploité la marque de manière illégale et de mauvaise foi. Cette société a formé une opposition contre la marque contestée et l’opposition a été rejetée dans son intégralité. La titulaire donne davantage de détails sur les dépôts de quatre marques de l’Union européenne pour des marques contenant le terme «e-ORB» par l’Office, le refus de l’Office de deux de ces quatre marques et le domaine des oppositions contre les deux autres. En raison de l’opposition de la MUE no 17 875 547 — e-ORB prévention in Sea, a été rejetée dans son intégralité et l’opposition contre la MUE no 17 875 551 — Produit E-ORB en mer est toujours pendante.
En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle aucun élément de preuve n’a été produit concernant la location de logiciels, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’il est notoire qu’un logiciel peut être loué ou acheté ou peut être une combinaison de l’achat et de la location. Le logiciel e-ORB comprend différents modules (module embarqué, module de bureau, module web). Si le module embarqué peut être acheté, le module de bureau et le module web ne peuvent être loués que. Pour qu’un client puisse l’utiliser chaque année, il doit acquitter une taxe annuelle et recevoir la version mise à jour et le code clé. Pour prouver ces 26 courriers électroniques adressés à des compagnies maritimes/clients dans lesquels ils ont été informés de la mise à jour pour les années suivantes 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (pièce jointe 54). Sept offres sont également jointes aux entreprises, qui mentionnent que, pour les modules de bureau et les modules web, une taxe annuelle doit être payée (compte tenu du fait que le logiciel n’est pas totalement fonctionnel avec le seul module des navires (pièce 55).
En outre, la titulaire présente une déclaration de Timotheos Fassoulis, le directeur de la conformité de la société Sea World management and Trading Inc. dans laquelle M. Fassoulis déclare, entre autres, que «la licence du logiciel e-ORB est renouvelée chaque année pour chaque navire depuis» (c’est-à-dire depuis 04/05/2018).
Il n’y a pas de document ou d’enregistrement distinct pour la simple location de logiciels. Les termes «installation», «development», «déploiement», etc. d’un logiciel font référence non seulement à l’achat, mais aussi à la location. Pour l’émission d’une facture, la nature de l’acquisition du logiciel ne doit pas être explicitement indiquée, que ce soit par la vente au sens précité de la location. La titulaire fait également référence à la correspondance échangée avec la compagnie maritime Starbulk S.A. concernant l’installation de son logiciel sur les 86 navires de la société (pièces jointes 5-6A).

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Comme indiqué précédemment, les six marques différentes «e-ORB électronique Oil Record Book», «E-ORB», «électronique Oil Record Book», «e-ORB guidelines», «pro- ORB» et «e-ORB face à l’affichage des caractéristiques qui justifient leur appréciation comme une «famille» de marques. Selon les directives de l’EUIPO, l’usage d’une marque qui diffère de manière significative de la marque considérée n’est pas du tout pris en considération. En outre, il n’y a pas de temps déterminé pour prouver l’usage d’une marque. Le terme «e-ORB» comprend une dénomination commerciale distinctive (marque non enregistrée) utilisée dans des transactions depuis février 2012 et la marque déposée le 16/06/2016.
En ce qui concerne les pièces jointes 44 à 47, la demanderesse affirme qu’elles proviennent de parties intéressées sans présenter aucune preuve. Selon une jurisprudence constante, les déclarations provenant de la sphère des parties concernées elles-mêmes ou de leurs employés, et celles émanant de sources indépendantes. Les clients ne sont pas des parties intéressées, raison pour laquelle les déclarations de ces clients devraient être prises en considération.
En ce qui concerne le territoire géographique des compagnies maritimes en question, elles sont actives à l’échelle mondiale, notamment dans les pays de l’UE (voir annexes 45A, 58, 59, 60 et 61).
La titulaire réfute l’affirmation de la demanderesse selon laquelle il n’existe aucune preuve d’un usage intensif, répandu ou de longue date sur l’ensemble du territoire de l’Union. Elle souligne que la Grèce occupe la première place parmi les cinq principales économies de transport et qu’elle a soutenu une tendance à la hausse (pièce 62). En outre, la Grèce, Malte et Chypre occupent des places importantes dans les classements mondiaux (50 économies les plus importantes en nombre de navires 2019), et les drapeaux d’enregistrement de premier plan par le jauge de poids 2019. De même, de nombreux clients sont établis dans l’UE, outre les pays susmentionnés, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni. La Cour a jugé qu’en dépit du fait que le caractère distinctif acquis doit être démontré dans toute l’Union européenne, il serait excessif d’exiger la preuve pour chaque État membre pris individuellement (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, § 62). L’extrapolation effectuée par l’examinateur et qui conduit à la conclusion que la marque a acquis un caractère distinctif était correcte et conforme à la jurisprudence et aux directives de l’EUIPO.
La titulaire produit des preuves supplémentaires sous la forme de trois factures (pièce 49) et renvoie à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel une marque ne sera pas déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services après son enregistrement.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve produits suffisent à prouver que le caractère distinctif acquis par l’usage a été acquis avant la date de dépôt de l’EUIPO, à savoir avant le 16/06/2016, et prouvent également des distinctives acquis après l’enregistrement de la marque. Il est évident que l’Office a pris la décision correcte d’accepter la marque pour la location de logiciels sur la base d’un caractère distinctif acquis.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie aux directives et à la jurisprudence de l’EUIPO et a produit les éléments de preuve suivants:

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Annexe 1: Communication par courrier électronique avec le registre des navires des Îles Marshall;
Annexe 2A: Communication par courrier électronique avec le registre des navires du
Japon (ClassNk); Annexe 2B: Extrait du site https://www.classnk.or.jp indiquant que ClassNK est un registre des navires;
Annexe 3A: Communication par courrier électronique avec le registre des navires de l’Italie (RINA);
Annexe 3B: Extrait du site https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Classification_Societies, où il est indiqué que RINA (Registro Italiano Navale) est un registre de navires;
Annexe 4: Directives relatives à l’utilisation des livres de fichiers électroniques sous MARPOL et modifications des annexes I, II, V, VI et du code technique NOx;
Annexe 5: On mentionne 33 entreprises qui ont installé le logiciel de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur leurs navires;
Annexe 5A: Une liste à laquelle sont mentionnées 14 entreprises qui ont installé le logiciel de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur leurs navires;
Annexe 6: Tableau, où sont mentionnés 639 navires (1-639) dans lesquels est installé le logiciel «e-ORB» de la titulaire de la marque de l’Union européenne;
Annexe 6A: Tableau, où sont mentionnés 169 navires (640-808) dans lesquels est installé le logiciel «e-ORB» de la titulaire de la marque de l’Union européenne; Annexes 7 à 42: Vingt (22) factures en grec (jointes 7-28) pour les années 2014-2017, qui prouvent la vente et l’installation du logiciel de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur des navires de certaines compagnies maritimes (voir la description de ces factures qui mentionne mon logiciel «e-ORB» et «électronique Oil Record
Book»), avec leur traduction anglaise informelle (annexes 29 à 42);
Annexe 43: Courriels avec les représentants de la compagnie maritime sous le nom Starbulk S.A. qui sont liés au logiciel «e-ORB» de la titulaire de la marque de l’Union européenne et datés de manière rétroactive en mars 2012, avril 2012 et juillet 2012;
Annexe 44: La déclaration du directeur DPA/HSQE auprès de A.E. Nomikos Shipping Investments Limited (AEN) datée du 02/02/2018;
Annexe 45: La déclaration du directeur général d’Alpha Marine Consulting Ltd., accompagnée d’un tableau qui y est annexé (Alpha Marine Consulting Ltd. «e-ORB» Sales),qui prouve l’installation du logiciel «e-ORB» de la titulaire de la marque de l’Union européenne à titre indicatif sur 375 navires desservis par cette société;
Annexe 45A: Une déclaration avec un tableau qui y est joint concernant les navires arborant le drapeau du pays de l’UE dans lequel le logiciel de la titulaire de la marque de l’Union européenne a été installé;
Annexe 46: La déclaration de Christos Demponeras le directeur technique de Kassian maritime Navigation Agency Ltd;
Annexe 47: La déclaration de George Mantalos, le directeur technique de Starbulk S.A., accompagnée d’un tableauqui prouve l’installation du logiciel «e-ORB» de la titulaire de la marque de l’Union européenne à titre indicatif sur 95 navires gérés par cette société; Annexe 48A: Extrait des sites web des AP: 1) preventionatsea.com/?p=pasea-e-orb, 2)
e-orb.com.cy (devenue: Eorb.com.cy) et 3) www.e-orb.com.cy;
Annexe 48B: Extrait de la vidéo de PAS dans sa chaîne de youtube;
Annexe 49: Trois (3) nouvelles factures adressées à des clients datées du 19/07/2018, du 03/07/2019 et du 10/10/2019, accompagnées de leur traduction anglaise informelle;
Annexe 50: Décision de l’Office concernant l’opposition no B 2 996 687 de PAS;
Annexe 51: Extrait du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne https://e-orb.proimio.com/;
Annexe 52: Extrait de la marque nationale chypriote ε-ORB des PAS;

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Annexe 53: Décision de l’Office concernant l’opposition no B 3 058 517;
Annexe 54: 26 courriels envoyés à des compagnies de transport/clients concernant la mise à jour annuelle du logiciel;
Annexe 55: 7 offres aux compagnies de transport/clients, où il est indiqué que, pour le bureau et les modules web du logiciel, une taxe annuelle doit être payée;
Annexe 56: Déclaration du responsable de la conformité de la société Sea World Management and Trading INC;
Annexe 57: Un extrait du site web de Starbulk concernant la puissance de cette entreprise;
Annexe 58: Extrait de Shipping Investments Limited (AEN) LinkedIn concernant le siège de cette société;
Annexe 59: Extrait du site internet d’Alpha Marine Consulting concernant le siège de cette société;
Annexe 60: Extrait de Kassian marine Navigation Agency Ltd LinkedIn concernant le siège de cette société;
Annexe 61: Extrait du site web de StarGin concernant le siège de cette société;
Annexe 62: Extrait de l’examen du transport maritime 2019 par la CNUCED;
Annexe 63: Extraits du site web de l’Union des amateurs grecs;
Annexe 64: Le rapport annuel 2018-2019 de l’Union des propriétaires grecs;
Annexe 65: Extrait du site internet d’Alpha Marine concernant la puissance de cette société.
Dans sa réplique, la demanderesse soutient que la marque contestée n’a pas acquis de caractère distinctif par l’usage en ce qui concerne la location de logiciels, ni avant ni après son enregistrement, et que les preuves du caractère distinctif acquis produites par la titulaire ne répondent pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
La demanderesse estime que les arguments de la titulaire contenus dans la première partie de sa réponse sont largement dénués de pertinence pour la présente procédure de nullité.
L’allégation grave de mauvaise foi est infondée, non étayée et fortement réfutée par la demanderesse. Le dépôt de marques contenant l’élément descriptif «e-ORB» ne saurait constituer une mauvaise foi. Le caractère descriptif de cet élément signifie que tous les commerçants devraient être autorisés à l’utiliser.
La demanderesse renvoie à la décision du 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE NUTRITION (fig.)/ULTIMATE GREENS, § 59, dans laquelle la grande chambre de recours a déclaré que la titulaire ne saurait se plaindre de l’usage de ce terme par des tiers, étant donné que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques. Par conséquent, le terme descriptif «e-ORB» (abréviation de «Electronic Oil Record Book») ne devrait pas être monopolisé par la titulaire et d’autres entreprises sont également habilitées à en faire usage. Comme la titulaire l’a elle-même présenté, d’autres concurrents utilisent également le terme ainsi que tout autre opérateur ou futur opérateur devrait avoir le droit de l’utiliser.
Dans son mémoire en réponse, la titulaire fait valoir qu’il est notoire que les logiciels peuvent être loués ou achetés ou une combinaison des deux, et que l’ installation, le développement et le déploiement d’un logiciel mentionné dans ses éléments de preuve signifie à la fois acheter et louer. Elle explique également que son logiciel contient prétendument un module qui doit être acheté et un autre module qui doit être loué avec une taxe annuelle.

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Premièrement, il n’est pas notoire que les logiciels peuvent «uniquement» être loués ou achetés (ou loués et achetés) et la titulaire n’a fourni aucune preuve à cet égard. Les entreprises adoptent différents modèles de services logiciels et il n’est pas une vérité absolue qu’ils doivent tous être vendus et loués. En tout état de cause, il incombe à la titulaire de prouver la nature exacte de ses prétendus services, ce qu’elle n’a pas fait.
Deuxièmement, la titulaire tente de fabriquer un terme générique d’ installation, de développement et de déploiement pour inclure tous les services liés aux logiciels et de prouver l’usage de la marque contestée pour la location de logiciels compris dans la classe 42. C’est inacceptable. L’installation est mentionnée dans les preuves de la titulaire, mais cela ne peut que signifier la moitié du logiciel — un type de service en soi
— et ne peut certainement pas inclure ou assimiler à la location de logiciels.
Troisièmement, en proposant à la vente un module de son logiciel et un autre prétendument avec un bail annuel, le titulaire utilise une formule d’achat et de licence. Cela n’équivaut pas à la location de logiciels. Location de logiciels pour utiliser le logiciel pendant le temps nécessaire, souvent pour répondre à des besoins temporaires en matière de logiciels (comme démontré à l’annexe 5 de notre mémoire exposant les motifs du recours). En revanche, la formule du titulaire impose au consommateur d’acheter le logiciel et de continuer à payer une taxe annuelle. Par souci de clarté, la demanderesse joint un autre article expliquant les différences entre l’achat, la location et la location de logiciels en pièce jointe 1.

Quatrièmement, il convient de noter que les éléments de preuve produits par la titulaire font référence aux différents navires sur lesquels le logiciel de la titulaire n’a été installé qu’une seule fois, c’est-à-dire au moment de l’achat et de l’installation du logiciel. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le titulaire, les licences de location ou annuelles ne sont en fait pas prouvées, étant donné que ces mêmes navires ne peuvent être retrouvés nulle part ailleurs pour démontrer que leurs licences ont effectivement été renouvelées au fil des ans.
Enfin, la titulaire n’a pas présenté d’accords ou de conditions d’usage qui démontreraient la nature exacte des services revendiqués.
La demanderesse commente plus en détail les éléments de preuve produits par la titulaire. Elle répète, en substance, ses arguments précédents concernant certains des éléments de preuve et considère que certains de ces éléments sont dénués de pertinence ou peu probants.
Elle conclut que la titulaire n’a produit aucune preuve concernant la location de services de logiciels, la part de marché ou les dépenses de marketing. La marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage intensif, géographique ou de longue durée. Il n’existe guère d’éléments de preuve démontrant la manière dont la marque a été effectivement utilisée et les éléments de preuve censés démontrer une activité commerciale sont principalement liés à la Grèce, mais pas ailleurs dans l’UE, et il n’existe aucune preuve objective de la reconnaissance de la marque sur le marché ou de la perception de la marque par les consommateurs comme une indication de l’origine commerciale.
La demanderesse souligne à nouveau que l’Office aurait dû identifier le public pertinent comme étant le grand public anglophone des services de location de logiciels, et non comme un public maritime spécialisé.

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À l’appui de ses observations, la demanderesse renvoie aux directives et à la jurisprudence de l’EUIPO et a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1: Article expliquant les différences entre l’achat, le crédit-bail et la location de logiciels complétant l’annexe 5 du mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse.
Dans sa duplique, la titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que les éléments de preuve produits démontrent que la marque a acquis un caractère distinctif en ce qui concerne la location de logiciels compris dans la classe 42. Comme déjà expliqué, le logiciel comprend différents modules (module embarqué, module de bureau, module web). Si le module embarqué peut être acheté, le module de bureau, le module web ne peut être loué que. En d’autres termes, pour que le client puisse l’utiliser chaque année, le paiement d’une taxe annuelle qui conduit à la réception de sa version mise à jour et du code clé est obligatoire. Ainsi, afin non seulement de mettre à jour le logiciel, mais d’utiliser ses modules, vous devez précédemment payer la taxe annuelle. Le loueur ne possède pas le logiciel et, après la résiliation du contrat, le logiciel n’est d’aucune utilité, étant donné qu’il n’est pas opérationnel sans les mises à jour et les clés fournies. Les éléments de preuve produits prouvent que le logiciel est effectivement loué par tous les clients. Les factures et les courriers présentés dans les preuves de l’usage permettent de conclure que tous les clients louent effectivement le logiciel. L’intensité, l’étendue géographique et l’ancienneté de l’usage de la marque ont également été prouvées.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article 59, paragraphe 3, du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
Enoutre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si-les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement de la MUE, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).

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Observations liminaires
Certains des arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne portent sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée. Étant donné qu’il a déjà été conclu que le terme«e-ORB électronique Oil RecordBOO k» dans son ensemble est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et dans la mesure où la demande en nullité porte sur l’article 7, paragraphe 3, la division d’annulation ne commentera pas cette question. De même, l’affirmation de la titulaire selon laquelle la demanderesse a agi de mauvaise foi ne fait pas partie de la présente procédure et ne sera pas commentée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit quelques éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Aucun de ces éléments de preuve ne concerne une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération.
Caractère distinctif acquis — article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du RMUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a acquis un caractère distinctif par son usage intensif et de longue durée.
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En outre, en ce qui concerne les procédures d’annulation, l’article 59, paragraphe 2, du RMUE dispose que lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces dispositions sont donc rédigées de manière similaire, la seule différence étant les dates pour lesquelles le caractère distinctif acquis doit être prouvé (respectivement, à la date de dépôt de la marque contestée et à la date de dépôt de la demande en nullité). Par conséquent, en vertu de ces dispositions, une marque qui était initialement descriptive et dépourvue de caractère distinctif peut être maintenue, si elle est contestée, si la preuve est rapportée qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union européenne pour laquelle l’objection au caractère enregistrable a été constatée (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 82 et 83).
Il incombe à la titulaire de la MUE de démontrer que sa marque avait acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne où les motifs absolus de refus sont survenus, soit avant la date de dépôt de la marque contestée (16/06/2016), soit avant la date de dépôt de la demande en nullité (15/01/2020).

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Décision sur la demande d’annulation no C page:12 De 15 40 740
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par son usage, la division d’annulation doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Dans ce contexte, il convient d’examiner, entre autres, la part de marché détenue par la marque; L’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; L’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; Et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 79 et jurisprudence citée).
Les documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne sont énumérés ci-dessus.
Il devra être démontré que la marque «e-ORB électronique Oil Record Book» a acquis un caractère distinctif en ce qui concerne la location de logiciels compris dans la classe 42, auprès des consommateurs anglophones pertinents. Comme le souligne la demanderesse, la location de logiciels est un terme large. Par conséquent, le public pertinent est considéré comme le consommateur moyen anglophone et un public professionnel, y compris les professionnels du secteur maritime. L’anglais étant la langue professionnelle de l’industrie maritime, le public pertinent s’étend également aux professionnels de la mer dans l’ensemble de l’Union européenne.
Premièrement, il convient de noter que la plupart des éléments de preuve ne concernent pas la marque contestée «e-ORB électronique Oil Record Book» dans son ensemble. Seule la marque mentionnée est mentionnée sur deux factures (voir pièce jointe 49).
En ce qui concerne le reste des éléments de preuve, le logiciel est mentionné sous différents noms. Dans les factures présentées en tant qu’annexes 7 à 44, les logiciels sont désignés comme «e-ORB», «e-ORB Guidelines», «electronic Oil Record Book Guidelines». Dans quatre des cinq déclarations des annexes 44 à 47, la marque est désignée par «e-ORB», seule la marque contestée mentionnée dans une seule déclaration est la marque contestée (pièce 45A). En outre, dans les conversations électroniques, le logiciel est principalement appelé «e-ORB» et, par exemple, dans les documents joints en pièce 55, le logiciel est appelé «e-ORB guiding».
Deuxièmement, en ce qui concerne la location de services de logiciels, la titulaire de la marque de l’Union européenne explique que le logiciel e-ORB comprend différents modules, à savoir un module de navires, un module de bureau et un module web; Le module embarqué peut être acheté, mais le module de bureau et le module web ne peuvent être loués qu’en payant une redevance annuelle pour recevoir la version mise à jour. Elle indique également qu’il n’existe pas de document ou de registre distinct pour la simple location de logiciels et soutient que les termes «installation», «développement», «déploiement», etc. font référence non seulement à l’achat, mais aussi à la location de logiciels. Le titulaire est d’avis que, pour l’émission d’une facture, la nature de l’acquisition du logiciel ne doit pas être explicitement indiquée compte tenu de la signification susmentionnée de la location.
La division d’annulation convient avec la demanderesse que les termes «installation, développement et déploiement, figurant sur les factures, ne sont pas équivalents à la

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«location de logiciels». En outre, il n’y a pas de contenu promotionnel, de site web ou autre, ce qui explique que les modules de l’Office et du web sont loués. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, il ne ressort pas clairement des documents produits (par exemple, les annexes 54 et 55) que la taxe annuelle mentionnée en lien avec les modules de bureau et les modules web fait effectivement référence à la location de logiciels, mais serait interprétée comme la taxe annuelle pour un abonnement à un logiciel annuel/licence, et/ou pour les mises à jour annuelles.
Si, comme l’affirme la titulaire, la nature de l’acquisition du logiciel ne doit pas être indiquée explicitement sur les factures, la division d’annulation doit prendre les preuves au pied des faits et s’appuyer sur des faits concrets. Elle ne peut se fonder simplement sur l’explication imprécise de la titulaire selon laquelle certains des logiciels figurant sur les factures sont des logiciels de location sans aucun élément de preuve à l’appui.
En outre, comme le souligne la requérante, les éléments de preuve énumèrent les différents navires et la date à laquelle le logiciel a été installé pour la première fois (annexes 5-6A et 45A), mais aucun élément ne démontre que les abonnements/licences annuels des logiciels ont été achetés ou installés sur ces navires au cours des années suivantes. Par exemple, l’annexe 54 contient des exemples de 26 courriers électroniques envoyés à des entreprises avec une mise à jour du logiciel pour l’année à venir. Il n’est pas fait mention de la location de logiciels dans ces courriers électroniques.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il n’existe aucune preuve concernant la location de services de logiciels compris dans la classe 42.
Troisièmement, en ce qui concerne les territoires pertinents, dans l’extrait du site web de l’Union des armateurs grecs (pièce 63), il y a un graphique sur la «Propriété de la Fleur commerciale UE». Dans ce contexte, il montre que la Grèce est en tête avec 53 % de propriété. En ce qui concerne le reste des États membres, l’Allemagne est deuxième à 17,67 %, suivie par l’Italie avec 7,00 %, le Danemark avec 5,72 %, la Belgique avec 3,29 %, les Pays-Bas avec 7,82 %, et le reste de l’UE avec 6,84 %. La requérante fournit également des informations montrant que l’Union européenne dispose d’une industrie maritime importante en faisant référence aux grands ports de fret, à savoir Rotterdam, Anvers, Hambourg, Amsterdam et Marseille.
De toute évidence, il existe une importante présence maritime non seulement en Grèce, mais aussi dans le reste de l’Union européenne. Les éléments de preuve fournis concernent presque exclusivement la Grèce, Chypre et Malte pour les années 2012- 2019 (voir, par exemple, pièces 6 et 45A, indiquant les navires dans lesquels le logiciel est installé; Pièces jointes 7 à 42, dans lesquelles 22 factures sont adressées à des entreprises en Grèce, et une facture est adressée à une entreprise à Chypre).
La société allemande Columbia Shipmanagement (Deutschland) GmbH est mentionnée à l’annexe 5A, mais aucun navire, et en particulier aucune mention de location de logiciels, n’est trouvé dans les preuves de l’usage.
La titulaire renvoie aux directives et à la jurisprudence de l’EUIPO concernant l’extrapolation des éléments de preuve et considère que c’est à bon droit que l’examinateur qui a accepté la marque sur le caractère distinctif acquis a conclu que les éléments de preuve pouvaient être extrapolés aux territoires pertinents. Toutefois, dans les directives de l’EUIPO, Partie B, Chapitre 14, 6.3 Caractère distinctif acquis dans l’ensemble de l’UE, il est indiqué ce qui suit:

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Décision sur la demande d’annulation no C page:14 De 15 40 740
[…] il est essentiel que le demandeur de la MUE explique de manière convaincante la pertinence des éléments de preuve pour un autre État membre, pour plusieurs États membres ou pour l’ensemble de l’Union, selon le cas.
Par exemple, si des enquêtes ne couvrant que certains États membres ont été soumises, la demanderesse devra démontrer que leurs résultats sont également significatifs pour d’autres marchés nationaux comparables, soit en raison des stratégies de marketing similaires appliquées, soit en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique [voir, par analogie, 24/02/2016, T- 411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 80].
La titulaire n’a fourni aucune explication de ce type et, en tout état de cause, seuls trois États membres, même ceux qui occupent une position dominante comme la Grèce, ne peuvent pas être extrapolés au reste de l’UE.
Par conséquent, la titulaire n’a pas démontré l’usage pour une partie significative du territoire pertinent.
Quant aux déclarations (pièces 44 à 48), elles émanent de quelques clients, tous de Grèce, et, comme le souligne la demanderesse, elles sont de faible valeur probante. Ils proviennent d’un distributeur et de clients qui connaissent le logiciel parce qu’ils l’ont acheté ou ont la qualité de distributeur du logiciel. Il convient également de noter que la location de logiciels n’est pas mentionnée dans les relevés. En outre, dans une seule des cinq déclarations est l’ensemble de la marque «e-ORB électronique Oil Record Book» mentionnée, les autres déclarations font référence au logiciel «e-ORB».
Dans l’ensemble, les preuves de l’usage produites sont effectivement très limitées. Comme le souligne la demanderesse, et surtout, la titulaire n’a présenté ni sa part de marché, ni des chiffres de vente et de marketing, ni présenté de preuves de nature plus indépendante, telles que des déclarations d’associations professionnelles et de concurrents ou des études de marché. De manière générale, il n’y a pas d’éléments de preuve qui se concentrent sur la perception du public pertinent, qui est la question pertinente.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé que la marque contestée a acquis un caractère distinctif pour l’ensemble de l’Union européenne, ou, à tout le moins, des éléments de preuve dans les États membres ayant une présence maritime, en ce qui concerne le service de location de logiciels compris dans la classe 42.
La division d’annulation conclut dès lors que le caractère distinctif acquis de la marque par rapport aux territoires pertinents et en ce qui concerne la location de services de logiciels n’a été prouvé ni pour la période antérieure à la date de dépôt de la marque contestée (16/06/2016) ni avant la date de dépôt de la demande en nullité (15/01/2020).
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.

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Décision sur la demande d’annulation no C page:15 De 15 40 740
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Anne-Lee Kristensen Richard Bianchi



Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.