LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 janvier 2021
Dans l’affaire R 2684/2019-5
Stefan Götz Zanderstraße 18
17033 Neubrandenburg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Rae ANDRAE indirects Simmer GbR, Nell-Breuning-Allee 6, 66115 Saarbrücken (Allemagne)
contre
Tasse Warehouse Ltd Unit 2 sett End Road North, Shadsworth
Industrial Estate
Blackburn Lancashire BB1 2NW
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Wilson Gunn, 5th Floor, Blackfriars House, The Parsonage, Manchester M3 2JA (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 752 205 (demande de marque de l’Union européenne no 15 317 928)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/01/2021, R 2684/2019-5, Pinkman/Pinkman

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 avril 2016, Stefan Götz (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Pinkman
pour des produits compris dans les classes 30 et 34, dont les suivants (ci-après les
«produits contestés»):
Classe 34 — Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques;
Solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; arômes et solutions pour vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques; solutions liquides sans nicotine pour cigarettes électroniques.

2 La demande a été publiée le 1 juin 2016.
3 Le 12 août 2016, Flavour Warehouse Ltd(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits désignés par la marque, y compris les produits susmentionnés compris dans la classe 34.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4,duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque non enregistrée «PINKMAN» dans tous les États membres de l’Union européenne, y compris le Royaume-Uni, pour les produits suivants:
Liquides pour cigarettes électroniques; arômes autres qu’huiles essentielles; essences de goût pour cigarettes électroniques; liquides contenant de la nicotine; cigarettes électroniques.
6 Le 8 octobre 2018, l’opposante a limité les motifs de l’opposition au droit antérieur non enregistré «PINKMAN» uniquement au Royaume-Uni.
7 Par décision du 10 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition sur la base de la marque antérieure non enregistrée de l’opposante au Royaume-Uni pour les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’article 8, paragraphe 4, du RMUE exige que le droit antérieur ait été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour les produits revendiqués au Royaume-Uni avant la date de dépôt de la marque contestée.

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– Le 8 octobre 2018, l’opposante a produit les preuves suivantes de l’usage dans la vie des affaires:
Factures: datées entre le 11 juin 2015 et le 24 février 2016 (pièces PB6- PB7) adressées à des clients dans différentes parties du Royaume-Uni
(par exemple, Shipley, Devon, West Yorkshire, Farnborough et
Norfolk). Quatre des factures de 2015 et une facture de 2016 sont étayées par des courriers électroniques concernant des commandes de vente de clients; Dix factures datant de 2015 et six de 2016 sont étayées par les listes d’ensemble internes de l’opposante. Toutes les factures sont étayées par des feuilles de calcul internes (pièces PB4-PB5) contenant des dates, des références de factures, des noms de clients, la quantité vendue et le pays d’origine du client. Bien que les factures ne contiennent pas directement de référence à la marque antérieure, certaines d’entre elles sont étayées par des courriels (pièces PB6-PB7) adressées à des clients dans lesquels la marque antérieure, «Pinkman», est mentionnée. Il ressort clairement tant des factures et des courriers électroniques que des pièces justificatives supplémentaires (pièces PB3-
PB7) que les produits vendus sont différents types de liquides pour cigarettes électroniques (par exemple, «10 ml e-liquide», «High VG
30 ml» et «30 ml VGUICE GLASS BOTTLES» dans une facture datée du 13 janvier 2016 portant le numéro de cotation 6748 étayé à la fois par un courriel d’un client de la même date et trouvé dans les feuilles de calcul).
Listes internes: comme indiqué ci-dessus, les factures sont étayées par des listes d’ensemble internes (pièces PB6-PB7) et des feuilles de calcul (pièces PB3 -PB5). Les listes sommaires montrent la marque antérieure et font référence aux produits pertinents, et certains d’entre eux sont datés (par exemple, le 22 janvier 2016). Les feuilles de calcul contiennent des références aux factures, à leurs dates, à la quantité vendue entre 2014 et 2016 et au pays d’origine du client (principalement le Royaume-Uni). Les ventes sont relativement fréquentes et les quantités sont relativement stables.
Déclaration sous serment: la déclaration sous serment (déclaration de témoin) est datée du 5 octobre 2018 et est signée par le directeur et le cofondateur de l’entreprise de l’opposante. Dans la déclaration sous serment, il est expliqué que l’opposante concerne des produits e-liquides à utiliser avec des cigarettes électroniques; que la société opère sous le nom «Vampire Vape» en ce qui concerne le produit «PINKMAN» depuis
2014, date de sa création; et qu’il a été lancé à Vapefest en août 2014, organisé chaque année depuis 2010 et accueilli par un nombre important d’entreprises du secteur de la cigarette électronique et de l’e-liquide. En outre, toutes les pièces déposées et leur contenu sont mentionnés. En particulier, il est expliqué que la pièce PB1 contient une capture d’écran d’un post sur les médias sociaux faisant la publicité de la société PINKMAN e liquide de l’opposante avant son lancement dans le

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Vapefest mentionné; La pièce PB2 contient une capture d’écran du site web de l’opposante montrant la version actuelle des produits e-liquides de la marque PINKMAN. À cet égard, il est mentionné que la demande pour le produit au Royaume-Uni et à l’étranger a été importante, que les ventes ont été importantes et que le produit reste extrêmement populaire. À cet égard, un tableau présentant les ventes d’unités en dizaines de milliers (en livres sterling) est présenté pour les périodes de août 2014 à décembre 2014, six mois de 2015 et six mois pour 2016. Ces chiffres sont assez importants; Les pièces PB3-PB5 contiennent des feuilles de calcul détaillant les ventes de produits liquides électroniques de la marque PINKMAN (unités en bouteilles) de 2014 à 2016; Les pièces
PB6-PB7 contiennent des copies de factures sélectionnées concernant les ventes de liquides électroniques de la marque PINKMAN en 2015 et
2016; La pièce PB8 contient des exemples de publicité au cours de l’année 2014 concernant le produit liquide e-liquide de la marque PINKMAN. À cet égard, il est indiqué que l’opposante a fait une publicité et une promotion considérables du produit liquide PINKMAN et que la publicité a été principalement effectuée par des moyens en ligne et en tant qu’exposante lors de diverses manifestations commerciales e- liquide; La pièce PB9 contient des résultats de recherche tirés de Google pour 2014 montrant que les produits liquides de la marque PINKMAN de l’opposante sont disponibles au Royaume-Uni, ainsi que des résultats d’images tirées de Google datés de 2014 et de 2015 montrant les produits e-liquides de la marque PINKMAN de l’opposante.
Échantillons de produits/emballages et publicités: une capture d’écran de ce qui semble être le site web de l’opposante (pièce PB2) et des recherches d’images sur Google (pièce PB9) (toutes deux non datées) montrant la marque antérieure sur des bouteilles de liquides pour cigarettes électroniques et des images montrant à la fois «Vampire Vape» et la marque antérieure. Dans la pièce PB1, sur les médias sociaux
(Twitter), on constate que l’équipe «Vampire Vape» participe à Vapefest
2014. Il est clair que cet élément de preuve concerne des liquides de cigarettes électroniques et «PINKMAN» apparaît sur certaines images des médias sociaux et sur un site web. En outre, il ressort des résultats de recherches effectuées sur Google et de ce qui semble être des courriels promotionnels envoyés par l’opposante (pièces PB8-PB9) que le produit était mis en vente sous le nom «PINKMAN» depuis le 1 juillet 2014 et que la marque antérieure apparaît sur des flacons de liquide de cigarettes électroniques. Les prix sont indiqués en livres sterling (GBP) et certains des courriers électroniques sont datés (par exemple, «9 octobre 2014»,
«novembre 2014», «décembre 2014», «30 juin 2015»).
Annexe 1: une copie de l’article 5 (4) (a) du Trade Marks Act 1994 du Royaume-Uni et une copie de la décision dans l’affaire Reckitt tière
Colman Ltd v Borden Inc.

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– Les factures étayées par des courriers électroniques, des listes de ventes et des feuilles de calcul montrent que l’opposante a réalisé de fréquentes ventes en 2015 et 2016 au Royaume-Uni par le biais, entre autres, des sites internet présentés dans les éléments de preuve (dont bon nombre possèdent la terminaison du nom de domaine «co.uk» indiquant le Royaume-Uni) et que la marque antérieure est présente sur le marché depuis 2014. Ces éléments de preuve, ainsi que la déclaration de témoin, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations valables pour considérer, tout d’abord, que la marque antérieure a été utilisée en tant que marque non enregistrée dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée pour les «liquides à cigarettes électroniques; essences de goût pour cigarettes électroniques; solutions liquides de nicotine». En outre, en ce qui concerne les arômes autres que les huiles essentielles, le libellé de cette catégorie générale ne précise pas leur destination. Toutefois, à la lumière des éléments de preuve, ces produits peuvent être interprétés comme des arômes, autres que les huiles essentielles, destinés à être utilisés dans des cigarettes électroniques. La division d’opposition observe qu’il ressort clairement des éléments de preuve que l’usage n’a pas été prouvé, par exemple, pour les «arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles».
– Par conséquent, la condition relative à l’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale est remplie au Royaume- Uni en ce qui concerne les produits suivants:
Liquides pour cigarettes électroniques; essences de goût pour cigarettes électroniques; liquides contenant de la nicotine; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques.

– Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas que le signe a été utilisé pour les autres produits revendiqués par l’opposante. Par conséquent, l’examen de l’opposition se poursuivra uniquement sur la base des produits susmentionnés.
– L’opposition est fondée sur une marque non enregistrée au Royaume-Uni et, comme l’opposante l’a souligné, le droit qui régit le signe en l’espèce est le délit d’usurpation d’appellation de common law.
– L’opposante revendique le droit d’interdire l’usage de la marque contestée au titre du délit d’usurpation d’appellation et renvoie à la décision rendue dans l’affaire Reckitt tière Colman Ltd v Borden Inc. ainsi qu’à d’autres arrêts du Royaume-Uni et à l’article 5 (4) (a) du Trade Marks Act 1994 du Royaume- Uni, cette dernière indiquant qu’une action en usurpation d’appellation avec succès empêche effectivement l’enregistrement du signe contesté. Une action en usurpation d’appellation accueillie doit remplir trois conditions cumulatives (goodwill, présentation trompeuse, préjudice).

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– La division d’opposition a déjà apprécié l’usage du signe dont la portée n’est pas seulement locale et ces conclusions sont pertinentes en l’espèce. Il existe un goodwill pour ces produits protégés par le droit de l’opposante.
– En ce qui concerne la deuxième condition (présentation trompeuse), la marque contestée doit être susceptible de conduire le public à croire que les produits proposés par la demanderesse sont ceux de l’opposante. Par conséquent, il convient d’examiner si, sur la base d’une mise en balance de probabilités, il est probable qu’une partie substantielle du public pertinent sera amenée à acheter par erreur les produits de la demanderesse en présumant qu’il s’agit de ceux de l’opposante.
– L’appréciation de la présentation trompeuse implique une appréciation des signes. En outre, il est peu probable que le public soit induit en erreur lorsque les produits contestés sont différents de ceux sur lesquels le goodwill de l’opposante a été acquis. Par conséquent, les produits contestés doivent également être comparés aux produits pour lesquels l’opposante a démontré qu’elle avait acquis un goodwill par l’usage.
– Les signes sont identiques.
– Les produits contestés compris dans la classe 34 se chevauchent avec les liquides pour cigarettes électroniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Il y a présentation trompeuse en ce qui concerne ces produits.
– En ce qui concerne la troisième exigence (préjudice), bien que cela n’entraîne pas nécessairement un préjudice dans tous les cas possibles, le préjudice est le résultat le plus probable lorsque, comme en l’espèce, l’opposante a démontré qu’elle jouissait d’un goodwill pour le signe antérieur et que le signe contesté est similaire à la marque de l’opposante, ce qui amènera les consommateurs à attribuer le signe contesté à l’opposante. L’opposante n’est pas obligée de prouver qu’elle a effectivement subi un préjudice. Il suffit qu’un préjudice soit probable. Une présentation trompeuse qui conduit le public pertinent à croire que les produits de la demanderesse sont ceux de l’opposante est intrinsèquement susceptible de causer un préjudice à l’opposante si les domaines d’activité des parties sont raisonnablement proches. En l’espèce, il a été conclu que certains des produits en cause sont identiques et qu’un nombre important de clients de l’ opposante considéreraient les produits identiques proposés par la demanderesse sous la marque contestée comme provenant de l’opposante.
– Dans ces circonstances, il est probable que l’opposante perdrait des ventes parce que ses clients, qui ont l’intention d’acheter ses produits, achèteraient par erreur les produits de la demanderesse.
– La division d’opposition considère qu’en l’absence d’indications contraires, l’opposante est susceptible de subir un préjudice.

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– L’opposition est donc accueillie en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 34.
8 Le 26 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 février 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 juillet 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Observations et éléments de preuve produits tardivement
– Les observations et preuves que l’opposante a présentées à l’Office le 8 octobre 2018 n’auraient pas dû être prises en considération car elles ont été présentées tardivement. La requête en poursuite de procédure n’aurait pas dû être acceptée par l’Office.
– Le Royaume-Uni a finalement quitté l’UE. Le Royaume-Uni a désormais déclaré son retrait officiel de l’Union européenne. L’Union européenne y a consenti. Ce retrait est entré en vigueur à la fin du 31 janvier 2020.
– L’opposante peut, en raison du Brexit, à compter de la date de retrait (31 janvier 2020), ne plus invoquer un droit relatif à l’usurpation (qu’il soit ou non titulaire d’un tel droit en vertu de la législation britannique), car ce droit n’existe que dans la législation du Royaume-Uni et n’est donc protégé que par la législation d’un État tiers.
– Dès lors, il n’est pas réellement nécessaire de préciser si l’opposante avait «développé» un tel droit lorsqu’elle a formé son opposition ou non. L’opposante ne dispose d’aucun autre droit d’invoquer, comme il ressort de ses observations jusqu’à aujourd’hui.
– Par conséquent, sur la base de ces seules considérations, l’opposition doit être réputée non fondée et doit être rejetée.
– En tout état de cause, les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas remplies. L’opposante n’a pas démontré qu’elle avait utilisé le droit antérieur dans la vie des affaires et que l’usage avait une portée qui n’était pas seulement locale au moment du dépôt de la marque contestée (8 avril
2016).
– Le signe invoqué à l’appui de l’opposition n’a pas été utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires. L’étendue géographique

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des échanges commerciaux sous ledit signe est restée purement locale et insignifiante. Il n’y a eu aucune activité commerciale de la durée et de l’intensité nécessaires (jusqu’au 8 avril 2016 au moins), que ce soit dans la publicité ou dans la correspondance commerciale, pour établir le signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. Et ce pas même au Royaume-Uni (le domicile de l’opposante) lui-même, et encore moins dans le reste de l’Union européenne.
– Même si l’usage de la dénomination PINKMAN dans un quelconque contexte concernant les produits en cause devait être trouvé à certains endroits dans les éléments de preuve, aucun commerce ne peut en être déduit dans une mesure qui revêtirait une importance notable par rapport à l’ensemble du marché de ces produits au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne.
– L’opposante utilise la marque ombrelle vampire VAPE pour l’ensemble ou la plupart de ses produits et la demanderesse est avant tout connue sous le nom
Riccardo. Les fabricants proposent chacun au moins des dizaines d’arômes différents d’eLiquides et ces saveurs se trouvent, pour la plupart, sous leur sous-marque propre et unique. Des résultats concernant le Royaume-Uni ont été obtenus pour de nombreuses autres marques ombrelle, plus importantes que celles de l’opposante, telles que vipe, nextdayvapes, ichorliquide, logicvapes, aquavape, euroeliquide, blu, nolejus, fogre, one-lite, vapeclub et bien d’autres. Le PINKMAN ne se trouve pas du tout dans ce délai.
– La recherche Google (pièce 2) parle d’elle-même. Si l’on voulait «acheter une cigarette liquide» sur l’internet entre 2014 et 2016, on n’aurait vu aucun signe d’une marque PINKMAN au Royaume-Uni. Il n’y a donc pas eu de publicité sur Internet pour cette marque PINKMAN.
– En revanche, il y a beaucoup de publicité pour beaucoup d’autres marques liées à eLiquid. Ces marques ont été utilisées dans une certaine mesure; PINKMAN ne l’a pas. Du moins pas vis-à-vis des utilisateurs finaux de ces produits.
– Ainsi, même si l’opposante était censée avoir apporté la preuve du fait qu’elle a effectivement vendu eLiquids entre 2014 et 2016, cela ne suffirait pas. Elle aurait également dû apporter la preuve du fait qu’elle a également utilisé la sous-marque PINKMAN pour le commerce avec eLiquides dans ce délai et que, dans une mesure qui pourrait être considérée comme considérable par rapport à la quantité d’eLiquids différents qui ont été proposés en concurrence alors.
– L’opposante aurait dû prouver que sa vente d’eLiquids sous sa sous-marque PINKMAN constituait une partie importante du marché dans son ensemble. Elle n’a pas fourni de tels éléments de preuve.

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– En ce qui concerne les preuves fournies pour l’utilisation du nom PINKMAN par l’opposante, on peut lire ce qui suit:
Les tableaux Excel présentés n’ont apparemment pas été audités par un tiers, c’est-à-dire qu’ils ont été préparés uniquement par l’opposante et n’ont donc aucune valeur probante propre. Ils ne portent que la preuve que l’opposante a établi ces tableaux. L’exactitude de leur contenu n’est pas prouvée par les tableaux eux-mêmes;
Les factures produites à titre de preuve de la vente ne sont pas non plus pertinentes en tant que preuves. On peut supposer que l’existence des factures prouve que des factures ont été émises à l’attention de sociétés pour certains montants. Mais aucun élément ne doit être lu en ce qui concerne le nom PINKMAN. Au contraire, les factures sont générales, telles que «10 ml e-liquide», «30 ml COCENTRATES» ou «High VG
30 ml». Par conséquent, ces documents peuvent avoir fait l’objet de parfums complètement différents;
Si des courriels sont ensuite présentés, aucune preuve n’est apportée non plus. En particulier si, par exemple, les expéditeurs et/ou destinataires des courriers électroniques étaient noircis ou si les participants n’étaient identifiés que par leurs prénoms. Il n’est pas compréhensible que «Niall», «Ashley» ou «Suzie» soient du tout;
Il n’est pas clair quelle valeur il devrait y avoir en ce qui concerne des listes manuscrites ou des annotations manuscrites sur des factures censées représenter des informations sur le contenu des emballages. Il n’est pas clair à quel envoi ou à quel client allégué ces listes font référence. Les listes ne permettent pas non plus de discerner à quel moment elles sont censées avoir été rédigées. De telles listes ne peuvent pas non plus prouver que les colis décrits ont été emballés et/ou expédiés;
Il y a lieu de contester que les courriers électroniques, factures, listes et tableaux présentés représentent des processus authentiques et reflètent fidèlement le chiffre d’affaires indiqué (quantités et montants) effectivement vendu par l’opposante;
Il y a lieu de contester que les courriers électroniques, factures, listes et tableaux présentés faisaient tous référence à des liquides ayant le goût
PINKMAN et ne concernaient pas des produits/liquides totalement différents;
Si les éléments de preuve produits en tant que PB2 contiennent une capture d’écran du site web actuel de l’opposante, leur valeur probante pour la présente procédure n’est pas claire. En effet, cette procédure porte sur la notoriété du goût/marque/nom de l’opposante en 2016, date à laquelle l’enregistrement de la demanderesse a été effectué;

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En ce qui concerne la recherche d’images Google affichée, seule la marque ombrelle vampire VAPE de l’opposante y apparaît essentiellement. Le terme PINKMAN n’est utilisé ici que dans des cas exceptionnels et ensuite principalement avec ladite marque ombrelle;
En ce qui concerne les reproductions non cohérentes fournies par ailleurs de tout support publicitaire de l’opposante, on ne sait pas quand elles ont été mises sur le marché pour la première fois ni dans quelle mesure. Au demeurant, les médias publicitaires concernent également essentiellement la marque ombrelle vampire VAPE et non le goût/saveur/sous-marque PINKMAN en cause en l’espèce. Ils ne sont pas en mesure de se développer expressément.
– Aux fins de l’appréciation complémentaire des éléments de preuve fournis par l’opposante, la demanderesse fait référence à ce que M. Goetz a déclaré dans sa déclaration sous serment (pièce jointe 3) et a déclaré qu’elle faisait partie de ces motifs de recours.
– L’opposante n’a donc pas fourni d’éléments de preuve raisonnablement concluants démontrant qu’elle utilisait le PINKMAN dans une mesure significative. Même si la déclaration sous serment du directeur indique l’usage du mot PINKMAN depuis 2014 et mentionne toutes les autres pièces, elle ne rend pas ces pièces plus concluantes ou crédibles.
– Mais en particulier si l’on regarde l’étendue du marché en 2014 à 2016, même l’utilisation de PINKMAN qui pourrait être considérée comme prouvée apparaît comme totalement insignifiante.
– La demanderesse renvoie à l’annexe 2 et aux nombreuses autres marques qui se trouvaient alors sur le marché. Par ailleurs, la requérante renvoie aux considérations de M. Stefan Goetz telles qu’elles figurent dans sa déclaration sous serment (pièce 3).
– À cet égard, il n’est pas possible, à partir des observations de l’opposante et des documents produits à titre de preuve, de déterminer avec certitude combien de liquides portant la dénomination PINKMAN ont effectivement été mis en circulation par l’opposante.
– En outre, étant donné qu’il n’est pas possible de savoir à partir de là où elles sont censées avoir été livrées, le degré géographique de distribution et l’intensité de l’usage ne peuvent être vraiment compris. Il n’existe donc aucune preuve d’une portée qui n’est pas seulement locale de l’usage du nom PINKMAN par l’opposante.
– En outre, les conditions d’un droit britannique au titre du «passing off» n’ont pas été démontrées. Étant donné que l’opposante n’a pas démontré l’usage du signe dont la portée n’est pas seulement locale, aucun goodwill n’a été prouvé pour les produits revendiqués au Royaume-Uni.

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– La marque contestée, telle qu’elle a été utilisée par la demanderesse, n’est pas non plus susceptible de conduire le public à croire que les produits proposés par la demanderesse sont ceux de l’opposante. À tout le moins si l’on considère qu’elle est directement comparée à la marque telle qu’elle a été utilisée par l’opposante. Les autres conditions (présentation trompeuse et préjudice) font également défaut.
– Par conséquent, la demanderesse demande à la chambre de recours d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque contestée.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante a respecté tous les délais de la procédure d’opposition, conformément aux dispositions du RMUE. La requête en poursuite de procédure a été présentée dans les délais et toutes les formalités, y compris le paiement de la taxe requise, ont été respectées.
– Les observations de la demanderesse concernant les délais et la poursuite de la procédure doivent donc être rejetées par la Chambre.
– L’opposante a produit des éléments de preuve suffisants à l’appui de sa revendication au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
– La division d’opposition a procédé à une analyse approfondie des éléments de preuve et a conclu qu’ils étaient suffisants pour satisfaire aux critères.
– L’usage a été fait à la date pertinente, au Royaume-Uni, et couvrait une série de villes du Royaume-Uni répondant ainsi à l’exigence d’une portée qui n’est pas seulement locale.
– La marque PINKMAN est une marque de produits qui n’est pas une saveur telle que, par exemple, la fraise, le chocolat, etc. Il s’agit d’une marque distinctive et sera perçue comme telle par le consommateur moyen. En outre, son usage avec la marque maison vampire VAPE n’amoindrit en rien son caractère distinctif. Il est fréquent qu’un produit porte à la fois la marque maison et une sous-marque ou une marque de produits spécifique.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition, cumulativement et globalement, prouvent sans aucun doute que l’opposante satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
– L’opposante considère que la décision attaquée est correcte.
– Les arguments de la demanderesse n’apportent aucun élément à l’appui d’une quelconque modification de la décision.
– Le demandeur a à nouveau mis en discussion l’impact du Brexit. La date critique est le 31 décembre 2020.

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– Les commentaires et observations du requérant concernant le Brexit sont tout simplement erronés. Le Brexit ne devrait en aucune manière avoir d’incidence sur la décision qui sera rendue par la division d’opposition ou la chambre de recours.
– La requérante a procédé à une appréciation des éléments de preuve et, en procédant à cette appréciation, elle a manifestement mal compris les principes juridiques et les exigences en matière de preuve.
– En effet, les preuves montrent clairement La décision attaquée détaille les éléments de preuve produits. Les éléments de preuve comprennent des précisions sur les exigences prévues par la législation britannique à l’appui d’une action en usurpation d’appellation.
– Les observations de la requérante concernant la part de marché et la quantité de produits vendus sont erronées. L’usage qui a été fait au cours de la période pertinente répond aux exigences relatives à l’établissement d’un goodwill/d’une activité commerciale sous la marque. L’usage porte sur le Royaume-Uni et ne se limite pas à une seule localité du Royaume-Uni.
– La requérante fait référence à la manière dont la requérante utilise sa marque PINKMAN et fournit une capture d’écran montrant la marque utilisée par la requérante.
– Cela est dénué de pertinence. La marque en cause est la marque faisant l’objet de la demande de marque de l’Union européenne no 15 317 928, qui est le mot PINKMAN.
– Les observations de la demanderesse concernant le «préjudice» sont erronées. La demanderesse demande l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (ce qui inclut le Royaume-Uni). Par conséquent, il est indifférent que la demanderesse affirme, en substance, qu’elle n’utilise pas sa marque au
Royaume-Uni et qu’il ne peut donc y avoir de préjudice. Il n’en demeure pas moins qu’il existe un risque de préjudice.
– L’opposante considère que la décision attaquée doit être confirmée dans son intégralité et que le recours doit être rejeté.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Le recours est également fondé, pour les raisons exposées ci-après.

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Absence de base valable
15 Les deux parties ont formulé des observations sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après le «Brexit») et ses conséquences sur l’espèce (voir mémoire de la requérante du 27 février 2019, point 3.a); mémoire de l’opposante du 4 juillet 2019, page 1; mémoire exposant les motifs du recours du 7 février
2020, point II.2; réponse au mémoire exposant les motifs du recours du 20 juillet
2020, page 2). La chambre de recours peut donc tenir compte de ce point sans qu’il soit nécessaire de rouvrir la procédure. Le droit d’être entendu (article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE) a été respecté.
16 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe: a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, et b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
17 En l’espèce, l’opposante se fonde exclusivement sur un droit antérieur non enregistré protégé au titre du «passing off» au Royaume-Uni (voir page 2 du mémoire de l’opposante du 8 octobre 2018 et ci-dessus, paragraphe 6).
18 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE («… en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre […]») que le droit antérieur invoqué en vertu de cette disposition doit bénéficier d’une protection sur le territoire de l’Unioneuropéenne.
19 L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’ «accord de retrait») fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cet accord est entré en vigueur le 1 février 2020. L’accord de retrait prévoit une période de transition du 1 février au 31 décembre 2020, qui peut être prolongée une fois, pour une durée maximale
d’un ou deux ans (ci-après la «période de transition»).
20 L’article 127 de l’accord de retrait dispose que, sauf disposition contraire, le droit de l’UE continue de s’appliquer au Royaume-Uni pendant la période de transition. Jusqu’à la fin de la période de transition, lesdroits antérieurs protégés au Royaume-Uni ont continué à bénéficier de la même protection que celle qu’ils auraient reçue si le Royaume-Uni n’avait pas quitté l’Union européenne. Cette période de transition prendra fin le 31 décembre 2020.
21 Ils’ensuit que le RMUE n’est plus applicable aux droits du Royaume-Uni après la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020. Par conséquent, les droits antérieurs protégés en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni ne sont pas régis «par le droit d’un État membre», comme le

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prévoit l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et ne jouissent pas de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE depuis le 1 janvier 2021.
22 Cette interprétation est conforme à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office (ci-après la «communication»). Les chambres de recours ne sont pas liées par les communications du directeur exécutif, mais peuvent en tenir compte. Le point 11 de ladite communication précise que les droits britanniques prennent fin ex lege pour être des «droits antérieurs» aux fins des procédures inter partes (opposition, nullité de MUE, nullité du DMC) à compter du 1 janvier 2021. Le point 12 de la communication indique qu’ «indépendamment de leur statut procédural en première instance, les actions dans les procédures inter partes fondées uniquement sur des droits britanniques qui sont toujours en cours à la date du 1 janvier 2021 seront rejetées pour défaut de base valable».
23 Enoutre, cette interprétation n’est pas en contradiction avec deux arrêts récents du
Tribunal (voir T-598/18, § 19; T-421/18, § 34-36). Ces décisions ont été rendues au cours de la période de transition au cours de laquelle les droits antérieurs britanniques ont continué à bénéficier de la même protection que celle qu’ils auraient reçue si le Royaume-Uni ne s’était pas retiré de l’Union européenne. Le rôle du Tribunal dans ces arrêts consistait à contrôler la légalité des décisions des chambres de recours contestées au moment où ces décisions ont été rendues, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait. Toutefois, le cas d’espèce concerne une situation différente après la fin de la période de transition. Étant donné que les droits britanniques ne bénéficient d’aucune protection au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE après la fin de la période de transition, une opposition fondée sur ces droits doit être rejetée pour défaut de base valable.
24 Les droits antérieurs invoqués dans le cadre d’une opposition ou d’une annulation doivent être a) valables au moment du dépôt de la marque contestée et b) toujours valables lorsque la décision est rendue. Il ne suffit pas que le droit antérieur ait été valide au moment du dépôt de la demande de marque plus récente. Si la marque antérieure est retirée, non renouvelée, annulée, révoquée ou perd sa validité pour tout autre motif au cours de la procédure, l’opposition ou l’annulation est automatiquement rejetée. Un point de vue différent conduirait au résultat absurde selon lequel toute marque de l’Union européenne déposée avant le 1 janvier 2021 pourrait toujours être attaquée par un droit britannique «antérieur» (déposé avant la MUE contestée), même si le droit britannique aurait perdu sa validité sur le territoire de l’Union européenne depuis longtemps.
25 Enfin, l’opposante n’a donné aucune raison pour laquelle elle pourrait toujours avoir un intérêt à une décision en dépit du fait que les territoires des droits en conflit ne se chevauchent plus.
26 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et l’opposition est rejetée pour défaut de base valable.

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Absence d’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
27 En outre, l’opposition doit être rejetée car l’opposante n’a pas démontré l’usage dans la vie des affaires du droit antérieur invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
28 Les conditions relatives à l’usage dans la vie des affaires et à la portée qui n’est pas seulement locale du droit invoqué résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le RMUE établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (voir arrêt du 24/10/2009, T-435/12, 42
BELOW, EU:T:2018:715, § 44 et jurisprudence citée).
29 Selon une jurisprudence constante, le principe qui prévaut dans le droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves et le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité. Dès lors, pour apprécier la valeur probante d’un élément de preuve, il convient de vérifier d’emblée la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 29/03/2019, T-611/17, Forme d’une semelle de chaussure, non publié, EU:T:2019:210, § 64 et jurisprudence citée).
30 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la preuve de l’usage d’un signe antérieur ne peut pas être apportée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante du signe (voir, à cet effet, 23/10/2013, T-581/11,
Baby Bambolina, non publié, EU:T:2013:553, § 29).
31 Enoutre, il convient de noter que la ratio legis de l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE consiste à limiter le nombre de conflits entre des signes, en empêchant qu’un signe antérieur, qui n’est pas suffisamment important ou significatif, permette de contester soit l’enregistrement soit la validité d’une marque de l’Union européenne. En outre, la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie par rapport à la fonction d’identification de ce signe. Cette considération implique de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portéedu signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Ensuite, il convient de tenir compte de la dimension économique de la portéedu signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du groupe de destinataires parmi lesquels il est connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou d’Internet (arrêt du 24/03/2009, T-318/06 à T-321/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77,
§ 36-37).

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32 En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante consistent en une déclaration sous serment de M. Philip B., cofondateur et directeur de l’opposante, ainsi que divers documents qui l’accompagnent (captures d’écran internet, feuilles de calcul détaillant les ventes, factures sélectionnées, matériel publicitaire, résultats de recherches sur l’internet, pièces PB1-PB9, voir paragraphe 7 ci- dessus).
33 En ce qui concerne le témoignage de M. B., lorsqu’une déclaration au titre de l’article 97, paragraphe 1,point f), du RMUE a été établie par l’un des cadres de l’opposante, une valeur probante ne peut être attribuée à cette déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (voir arrêt du 13/06/2012, T- 312/11, CERATIX, non publié, EU:T:2012:296, § 30 et jurisprudence citée; voir également, à cet effet, arrêt du 13/05/2009, T-183/08, jello SCHUHPARK, non publié, EU:T:2009:156, § 39 et jurisprudence citée).
34 Dans le témoignage, M. B. affirme que le produit «PINKMAN» était un produit liquide lancé à «Vapefest» en août 2014. Selon M. B., la vente de ce produit en
2015 et 2016 était importante (en fait, un nombre peu élevé d’unités vendues au cours d’une partie des années 2015 et 2016). M. B. déclare que le produit «PINKMAN» a également fait l’objet d’une publicité et d’une large promotion.
35 Les informations fournies par M. B dans sa déclaration sous serment concernant les efforts de vente et de publicité ne sont pas suffisamment corroborées par les éléments de preuve supplémentaires. Le nom «PINKMAN» fait allusion au personnage de fiction «Jesse Pinkman» de la célèbre série télévisée «Breking
Bad» (pièce PB1). Le produit fait référence à un concentré aromatisant spécifique
(«explosion de fruits humides», pièce PB9) pour des liquides de bricolage. La recherche sur l’internet présentée comme PB9 montre que le produit était déjà «hors stock» en juillet et septembre 2014. Il a été explicitement proposé sous la forme d’une «édition limitée» (pièce PB8-9). Les factures présentées en tant que pièce PB7 ne mentionnent pas du tout le parfum «PINKMAN». Il ressort clairement des tableaux joints en tant que pièce PB7 que l’opposante a proposé des dizaines d’arômes différents sous différents noms («Attraction», «Heisenberg», «Pear Drops», «BatJuice», «Black Jack», «Parma Violet», «Jerry
Tree», «Herbert Lemon», etc.). Les factures ne permettent pas de déterminer clairement si, et, le cas échéant, le nombre de «e-liquides» vendus faisait effectivement référence à la saveur «PINKMAN». Les graphiques, les courriels et les notes manuscrites qui accompagnent les factures sont des documents internes dépourvus de toute valeur probante. Il en va de même pour les listes de clients
(pièces PB3-PB5). Ces listes sont des documents internes. Il n’apparaît pas clairement si et combien de produits «PINKMAN» ont été vendus à ces clients. La marque «PINKMAN» n’est pas mentionnée dans ces listes. En ce qui concerne les publicités (pièce PB8), elles font référence à une période limitée comprise entre septembre et décembre 2014. Il n’est pas clair où les offres de vente représentant des produits «PINKMAN» ont été publiées ou combien de clients potentiels ont eu la possibilité d’être confrontés aux publicités.

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36 En résumé, la combinaison de tous les documents produits ne prouve pas un usage du prétendu droit antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. Tout au plus, les éléments de preuve montrent que le produit «PINKMAN» a été proposé à l’occasion d’un événement extérieur annuel pour les vaporisateurs appelé «Vapefest» à Shrewsbury (Royaume-Uni) au début du mois de août 2014. Étant donné que cette condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition ne saurait être accueillie.
Aucun goodwill démontré en vertu de la législation relative à l’usurpation d’appellation
37 Enfin, les éléments de preuve produits par l’opposante sont également insuffisants pour démontrer l’existence d’un goodwill au titre de la législation relative à l’usurpation d’appellation. Le raisonnement ci-dessus (voir points 32 à 36) s’applique.
Conclusion
38 Étant donné que trois conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas remplies (aucun droit valable sur le territoire de l’Union européenne, aucun usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, aucun droit en vertu de la législation britannique sur l’usurpation d’appellation), la décision attaquée doit être annulée et l’opposition doit être rejetée.
Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
40 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque l’opposition est rejetée également pour le surplus, l’opposante supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
42 Il n’y a pas lieu de procéder à une répartition différente des frais au titre de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Lorsque l’opposition a été formée en août 2016, il était déjà clair que le Royaume-Uni quitterait l’Union européenne et que le droit antérieur perdrait finalement sa validité sur le territoire pertinent (l’Union européenne). En outre, l’opposition est rejetée pour deux autres motifs (aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est seulement locale, aucun goodwill prouvé en vertu de la législation britannique relative à

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l’usurpation d’appellation). L’opposante doit donc supporter les frais des deux procédures au titre de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR, correspondant aux frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.

Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema