DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 40 000 (INVALIDITY)
Full Colour Black Limited, Bambridge Comptants, 44 Maiden Lane, Covent Garden, WC2E 7LN London, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Blaser Mills, 119 High Street, HP7 0EA Old Amersham, Buckinghamshire (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pest Control Office Limited, International House 2-4 Maddox Street, W1S 1QP London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Dolleymores, 9 Rickmansworth Road Watford, Hertfordshire WD18 0JU, Royaume-Uni et Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (représentants professionnels).
Le 19/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 981 624 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 30/11/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 17 981 624 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 07/11/2018 et enregistrée le 08/06/2019.La demanderesse a invoqué le motif de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi que le motif tiré de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE.La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9:Lunettes de soleil;étuis pour pince-nez;disques, bandes et autres supports préenregistrés contenant de la musique et d’autres matériels liés à la culture de l’art et de la jeunesse;disques, bandes et autres supports préenregistrés contenant des films;disques,

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bandes et autres supports préenregistrés contenant des images électroniques;logiciels liés à la culture de l’art et de la jeunesse;jeux informatiques à des fins de divertissement;publications téléchargeables.livres, magazines et revues téléchargeables;films téléchargeables;musique téléchargeable;enregistrements sonores téléchargeables;fichiers d’images téléchargeables;photographies numériques téléchargeables;fichiers multimédias téléchargeables;fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones;logiciels d’applications;housses et étuis pour téléphones portables;housses et étuis pour tablettes électroniques;albums photos électroniques;pièces et parties constitutives de tous les éléments précités.
Classe 16:Produits de l’imprimerie;papeterie;photographies;affiches;livres;stencils;matériel pour les artistes;art, artisanat et équipement de modélisation;pinceaux;papier;papier d’art;toile;coussinets;carnets;revues;Chevalets pour artistes;cadres en papier pour images;supports d’art;cadres pour photographies;cadres photo en carton;images, impressions d’images encadrées;supports pour images;peintures;reproductions de peintures;gravures d’art;dessins;gravures;collages;les objets d’art;publications imprimées;cartes;napperons individuels;dessous de carafes;albums;autocollants;décalcomanies;Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;figurines;classeurs;marques pour livres;boîtes;calendriers;étiquettes pour cadeaux;décorations;catalogues;programmes;magazines;périodiques;enseignes;matériel didactique;prix imprimés;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25:Vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 28:Jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport;décorations pour arbres de
Noël;décorations festives;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 41:Services d'éducation et de formation;divertissement;activités culturelles;expositions artistiques;services de galeries d’art;location d’œuvres d’art;services de peinture d’art mural;services de mannequins pour artistes;publications électroniques non téléchargeables;fourniture de vidéos et de films non téléchargeables;fourniture d’images non téléchargeables en ligne;fourniture d’images non téléchargeables en ligne;publication en ligne de livres, revues et revues électroniques;mise à disposition sur ligne de musique non téléchargeable;mise à disposition en ligne de contenus sonores non téléchargeables;fourniture de jeux informatiques en ligne;organisation de compétitions et de concours;organisation et conduite d’expositions, conférences, séminaires, ateliers, conférences, webinaires, festivals, spectacles;organisation, hébergement et émission de prix;services d’édition;services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur

La requérante fait valoir que la marque dont la protection a été demandée et obtenue est la reproduction exacte de l’une des œuvres de l’artiste de la rue Banksy et que la titulaire enregistrée est la personne morale qui traite les affaires de Banksy.La reproduction est de l’une des plus célèbres de ses œuvres, et il s’agit également d’une œuvre qui a été reproduite par un grand nombre de tiers en tant que décoration pour des articles de merchandising et faisant l’objet de «supports de supports» tels que des affiches et des œuvres graphiques.La titulaire n’a pas fait usage de la marque, ses activités s’opposent à cette activité et Banksy n’a jamais reproduit l’œuvre en tant qu’œuvre d’art. La demanderesse mentionne qu’elle a déjà demandé l’annulation d’une MUE connexe no

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12 575 155 sous le numéro de nullité numéro 33 843 C et qu’elle dépose également d’autres demandes en nullité connexes et que ces observations sont globalement similaires à celles de 33 843 C. Il existe également des questions plus larges concernant la monopolisation des œuvres d’art par l’intermédiaire de marques, la question de savoir si la situation de collatéral est acceptable à la lumière de la situation de la titulaire de la marque.
En ce qui concerne le motif de mauvaise foi, la demanderesse expose abondamment le droit relatif à ce motif.Elle fait valoir que l’œuvre qui fait l’objet de l’inscription est une œuvre de graffiti pulvérisée dans un lieu public.Il est libre d’être photographié par le grand public et il a fait l’objet d’une large diffusion.Banksy a autorisé des parties à diffuser son travail et a même fourni des versions de ses œuvres à haute résolution sur son site web et a invité le public à les télécharger et à produire leurs propres pièces.Dans son livre, «Wall and Piecked», Banksy a indiqué que «le droit d’auteur est pour les perdants» et que le public est libre, moralement et légalement, de reproduire, de modifier et d’utiliser toute œuvre protégée par un droit d’auteur imposée par des tiers.Banksy sait depuis des années que ses œuvres sont largement photographiées et reproduites à grande échelle par une série de tiers sans qu’il y ait de lien commercial entre ces parties et Banksy.En outre, il sait que les produits et services spécifiques pour lesquels il a obtenu l’enregistrement comprennent ou incluent les articles qui ont fait l’objet de ce commerce étendu et étendu.Banksy n’utilise aucune des images pour lesquelles l’enregistrement a été demandé, y compris la marque en cause, en tant que marque.La présente demande fait partie d’une série de dépôts qui constituent une tentative de monopoliser des images sur une base indéfinie en violation des dispositions du droit d’auteur.Jusqu’à récemment, Banksy n’a engagé de procédure formelle à l’encontre d’aucune partie.L’enregistrement des marques évite les charges de preuve relatives aux allégations de violation du droit d’auteur et relatives à l’acquisition de marques enregistrées aux États-Unis d’Amérique.Il existe un modèle d’enregistrement (ou de demande d’enregistrement) d’œuvres établies de Banksy en tant que marques de l’UE et d’enregistrer la marque correspondante aux États-Unis en tant que marque revendiquant les droits de l’UE comme base pour obtenir l’enregistrement.Banksy, par l’intermédiaire de ses représentants, a indiqué que les enregistrements n’étaient pas destinés à être utilisés et ont consenti des efforts pour tenter d’induire l’EUIPO en erreur en voyant une telle intention.Par conséquent, la demanderesse affirme que le seul but de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne était d’empêcher l’utilisation continue de l’œuvre qu’il avait déjà autorisée à reproduire.Elle fait valoir que ce fait ainsi que le fait que l’enregistrement avait pour objet de contourner la législation sur le droit d’auteur ou les dispositions de la législation américaine sur les marques montrent que le dépôt a été effectué de mauvaise foi.La requérante avance également des arguments relatifs aux autres causes de nullité sur lesquelles la demande est fondée.
En réponse aux arguments de la titulaire, la demanderesse affirme que la titulaire n’a pas présenté d’arguments positifs mais s’est contentée de contester les éléments de preuve de la demanderesse.Elle admet qu’il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve de son argumentation, mais elle affirme qu’il appartient à la titulaire de réfuter la preuve de la revendication.La demanderesse fait valoir que les éléments de preuve présentés par la titulaire tente notamment de démontrer que la mémoire humaine est trompeuse, qu’il est possible de modifier les images du produit sur Amazon et que l’ «État de droit» s’applique sans discrimination.Elle conteste que ces arguments puissent permettre au titulaire de prospérer.Elle conteste les arguments de la titulaire.Elle souligne que la titulaire critique et met en doute les éléments de preuve de la demanderesse mais s’appuie sur ses propres preuves comme concluantes.Elle souligne que le fait que le titulaire ait permis le téléchargement gratuit de son œuvre à des fins non commerciales a pour conséquence que les œuvres sont placées sur tout type de produits, ce qui ne saurait conduire à identifier les produits comme provenant d’une seule source.La demanderesse insiste sur le fait que l’utilisation des œuvres de Banksy sur des produits est purement décorative et non pas un usage en tant que marque.Elle affirme également que la titulaire n’a produit aucune preuve

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d’autorisations ou de licences concédées pour l’utilisation de son signe par des tiers.Elle conteste que la demande en nullité ne soit pas étayée et ne s’applique pas à la période pertinente en cause.Elle prétend également que la titulaire a dénaturé certains de ses arguments.
Elle fait valoir que Banksy, représentée par le titulaire, savait depuis au moins dès 2007 que ses œuvres étaient reproduites à une échelle massive sans que cela ne soit sous son contrôle.Dans son livre «Wall and Piece», Banksy suggère que tout ce qui est représenté en public est libre pour être utilisé par tous et qu’une autorisation n’est pas requise.Bien que Banksy déclare sur son site internet que d’autres entreprises utilisaient son signe sans son autorisation à des fins commerciales, le titulaire n’a produit aucun élément de preuve qu’il cherchait à se défendre.La demanderesse fait valoir que la titulaire n’a pas avancé de raison complète et positive de ses demandes et n’a pas non plus suggéré qu’elle a, ou a jamais eu, l’intention d’utiliser l’image en tant que marque.Elle passe à chaque point de la titulaire et les conteste.
À l’appui de ses observations, le 09/12/2019, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Témoignage d’A.R.W., avocat en marques et associé de Keystone Law Limited.
Pièce ARW1:Les articles portant tous une date d’extraction du 05/03/2019, l’une indique qu’il s’agit de la nouvelle 2018 tandis qu’une autre est datée du 29/11/2018 et d’autres ne sont pas datés.Ils montrent la relation entre Pest Control (titulaire) et Banksy.
Pièces ARW2:Copie du site web de Pest Control Limited.
Pièces ARW3-5:Des impressions du site internet du titulaire, des articles relatifs à Banksy et à son anonymat, à son œuvre et à sa valeur et à ses œuvres les plus connues, ainsi qu’un article du site web Smithsonian qui montre une peinture encadrée de l’œuvre d’art composant la marque de l’Union européenne.
Pièce ARW6:Un extrait de myartbroker.com et d’autres articles connexes concernant
l’œuvre d’art «Love Rat» représentée comme .
Pièce ARW7:Des impressions du site internet de Banksy tirées de la Wayback machine datées de 2007 à 2015, un extrait de «Banksy-Wall and piece» publié en 2005, un article daté du 01/05/2018 traitant de la déclaration de Banksy selon laquelle «le droit d’auteur est destiné aux perdants» et de l’état incertain de la protection juridique pour la voile et le graffiti.Un autre article portant à nouveau sur la propriété des œuvres graffiti du 21/02/2013.Extraits d’un forum en ligne indiquant «il y a 13 ans» mais sans date réelle.Un autre article daté de 2017 rédigé par un avocat au Royaume- Uni traitant de la question du droit d’auteur en ce qui concerne le graffiti et les arts de la rue. Un article de IP Kat daté de 2011 concernant la renonciation de Banksy sur son site web, permettant aux personnes de faire des marchandises grâce à son œuvre d’art et indiquant que Banksy ne produit ni ne tire profit de la vente de cartes de vœux, de tasses ou de porte-photos de son œuvre.
Pièces ARW8-16:Exemples d’utilisation par Banksy de droits d’auteur de tiers sur ses œuvres et images d’articles comme des œuvres de Banksy utilisées par des tiers sur des produits compris dans les classes 9, 16, 18, 24, 25, 27 et 28 et pour des produits compris dans d’autres classes, y compris l’utilisation de l’œuvre «Love Rat».

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Pièce ARW17:Détails de la demande américaine d’enregistrement de la marque «Love Rat» telle que représentée dans la MUE actuelle.
Pièce ARW18:Tableau des demandes et enregistrements de l’UE et des États-Unis de la titulaire.
Pièces ARW19-20:Extraits de la pratique de l’USPTO.
Pièce ARW21:Copie de la décision du tribunal de Milan du 14/01/2019, 52442/2018 R.G. concernant Banksy en italien et datée du 14/01/2019 et de quelques articles connexes portant sur la décision italienne du 25/02/2019 (2 articles), 28/02/2019 (date d’extraction 05/03/2019) et 26/02/2019.
Pièce ARW22:Des copies de rapports d’actualités datés du 01/10/2019 et du 17/10/2019 montrant l’ouverture du magasin et du site web de la titulaire/Banksy appelé Gross Domestic Product, qui indiquent qu’il a été ouvert afin de démontrer l’usage pour aboutir à un litige sur une marque.Images de l’œuvre d’art de Banksy sur des produits dans la boutique en ligne et la nouvelle activité datée du 28/10/2019
Pièce ARW23:Preuves permettant d’identifier M. M. S., identifiées dans les déclarations de la pièce précédente.
Pièce AWR24:Une image du lanière sur un produit dans la boutique en ligne et la nouvelle entreprise datée du 28/10/2019.
Pièce ARW25:Extraits du registre de la Companies House au Royaume-Uni pour montrer le lien entre M. M.S. et la titulaire.
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne

La titulaire fait valoir que la demanderesse n’a pas produit d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que la marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi.Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces éléments de preuve ne démontrent pas que Banksy a donné gratuitement au grand public la possibilité d’utiliser ses droits d’auteur.Rien ne prouve que Banksy ait autorisé une utilisation même non commerciale de l’œuvre, mais uniquement pour une utilisation non commerciale des images.Les arguments relatifs aux enregistrements américains ne sont pas pertinents aux fins de l’espèce et le manuel de l’USPTO a été identifié et mal appliqué par la demanderesse.Il existe de nombreuses œuvres d’art enregistrées en tant que marques dans l’Union européenne et la titulaire en fournit des exemples et fait valoir qu’il est courant d’utiliser ces œuvres comme des marques à des fins commerciales.Elle conteste la pertinence des décisions invoquées par la requérante ou fait valoir que la requérante a fait une application erronée des conclusions des arrêts.Elle souligne que la décision des tribunaux italiens produite par la requérante a été favorable à la titulaire lorsque la défenderesse a apposé les marques de la titulaire sur ses produits.Elle conteste que les propos de Banksy et d’un directeur de la titulaire relatifs à une boutique ouverte par Banksy ou les extraits de la boutique en ligne de Banksy aient une incidence sur la marque ou sur la présente procédure d’annulation.
Elle conteste l’argument de la requérante selon lequel elle a demandé un enregistrement américain de manière malhonnête et fait valoir qu’il est tout à fait légal et communément invoqué par de nombreuses sociétés étrangères pour s’enregistrer aux États-Unis.La titulaire présente des exemples de nombreuses œuvres d’art qui ont été déposées en tant que marques dans l’Union européenne.Elle affirme que cela montre qu’il est courant que les artistes et les entreprises enregistrent leur œuvre d’art, célèbre et inconnue, en tant que marques utilisées et protégées à des fins commerciales, ce qui montre qu’elle n’a pas déposé la marque de l’Union européenne de mauvaise foi.Elle s’appuie sur les arrêts du 29/01/2020, 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74-78, et du 06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 82-84 pour affirmer qu’une partie qui enregistre une marque poursuivant un objectif légitime d’empêcher une autre partie de tirer avantage du signe en copiant le signe n’est pas de mauvaise foi.Elle fait valoir que lorsqu’une partie tire profit d’un signe en raison de sa connaissance du fait que le titulaire du signe ne peut faire valoir des droits de marque non enregistrés et des droits d’auteur sans porter préjudice

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à sa personne publique ou à ses intérêts commerciaux, l’obtention d’un enregistrement de marque par l’intermédiaire d’une société constituée en société afin de faire valoir ces droits est un «objectif légitime» et non un dépôt de mauvaise foi.
En réponse aux arguments de la demanderesse, la titulaire conteste que l’accès du public à un signe et la large diffusion d’un signe ne constituent pas un obstacle à l’enregistrement comme si tel était le cas, aucune marque non enregistrée ne pouvait être enregistrée.La demanderesse n’a fourni aucune preuve démontrant que Banksy ou la titulaire a autorisé d’autres personnes à utiliser ou diffuser l’image dans la marque.Les déclarations de Banksy ne modifient ni la loi ni ne l’empêchent ni le titulaire de rechercher les droits et les protections prévus par la loi.Le point de vue anti-établissement n’empêche pas une partie d’utiliser des mécanismes d’établissement afin de renforcer son point de vue.La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’à la date pertinente, Banksy avait connaissance de plus d’un événement isolé de son travail utilisé.Les éléments de preuve produits par la demanderesse montrent plutôt que Banksy a placé un avertissement sur son site web pour tenter d’empêcher le public de croire que les produits lui étaient liés.La demanderesse a l’obligation de démontrer que le titulaire était de mauvaise foi à la date pertinente, ce qu’elle conteste.Le droit d’auteur de Banksy dure pour sa durée de vie plus 70 ans, alors qu’une marque peut être annulée sur la base de la déchéance pour non-usage si elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en tant que marque pendant une période ininterrompue de 5 ans.En tant que telle, la marque ne peut être monopolisée indéfiniment que si elle fait l’objet d’un usage sérieux en tant que marque et, dans le cas contraire, sera exposée à une annulation bien avant la fin de la protection par le droit d’auteur.Bien que les enregistrements américains soient des faits, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’ils ont été effectués de mauvaise foi.
Le titulaire soutient que les éléments de preuve de la demanderesse concernent Banksy et sa notoriété et non les œuvres ou la marque.Rien ne prouve qu’elle a enfreint les principes reconnus d’un comportement éthique ou les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Les arguments de la requérante concernant la renommée de Banksy devraient être écartés car ils sont erronés et appliquent de manière erronée la loi et sont contraires aux principes établis à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui dispose que toute personne est égale devant la loi, et à l’article 11, paragraphe 1, qui dispose que toute personne a le droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir interférence de l’autorité publique et sans considération de frontières.Le titulaire ne peut perdre le droit de déposer une marque pour son œuvre parce qu’il avait précédemment fait des déclarations selon lesquelles le droit d’auteur est pour les perdants.La titulaire a également présenté des observations détaillées sur les autres motifs de nullité.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Éléments de preuve produits le 18/05/2020 et le 19/05/2020:
Pièce PCO1:Décision de la High Court du Royaume-Uni dans l’affaire Gestmin v Credit Suisse [2013] EWHC 3560.
Pièce PCO2:Article expliquant comment les inscriptions sur Amazon sont cachées et la page centrale d’Amazon Seller contenant des instructions sur la manière de modifier une liste Amazon.
Pièce PCO3:Manuel pratique de l’USPTO pour une demande au titre de la section 44 et fondé sur un enregistrement étranger antérieur.

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Pièce PCO4:Une sélection d’enregistrements de marques de l’Union européenne pour une variété d’œuvres d’art (bec art, pop art, cartoon, dessin ou modèle) provenant d’un certain nombre d’artistes tels que Andy Warhol, Keith Harling, les sociétés constituées en société qui ont enregistré les œuvres, les produits sur lesquels elles sont utilisées (soit directement, soit grâce à la licence), et l’art exposé ou mis en vente.
Pièce PCO5:Une copie de la charte des droits fondamentaux de l’UE, telle que rendue juridiquement contraignante par le traité de Lisbonne.
Observations liminaires

Le 04/08/2020, la titulaire a été invitée à présenter des observations en réponse à la demanderesse le ou avant le 09/10/2020.La titulaire demande deux prorogations du délai, la seconde prorogeant le délai dans lequel la titulaire devait présenter des observations en réponse avant le 23/12/2020.Le 22/12/2020, la titulaire a demandé une troisième prorogation du délai.Le 10/03/2021, l’Office a informé la titulaire qu’en vertu de la nouvelle approche plus réfléchie concernant les prorogations de délais, telle que détaillée dans les décisions ED:Décision no EX-20-3 et décision no EX-20-4;Et la vapeur 19 — Note d’orientation sur les délais après expiration du délai de prorogation disponible sur www.euipo.europa.eu, le délai initial a déjà été prorogé à deux reprises, jusqu’au 23/12/2020, avant que le titulaire ne demande par la suite une nouvelle prorogation du délai.Elle a été informée que, dans un tel cas, l’Office n’aurait pu lui accorder qu’une prorogation de deux semaines supplémentaires, soit jusqu’au 06/01/2021.Toutefois, au cours de cette période, la titulaire n’a pas présenté d’observations et n’a pas présenté de nouvelle demande de prorogation du délai ou autre justification.Par conséquent, elle a informé la titulaire que les observations présentées le 21/02/2021 ne pouvaient être prises en considération étant donné qu’elles n’avaient pas été reçues dans un délai éventuel, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du RDMUE.En tant que telles, ces observations et les éléments de preuve ne seront pas pris en considération aux fins de la présente procédure.
La titulaire a remis en cause les actions de l’Office visant à refuser cette prorogation de délai.Toutefois, les décisions et notes d’orientation susmentionnées, ainsi que les directives de l’Office relatives aux marques, partie C, Opposition, section 1, procédure d’opposition, point 7.2 Délais applicables par analogie à la présente procédure de nullité.Par conséquent, les arguments de la titulaire à cet égard doivent être rejetés.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations.La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne.En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques.Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi.Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui

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peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité;la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi
Le motif de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé sa demande d’enregistrement sans aucune intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée ou sans but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier de la fonction essentielle de la marque (12/09/2019, 29/01/2020, EU:C:2019:724, § 46) (371/18, EU:C:2020:45, § 81).
Une grande partie des éléments de preuve et arguments se rapportent à Banksy et non à la titulaire qui a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne.La division d’annulation considère que les éléments de preuve produits par la demanderesse montrent qu’il existe un lien entre Banksy et titulaire, qui semble être les représentants légaux de Banksy.
Le terme «demandeur» visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être interprété comme désignant la personne qui demande la marque de l’Union européenne en son propre nom, le mandant d’un agent agissant au nom de son mandant ou toute personne qui donne instruction à un candidat d’agir en son propre nom, mais qui, selon un accord entre eux, sert simplement les intérêts du premier, tout en agissant de bonne foi et en ignorant la mauvaise foi du premier (13/12/2004, R 582/2003 4, EAST SION’S, § 17 18).
Le titulaire est le représentant de Banksy, probablement en raison de son désir de rester anonyme et, par conséquent, le dépôt de la MUE par le titulaire aurait été effectué dans l’intérêt de Banksy.La titulaire conteste le faux récit de Banksy en tant que personne physique étant donné que ce qui est pertinent est l’intention d’entreprise de la titulaire lors du dépôt de la demande.Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, le dépôt effectué par cette société est effectué par un agent pour le mandant ou par un roman.
La finalité d’une marque est de permettre aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause et de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.Une marque n’a pas pour objet d’interdire à des tiers d’enregistrer ou d’utiliser des signes que la demanderesse en nullité n’utilise pas pour identifier des produits et services afin de capter une partie du marché commercial.
Le droit d’auteur a notamment pour objet de protéger différents types d’œuvres artistiques originales.Une peinture ou un art de voirie pourrait donc, lorsque les conditions nécessaires sont remplies, être protégé par le droit d’auteur.
En l’espèce, l’œuvre d’art en question est mentionnée dans le témoignage d’A.R.W sous le nom de «Love Rat» et renvoie à l’œuvre d’art telle que représentée ci-dessous:

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La pièce ARW5 contient, entre autres, un article en ligne du Smithsonian avec une image de cette œuvre d’art «Love Rat».Ainsi qu’il ressort de la pièce ARW6, sonobjet social était initialement un graffiti placé à Liverpool, puis reproduit en 2004 avec 150 impressions non signées et 600 impressions non signées.Cette pièce contient également des impressions d’autres sites internet montrant l’impression ou l’œuvre d’art réelle où le graffiti a été placé.
Il convient de noter que, étant donné que Banksy a choisi d’être anonyme et qu’elle ne peut être identifiée, cela l’empêcherait de pouvoir protéger cet objet d’art en vertu de la législation sur le droit d’auteur sans s’identifier, tout en s’indiquant qu’elle s’abstiendrait de la persona sactive qui assure sa notoriété et son succès.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve produits par la demanderesse montrent qu’il existe un lien entre Banksy et la titulaire, qui semble être les représentants légaux de Banksy, mais, là encore, il convient de noter que les éléments de preuve ne sont pas exhaustifs à cet égard, étant donné que l’identité de Banksy ne peut être légalement déterminée.Dès lors, il serait assez difficile pour Banksy, bien que ses représentants, le titulaire, fassent effectivement valoir les droits d’auteur à l’encontre de tiers.Dès lors, à tout le moins sans exposer sa véritable identité, Banksy aurait du mal à se prévaloir de droits d’auteur sur le signe.
Les droits d’auteur ont une durée de protection fixe dans l’UE, s’appliquant à la vie du créateur et 70 ans supplémentaires à compter de sa mort.Ces droits sont donc exhaustifs.Toutefois, une marque peut durer indéfiniment si elle est renouvelée.La titulaire fait valoir qu’il existe une exception à cette durée indéterminée d’une marque et que c’est là que le titulaire de la marque n’a pas fait un usage sérieux de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ce qui est effectivement exact.Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’une marque peut potentiellement, avec son usage, prolonger la durée de protection d’une œuvre et, partant, être susceptible de contourner de telles limitations d’un droit d’auteur.Pour être déchue, une MUE doit être attaquée par le biais d’une demande en déchéance et, par conséquent, il n’y a pas automatiquement de cessation de la protection lorsqu’elle n’est pas utilisée.
La titulaire fait également valoir que les arguments ou éléments de preuve relatifs à sa propriété des droits d’auteur ne sont pas pertinents pour la présente demande qui ne concerne que les marques.Toutefois, la division d’annulation ne peut être d’accord avec cette affirmation, étant donné que ces informations sont pertinentes pour apprécier l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la marque.Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

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La titulaire souligne qu’il existe un certain nombre d’œuvres d’art célèbres qui ont été enregistrées en tant que MUE et qui n’ont pas été empêchées d’être enregistrées en raison de l’existence de droits d’auteur préexistants.La division d’annulation, sans se prononcer sur la question de savoir si des œuvres d’art célèbres sont également susceptibles d’être enregistrées, ce que soutient l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), dans la requête, se contente de faire remarquer que les droits d’auteur et les marques en général ne doivent pas s’exclure mutuellement et que ces deux types de droits ont des remèdes différents.Toutefois, dans la présente demande en nullité fondée sur la mauvaise foi, l’affaire doit être examinée en détail afin de voir les circonstances qui ont conduit au dépôt et à l’intention du titulaire de déposer la marque.
La titulaire fait valoir que l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que toute personne est égale en droit et que l’article 11, paragraphe 1, dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression, ce qui inclut la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’interférence de l’autorité publique et sans considération de frontières.Toutefois, une fois encore, cette affirmation est correcte lorsqu’une marque a été déposée de mauvaise foi, le titulaire n’aurait pas le droit de posséder un tel signe, étant donné qu’il tomberait sous le coup de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui protège contre de telles circonstances.Un titulaire ne peut pas tirer des droits d’un signe déposé de mauvaise foi.Comme dans de nombreuses autres situations, les droits et les libertés personnels peuvent être limités lorsque d’autres lois sont violées ou bafouées et, par conséquent, cet argument du titulaire doit également être écarté.
La demanderesse a produit, dans la pièce ARW7, des impressions du site d’archives en ligne de la Wayback Machine pour la page web de Banksy datant d’avant le dépôt de la marque de l’Union européenne.Banksy a clairement indiqué qu’elle avait expressément autorisé le public à télécharger et à utiliser ses œuvres d’art comme elles le souhaitait, à l’exception du fait qu’elle n’était pas utilisée à des fins commerciales.Le titulaire fait valoir que cela démontre clairement que Banksy s’est réservé le droit commercial exclusif sous l’exploitation de ses marques.Toutefois, Banksy a également reconnu, sur ses pages internet d’au moins 2007, qu’elle avait connaissance de l’utilisation de cette œuvre par des sociétés tierces pour commercialiser des produits et a nié que cela avait été fait avec son autorisation, mais qu’elle n’avait pris aucune forme d’action en justice pour empêcher ces actions.Elle fait valoir qu’elle peut donner son consentement ou concéder une licence de droits d’auteur à des tiers, mais que les éléments de preuve ne démontrent pas qu’il disposait d’une licence de droits d’auteur et il affirme expressément que l’usage qui en a été fait a été effectué sans son consentement sur le site Internet.Par conséquent, il ne ressort pas clairement des éléments de preuve produits que Banksy essayait de préserver ou d’utiliser tout droit de marque éventuel et cet argument doit être rejeté.
La titulaire fait valoir que les éléments de preuve produits par la demanderesse pour démontrer l’usage du signe par d’autres parties ne sont pas tous datés au cours de la période correcte.La demanderesse a produit des éléments de preuve antérieurs à la date de dépôt (datant d’une longue période auparavant) ainsi que des éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt et jusqu’à la date de dépôt de la présente demande en nullité et aux alentours de cette date.La date pertinente pour démontrer la mauvaise foi est la date de dépôt de la MUE contestée.Toutefois, les éléments de preuve antérieurs et postérieurs à cette date peuvent également être pertinents s’ils peuvent démontrer l’intention du titulaire de déposer la marque, de sorte que cet argument doit être rejeté.La titulaire fait également valoir que les boutiques en ligne d’Amazon.com peuvent être modifiées ou modifiées et que certaines parties obtenant des boutiques web d’autres parties afin qu’elles puissent hériter des commentaires positifs et semblent plus légitimes.La titulaire n’a apporté la preuve de l’existence d’aucun des éléments de preuve présentés par la demanderesse et il y a donc lieu de présumer que ces documents sont corrects.Admettre un tel argument pour discrédit

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ces éléments de preuve aurait pour conséquence que chaque élément de preuve produit serait remis en cause dans la mesure où la plupart des preuves sont des preuves en ligne à ce jour.Il convient donc de rejeter également cet argument.Les éléments de preuve produits par la demanderesse montrent que de nombreuses entreprises différentes utilisaient le signe pour commercialiser des produits avant, près de temps de dépôt et après, et que la titulaire, dans sa représentation de Banksy, avait connaissance de ce fait et n’a rien fait pour les stopper.
Il ressort de l’examen des éléments de preuve produits par les deux parties qu’au moment du dépôt de la demande en nullité, la titulaire (ou Banksy) n’avait jamais réellement commercialisé ou vendu des produits ou services sous la marque de l’Union européenne contestée.En outre, certains extraits de pages Internet de la titulaire, datés de 2010 à 2011, indiquent que «toutes les images sont mises à disposition pour le téléchargement pour l’amusement personnel uniquement, grâce à cela.Banksy ne souscrit pas à la vente de cartes de vœux, tasses, tee-shirts, canvases photos, etc.», «Banksy ne produit pas de cartes de vœux ou de photo-canvases…. Veuillez prendre quelque chose de ce site et faire vos propres (utilisation non commerciale uniquement grâce)» et «Banksy n’a jamais produit de cartes de vœux, tasses ou vases de photo de son travail».Par conséquent, rien ne prouve que Banksy produisait, vendait ou fournissait effectivement des produits ou services sous le signe contesté avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Les premières preuves de ventes semblent avoir eu lieu juste avant la date de dépôt de la présente demande en nullité.Un certain nombre d’articles tirés de certaines publications notables au Royaume-Uni datées de octobre 2019 dans la pièce ARW22 parlent de l’ouverture d’une boutique Banksy qui ne serait pas ouverte au public, mais le public pourrait consulter les vitrines et acheter les produits en ligne, après une procédure de vérification afin de s’assurer qu’ils ne revenaient pas à la vente des articles et qu’ils n’étaient pas des revendeurs de l’art.Dans ces publications, Banksy est invitée à déclarer que «la motivation sous-tendant l’entreprise était «peut-être la raison la moins poétique de faire même un certain art» — un litige en matière de marques».Un article cite également M. M.S. (le demandeur a montré qu’il est directeur de la titulaire et qu’il a également fait valoir son propre conseiller juridique de Banksy) comme signifiant que «Banksy se trouve dans une position difficile […]. Puisqu’il ne produit pas sa propre gamme de produits de musique et que le droit est assez clair — si le titulaire de la marque n’utilise pas la marque, elle peut être transférée à quelqu’un qui […] (M. M.S) a proposé que Banksy commence sa propre gamme de marchandises».Dans le même article, Banksy dit «Sometimes que vous allez travailler et il est difficile de savoir ce qu’il faut peindre, mais, pour les derniers mois, je m’engage dans le seul but de remplir des catégories de marques en vertu du droit de l’UE» et a admis que l’objet n’est «pas très sexuel».L’article souligne que les fenêtres présentent ses œuvres.L’article conclut que «Banksy souligne que, bien qu’il ait tenté de défendre ses droits dans ce cas particulier, il n’a pas modifié sa position sur les droits d’auteur.«Je continue à encourager toute personne à copier, emprunter, steal et modifier mes arts à des fins récréatives, de recherche universitaire ou d’activité.Je ne veux simplement pas qu’ils aient la garde exclusive de mon nom».Le magasin est appelé «Gross Domestic Product» et la demanderesse a également produit un extrait de la page web du magasin daté du 28/10/2019, dans lequel il encourage également la copie, l’emprunteuse et l’utilisation non créditée de l’imagerie Banksy à des fins récréatives, d’activisme et d’éducation et à faire des marchandises pour le divertissement personnel et l’activisme à but non lucratif pour de bonnes causes, mais pas pour que ces imitations soient authentiques et rentables.
D’après les éléments de preuve produits, Banksy n’a fabriqué, vendu ou fourni aucun produit ou service sous la marque contestée, ni cherché à créer un marché commercial pour ses produits juste avant le dépôt de la présente demande en nullité.Ce n’est qu’alors, en octobre 2019 (un mois avant le dépôt de la présente demande en nullité), après que la

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demanderesse a introduit la procédure antérieure 33 843 C contre le titulaire, mentionnée par la demanderesse dans ses observations initiales, qui étaient pendantes à l’époque, qu’il a ouvert un magasin en ligne (et disposait d’une boutique physique, mais qui n’était pas ouverte au public).Toutefois, par ses propres mots, publiés dans plusieurs publications différentes au Royaume-Uni, il ne tente pas de faire face à une partie du marché commercial en vendant ses produits, il s’est borné à tenter de remplir les catégories de marques pour démontrer l’usage de ces produits pour contourner le non-usage de l’obligation de signe en vertu du droit de l’Union.Banksy et M. M.S, qui est directeur de la titulaire, ont fait des déclarations selon lesquelles les produits ont été créés et vendus uniquement pour cette cause.Dès lors, par leurs propres termes, ils admettent que l’usage du signe n’était pas un usage sérieux de la marque pour créer ou maintenir une part de marché en commercialisant des produits, mais uniquement pour contourner la loi.
La marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 07/11/2018.Les éléments de preuve montrent que la titulaire n’a pas vendu de produits ni fourni de services sous le signe ou jusqu’en octobre 2019.En fait, les éléments de preuve montrent que Banksy a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne fabriquait ou ne vendait aucun de ces produits et que les tiers l’avaient fait sans son autorisation.Banksy n’a commencé à vendre des produits à la fin de l’année 2019 qu’un mois avant le dépôt de la présente demande, mais a expressément indiqué qu’ils n’étaient vendus que pour éviter le non-usage dans le cadre d’une procédure de marque et non pour commercialiser les produits.Toutefois, le droit d’enregistrer une marque est limité et ce serait le cas lorsque la marque est déposée de mauvaise foi.
La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est une notion autonome du droit de l’Union européenne (UE), qui doit faire l’objet d’une interprétation uniforme dans l’UE (décision préjudicielle du 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435).Toutefois, elle n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation.
L’avocat général Sharpston a proposé de le définir comme un «comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale» (conclusions de l’avocat général Sharpston du 11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE répond à l’objectif d’intérêt général de faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.Ces enregistrements sont contraires au principe selon lequel le droit de l’Union ne peut être étendu de manière à couvrir les pratiques abusives d’un opérateur économique qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la législation en cause (23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).
La mauvaise foi peut s’appliquer s’il s’avère que le titulaire de la MUE n’a jamais eu l’intention d’utiliser la MUE contestée, parexemple une demande de marque faite sans intention d’utiliser la marque pour les produits et services couverts par l’enregistrement, constitue une mauvaise foi si le demandeur de l’enregistrement avait l’intention soit de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers, soit d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque.(29/01/2020, 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81).
Le principe du droit de Banksy à l’œuvre «Love Rat» est clair.La protection du droit d’auteur l’obligerait à perdre son anonymat, ce qui porterait atteinte à sa personnalité.Il est clair que lorsque le titulaire a déposé la MUE, il n’avait pas l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne et qu’un usage effectif de la marque de l’Union européenne n’a eu lieu qu’après l’ouverture de la procédure antérieure no 33 843 et environ un mois avant le dépôt de la

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présente procédure, et que cet usage a été identifié comme un usage pour contourner les exigences du droit des marques et qu’il n’y avait donc aucune intention d’utiliser le signe en tant que marque.Banksy essayait d’utiliser le signe uniquement pour démontrer qu’elle avait l’intention d’utiliser le signe, mais ses propres mots et ceux de son représentant légal ont malheureusement affaibli cet effort.Ainsi, il y a lieu de conclure qu’il n’existait aucune intention d’utiliser réellement le signe en tant que marque et que le seul usage éventuel du signe avait été fait dans le but d’obtenir un droit exclusif sur le signe à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque.
La titulaire invoque également l’arrêt du 06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 82-84 pour affirmer qu’une partie qui enregistre une marque dans un but légitime d’empêcher une autre partie de tirer profit du signe en copiant le signe n’est pas de mauvaise foi.
L’arrêt indique au point 83 ce qui suit:
En effet, dans cet arrêt, auquel se réfère le Tribunal au point 58 de l’arrêt attaqué, la Cour a jugé, en substance, s’agissant de l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, que même dans l’hypothèse où celui-ci effectue une demande d’enregistrement d’un signe dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe similaire, il ne saurait être exclu que le demandeur poursuive, par l’enregistrement de ce signe, un objectif légitime.La Cour a précisé que tel pouvait être le cas, notamment, lorsque le demandeur sait, lors du dépôt de la demande d’enregistrement, qu’un tiers, nouvel arrivé sur le marché, tente de tirer profit de ce signe en copiant sa présentation, et que le demandeur sollicite l’enregistrement du signe en vue d’empêcher l’utilisation de cette présentation (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt indirects Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 47 à 49).Dès lors, il ne ressort pas de cet arrêt que l'appréciation de la mauvaise foi doit se fonder nécessairement sur les moyens mis en œuvre pour atteindre un tel objectif.

Toutefois, le raisonnement ci-dessus ne saurait s’appliquer en l’espèce étant donné que Banksy n’utilisait pas le signe en tant que marque et n’avait pas d’objectif légitime à cet égard.Il n’avait pas l’intention d’utiliser le signe et permettait au public de le télécharger et de l’utiliser comme ils le souhaitait, à l’exception de l’usage commercial, mais il ne souhaitait pas utiliser le signe qui relève du domaine public et pour lequel aucun droit d’auteur clair ne peut être identifié.
Dans le récent arrêt SKY (précité) de 2020, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«74 la Cour a jugé que, outre le fait que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» présuppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, il convient de tenir compte, aux fins de l’interprétation de cette notion, du contexte spécifique du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires.À cet égard, la réglementation de l’Union européenne en matière de marques vise, notamment, à contribuer au système de concurrence non faussé dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, pour attirer et retenir la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, pouvoir faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret,-104/18, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).
75 par conséquent, le motif absolu de nullité visé à l’article 51, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 40/94 et à l’article 3, paragraphe 2, point d), de la première

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directive 89/104 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, à l’arrêt Tchad, précité, ou à l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant de la fonction propre à la société «CG»-(arrêt du 12 septembre 2019, EU:C:2019:724, point 46).
76 certes, le demandeur d'une marque n'est pas tenu d'indiquer, ni même de connaître avec précision, à la date du dépôt de sa demande d'enregistrement de marque ni à l'examen de cette demande, l'usage qu'il fera de la marque demandée et il dispose d'un délai de 5 ans pour commencer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (encouragé darferdas), C-541/18, EU:C:2019:725, point 22].
77 toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 109 de ses conclusions, l’enregistrement d’une marque par un demandeur sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement peut constituer une mauvaise foi, dès lors que la demande d’enregistrement n’est pas justifiée au regard des objectifs visés par le règlement no 40/94 et la première directive 89/104.Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

78 la mauvaise foi du demandeur de marque ne saurait donc être présumée sur la seule base de la seule constatation que, au moment du dépôt de sa demande, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et services visés par cette demande.»

……. 81 eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 51, paragraphe 1, point b), du règlement no 40/94 et l’article 3, paragraphe 2, point d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque présentée sans intention d’utiliser la marque pour les produits et services visés par l’enregistrement constitue une mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur à l’enregistrement de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers, soit d’obtenir, à des fins même exclusifs, un droit spécifique.Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.
La titulaire soutient que la décision Sky (précitée) confirme que, sauf preuve contemporaine des faits à la date de dépôt, l’intention du titulaire d’utiliser la marque en tant que marque est démontrée par le dépôt de la demande.Elle fait en outre valoir que, même avec les éléments de preuve contemporains des faits, le critère permettant de prouver l’intention de la demanderesse en nullité est strict et que l’exigence de preuve que la demanderesse en nullité doit atteindre pour satisfaire à ce critère est élevée.Elle affirme en outre qu’il appartient à la demanderesse de prouver la mauvaise foi et qu’il ressort des éléments de preuve produits qu’il n’existe pas d’indices concordants de mauvaise foi.

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Le demandeur doit effectivement invoquer la mauvaise foi, ce que la division d’annulation estime avoir fait, en tant que tel, le titulaire doit démontrer qu’il avait un motif légitime pour déposer la marque.Comme indiqué précédemment dans la présente décision, les éléments de preuve devraient montrer les intentions du titulaire au moment du dépôt de la MUE. Toutefois, les preuves antérieures ou postérieures à cette période peuvent également être prises en considération si elles peuvent démontrer ou confirmer l’intention du titulaire au moment du dépôt.Les éléments de preuve produits par la demanderesse montrent clairement les intentions de la titulaire (Banksy) depuis environ 2007 jusqu’à la date de dépôt et par la suite.Dès lors, il appartenait à la titulaire de démontrer qu’elle avait des raisons légitimes de demander le signe.À cet égard, le Tribunal a récemment déclaré dans son arrêt du 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43, ce qui suit:

Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque, il appartient au titulaire de cette marque de fournir des explications plausibles quant aux objectifs et à la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque.
À cet égard, le titulaire affirme que, lorsqu’une partie tire profit d’un signe en raison de sa connaissance du fait que le titulaire du signe ne peut faire valoir des droits de marque non enregistrés et des droits d’auteur sans porter préjudice à sa personne publique ou à ses intérêts commerciaux, l’obtention d’un enregistrement de marque par l’intermédiaire d’une société constituée en société afin de faire valoir ces droits est un «objectif légitime» et non un dépôt de mauvaise foi.Toutefois, étant donné que Banksy est anonyme, elle ne peut être clairement identifiée comme le titulaire incontestable du droit d’auteur sur de telles œuvres, étant donné que son identité est cachée.La marque de l’Union européenne contestée a été déposée afin que Banksy ait des droits légaux sur le signe étant donné qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de droits d’auteur, mais ce n’est pas une fonction d’une marque.Parconséquent, le dépôt d’une marque ne saurait être utilisé pour maintenir ces droits qui, à tout le moins, n’existent pas pour la personne qui les revendique.
En outre, en application de l’arrêt précité et des conclusions précédentes, il est clair que Banksy n’avait pas l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, qui est la période pertinente à prendre en considération.Il n’a commencé à utiliser le signe qu’après le dépôt de la précédente demande en nullité 33 843 C et un mois seulement avant le dépôt de la présente demande.En outre, à la date de cet usage, Banksy et son représentant ont déclaré que l’usage n’était destiné qu’à surmonter la législation de l’UE concernant la question du non-usage en rapport avec un litige sur des marques, ce qui démontre que son intention n’était pas d’utiliser la marque en tant que marque pour commercialiser des produits ou fournir des services afin de couvrir une partie du marché pertinent, mais uniquement de contourner la loi.Ces actions ne sont pas conformes aux usages honnêtes.Ils démontrent que son intention était d’obtenir, sans même viser un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque.Bien que le titulaire déclare également qu’il entend faire un usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans les années à venir, ce qui doit être examiné dans la présente demande est l’intention du titulaire au moment de la demande de marque contestée.
Conformément à la jurisprudence précitée, la mauvaise foi peut s’appliquer s’il s’avère que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée ou si l’intention de déposer la MUE était d’obtenir un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque.Par conséquent, pour

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les raisons exposées ci-dessus, les actes de la titulaire ne sont pas conformes aux usages honnêtes étant donné qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne en tant que marque conformément à sa fonction et que, par conséquent, la marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi.Cette conclusion est également conforme à la décision de la division d’annulation du 14/09/2020, 33 843 C, dans la décision «Parcourir inférieur», qui est devenue définitive.En outre, le dépôt d’autres marques dans les mêmes circonstances indique clairement que la marque en cause a également été demandée de mauvaise foi (voir, par analogie, 25/02/2013, no R 2448/2010, «AERMACCHI MILANO», § 22).
Les parties ont également avancé des arguments concernant le droit américain et l’usage de la marque de l’Union européenne par la titulaire pour déposer des marques américaines.Toutefois, étant donné que la demande de mauvaise foi est pleinement accueillie, comme indiqué ci-dessus, et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation ne commentera pas ces arguments étant donné qu’ils n’auront aucune incidence sur l’issue de la présente décision.

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
La demande en nullité est également fondée sur les motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 7 (1) (b) et 7 (1) (c) du RMUE.Toutefois, étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base du motif de mauvaise foi visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’annulation n’examinera pas la demande comme fondée sur ces motifs supplémentaires ou sur les arguments et éléments de preuve produits à cet égard, étant donné que cet examen n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente décision.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation

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Ioana Moisescu Nicole CLARKE Pierluigi M. VILLANI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.